MAO:661/15

HAKEMUS

Vaatimukset

Gulf International Lubricants, Ltd. (jäljempänä myös yhtiö) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää A:ta 50.000 euron sakon uhalla käyttämästä elinkeinotoiminnassaan tavaramerkkiä numero 36154 GULF, tavaramerkkiä numero 40998 Gulf (kuvio) taikka muuta hakijan GULF-tunnuksen kanssa sekoitettavissa olevaa tunnusta. Gulf International Lubricants, Ltd. on vaatinut lisäksi, että markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 6.375 eurolla korkoineen.

Perusteet

A on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin hyvän liiketavan vastaisesti hakiessaan rekisteröitäväksi yhtiön kansallisen tavaramerkin numero 40998 Gulf (kuvio) kanssa identtisen kansallisen tavaramerkin numero 242085 Gulf (kuvio) sekä käyttäessään tai aikoessaan käyttää merkkiään elinkeinotoiminnassaan. A on pyrkinyt oikeudettomasti hyötymään yhtiön tavaramerkin maineesta ja erottamiskyvystä muun ohella tuotteidensa myyntiä edistääkseen. Kysymys on tältä osin ollut niin sanotusta maineen norkkimisesta.

Yhtiölle on rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 36154 GULF luokassa 4, kansallinen tavaramerkki numero 40998 Gulf (kuvio) luokassa 1 sekä kansallinen tavaramerkki numero 44073 Gulf (kuvio) luokassa 4. Sanamerkkiä GULF on käytetty Suomessa 1920-luvulta lukien erityisesti polttoaineiden, huoltoasemapalveluiden sekä erilaisten moottoreiden voiteluaineiden yhteydessä tarjottavien tavaroiden ja palveluiden erityisenä tunnusmerkkinä. Yhtiö on 1930-luvun lopulta 1950-luvun alkupuolelle saakka ollut Suomen kolmanneksi suurin polttoaineen myyjä. Edellä mainittujen yhtiön kuviotavaramerkkien käyttö on alkanut Suomessa 1960-luvulla.

Tavaramerkki Gulf (kuvio) on pitkäkestoisen käytön ja maailmanlaajuisen tunnettuuden myötä saavuttanut vahvan erottamiskyvyn. Sanottu kuviomerkki on lisäksi saavuttanut Suomessa maineen eräänlaisena "legendaarisena retromerkkinä", johon tietyt ryhmät, kuten esimerkiksi vanhojen amerikkalaisten autojen harrastajat ovat mieltyneet ja jolla varustetut vanhat oheistavarat, kuten vaatteet, astiat ja vastaavat käyttöesineet, ovat merkin maineen ansiosta edelleen melko suosittuja.

Yhtiön tavaramerkki Gulf (kuvio) on lisäksi laajalti tunnettu. Yhtiö on osa Gulf-konsernia, joka on ollut maailmanlaajuinen öljy-yhtiö koko 1900-luvun ajan. Vuonna 1941 Gulf-konserni on ollut maailman kahdeksanneksi suurin ja vuonna 1979 maailman yhdeksänneksi suurin öljy-yhtiö. Tavaramerkkiä Gulf (kuvio) vastaava tunnus on katsottu laajalti tunnetuksi tavaramerkiksi muun ohella Virossa.

A on ilman yhtiön suostumusta hakenut rekisteröintiä yhtiön kansallisen tavaramerkin numero 40998 Gulf (kuvio) kanssa identtiselle kansalliselle tavaramerkille numero 242085 Gulf (kuvio) luokkaan 21 tavaroille "Talous- ja keittiövälineet ja -astiat; kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin". A on valinnut tavaramerkikseen yhtiön kuviotavaramerkin kanssa identtisen tunnuksen yksinomaan kysymyksessä olevan kuviotavaramerkin maineen johdosta.

A käyttää tai on aikeissa käyttää tavaroissaan yhtiön tavaramerkin kanssa identtistä kuviotavaramerkkiään. A käyttää tavaramerkkiä lisäksi oranssilla värillä, joka on ollut myös yhtiön käytössä 1960-luvulta lähtien. Sanottu menettely on omiaan synnyttämään virheellisen vaikutelman siitä, että kysymyksessä olevat tuotteet ovat yhtiön lanseeraamia tai että se on myöntänyt niiden osalta lisenssin taikka että yhtiön ja A:n välillä on liikesuhde. A:n menettely on ollut lisäksi omiaan heikentämään yhtiön tavaramerkin arvoa sekä laajaa tunnettuutta. Kohdeyleisö yhdistää väistämättä A:n kansallisella tavaramerkillä numero 242085 Gulf (kuvio) varustetut luokan 21 tavarat yhtiön tavaramerkkeihin.

Yhtiö on tehnyt väitteen tavaramerkin numero 242085 Gulf (kuvio) rekisteröintiä vastaan. Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin markkinaoikeuden sittemmin pysyttämällä päätöksellään hylännyt väitteen, koska yhtiön ja A:n tavaramerkkien kattamat tavarat ovat erilaiset. Asianosaisten välillä väitemenettelyn aikana käytyjen sovintoneuvottelujen yhteydessä A on ilmoittanut olevansa valmis myymään kansallisen tavaramerkkinsä numero 242085 Gulf (kuvio) 100.000 euron hintaan. A on väitemenettelyn kuluessa lisäksi myöntänyt hakeneensa kansallisen tavaramerkin 242085 Gulf (kuvio) rekisteröintiä tietoisena siitä, että yhtiön vastaava kuviotavaramerkki on laajalti tunnettu.

A:n menettely on ollut myös tältä osin sopimatonta ja edellä mainittu kohtuuton korvausvaatimus osoittaa A:n pyrkimystä käyttää tavaramerkkirekisteröintiään epäoikeudenmukaisesti ja perusteettomasti hyödykseen vaatimalla siitä yhtiöltä rekisteröintikuluihin nähden ylisuurta korvausta.

VASTAUS

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen ja velvoittaa Gulf International Lubricants, Ltd:n korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa 11.984,10 eurolla korkoineen ja asianosaiskulunsa 800 eurolla korkoineen.

Perusteet

A ei ole menetellyt elinkeinotoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti tai muuten sopimattomasti. A:lla on tavaramerkkirekisteröintiin perustuva oikeus kansalliseen tavaramerkkiin numero 242085 Gulf (kuvio) luokassa 21 ja näin ollen myös oikeus käyttää kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan tavaramerkin kattamien tavaroiden markkinoinnissa. Yhtiön tavaramerkit koskevat eri tavaroita.

Yhtiön edellä mainittua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan tekemä väite on Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeuden sittemmin pysyttämällä päätöksellä hylätty. Merkkien samankaltaisuus ei siten tule enää käsillä olevassa asiassa arvioitavaksi. Rekisteröintimenettelyyn ei ole katsottu liittyneen hyvän liiketavan vastaisuutta.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, että A on ollut tavaramerkin rekisteröintihakemusta tehdessään tietoinen yhtiön kysymyksessä olevista tavaramerkeistä eikä merkitystä ole myöskään A:n ja yhtiön välillä vuosia sitten käydyillä sovintoneuvotteluilla. A on menetellyt rekisteröintiprosessissa asianmukaisesti ja ilmoittanut sen yhteydessä ainoastaan paikkansa pitäviä tietoja.

A ei edellä mainitusta väitemenettelystä johtuen ole vielä edes käyttänyt kansallista tavaramerkkiään numero 242085 Gulf (kuvio) markkinoinnissaan eikä tavaramerkin norkkimista näin ollen ole edes teoriassa voinut tapahtua. Tavaramerkin norkkiminen on lisäksi suomalaisessa oikeuskäytännössä vieras käsite. A on tavaramerkkinsä rekisteröinnin jälkeen tehnyt kolmannen osapuolen kanssa tavaramerkillä numero 242085 Gulf (kuvio) varustettujen mukien myyntiä koskevan sopimuksen. Sanottu kauppa on kuitenkin purkaantunut ostajan tultua tietoiseksi käsillä olevan markkinaoikeudellisen asian vireilläolosta.

A:n menettelyä ei joka tapauksessa voida pitää yhtiön tavaramerkin norkkimisena ottaen huomioon, että A:lle rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin numero 242085 Gulf (kuvio) kattamilla tavaroilla ei ole mitään yhteyttä yhtiön tavaramerkkirekisteröintien kattamiin tavaroihin, minkä lisäksi A ja yhtiö toimivat eri toimialoilla. A:n tavaramerkin hakemisajankohtana yhtiöllä ei ole ollut Suomessa huoltamotoimintaa.

Markkinaoikeus on 26.6.2014 antamassaan päätöksessä numero 470/14 todennut, ettei yhtiön tavaramerkillä Gulf (kuvio) ole A:n tavaramerkin hakemisajankohtana 15.8.2007 ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnasta annetun lain perusteella suojattavaa mainetta tai goodwill-arvoa.

A ei ole hakenut tavaramerkin numero 242085 Gulf (kuvio) rekisteröintiä käydäkseen yhtiön kanssa kauppaa sanottuun merkkiin liittyvistä oikeuksista.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Gulf International Lubricants, Ltd.

1. Kansallista tavaramerkkirekisteröintiä numero 36154 GULF koskeva ote tavaramerkkirekisteristä
2. Kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä numero 40998 Gulf (kuvio) ja numero 44073 Gulf (kuvio) koskevat otteet tavaramerkkirekisteristä
3. Yhtiön ja A:n asiamiesten välistä sähköpostikirjeenvaihtoa 10. ja 11.11.2013 (sisältää 11.11.2013 päivätyn sopimusluonnoksen)
4. A:n markkinaoikeuden päätökseen 26.6.2014 numero 470/14 johtaneessa asiassa 7.1.2014 toimittama lausunto
5. Ote teoksesta Jukka Vesterinen: Huoltoasemakirja, 2009
6. Tulosteita internetsivustolta Huuto.net
7.–11. Otteita teoksesta Jukka Vesterinen: Huoltoasemakirja, 2009

Henkilötodistelu

A

1. A, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta

1. A:lle on 15.8.2007 tehdyn hakemuksen johdosta 30.5.2008 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 242085 Gulf (kuvio) luokan 21 tavaroille "Talous- ja keittiövälineet ja -astiat; kammat ja pesusienet; harjat (paitsi siveltimet); harjanvalmistusaineet; puhdistukseen käytettävät tarvikkeet; teräsvilla; raakalasi ja lasi puolivalmisteena (paitsi rakennuslasi); lasitavarat, posliini ja keramiikka, jotka eivät sisälly muihin luokkiin". Rekisteröity merkki on identtinen hakijan aikaisempaan, luokan 1 tavaroille rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 40998 ja luokan 4 tavaroille rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 44073 nähden. Yhtiön ja A:n tavaramerkkirekisteröinnit eivät näin ollen kata samoja tai samankaltaisia tavaroita.

2. Yhtiö on tehnyt A:n tavaramerkkirekisteröintiä vastaan väitteen. Patentti- ja rekisterihallitus on väitteen johdosta antamassaan päätöksessä tuonut esiin, etteivät asianosaisten merkit kattaneet samoja tavaroita, joten sekoitettavuus ei tullut harkittavaksi ja ettei yhtiö ollut toimittanut selvitystä kuviomerkkinsä laajalti tunnettuudesta. Näin ollen väite on hylätty. Markkinaoikeus on 26.6.2014 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä numero 470/14 pysyttänyt Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen. Markkinaoikeuden päätöksessä on tuotu esiin muun ohessa, että yhtiön Gulf-merkkien laajalti tunnettuutta koskeva kysymys on ratkaistava sen hetken tilanteen pohjalta, jolloin A on hakenut tavaramerkkinsä rekisteröitäväksi 15.8.2007. Näin ollen yhtiön esittämällä selvityksellä Gulf-merkkien käytöstä ei ollut merkitystä asiassa siltä osin kuin selvitys on koskenut 15.8.2007 jälkeistä aikaa.

3. Yhtiön esittämän selvityksen (sen asiakirjatodiste 5) perusteella Gulf-merkkiä on käytetty Suomessa huoltoasematoiminnassa sekä siihen liittyvissä tavaroissa ja palveluissa vuosina 1937–1973 ja sen jälkeen vuodesta 2008 lähtien.

Asian arviointi

4. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa.

5. Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin perussäännöt (ICC-säännöt) sisältävät säännöksen toisen maineen ja tunnettuuden hyväksikäytöstä eli norkkimisesta. ICC-sääntöjen 15 artiklan jälkimmäisen virkkeen mukaan markkinoinnissa ei tule käyttää sopimattomasti hyväksi toisen henkilön tai yhteisön nimeen, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muun teollisoikeuden suojaamaan omaisuuteen liittyvää taikka toisen markkinointikampanjallaan hankkimaa mainetta ja tunnettuutta (goodwill).

6. Maineen norkkimisesta voi olla kysymys silloin, kun elinkeinonharjoittaja markkinoinnissaan oikeudettomasti käyttää hyväkseen toisen elinkeinonharjoittajan tuotteeseen, tunnukseen tai muuhun vastaavaan liittyvää mainetta. Elinkeinonharjoittajan, joka väittää sen sanottua mainetta käytetyn hyväksi, on näytettävä tuotteen, tunnuksen tai muun vastaavan tunnettuus.

7. Yhtiö on kieltovaatimuksensa perusteena esittänyt, että A on menetellyt edellä mainitun sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain yleislausekkeen vastaisesti ensinnäkin hakiessaan tavaramerkin numero 242085 Gulf (kuvio) rekisteröintiä, toiseksi valmistellessaan sanotun tavaramerkin käyttöä ja sitä käyttäessään sekä kolmanneksi tehdessään yhtiölle sanottua merkkiä koskevan väitetysti ylihintaisen myyntitarjouksen. Yhtiön mukaan A:n menettely on merkinnyt yhtiön tavaramerkkien tunnettuuden ja maineen oikeudetonta hyväksikäyttöä eli niin sanottua norkkimista.

8. Asiassa on sinänsä riidatonta, että A on edellä esitetyin tavoin rekisteröinyt kysymyksessä olevan merkin. Riidatonta on niin ikään, että A on tehnyt kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen sanotulla tavaramerkillä varustettujen mukien myynnistä mutta ettei A kuitenkaan koskaan toimittanut kysymyksessä olevia mukeja ostajalle tämän vetäydyttyä kaupasta. Asiassa esitetystä selvityksestä on käynyt lisäksi ilmi, että A on sittemmin marraskuussa 2013 tarjonnut kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä yhtiölle 100.000 euron hintaan.

9. Käsillä olevan asian arvioinnin lähtökohdaksi on otettava, että A:lla on rekisteröintiin perustuva yksinoikeus tavaramerkkiin numero 242085 Gulf (kuvio) siltä osin kuin kysymys on rekisteröinnin kattamista luokan 21 tavaroista, mukit mukaan lukien.

10. Markkinaoikeus toteaa, että niin tavaramerkin rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arviointi tavaramerkin hakemisvaiheessa kuin myös sen jälkeen tavaramerkin rekisteristä poistamisen, mitättömäksi julistamisen ja menettämisen arviointi kuuluvat suoritettaviksi tavaramerkkilain nojalla siinä säädetyissä menettelyissä. Markkinaoikeus katsoo, ettei tavaramerkkirekisteröinnin hakemista sellaisenaan ole pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuna hyvän liiketavan vastaisena tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimattomana menettelynä.

11. Yhtiö on myös esittänyt, että A:n sille tekemä tavaramerkkiä koskeva myyntitarjous on merkinnyt hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että haltija voi luovuttaa oikeutensa tavaramerkkiin toiselle. Tavaramerkin luovutusta koskevat sopimusehdot, hinta mukaan lukien, kuuluvat yleisen sopimusvapauden periaatteen piiriin, eikä asiassa ole esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta olisi edellytyksiä katsoa, että A:n tavaramerkin haltijana tekemä myyntitarjous siinä ehdotetusta hinnasta riippumatta olisi merkinnyt hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

12. Siltä osin kuin yhtiö on vedonnut A:n tavaramerkin käytön valmistelun ja merkin käyttämisen sopimattomuuteen markkinaoikeus toteaa seuraavan. Edellä todetulla tavalla A on tehnyt kolmannen osapuolen kanssa sopimuksen puheena olevalla tavaramerkillä varustettujen mukien myynnistä, mutta ne eivät kuitenkaan koskaan ole tulleet myyntiin. Yhtiö ei ole edes väittänyt, että A olisi muulla tavoin markkinoinut Gulf-tunnuksella varustettuja tuotteita. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että A olisi markkinoinnissaan käyttänyt hyväkseen Gulf-tunnukseen mahdollisesti liittyvää mainetta. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen enemmälti lausua mainitun tunnuksen tunnettuudesta.

13. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei A ole edellä kuvatulla toiminnallaan menetellyt yhtiön väittämin tavoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaisesti tai muuten sopimattomasti. Hakemus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

14. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä.

15. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

16. Lain esitöissä (HE 107/1998 vp s. 19) esitetyn perusteella asianosaiselle itselleen avustajan tai asiamiehen käytöstä aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen lisäksi suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista. Se ei saa olla korvaus oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä.

17. A on vaatinut, että yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa kulujen osalta 457,60 eurolla ja palkkion osalta 9.207 eurolla sekä arvonlisäveron osalta 2.319,50 eurolla, eli yhteensä 11.984,10 eurolla korkoineen. A on lisäksi vaatinut, että yhtiö velvoitetaan korvaamaan hänelle asianosaiskuluina 800 euroa korkoineen.

18. Yhtiö on kiistänyt A:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaatimukset sekä perusteeltaan että määrältään.

19. Markkinaoikeus toteaa, että yhtiö on hävinnyt asian ja se on näin ollen velvoitettava korvaamaan kaikki A:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Markkinaoikeus katsoo, että A:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta 11.984,10 euroa on asian laatuun nähden pidettävä kohtuullisena.

20. Asianosaiskuluvaatimuksensa perusteeksi A on esittänyt, että hänen saapumisensa markkinaoikeuden istuntoon on ollut asiassa tarpeen. Kun otetaan huomioon, että asianosaiselle itselleen suoritettavan oikeudenkäyntikulujen korvauksen tulee olla poikkeuksellista, markkinaoikeus katsoo, ettei A kuitenkaan ole esittänyt sellaisia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuja syitä, joiden perusteella yhtiö olisi velvoitettava korvaamaan hänen asianosaiskulunsa. Sanottu korvausvaatimus on näin ollen hylättävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää hakemuksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Gulf International Lubricants, Ltd:n suorittamaan A:lle korvauksena kuluista 457,60 euroa ja palkkiosta 9.207 euroa sekä arvonlisäveron osuutena 2.319,50 euroa, eli yhteensä 11.984,10 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää A:n vaatimuksen asianosaiskulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 30.11.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.