MAO:271/17

Dennis Food Factory Oy ym. > Apetit Ruoka Oy

tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus - sopimaton menettely

Diaarinumero: 2016/126 ja 2016/127

Antopäivä: 18.5.2017

KANNE

Vaatimukset

Dennis Food Factory Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa Apetit Ruoka Oy:n loukkaavan

a) ensisijaisesti Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiä numero 212420 DENNIS PIZZA
b) toissijaisesti Dennis Food Factory Oy:n vakiintunutta tavaramerkkiä Dennis

saattamalla vaihdantaan pakastepizzoja, joiden pakkauksissa käytetty Papa Dennis Rafkin -tunnus on sekoitettavissa Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkeihin

Siltä varalta, että vaatimusta 1 a) tai 1 b) ei hyväksytä, Dennis Food Factory Oy on vaatinut, että markkinaoikeus vahvistaa Apetit Ruoka Oy:n loukkaavan Dennis Food Factory Oy:n vakiintunutta tavaramerkkiä Food Factory Dennis saattamalla vaihdantaan pakastepizzoja, joiden pakkauksissa käytetty Papa Dennis Rafkin tunnus on sekoitettavissa Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkeihin

2. vaatimuskohtaan 1 nähden toissijaisesti vahvistaa Apetit Ruoka Oy:n toimineen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti käyttämällä hyväkseen Dennis Food Factory Oy:n ja sen vaatimuskohdassa 1 tarkoitettujen tavaramerkkien mainetta ja tunnettuutta käyttäessään pakastepizzatuotteidensa mainonnassa ja pakkauksissa Papa Dennis Rafkin -tunnusta

3. kieltää ensisijaisesti tavaramerkkilain ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla Apetit Ruoka Oy:tä 500.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuskohdassa 1 tavaramerkkilain vastaiseksi ja toissijaisesti vaatimuskohdassa 2 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaiseksi vahvistettavaksi vaadittua menettelyään

4. velvoittaa Apetit Ruoka Oy:n suorittamaan Dennis Food Factory Oy:lle tavaramerkkilain 38 §:n mukaisena kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkkien oikeudettomasta käyttämisestä 137.135,70 euroa viivästyskorkoineen 30.3.2016 lukien

5. velvoittaa Apetit Ruoka Oy:n suorittamaan Dennis Food Factory Oy:lle vahingonkorvausta 342.839,19 euroa ensisijaisesti tavaramerkkilain 38 §:n nojalla ja toissijaisesti sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 a §:n nojalla korvauksena Dennis Food Factory Oy:lle vaatimuskohdassa 1 tavaramerkkilain vastaiseksi ja toissijaisesti vaatimuskohdassa 2 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaiseksi vahvistettavaksi vaaditun menettelyn aiheuttamasta vahingosta viivästyskorkoineen 30.3.2016 lukien.

Pizzeria Dennis Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa Apetit Ruoka Oy:n toimineen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti käyttämällä hyväkseen Pizzeria Dennis Oy:n ja sen vakiintuneiden tavaramerkkien Dennis ja Ristorante Dennis mainetta ja tunnettuutta käyttäessään pakastepizzatuotteidensa mainonnassa ja pakkauksissa Papa Dennis Rafkin -tunnusta

2. kieltää sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla Apetit Ruoka Oy:tä 500.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta vaatimuskohdassa 1 sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaiseksi vahvistettavaksi vaadittua menettelyään.

Lisäksi Dennis Food Factory Oy ja Pizzeria Dennis Oy ovat vaatineet, että Apetit Ruoka Oy velvoitetaan korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 10.150 eurolla ja palkkion osalta 62.230 eurolla eli yhteensä 72.380 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimuksen kokonaismäärästä 57.904 euroa on kohdistunut Dennis Food Factory Oy:öön ja 14.476 euroa Pizzeria Dennis Oy:öön.

Perusteet

Taustaa

Experiri Oy on vuonna 2008 toteutetulla yrityskaupalla ostanut Dennis Rafkinilta silloisen Pizzeria Dennis Oy:n. Yrityskauppaan ovat sisältyneet Dennis Pizzeriat, valmispizzojen tehdasleipomo ja oikeus Dennis Pizza -nimeen. Pizzerialiiketoiminta ja leipomotuotteiden suoramyyntiliiketoiminta ja kaikki niihin liittyneet immateriaalioikeudet olivat ennen edellä mainittua osakekauppaa vuonna 2008 siirtyneet liiketoimintakaupassa Pizzeria Dennis Oy:lle Dennis Yhtiöt Oy:ltä.

Pizzeria Dennis Oy:n ja sitä ennen Dennis Yhtiöt Oy:n harjoittama ravitsemusliiketoiminta on sisältänyt Dennis-nimellä harjoitetun pizzaravintolatoiminnan ja Dennis-valmisruokapizzojen valmistusta sekä suoramyyntiä koskevan liiketoiminnan. Pizzeria Dennis Oy:n aikaisempi päätoiminimi on ollut Dennis Rafkin Oy. Dennis-nimi ja Dennis Rafkinin henkilöstä innoituksen saanut miespuolista pizzaleipuria esittävä logo ovat keskeinen osa Pizzeria Dennis Oy:n yritysilmettä.

Pizzeria Dennis Oy:n 24.8.2012 toteutuneen osittaisjakautumisen myötä elintarvikkeiden valmistustoiminta on siirtynyt Dennis Food Factory Oy:lle ja pizzerialiiketoiminnot ovat jääneet Pizzeria Dennis Oy:lle.

Dennis Food Factory Oy:n pizzojen myynnistä on 1990-luvulla saatu parhaimmillaan noin 400.000 euron vuositulot. Pizzoja on vuonna 2006 ilmestyneen lehtiartikkelin mukaan valmistunut tuolloin yhden työvuoron aikana 5.000 kappaletta. Vuosina 2013–2015 Dennis Food Factory Oy:n liikevaihto on pizzamyynnin osalta ollut 1.844.421–2.402.066 euroa ja osuus yhtiön koko liikevaihdosta 79,7–87,1 prosenttia. Yhtiön vuotuiset markkinointikulut ovat 2013–2015 olleet 119.445–184.147 euroa, mistä pizzamyyntiin liittyvä osuus on ollut 95.210–160.438 euroa liikevaihdon osuuden perusteella laskettuna. Dennis Food Factory Oy:n markkinointi ja myynti ovat kohdistuneet sekä vähittäiskauppoihin että loppuasiakkaisiin koko Suomessa. Pizzeria Dennis Oy:n liikevaihto vuosina 2013–2015 on ollut 5.718.627–6.965.944 euroa ja vuotuiset markkinointikulut 72.985–172.077 euroa.

Kantajien oikeudet

Dennis Food Factory Oy on 31.12.1998 rekisteröidyn sanatavaramerkin DENNIS PIZZA numero 212420 haltija. Rekisteröinti kattaa leivonnaiset luokassa 30. Tämä sisältää myös pizzat. Lisäksi Pizzeria Dennis Oy:lle ja Dennis Food Factory Oy:lle (jäljempänä yhdessä myös kantajat) on pitkällisen laajan käytön johdosta vakiintunut Dennis-sanamerkki ja kaksi Dennis-sanan sisältävää kuviomerkkiä (kaikki edellä mainitut tavaramerkit yhdessä jäljempänä Dennis-merkit).

Dennis-sanamerkki on vakiintunut sekä Pizzeria Dennis Oy:n että Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkiksi pizzeriaravintolatoiminnan ja ravintolapizzojen sekä ruokakaupoissa myytävien valmisruokapizzojen yhteydessä. Pizzeria Dennis Oy:lle on vakiintunut ravintolatoiminnan ja pizzojen tavaramerkiksi kuvassa 1 esitetty kuviomerkki (jäljempänä Ristorante Dennis -kuviomerkki), jonka keskeiset elementit ovat pysyneet samoina jo vuodesta 1975.

Kuva 1. Ristorante Dennis -kuviomerkki

Dennis Food Factory Oy:lle on vakiintunut kuluttajille ruokakaupoissa myytävien valmisruokapizzojen tunnuksena kuvassa 2 esitetty kuviomerkki (jäljempänä Food Factory Dennis -kuviomerkki).

Kuva 2. Food Factory Dennis -kuviomerkki

Dennis-merkkejä on käytetty vuodesta 1975 Pizzeria Dennis ravintolatoiminnan ja pizzojen tunnuksena sekä 1980-luvulta alkaen myös valmisruokapizzojen ja muiden valmisruokatuotteiden tunnuksina. Ensimmäinen Ristorante Pizzeria Dennis on avattu Turkuun vuonna 1975. Sittemmin Ristorante Dennis -nimellä on avattu myös toinen ravintola Turkuun ja lisäksi kolme ravintolaa Helsinkiin sekä yksi ravintola sekä Tampereelle että Kirkkonummelle. Nykyisen Dennis Food Factory Oy:n toiminta on puolestaan saanut alkunsa vuonna 1988 Kaarinassa sijaitsevan tehtaan perustamisesta.

Ristorante Dennis -kuviomerkki on jo vuodesta 1975 esiintynyt muun muassa lukuisissa sanomalehtimainoksissa ja työnhakuilmoituksissa, Pizzeria Denniksen kanta-asiakaskorteissa ja ravintolalaskupohjissa. Lisäksi Dennis-merkit ovat esiintyneet näkyvästi ravintoloiden ikkunoissa 1970-luvulta alkaen. Dennis-brändi on ollut näkyvillä jo yli 10 vuoden ajan myös urheilumaailmassa, muun muassa suurien yleisömäärien seuraamassa jääkiekon SM-liigassa, jossa kantajat ovat tehneet markkinointiyhteistyötä TPS- ja HIFK-seurojen kanssa. Tehdyn tutkimuksen mukaan Pizzeria Denniksen on vuonna 2015 muistanut 79 prosenttia HIFK:n kausikorttien haltijoista ja 67 prosenttia irtolipun ostaneista kuluttajista.

Urheilutapahtumien lisäksi vuodesta 2015 alkaen Dennis-pizzamyyntipiste on myös ollut mukana useilla festivaaleilla, kuten Turussa Ruisrockissa ja Himoslomien järjestämillä festivaaleilla useilla paikkakunnilla ympäri maata. Näissä tapahtumissa on vuonna 2014 ollut yhteensä noin 300.000 kävijää.

Dennis-merkit ovat olleet esillä myös Facebookissa. Ristorante Denniksen Facebook-sivut on avattu maaliskuussa 2009 ja sivuilta on löytynyt muun muassa vanhoja TV-mainoksia vuodelta 2009. Dennis Food Factory Oy:n Facebook-sivut on avattu toukokuussa 2012. Dennis-brändin tunnettuus ja suosio ovat käyneet ilmi myös useista lehtiartikkeleista 1980-luvulta lähtien.

Taloustutkimus Oy:llä vuoden 2015 lokakuussa teetetyn pizzerioiden ja pizzojen tuotemerkkejä koskevan markkinatutkimuksen johtopäätösten mukaan sanamerkki Dennis on yhdistetty hyvin yksiselitteisesti pizzaan tai pizzeriaan. Kyseinen mielleyhtymä on ollut peräisin nimenomaan Pizzeria Dennis Oy:n ja Dennis Food Factory Oy:n Dennis-merkkien käytöstä lähes 40 vuoden ajalta. Tutkimukseen vastanneista kuluttajista 63 prosenttia on tuntenut Dennis-pizzeriabrändin ja 31 prosenttia on käynyt ravintolassa tai tilannut sen tuotteita.

Sana Dennis on myös ollut kantajayhtiöiden toiminimien ja verkkotunnusten dennis.fi ja dennispizza.fi hallitseva osa.

Tavaramerkkiloukkaus

Apetit Ruoka Oy on kesällä 2015 tuonut markkinoille uuden pakastepizza-tuoteperheen Papa Dennis Rafkin -tunnuksella. Tuotteiden pakkauksissa (kuva 3) on vasemmassa yläkulmassa esiintynyt Papa Dennis Rafkin tunnus valkoisella tekstillä mustan ympyrän sisällä. Tunnuksessa oleva sana Dennis on kirjoitettu selkeästi suuremmalla kirjasinkoolla kuin sanat Papa ja Rafkin ja lisäksi tyylitellyllä kirjasinlajilla korostaen sanan Dennis keskeistä asemaa tunnuksessa. Papa Dennis Rafkin -tunnuksen lisäksi pakkauksissa on ollut värivalokuva pizzasta ja mustavalkoinen valokuva Dennis Rafkinista, joka on perustanut kantajien Dennis-merkeillä harjoitettavat liiketoiminnat. Jälleenmyyjien kampanjoissa kyseisistä pizzoista on käytetty nimeä Dennis-pizza.

Kuva 3. Apetit Ruoka Oy:n tuotepakkaus

Tuotteissa ei ole tuotu selkeästi esille niiden kaupallista alkuperää, vaan tieto valmistajasta on löytynyt vain pienellä tekstillä pakkauksen kääntöpuolelta muiden tuotetietojen ohessa.

Papa Dennis Rafkin -tuotteissa on ollut kysymys pizzoista eli tuotteista, joita kaikki kantajien tavaramerkit kattavat.

Kantajien Dennis-merkeissä oleva sana Dennis on vahvasti erottamiskykyinen ja omaperäinen pizzatuotteille, koska sanalla ei ole mitään yleiskielessä tunnettua liityntää pizzoihin. Dennis Food Factory Oy:n rekisteröidyn tavaramerkin DENNIS PIZZA jälkimmäinen sana on erottamiskyvytön, joten merkin hallitseva osa on Dennis.

Ristorante Dennis -kuviomerkissä olevat ilmaisut Ristorante ja "since 1975" ovat vähemmän erottamiskykyisiä kuin sana Dennis. Kohdeyleisö ymmärtää sanan Ristorante viittaavan ravintolaan. "Since 1975" -ilmaisu on ollut tyypillisellä tavalla muotoiltu tapa tuoda esille, mistä vuodesta lähtien tiettyä toimintaa on harjoitettu, ja kohdeyleisö ymmärtää myös tämän ilmaisun toimintaa kuvaavana elementtinä. Yhtä lailla Food Factory Dennis -kuviomerkissä ilmaisua Food Factory on pidettävä vähemmän erottamiskykyisenä, koska sillä on viitattu ruokatehtaaseen. Kuviomerkkien osalta sanan Dennis hallitsevaa asemaa on omiaan lisäämään se, että kyseinen sana on kirjoitettu muita osia selvästi suuremmalla kirjasinkoolla. Sanan Dennis ollessa hallitsevassa asemassa merkkien kuvio-osilla on vähäisempi merkitys erottamiskyvyn ja sekaannusvaaran arvioinnissa.

Kantajien Dennis-merkeissä ja Apetit Ruoka Oy:n Papa Dennis Rafkin tunnuksessa on sama hallitseva osa eli sana Dennis. Tästä seuraa, että kohdeyleisö sekoittaa ne keskenään. Erityisen selvää tämä sekaannusvaara on kantajien sanamerkkeihin, joiden erottamiskykyinen osa on sisältynyt Apetit Ruoka Oy:n tunnukseen kokonaisuudessaan. Kuviomerkkien osalta sekaannusvaaraa on ollut omiaan lisäämään vielä se, että Apetit Ruoka Oy:n pakkauksissa on ollut keskeisenä osana valokuva Dennis Rafkinista, joka on esiintynyt piirrettynä hahmona myös kantajien Ristorante Dennis ja Food Factory Dennis -kuviomerkeissä. Näitä valokuvia ja piirroshahmoja vertailemalla on voitu selvästi tunnistaa, että kysymyksessä on ollut sama henkilö.

Kantajien esittämän tutkimuksen tulosten mukaan 38 prosenttia tutkimukseen vastanneista on uskonut Dennis Food Factory Oy:n ja Apetit Ruoka Oy:n tuotteiden olevan peräisin samalta valmistajalta. Kyseinen prosenttiosuus on ollut vielä korkeampi eli 55 prosenttia niiden tutkimukseen vastanneiden joukossa, jotka ovat aiemmin ostaneet jommankumman valmistajan tuotteita.

Papa Dennis Rafkin -tunnuksen käyttö on jo tosiasiallisesti aiheuttanut useita sekaannuksia eri puolilla Suomea loppuvuodesta 2015, kun Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzoja tilanneet kauppiaat ovat luulleet, että kysymys olisi Dennis Food Factory Oy:n tuotteista. Tämän erehdyksen vuoksi tuotteita on myös jäänyt tilaamatta. Myös kuluttajat ovat sekoittaneet tuotteiden alkuperän.

Dennis Rafkinin kanssa harjoittamansa yhteistyön perusteella Apetit Ruoka Oy:n on tullut olla selvillä siitä, että Dennis-merkit ovat jo aiemmin olleet käytössä pizzojen tunnuksena erittäin pitkän aikaa. Kantajat ovat 28.8.2015 päivätyllä kirjeellä kehottaneet Apetit Ruoka Oy:tä lopettamaan kantajien tavaramerkkejä loukkaavien tuotteiden myynnin. Näin ollen tavaramerkkioikeuksia loukkaava menettely on ollut tahallista viimeistään kyseisestä ajankohdasta lukien.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Apetit Ruoka Oy on pyrkinyt käyttämään hyväksi kantajien Dennis-merkkien mainetta ja laajaa tunnettuutta markkinoilla käyttämällä omissa pizzatuotteissaan Papa Dennis Rafkin -tunnusta siten, että tuotteen nimessä keskeisin ja erottamiskykyisin osa on ollut nimenomaan sana Dennis. Apetit Ruoka Oy:n toiminta on ollut omiaan aiheuttamaan kohdeyleisön keskuudessa käsityksen siitä, että sen tuotteet olisivat kantajien tunnetun Dennis-pizzabrändin uusi tuoteryhmä. Sopimaton menettely ilmenee Papa Dennis Rafkin tunnuksen käytön ohella myös siitä, että tuotteiden pakkauksissa ja markkinoinnissa on hyödynnetty Dennis Rafkinin henkilöä. Myös kantajien kuviomerkkien keskeinen osa on Dennis Rafkinia kuvaava piirroshahmo. Tämä yhtäläisyys ilmenee selvästi vertailemalla asianosasisten tuotepakkauksia.

Kohtuullinen hyvitys ja vahingonkorvaus

Tavaramerkkiloukkauksesta suoritettavan kohtuullisen hyvityksen määränä voidaan useimmiten pitää tavanomaista lisenssimaksua. Jos Dennis Food Factory Oy lisensoisi Dennis-merkkejä kolmansille osapuolille, vaadittava lisenssimaksu olisi kuusi prosenttia tuotteiden verottomasta myyntihinnasta. Dennis Food Factory Oy:n hyvitysvaatimus on siten kuusi prosenttia Apetit Ruoka Oy:n myymien Papa Dennis Rafkin -pizzojen verottomasta myyntihinnasta ajalta 1.8.2015–31.1.2017.

Dennis Food Factory Oy:n vahingonkorvausvaatimus on määrältään 15 prosenttia Apetit Ruoka Oy:n myymien Papa Dennis Rafkin pizzojen verottomasta myyntihinnasta ajalta 1.8.2015–31.1.2017. Vaadittu määrä sisältää korvauksen saamatta jääneestä voitosta, goodwill-vahingosta, tavaramerkkien erottamiskyvyn heikkenemisestä ja markkinahäiriöstä. Apetit Ruoka Oy on hyödyntänyt kantajien tunnettujen tavaramerkkien goodwill-arvoa ja häirinnyt kantajien asiakassuhteita, mistä on aiheutunut aitoja sekaannustilanteita markkinoilla välittömästi Apetit Ruoka Oy:n tuotua omat pakastepizzansa markkinoille.

Apetit Ruoka Oy:n toiminta on ollut tahallista sekä tavaramerkkilain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista, joten vahingonkorvaukselle on erittäin painavat syyt.

VASTAUS

Vaatimukset

Apetit Ruoka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteet. Lisäksi Apetit Ruoka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Dennis Food Factory Oy:n ja Pizzeria Dennis Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 8.600 eurolla ja palkkion osalta 7.300 eurolla eli yhteensä 15.900 eurolla viivästyskorkoineen, mistä vaatimuksesta puolet on kohdistunut Dennis Food Factory Oy:öön ja puolet Pizzeria Dennis Oy:öön.

Perusteet

Kantajien tavaramerkeistä

Dennis-sanamerkki, Ristorante Dennis -kuviomerkki ja Food Factory Dennis -kuviomerkki eivät ole vakiintuneet tavaramerkeiksi eivätkä saa tavaramerkkisuojaa. Lisäksi Dennis Food Factory Oy ei ole käyttänyt tavaramerkkiä DENNIS PIZZA sen rekisteröidyssä muodossa.

Sana Dennis on erisnimi, joka ulkomaisesta alkuperästään huolimatta on ollut yleisesti käytössä myös Suomessa ja se on ymmärretty miehen nimeksi. Suomessa toimiva yritys ei ole voinut saada yksinoikeutta ja siihen liittyvää kielto-oikeutta tällaiseen yleisesti käytössä olevaan etunimeen ilman erittäin vahvaa vakiintumista, jota kantajat eivät ole kyenneet osoittamaan.

Vakiintumista on arvioitava erikseen ravitsemusliiketoiminnassa pizzaravintoloiden osalta ja leipomoliiketoiminnassa vähittäiskaupoissa myytävien einespizzojen osalta. Kantajat eivät ole esittäneet näin eriteltyjä perusteluita kyseisten merkkien erottamiskyvylle ja vakiintumiselle, vaan ovat yleisellä tasolla esittäneet väitteitä Dennis-sanamerkin tunnettuudesta sekä jättäneet kuviomerkkien osalta sen kokonaan perustelematta.

Kantajat ovat aiemmin käyttäneet ravintolatoiminnassa ja einespizzoissa edellä mainittuja kuviomerkkejä, joiden osana on ollut sana Dennis. Pelkkä Dennis-sanamerkki ei ole ollut kantajien käytössä ennen kuin vasta vuoden 2015 lopulla, jolloin kantajat ovat luopuneet kuviomerkkien käyttämisestä ja siirtyneet käyttämään pelkkää Dennis-sanamerkkiä sekä ravintolatoiminnassa että pääosin myös einespizzoissa. Tämä on tapahtunut vasta sen jälkeen, kun Papa Dennis Rafkin -tuotemerkillä myytävät pakastepizzat ovat tulleet myyntiin.

Dennis-sanamerkki on itsenäisenä, kuviomerkeistä erillisenä tunnuksena ollut käytössä vain muutamia kuukausia. Lisäksi Dennis-sanamerkin vakiintumista on perusteltu lähes yksinomaan pizzaravintolaan liittyvällä maantieteellisesti suppealla käyttönäytöllä, jossa lisäksi keskeisessä osassa on ollut Dennis Rafkin henkilönä. Kohdeyleisö ei yhdistä kuviomerkkeihin sisältyvää sanaa Dennis sellaisenaan pizzaravintolaan tai einespizzaan. Ristorante Dennis kuviomerkin käyttö on ollut vähäistä ottaen huomioon, että pizzaravintolatoiminta on aloitettu jo vuonna 1975.

Kantajien esittämä Taloustutkimus Oy:n markkinatutkimus on tehty lokakuussa 2015. Papa Dennis Rafkin -tuotteet eivät ole voineet vielä tuolloin olla kohdeyleisön laajalti tuntemia, koska ne ovat tulleet markkinoille syyskuussa 2015. Markkinatutkimuksesta ei voida tehdä mitään päätelmiä siitä, miten tutkimukseen annetut vastaukset ja Dennis-brändin tunnettuus on jakautunut pizzaravintoloiden ja vähittäiskaupoissa myytävien pizzojen osalta. Lisäksi osalle tutkimukseen vastanneista on tullut sanasta Dennis mieleen Turku, millä ei ole mitään merkitystä Dennis-sanamerkin tunnettuutta arvioitaessa. Vain neljä prosenttia tutkimukseen vastanneista on liittänyt sanan Dennis einespizzoihin. Tutkimuksen tulokset ovat kuvanneet merkkien autettua tunnettuutta eikä spontaania tunnettuutta ole tutkittu.

Supercrush Oy on tehnyt yhteistyössä Nordstat Finland Oy:n kanssa tutkimuksen kuluttajien pizzaostamisesta vähittäiskaupoissa kesäkuussa ja lokakuussa 2015. Sekä kesäkuun että lokakuun tuloksissa Dennis-einespizzan spontaani tunnettuus tutkimukseen vastanneiden keskuudessa on ollut nolla prosenttia. Nielsen Homescan -tutkimuksen mukaan Dennis-einespizzan markkinaosuus on ollut kolme prosenttia vuonna 2014 ja viisi prosenttia vuonna 2015.

Tutkimusten mukaan Dennis-sanamerkki ja Food Factory Dennis kuviomerkki ovat olleet heikosti tunnettuja vähittäiskaupan pizzatuotteissa. Pizzaravintoloiden osalta Ristorante Dennis kuviomerkki saattaa olla hieman tunnetumpi, mutta miehen nimi Dennis ei ole kuviomerkin osana erityisen erottamiskykyinen ilman vahvaa käyttöä.

Jääkiekon SM-liigaan liittyvällä yhteistyöllä ei ole ollut juurikaan merkitystä ottaen huomioon jäähalleissa käyneiden katsojien vähäinen lukumäärä ja se, että kausikortin haltijoiden ja irtolipun ostaneiden keskuudessa tehty tutkimus on oletettavasti tehty kyseisissä jäähalleissa ja mahdollisesti jopa niiden pizzakioskeissa. Festivaaleilla Dennis-pizzojen myynti on alkanut vasta vuonna 2015, mikä osaltaan osoittaa Dennis-sanamerkin käytön lyhytaikaisuuden. Kantajien esittämät lehtiartikkelit ovat kertoneet Dennis Rafkinista ja osin hänen pojastaan pizzaravintolan keskeisinä henkilöinä eivätkä Dennis-merkkien tunnettuudesta.

Kun otetaan huomioon kantajien ilmoittama 5.000 einespizzan tuotantomäärä työvuoroa kohden, Dennis Food Factory Oy:n pizzoilla on ollut vähäinen markkinaosuus vähittäiskaupassa. Dennis Food Factory Oy:n markkinaosuus vähittäiskaupan pizzatuotteissa on voinut olla korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. Edes Apetit-pakastepizzojen 30.000 kappaleen päivätuotanto ei ole merkinnyt kovin merkittävää markkinaosuutta vähittäiskaupan pizzatuotteissa. Kantajien esittämät liikevaihtoluvut ja markkinointikulut huomioon ottaen toiminta on ollut vähäistä ja panostus pientä. Erityisesti einespizzojen markkinointi on ollut hyvin vähäistä.

Kantajat ovat hyödyntäneet Dennis Rafkinia markkinoinnissaan vuonna 2008 tehdyn yrityskaupan jälkeen ja viimeksi vielä vuonna 2015 antaen kuluttajien harhaanjohtavasti ymmärtää Dennis Rafkinin olevan edelleen mukana liiketoiminnassa. Dennis Rafkin on antanut Apetit Ruoka Oy:lle suostumuksensa nimensä ja valokuvansa käyttöön Papa Dennis Rafkin pakastepizzojen pakkauksissa.

Tavaramerkkien välinen sekaannusvaara

Koska Dennis-sanamerkki, Ristorante Dennis kuviomerkki ja Food Factory Dennis -kuviomerkki eivät ole vakiintuneet tavaramerkeiksi, sekaannusvaaraa koskeva arviointi tulee lähtökohtaisesti kysymykseen vain vähittäiskaupoissa myytävien einespizzojen osalta siltä osin kuin niissä on käytetty rekisteröityä tavaramerkkiä DENNIS PIZZA.

Pizzaravintolassa myytävät pizzat eivät ole olleet tavaramerkkioikeudellisesti samoja tai samankaltaisia kuin vähittäiskaupan pizzatuotteet. Pizzaravintolatoiminnassa käytetyt Dennis-merkit eivät ole olleet laajalti tunnettuja merkkejä. Vähittäiskaupoissa pakastepizzoja ja kylmäaltaassa myytäviä einespizzoja ei ole myyty rinnakkain eikä sekaantumisvaaraa tästäkään syystä ole ollut.

Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzoissa käyttämässä Papa Dennis Rafkin -tunnuksessa sana Dennis ei korostu äännettäessä. Vaikka pakkauksissa sana Dennis on kirjoitettu muita isommalla kirjasinkoolla kuin sanat Papa ja Rafkin, sanan Dennis sijoittelu, tyyli ja kirjasinlaji pakkauksessa ovat poikenneet kantajien käyttämästä. Rafkin on harvinainen sukunimi ja siten erottamiskyvyltään vahvempi kuin yleisesti käytössä oleva etunimi Dennis. Sanamerkin alussa oleva sana Papa on korostanut vahvasti tunnuksen liittymistä Dennis Rafkinista henkilönä olevaan mielikuvaan pizzalle omistautuneena isähahmona ja sekin on ollut erottamiskykyinen osa.

Jos kantajien kuviomerkkien katsottaisiin saavan suojaa, kuviomerkkejä ei ole pidettävä kovinkaan erottamiskykyisinä. Pizzaravintolatoiminnassa on tunnuksissa käytetty hyvin samantyyppisiä hahmoja. Vertailtaessa Dennis Food Factory Oy:n kuviomerkin sisältävän einespizzan pakkausta ja Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzan pakkausta niissä olevia hahmoja on tekstin ohella pidettävä niiden hallitsevana osana. Kummassakin pakkauksessa hahmot ovat olleet tekstiosaa suurempia. Papa Dennis Rafkin -pizzan pakkauksessa on ollut valokuva, kun taas Dennis Food Factory Oy:n pizzapakkauksessa piirroshahmo. Dennis Rafkin on ollut Suomessa tunnettu henkilö ja hänet on liitetty pizzoihin. Kantajien kuviomerkeissä esiintyvän hahmon esikuva on ollut Dennis Rafkin. Kantajilla ei kuitenkaan ole ollut mitään Dennis Rafkinin henkilöön kohdistuvia oikeuksia.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Kantajien merkkien käytön vähäisyydestä, niiden heikosta erottamiskyvystä ja vakiintumattomuudesta edellä esitetty huomioon ottaen kantajilla ei ole ollut sellaista mainetta tai tunnettuutta, jota Apetit Ruoka Oy olisi voinut käyttää hyväksi.

Erityisesti pizzaravintolatoiminnassa, mutta myös kantajien einespizzoissa, on vahvasti hyödynnetty Dennis Rafkinin henkilöä ja hänen tunnettuuttaan Suomessa. Tähän kantajilla ei kuitenkaan ole vuoden 2008 jälkeen ollut oikeutta. Väitettä sopimattomasta menettelystä tulisikin arvioida tästä lähtökohdasta. Dennis Rafkinilla on nykyisin ollut täysi oikeus toimia pizzatuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa omalla nimellään. Dennis Rafkinin tunnettuuden hyödyntäminen Papa Dennis Rafkin pakastepizzoissa ei ole tarkoittanut kantajien väittämää maineen ja arvon epäoikeudenmukaista käyttämistä.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

Hyvitysvaatimus on määrältään kohtuuton. Hyvitys tulee laskea tavanomaisen lisenssimaksun mukaisena. Hyvitys voisi olla korkeintaan kahdesta kolmeen prosenttia tuotteiden verottomasta myyntihinnasta ottaen huomioon pizzatuotteiden alhaiset myyntikatteet.

Papa Dennis Rafkin pakastepizzat eivät ole vähentäneet Dennis Food Factory Oy:n einespizzojen myyntiä, kun otetaan huomioon, että yhtiön einespizzojen myynti vähittäiskauppoihin on vuonna 2015 kasvanut vuoteen 2014 verrattuna. Vähittäiskauppiaat eivät ole jättäneet tilaamatta Dennis Food Factory Oy:n einespizzoja vaikka olisivat luulleet Papa Dennis Rafkin pakastepizzoja Dennis Food Factory Oy:n tuotteiksi. Tällä perusteella esitettyä myynninmenetystä ei voida pitää todellisena. Einespizzat on myyty kaupan kylmäaltaasta, kun taas pakastepizzat pakastealtaasta. Tuotteet eivät siten ole edes kilpailleet samasta hyllytilasta. Kaupan valikoimapäätökset on tehty tuoteryhmäkohtaisesti eivätkä yhdessä tuoteryhmässä tehdyt päätökset ole vaikuttaneet toisen tuoteryhmän valikoimapäätöksiin etenkään tuotteen valmistajan osalta. Lisäksi kauppiaat eivät ole tehneet tuotetilauksia. Kaupan keskusliikkeiden hyväksyessä tuotteen valikoimaan se on samalla tullut automaattisen tilausjärjestelmän piiriin. Tilausjärjestelmästä on lähtenyt automaattinen tuotetilaus, kun kassajärjestelmä on ilmoittanut kaupassa olevan tuotemäärän laskeneen alle tuotteelle asetetun hälytysrajan.

Väite Dennis Food Factory Oy:n asiakassuhteiden häiritsemisestä ei pidä paikkaansa. Jokaisella tuoteryhmällä on ollut kaupoissa omat niistä vastaavat osastonhoitajat. Pakastepizzoista vastaavat osastonhoitajat ovat eri henkilöitä kuin kylmätiskistä myytävien einespizzojen hoitajat. Apetit Ruoka Oy:n edustajat ovat olleet osastonhoitajille tuttuja henkilöitä ja he ovat asioineet säännöllisesti asianomaisesta tuoteryhmästä vastaavien henkilöiden kanssa. Osastonhoitajat ovat tienneet, mitä yhtiötä edustajat ovat edustaneet. Dennis Food Factory Oy:n einespizzoilla ei myöskään ole ollut goodwill-arvoa, jota Papa Dennis Rafkin -pakastepizzojen voitaisiin katsoa heikentäneen. Dennis Food Factory Oy:n einespizzojen myynti ja markkinointi on ollut hyvin vähäistä. Dennis-merkkien heikon tunnettuuden johdosta myös erottamiskyky on ollut heikko.

Apetit Ruoka Oy ei ole tahallisesti loukannut kantajien oikeuksia. Erittäin painavia syitä vahingonkorvaukselle ei ole.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Dennis Food Factory Oy ja Pizzeria Dennis Oy

1. Iltalehden uutisointi 2.10.2008
2. Tavaramerkkiä DENNIS PIZZA numero 212420 koskeva rekisteriote
3. Viisi kappaletta Dennis Food Factory Oy:n pizzapakkauksia
4. Vanhoja Dennis-lehtimainoksia ja työpaikkailmoituksia
5. Pizzeria Dennis tunnuksella varustettuja kanta-asiakaskortteja ja laskupohja
6. Valokuva ensimmäisestä Pizzeria Dennis ravintolasta
7. Kolme kappaletta valokuvia Helsingin jäähallilta
8. Sponsor Insightin toteuttama tutkimus HIFK:ta sponsoroivien/yhteistyökumppaniyritysten tunnettuudesta vuosilta 2013−2015
9. Neljä kappaletta valokuvia kesän 2015 festivaaleilta, joissa on ollut Dennis-pizzojen myyntikoju ja lista Himoslomien kesällä 2015 järjestämistä festivaaleista vuoden 2014 kävijämäärineen (13 kappaletta), joissa Dennis-pizzoja on myyty
10. Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportti 28.10.2015 "Tutkimus pizzerioiden ja pizzojen tuotemerkeistä"
11. Artikkeli Aamuset-lehdestä 8.5.1981
12. Artikkeli Åbo Underrättelser lehdessä 26.4.2005
13. Artikkeli Iltalehti-lehdestä 17.3.2010
14. Artikkeli Töölöläinen-lehdessä Nro 5/10
15. Artikkeli Turun Sanomat lehdessä 31.5.2014
16. Artikkeli Ilta-Sanomien lukijakyselyn tuloksista Suomen parhaista ravintola-annoksista
17. Raportti vuodelta 1998
18. Artikkeli Kaarina-lehdestä 20.9.2006
19. Yhteenveto Dennis Food Factory Oy:n liikevaihdosta ja markkinointikuluista
20. Kolme kappaletta Apetit Ruoka Oy:n tuotteiden pakkauksia
22. Valokuva pakastealtaasta, jossa mainostetaan Apetit Ruoka Oy:n tuotteita "Dennis-pizzoina" ja kuvakaappaus
K-Supermarketin Facebook-sivulta, jossa todetaan "Dennis-pizzoja löytyy nyt myös pakasteallasta"
23. Kantajien kirje Apetit Ruoka Oyj:lle 28.8.2015
24. Valmispizzojen myyntipakkaukset vuoden 2015 muutoksen jälkeen
25. Sivu 46 Pirkka-lehdestä 8/2016 ja suurennos sen alareunan tekstistä
26. K-Market Vantaalta 30.8.2016 otettu valokuva ja sen suurennos
27. Kuva Dennis Food Factory Oy:lle siirtyneessä pizzaliiketoiminnassa käytetystä pakastepizzapakkauksesta 1990-luvulta
28. Kantajataholle lähetetty Apetit Ruoka Oy:n tuotetta koskeva reklamaatio
29. Kaksi julkaisua Instagram-verkkopalvelussa

Apetit Ruoka Oy

1. Supercrush Oy:n tutkimus kuluttajien pizzaostamisesta vähittäiskaupoissa kesäkuussa ja lokakuussa 2015
2. Nielsen Homescan -tuoteryhmäkatsaus volyymiin perustuvasta einespizzojen ostoista vähittäiskaupoissa vuosilta 2014 ja 2015
3. Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilasto runkosarjan 2015-2016 kotiotteluiden yleisömääristä
4. Pizzeria Dennis Oy:n mainos ravintolan juhlavuodesta 2015
5. Kooste internetsivuilla olevista pizzaravintoloiden tunnuksista
6. Nielsen Homescan -tuoteryhmäkatsaus arvoon perustuvasta einespizzojen ostoista vähittäiskaupoissa vuosilta 2014 ja 2015

Henkilötodistelu

Dennis Food Factory Oy ja Pizzeria Dennis Oy

1. SB, todistelutarkoituksessa
2. TL
3. ML
4. MM
5. FS
6. RU
7. JS

Apetit Ruoka Oy

1. TF
2. DF
3. TL

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut Dennis Food Factory Oy:n vaatimusten osalta

1. Kysymyksenasettelu

1. Dennis Food Factory Oy:n vaatimukset perustuvat ensisijaisesti tavaramerkkiloukkaukseen ja toissijaisesti sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkkiloukkaukseen perustuva vahvistusvaatimus perustuu ensisijaisesti rekisteröityyn tavaramerkkiin ja toissijaisesti vakiintuneeksi väitettyyn Dennis-sanamerkkiin sekä viimesijaisesti vakiintuneeksi väitettyyn Food Factory Dennis kuviomerkkiin. Dennis Food Factory Oy on alun perin esittänyt Pizzeria Dennis Oy:n kanssa yhteiset vaatimuksensa ilman edellä todettua etusijajärjestystä ja lisäksi siten, että kaikki sekä tavaramerkkiloukkausta että sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat vahvistusvaatimukset ja lisäksi seuraamuksia koskevat vaatimukset on perustettu yhtäläisesti kaikkiin Dennis-merkkeihin. Pizzeria Dennis Oy on sittemmin ilmoittanut, ettei se esitä tavaramerkkiloukkaukseen perustuvia vahvistus- ja seuraamusvaatimuksia.

2. Tavaramerkkiloukkauksen osalta asiassa on näin ollen kysymys ensisijaisesti siitä, loukkaako Apetit Ruoka Oy Dennis Food Factory Oy:n rekisteröityä tavaramerkkiä numero 212420 DENNIS PIZZA. Jos tavaramerkkiloukkauksen todetaan tapahtuneen, tavaramerkkilain mukaisiin seuraamuksiin liittyvät vaatimukset tulevat arvioitaviksi tämän tavaramerkin osalta.

3. Jos loukkausta ei viimeksi mainitun tavaramerkin osalta ole, asiassa on arvioitava, onko ensisijaisesti Dennis-sanamerkki ja toissijaisesti Food Factory Dennis kuviomerkki vakiintunut Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkiksi ja onko tällaista tavaramerkkiä loukattu sekä lausuttava näiltä osin tavaramerkkilain mukaisia seuraamuksia koskevista vaatimuksista. Ellei asiassa todeta myöskään vakiintuneen tavaramerkin loukkausta, Dennis Food Factory Oy:n osalta on viimesijaisesti arvioitava, onko Apetit Ruoka Oy menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti ja tarvittaessa lausuttava tähän perustuvia seuraamuksia koskevista vaatimuksista.

2. Sovellettavista tavaramerkkilain säännöksistä

4. Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin (56/2000) mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Lain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

5. Tavaramerkkilain edellä selostettuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

6. Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

7. Loukkaavaksi väitetty menettely on aloitettu vuonna 2015 ja se jatkuu edelleen. Loukkaavaksi väitettyä menettelyä arvioidaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleiden tavaramerkkilain säännösten perusteella. Siltä osin kuin loukkaavaksi väitetty menettely on tapahtunut 1.9.2016 jälkeen, sitä arvioidaan nyt voimassa olevien säännösten perusteella.

3. Sekaannusvaaraa koskeva arviointi

8. Asiassa on ensisijaisesti arvioitava, onko Apetit Ruoka Oy:n pakastepizzapakkauksissa käyttämän Papa Dennis Rafkin -tunnuksen ja Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin DENNIS PIZZA välillä sekaannusvaara.

3.1 Oikeuskäytännössä vakiintuneet periaatteet

9. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien välillä on sekaannusvaara, jos kohdeyleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä eli luulla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat ja myöhemmällä tavaramerkillä markkinoidut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti liittyvistä yrityksistä. (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 29.9.1998, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, 26 ja 29 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 kohta).

10. Sekaannusvaaran arvioinnissa on kysymys kokonaisarvioinnista, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät. Huomioon tulee ottaa merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaaran on vakiintuneesti katsottu olevan sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on ja mitä samankaltaisempia ovat merkkien tarkoittamat tavarat tai palvelut (ks. esim. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 16–21 kohta).

11. Arvioitaessa tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja siinä on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. esim. tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta sekä tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 kohta).

3.2 Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

12. Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkki DENNIS PIZZA kattaa leivonnaiset luokassa 30. Apetit Ruoka Oy on käyttänyt Papa Dennis Rafkin -tunnusta valmisruokapizzoille. Apetit Ruoka Oy on tältä osin kiistänyt sekaannusvaaran muun ohella sillä perusteella, että kuluttajat eivät myymälässä näe pakastepizzoja ja kylmäaltaassa myytäviä einespizzoja rinnakkain. Markkinaoikeus toteaa, että sekaannusvaaraa on arvioitava sen perusteella, mitä tavaroita tavaramerkki kattaa tavaramerkkirekisteröinnin perusteella.

13. Sekä leivonnaiset että pizzat ovat elintarvikkeita, jotka on valmistettu taikinasta. Pizzat ja pääosin myös leivonnaiset ovat paistettuja. Pizzassa ja usein myös leivonnaisissa on taikinan lisäksi muita ainesosia. Tavaroiden laatu ja käyttötarkoitus ovat samoja. Pizzat ja suolaiset leivonnaiset voivat kilpailla keskenään ja niitä voidaan myydä samoissa myyntikanavissa. Sekä pizzoja että leivonnaisia voidaan myydä tuoreena, kylmäaltaassa sekä pakastettuna. Edellä esitetyin perustein kysymyksessä olevat tavarat ovat samankaltaisia. Tavarat ovat päivittäistavaroita, joiden kohdeyleisö koostuu kohtuullisen tarkkaavaisista keskivertokuluttajista.

3.3 Tavaramerkin DENNIS PIZZA ja Papa Dennis Rafkin tunnuksen vertailu

14. Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkki DENNIS PIZZA on sanamerkki, joka koostuu sanoista dennis ja pizza. Tavaramerkin jälkimmäinen sana pizza on tuotetta kuvaavana erottamiskyvytön tavaramerkin kattamille tavaroille eli leivonnaisille, jotka ovat pizzan tavoin valmistettuja taikinasta paistamalla. Tavaramerkin ensimmäinen sana dennis on etu- tai sukunimi. Sana dennis on erottamiskykyinen leivonnaisille ja sitä on pidettävä tavaramerkin hallitsevana osana, kun otetaan huomioon sen asema tavaramerkin alussa sekä jälkimmäisen sanan pizza erottamiskyvyttömyys.

15. Papa Dennis Rafkin -tunnus koostuu sanoista papa, dennis ja rafkin sekä niiden taustalla olevasta pallokuviosta. Sanat on kirjoitettu päällekkäin valkoisin kirjasimin mustan pallokuvion päälle. Tunnuksessa ylimpänä on sana papa, keskellä sana dennis ja alla sana rafkin. Sana dennis on kirjoitettu tyylitellyllä kirjasinlajilla lievästi kaarevasti ja muita sanoja selvästi suurempikokoisin kirjasimin siten, että sana ulottuu leveyssuunnassa käytännössä pallokuvion reunasta reunaan. Sanat papa ja rafkin on kirjoitettu melko tavanomaisella kirjasinlajilla. Eri kielillä sana papa merkitsee muun ohella isää. Sana dennis on etu- tai sukunimi ja sana rafkin sukunimi. Sana dennis on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kun taas sanoissa papa ja rafkin ei ole tehtävissä eroa isojen ja pienten kirjaimien välillä.

16. Markkinaoikeus katsoo, että kaikki tunnuksen sanat ovat erottamiskykyisiä valmisruokapizzoille, mutta sen erisnimiä merkitsevät osat kuitenkin sanaa papa jossain määrin erottamiskykyisempiä. Sanojen taustalla oleva yksinkertainen perusmuotoinen kuvio on vailla erottamiskykyä. Ottaen huomioon sanan dennis asema tunnuksen keskellä ja sen sanoja papa ja rafkin huomattavasti suurempi koko sekä sanassa dennis käytetty tyylitelty kirjasinlaji ja kirjoitusasu isolla alkukirjaimella markkinaoikeus katsoo, että sanat papa ja rafkin ovat sanaan dennis nähden selvästi toissijaisessa asemassa. Sana dennis on siten tunnuksen hallitseva osa.

17. Ulkoasultaan vertailtavissa tavaramerkissä ja tunnuksessa (jäljempänä yhdessä myös merkit) on yhteistä sana dennis, joka on edellä todetuin perustein kummankin merkin hallitseva osa. Muilta osin merkit eroavat siten, että tavaramerkissä DENNIS PIZZA on kaksi sanaa ja Papa Dennis Rafkin -tunnuksessa kolme sanaa. Viimeksi mainitussa tunnuksessa on lisäksi kuviollisia elementtejä. Ottaen huomioon merkkien yhteinen hallitseva osa sana Dennis, sanan pizza erottamiskyvyttömyys sekä tämän lisäksi Papa Dennis Rafkin tunnuksessa sanojen papa ja rafkin selkeästi toissijainen asema sekä kuvioelementtien erottamiskyvyttömyys markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

18. Lausuntatavaltaan merkeissä on yhteistä sana dennis, joka on tavaramerkissä DENNIS PIZZA heti alussa ja Papa Dennis Rafkin tunnuksessa keskimmäinen kolmesta sanasta. Vertailtavien merkkien alussa tai lopussa ei ole lainkaan samoja kirjaimia. Merkit eroavat lausuntatavoiltaan sanojen pizza, papa ja rafkin osalta. Lausuntatavaltaan suomalainen kohdeyleisö pääsääntöisesti painottaa eniten merkin alkuosaa. Markkinaoikeus katsoo, etteivät merkit ole lausuntatavoiltaan samankaltaisia.

19. Merkityssisällön osalta kummassakin merkissä sana dennis viittaa Dennis -nimiseen henkilöön. Sana papa viittaa isään ja sana rafkin kyseisen nimiseen henkilöön. Papa Dennis Rafkin -tunnuksen voidaan katsoa merkitsevän Dennis Rafkin -nimistä isähahmoa. Dennis Pizza viittaa Dennis -nimisen henkilön pizzaan. Merkkejä on pidettävä merkityssisällön osalta vähäisessä määrin samankaltaisina.

3.4 Sekaannusvaaraa koskeva kokonaisarviointi

20. Kuten edellä on todettu, vertailtavat merkit kattavat samankaltaisia tavaroita. Merkit ovat myös ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia sekä merkityssisällöltään vähäisemmässä määrin samankaltaisia. Kysymyksessä olevia tavaroita saatetaan joissakin tilanteissa ostaa lausumalla merkki. Markkinaoikeus katsoo, että valmisruokien osalta kohdeyleisö, jonka tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaisena, kuitenkin kiinnittää merkkien ulkoasuun enemmän huomiota kuin niiden lausuntatapaan. Siten lausuntatapojen eroavuudelle ei ole annettava yhtä suurta merkitystä kuin ulkoasulle. Merkeillä on yhteinen hallitseva osa, johon nähden muut osat ovat selkeästi toissijaisessa asemassa siten, etteivät ne riitä poistamaan sekaannusvaaraa. Ottaen huomioon sekä merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuus että samankaltaisuus erityisesti ulkoasujen osalta markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien välillä on sekaannusvaara.

4. Johtopäätös sekä vahvistus- ja kieltoseuraamukset

21. Apetit Ruoka Oy on kiistänyt tavaramerkkiloukkauksen vielä sillä perusteella, että Dennis Food Factory Oy ei sen mukaan ole käyttänyt tavaramerkkiä DENNIS PIZZA. Apetit Ruoka Oy ei kuitenkaan ole esittänyt tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaista vaatimusta sanotun tavaramerkin rekisteröinnin menettämisestä käyttämättömyyden perusteella. Näin ollen ja koska rekisteröidyn tavaramerkin on lähtökohtaisesti katsottava olevan pätevä, Apetit Ruoka Oy:n kiistämisperusteella ei ole merkitystä asiassa. Markkinaoikeus toteaa tältä osin myös, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 10 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a luetelmakohdan mukaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä on myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen.

22. Kun Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin DENNIS PIZZA ja Apetit Ruoka Oy:n käyttämän Papa Dennis Rafkin -tunnuksen välillä on sekaannusvaara ja Apetit Ruoka Oy on käyttänyt Papa Dennis Rafkin tunnusta saattamalla vaihdantaan sillä varustettuja pakastepizzoja, se on loukannut Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkioikeutta. Tältä osin ei ole merkitystä sillä Apetit Ruoka Oy:n esille tuomalla seikalla, että Dennis Rafkin on antanut Apetit Ruoka Oy:lle suostumuksensa nimensä ja valokuvansa käyttöön Papa Dennis Rafkin pakastepizzojen pakkauksissa. Edellä todetuin perustein tavaramerkin DENNIS PIZZA loukkausta koskeva vahvistusvaatimus on hyväksyttävä.

23. Tavaramerkkilain 38 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiloukkaukseen perustuva kieltovaatimus on hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevässä muodossa.

24. Dennis Food Factory Oy on vaatinut, että kiellon tehosteeksi asetetaan 500.000 euron suuruinen uhkasakko. Uhkasakkolain 4 §:n mukaan viranomainen voi asettaa uhkasakon, jos niin on laissa säädetty. Tavaramerkkilaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta asettaa uhkasakko lain 38 §:n 1 momentin mukaisen kiellon tehosteeksi. Vaatimus uhkasakon asettamisesta on siten hylättävä.

25. Koska Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiloukkausta koskeva ensisijainen vahvistusvaatimus on hyväksytty, asiassa ei ole tarvetta lausua tavaramerkkiloukkausta koskevista toissijaisista vahvistusvaatimuksista eikä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvista vaatimuksista.

5. Hyvitys ja vahingonkorvaus

26. Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiloukkaukseen perustuvan vahvistusvaatimuksen etusijajärjestys ja Pizzeria Dennis Oy:n vaatimusten muuttuminen huomioon ottaen asiassa on hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimusten osalta enää kysymys Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin DENNIS PIZZA loukkauksesta.

5.1 Hyvitys

27. Asiassa esitetty hyvitysvaatimus perustuu Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuotteiden verottoman myyntihinnan yhteismäärältään 2.285.595 euroa ajalta 1.8.2015–31.1.2017 perusteella laskettavaan kuuden prosentin lisenssimaksuun. Apetit Ruoka Oy on kiistänyt vaatimuksen paitsi perusteeltaan myös lisenssimaksun prosenttimäärän osalta. Hyvitys tulee sen mukaan laskea tavanomaisen lisenssimaksun mukaisena. Ottaen huomioon pizzatuotteiden alhaiset myyntikatteet lisenssimaksu voisi olla korkeintaan kahdesta kolmeen prosenttia tuotteiden verottomasta myyntihinnasta.

28. Tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 3 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

29. Tavaramerkkilain esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 23) hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua. Velvollisuus suorittaa hyvitystä ei edellytä huolimattomuutta.

30. Markkinaoikeus on edellä todennut Apetit Ruoka Oy:n loukanneen Dennis Food Factory Oy:n oikeutta tavaramerkkiin DENNIS PIZZA. Apetit Ruoka Oy on näin ollen tuottamuksestaan riippumatta velvollinen suorittamaan Dennis Food Factory Oy:lle kohtuullisen hyvityksen sen tavaramerkin käyttämisestä. Hyvityksen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti tunnuksen käyttämisestä vastaavassa tilanteessa tavanomaisesti suoritettavan käyttökorvauksen mukaisesti.

31. Asiassa on riidatonta, että Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuotteiden veroton myyntihinta on ollut 2.285.595 euroa ajalta 1.8.2015–31.1.2017. Erimielisyyttä on ainoastaan hyvitysmaksun määräytymisessä sovellettavan käyttökorvausprosentin suuruudesta. Todistelutarkoituksessa kuullun SB:n mukaan Dennis-brändin arvoon nähden oikeana tasona on pidettävä kuutta prosenttia. Todistaja TF:n mukaan tavanomainen lisenssimaksu elintarvikealalla on kahdesta kolmeen prosenttia. Asiassa ei ole esitetty todistaja TF:n kertomuksen lisäksi muuta näyttöä siitä, mikä on elintarvikealalla tavanomainen lisenssimaksun suuruus. Markkinaoikeus pitää uskottavana Apetit Ruoka Oy:n väitettä valmispizzojen alhaisista myyntikatteista.

32. Hyvitysvaatimus on alun perin perustunut väitteeseen useiden eri Dennis-merkkien loukkauksesta. Kaikille Dennis-merkeille ja Papa Dennis Rafkin -tunnukselle on yhteistä ainoastaan sana dennis. Lisäksi Papa Dennis Rafkin -tunnuksen samankaltaisuus tavaramerkin DENNIS PIZZA kanssa on perustunut tähän kaikille Dennis-merkeille yhteiseen osaan. Nämä seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tavanomaisen käyttökorvauksen määrää harkittaessa ei ole tässä tapauksessa annettava merkitystä sille kuinka montaa Dennis-merkkiä Apetit Ruoka Oy:n on todettu loukanneen eikä määrään näin ollen vaikuta se seikka, että hyvitysvaatimus on alun perin perustunut väitteeseen useiden eri Dennis-merkkien loukkauksesta. Edellä mainitut seikat ja Dennis Food Factory Oy:n näyttötaakka huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että sovellettavana käyttöoikeuskorvausprosenttina on käsillä olevassa asiassa esitetyn näytön perusteella syytä pitää noin kolmea prosenttia.

33. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin loukkauksen johdosta kohtuulliseksi hyvitykseksi, joka Apetit Ruoka Oy on tavaramerkkilain 38 §:n 2 ja 3 momentin nojalla velvollinen suorittamaan, 60.000 euroa.

5.2 Vahingonkorvaus

34. Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko tavaramerkin DENNIS PIZZA loukkauksesta aiheutunut Dennis Food Factory Oy:lle korvattavaa vahinkoa. Dennis Food Factory Oy:n vahingonkorvausvaatimus vastaa määrältään 15 prosenttia Apetit Ruoka Oy:n myymien Papa Dennis Rafkin pizzojen verottomasta myyntihinnasta 2.285.595 euroa ajalta 1.8.2015–31.1.2017. Vaadittu määrä sisältää korvauksen saamatta jääneestä voitosta, goodwill-vahingosta, tavaramerkin erottamiskyvyn heikkenemisestä ja markkinahäiriöstä. Dennis Food Factory Oy:n mukaan Apetit Ruoka Oy on hyödyntänyt sen tavaramerkin goodwill-arvoa ja häirinnyt sen asiakassuhteita, mistä on aiheutunut sekaannustilanteita Papa Dennis Rafkin -pizzojen tultua markkinoille.

35. Tavaramerkin haltijalla on edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin mukaan oikeus saada yksinoikeutta sanottuihin tunnusmerkkeihin tahallisesti tai huolimattomuudesta loukanneelta korvaus loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.

36. Tavaramerkkilain esitöiden (HE 26/2006 vp s. 23) mukaan tavaramerkinloukkaukseen perustuvana vahingonkorvauksena maksetaan korvausta kaikista osoitettavista, esimerkiksi tositteisiin perustuvista, teon aiheuttamista kuluista ja menetyksistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu taloudellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti oikeudenhaltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. Tavaramerkkiloukkauksissa taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. Saamatta jääneen voiton määrän arvioinnissa joudutaan turvautumaan monesti epävarmoihin tekijöihin. Viitettä vahingon määrästä voidaan saada lähinnä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden menekin muutoksista. Tapauskohtaisesti myös loukkaajan saaman voiton voidaan katsoa antavan viitettä loukkauksen vuoksi saamatta jääneen voiton määrästä. Yksin tällä perusteella vahingon määrää ei kuitenkaan voida määrittää. Loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin goodwill-arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta.

37. Markkinaoikeus toteaa, että vahingonkorvausvastuuseen vetoavalla asianosaisella, eli tässä tapauksessa Dennis Food Factory Oy:llä on näyttötaakka sekä vahingon aiheutumisen että sen määrän osalta.

38. Dennis Food Factory Oy:n liikevaihdosta ja markkinointikuluista esitetyn yhteenvedon mukaan yhtiön einespizzojen myynti on lisääntynyt voimakkaasti vuonna 2015, jolloin Papa Dennis Rafkin pizzat ovat tulleet markkinoille (yhtiön asiakirjatodiste 19). Apetit Ruoka Oy:n asiakirjatodisteena 6 esitetyn Nielsen Homescan tuoteryhmäkatsauksen mukaan einespizzojen kokonaisostot vähittäiskaupoista ovat taas vuonna 2015 laskeneet vuoteen 2014 verrattuna. Dennis Food Factory Oy:n einespizzojen myynti on siten vuonna 2015 kasvanut samaan aikaan kuin einespizzojen kokonaismarkkina on supistunut. Näin ollen vahingonkorvausta ei voida perustaa siihen, että Dennis Food Factory Oy:n myynti olisi laskenut Papa Dennis Rafkin -pizzojen markkinoille tulon seurauksena.

39. Markkinaoikeus katsoo, ettei Papa Dennis Rafkin pizzojen myynti osoita Dennis Food Factory Oy:n myynnin menetystä tilanteessa, jossa Dennis Food Factory Oy:n myynti on joka tapauksessa ollut kasvussa. Tällaisen johtopäätöksen tekeminen edellyttäisi, että Dennis Food Factory Oy:llä olisi ollut kapasiteettia ja muita resursseja kasvattaa myyntiään vielä olennaisesti toteutunutta enemmän, mistä ei ole esitetty näyttöä. Markkinaoikeus katsoo siten, että vahingonkorvausta ei voida perustaa myöskään Apetit Ruoka Oy:n Papa Dennis Rafkin pizzoista saamaan voittoon.

40. Dennis Food Factory Oy on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa myös siihen, että Apetit Ruoka Oy on hyödyntänyt Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin goodwill-arvoa ja häirinnyt sen asiakassuhteita, mistä on aiheutunut sekaannustilanteita Papa Dennis Rafkin -pizzojen tultua markkinoille. Todistajat ovat kukin osaltaan kertoneet yhdenmukaisesti sekaannustilanteista, joissa kuluttaja-asiakkaat, kauppiaat, tavarantoimittajat tai muut kolmannet osapuolet ovat erehtyneet luulemaan Papa Dennis Rafkin -pizzoja Dennis Food Factory Oy:n tuotteiksi. Dennis Food Factory Oy:lle on esimerkiksi tullut kyseisiä tuotteita koskevia tilauksia tai reklamaatioita. Todistajien kertomusten perusteella kysymys ei ole ollut yksittäistapauksista, vaan Papa Dennis Rafkin -tuotteiden tullessa markkinoille sekaannustapauksia on ollut enemmänkin. Markkinaoikeus pitää uskottavana, että sekaannuksista on aiheutunut ylimääräistä työtä Dennis Food Factory Oy:lle. Lisäksi sekaannuksesta on saattanut aiheutua vahinkoa myös sen vuoksi, että kuluttajat ovat saattaneet mielessään yhdistää Papa Dennis Rafkin pizzoja koskeneet reklamaationsa Dennis Food Factory Oy:öön ja sen tuotteisiin.

41. Siltä osin kuin vahingonkorvausvaatimuksen perusteena on vedottu Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkin erottamiskyvyn ja goodwill-arvon heikkenemiseen markkinaoikeus toteaa, että yksityiskohtaisen selvityksen esittäminen sanotunlaisesta vahingosta ja sen määrästä on tyypillisesti hankalaa tai mahdotonta. Markkinaoikeus toteaa, että siitä huolimatta, ettei Dennis Food Factory Oy ole esittänyt näyttöä tavaramerkkinsä goodwill-arvon tai erottamiskyvyn heikkenemisestä, voidaan käsillä olevassa tilanteessa olettaa, että Apetit Ruoka Oy:n menettely on jossain määrin heikentänyt Dennis Food Factory Oy:n kysymyksessä olevan tavaramerkin erottamiskykyä ja goodwill-arvoa ja aiheuttanut siten korvattavaa vahinkoa.

42. Kun asiassa ei ole esitetty tarkempaa näyttöä vahingonkorvauksen määrän arvioimiseksi, on markkinaoikeuden arvioitava vahingonkorvauksen määrä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin nojalla. Ottaen huomioon muun ohella loukkauksen laatu, laajuus ja kesto markkinaoikeus arvioi Dennis Food Factory Oy:lle edellä todetun tavaramerkin loukkauksesta aiheutuneen vahingon määräksi yhteensä 20.000 euroa, mikä määrä Apetit Ruoka Oy on tavaramerkkilain 38 §:n 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Dennis Food Factory Oy:lle.

Perustelut Pizzeria Dennis Oy:n vaatimusten osalta

6. Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

43. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Pizzeria Dennis Oy:n vahvistus- ja kieltovaatimus perustuvat yhtäältä Pizzeria Dennis Oy:n itsensä ja toisaalta sen vakiintuneiksi väitettyjen tavaramerkkien Dennis ja Ristorante Dennis (kuva 1) maineeseen ja tunnettuuteen, jota Apetit Ruoka Oy:n on väitetty käyttäneen oikeudettomaksi hyväkseen käyttämällä Papa Dennis Rafkin -tunnusta.

44. Asiassa on ensiksi arvioitava, onko Pizzeria Dennis Oy:llä ja edellä mainituilla vakiintuneiksi väitetyillä tavaramerkeillä tässä tarkoitettua mainetta ja tunnettuutta. Koska vaatimus on osaksi perustettu vakiintuneiksi väitetyille tavaramerkeille, on osana maineen ja tunnettuuden arviointia esikysymyksenä arvioitava, ovatko sanotut tavaramerkit vakiintuneet Pizzeria Dennis Oy:n tavaramerkeiksi. Tämän jälkeen on tarvittaessa arvioitava, onko mainetta ja tunnettuutta käytetty sopimattomasti hyväksi.

45. Sopimattomaksi väitetty menettely on aloitettu elokuussa 2015 ja se jatkuu edelleen. Jotta menettelyllä olisi käytetty sopimattomasti hyväksi vakiintuneiksi väitettyjä tavaramerkkejä, niiden on tullut vakiintua ennen elokuuta 2015. Merkkien vakiintumista arvioidaan tavaramerkkilain 2 §:n 1 momentin (39/1993) perusteella. Sanotun säännöksen mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

46. Todistustaakka tavaramerkin vakiintumisesta ja maineesta sekä tunnettuudesta on kyseiseen seikkaan vetoavalla osapuolella eli Pizzeria Dennis Oy:llä. Yhtiö on esittänyt tältä osin asiakirjatodisteina markkinatutkimusraportteja, lehtiartikkeleita, lehtimainoksia ja ilmoituksia, kuvia kanta-asiakaskorteista ja laskupohjasta, valokuvia ensimmäisestä Pizzeria Dennis -ravintolasta, valokuvia Helsingin jäähallilla olevista Dennis-tunnusmerkin sisältävistä mainoksista ja listan sekä valokuvia kesän 2015 festivaaleilta, joissa on ollut Dennis-pizzojen myyntikoju. Apetit Ruoka Oy on puolestaan kiistänyt tavaramerkkien vakiintumisen ja muun ohella tällä perusteella esittänyt, että Pizzeria Dennis Oy:llä ei ole sellaista mainetta tai tunnettuutta, jota olisi voitu käyttää hyväksi. Lisäksi Apetit Ruoka Oy:n mukaan erityisesti pizzaravintolatoiminnassa on vahvasti hyödynnetty Dennis Rafkinin henkilöä ja hänen tunnettuuttaan Suomessa.

47. Pizzeria Dennis Oy:n mukaan sillä on kaksi ravintolaa Turussa, kolme ravintolaa Helsingissä sekä yksi ravintola Tampereella ja Kirkkonummella. Ensimmäinen ravintola on avattu Turkuun vuonna 1975. Muiden ravintoloiden avaamisesta ei ole esitetty näyttöä, mutta yhtiön mukaan sillä on vuonna 2008 ollut ravintoloita Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Apetit Ruoka Oy ei ole kiistänyt ravintoloista edellä todettua. Pizzeria Dennis Oy:n asiakirjatodisteen 5 mukaan ravintoloissa on käytetty kanta-asiakaskorteissa ja laskuissa Ristorante Dennis -merkkiä tai sitä läheisesti muistuttavaa ilmeisesti aikaisempaa merkkiä.

48. Pizzeria Dennis Oy:n asiakirjatodisteena 10 on esitetty Taloustutkimus Oy:n 28.10.2015 päivätty markkinatutkimusraportti pizzerioiden ja pizzojen tuotemerkeistä. Tutkimuksessa on muun ohella kysytty, mitä vastaajille on tullut mieleen sanasta Dennis. Vastaajista 51 prosentille on tullut mieleen "Pizza/-merkki/-ketju/pizzeria/ravintola/Turkuun/pizzaan liittyvä" ja kuudelle prosentille "Dennis Rafkin, pizzakeisari". Neljä prosenttia vastaajista on maininnut kaupan Dennis-valmispizzat ja viisi prosenttia Dennis-pakastepizzat. Lisäksi on mainittu muita pizzaan liittyviä merkityksiä. Edellä mainittujen vastausten perusteella on selvää, että osa vastaajista on liittänyt sanan Dennis nimenomaan pizzaravintoloihin. Osa vastaajista on kuitenkin maininnut valmispizzoihin tai pizzoihin yleisesti sekä Dennis Rafkiniin liittyvän merkityksen. Lisäksi kyselyssä on mainittu Apetit Ruoka Oy:n Papa Dennis Rafkin -pakastepizzat. Näin ollen tutkimusraportin perusteella ei ole yksiselitteisesti pääteltävissä, miltä osin vastaajat ovat liittäneet sanan Dennis nimenomaan pizzaravintolaan. Noin 40 prosentille vastaajista on tullut sanasta Dennis mieleen jokin muu kuin pizzaan liittyvä merkitys tai he eivät ole ilmoittaneet sanalle mitään merkitystä.

49. Kysyttäessä vastaajien suhdetta nimenomaan pizzaravintoloihin 31 prosenttia vastaajista on ilmoittanut käyneensä Dennis-pizzaravintolassa tai tilanneensa sieltä tuotteita. Lisäksi 32 prosenttia vastaajista on tiennyt kyseiset pizzaravintolat mutta ei ole käynyt niissä tai tilannut niistä tuotteita. Vastaajista 38 prosenttia ei ole lainkaan tuntenut kysymyksessä olevia ravintoloita. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet 15–70 -vuotiaat suomalaiset, jotka ovat käyneet pizzeriassa tai ostaneet valmis- tai pakastepizzan viimeisen 12 kuukauden aikana. Tutkimuksessa on ensimmäiseksi kysytty, onko vastaaja viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt pizzeriassa, ostanut kaupasta pakastepizzan, tilannut pizzan kotiin tai ostanut kaupasta valmispizzan. Vastaajia on siten jo valmiiksi johdateltu ajattelemaan pizzoja ennen kuin heiltä on kysytty sanan Dennis aiheuttamia mielikuvia. Näin ollen tutkimuksen tulokset eivät miltään osin osoita tuotemerkkien spontaania, vaan autettua tunnettuutta. Lisäksi kohderyhmän rajaus henkilöihin, jotka ovat joko käyneet pizzeriassa tai ostaneet pizzan viimeisen 12 kuukauden aikana, on jossain määrin saattanut osaltaan vaikuttaa saatuihin tuloksiin.

50. Markkinatutkimuksen osalta markkinaoikeus toteaa vielä, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., yhdistetyt asiat C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 48 kohta) erottamiskyvyn saavuttamista tavaramerkin käytön perusteella ei voida yleisesti osoittaa esimerkiksi sen tunnistamisastetta kohdeyleisön keskuudessa koskevilla prosenttiosuuksilla. Markkinatutkimuksilla voi mainitun tuomion mukaan olla vaikutusta arvioitaessa sitä, onko merkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta, mutta markkinatutkimukset eivät voi olla ainoa ratkaiseva tekijä asiaa arvioitaessa. Näin ollen markkinatutkimusten tuloksilla on merkitystä vain yhteydessä muuhun asiassa esitettyyn näyttöön.

51. Siltä osin kuin muu vakiintumisen osoittamiseksi esitetty näyttö on koostunut lehtiartikkeleista ja lehti-ilmoituksista, markkinaoikeus toteaa, että artikkelit ja ilmoitukset ovat osaksi 1970- tai 1980-luvulta ja siten melko vanhoja. Lisäksi osasta artikkeleita tai ilmoituksia ei ilmene, missä lehdissä tai milloin ne on julkaistu. Kyseisiltä osin artikkeleille ja ilmoituksille ei ole annettava suurta painoarvoa vakiintumista arvioitaessa. Vuonna 2010 Iltalehdessä ja Töölöläinen-lehdessä julkaistuissa artikkeleissa Dennis Rafkinin pizzeriaa on luonnehdittu legendaariseksi, ensiksi mainitussa "legendaariseksi turkulaisravintolaksi". Lisäksi vuonna 2005 Åbo Underrättelser lehdessä ilmestyneen artikkelin mukaan Pizzeria Dennisin pizzoista on "tullut tavaramerkki". Turun Sanomissa vuonna 2014 julkaistussa artikkelissa pizzeriaketjua on luonnehdittu maankuuluksi. Ilta-Sanomien lukijakyselyssä, jonka ajankohta ei ole tiedossa, "Dennis pizzat, Turku" on sijoittunut kolmanneksi kysyttäessä Suomen parasta ravintolaruokaa.

52. Todistaja TL on kertonut, että vuoden 2015 kesällä on tehty päätös uuden Dennis-logon käyttöönotosta aikaisempien Ristorante Dennis- ja Food Factory Dennis -kuviomerkkien tilalle. TL:n mukaan uusi Dennis-logo on ensin otettu käyttöön Dennis Food Factory Oy:n valmispizzoissa (Pizzeria Dennis Oy:n asiakirjatodiste 24) ja myöhemmin Pizzeria Dennis Oy:n ravintoloissa sitä mukaa kuin ravintoloiden ilmettä on uusittu.

53. Pizzeria Dennis Oy on esittänyt vakiintumista tukevaksi näytöksi myös valokuvia Helsingin jäähallilla olleista mainoksista (yhtiön asiakirjatodiste 7), Sponsor Insightin tutkimuksen HIFK-jääkiekkojoukkueen yhteistyökumppaniyritysten tunnettuudesta 2013−2015 (yhtiön asiakirjatodiste 8) sekä valokuvia ja listan kesän 2015 festivaaleilta, joissa on ollut Dennis-pizzojen myyntikoju (yhtiön asiakirjatodiste 9). Asiakirjatodisteista 7 ja 9 ilmenee vuonna 2015 käyttöön otetun uuden Dennis-logon käyttö, joten ne eivät osoita aikaisemman Ristorante Dennis -merkin käyttöä. Koska uusi Dennis-logo on aluksi otettu käyttöön einespizzoissa ja vasta myöhemmin pizzaravintoloissa, on jossain määrin epäselvää, onko erityisesti festivaaliyleisö kesällä 2015 liittänyt Dennis-logon Dennis Food Factory Oy:öön ja sen tuotteisiin vai Pizzeria Dennis Oy:n pizzaravintoloihin.

54. Todisteiden mukaan uusi Dennis-logo on ollut varsin näyttävästi esillä Helsingin jäähallilla eri paikoissa ja lisäksi myyntikojuissa useilla kesällä 2015 eri puolilla maata järjestetyillä musiikifestivaaleilla. Sponsor Insightin kyselytutkimuksen mukaan hyvin suuri osa HIFK:n otteluissa käyneistä on tiennyt Pizzeria Denniksen olevan HIFK:n yhteistyökumppani. Kyse on ollut autetusta tunnettuudesta, sillä yhteistyökumppanit on lueteltu kyselyssä. Markkinaoikeus katsoo, että Dennis-logon käyttö Helsingin jäähallilla osoittaa pääasiassa sen paikallista tunnettuutta Helsingissä ja erityisesti HIFK:n kannattajien keskuudessa, vaikka sinänsä Dennis-logo on tätä kautta saattanut tulla jossain määrin tutuksi myös muiden joukkueiden kannattajille. Dennis-logon käyttö festivaaleilla on ollut paikallista ja lyhytaikaista sekä koskenut yksittäisiä myyntikojuja.

55. Markkinaoikeus toteaa yhteenvetona vakiintumisnäytöstä seuraavaa. Pizzojen kohdeyleisönä olevista keskivertokuluttajista selvästi suuri osa yhdistää sanan Dennis johonkin pizzoihin liittyvään merkitykseen. Erityisesti Taloustutkimus Oy:n tutkimusraportin perusteella ja myös vuonna 2015 käyttöön otetun uuden Dennis-logon osalta on kuitenkin epäselvää, missä määrin sana Dennis yhdistetään nimenomaan pizzaravintoloihin ja missä määrin eines- tai pakastepizzoihin. Taloustutkimus Oy:n tulokset eivät koske spontaania, vaan autettua tunnettuutta. Edellä mainittujen lehtiartikkelien perusteella Dennis-pizzaravintoloilla on kiistämättä jonkin asteista tunnettuutta. Artikkeleista kuitenkin samalla ilmenee, että pääosassa niitä on tuotu korostetusti esille Turussa sijaitsevaa ravintolaa ja Dennis Rafkinia henkilönä. Pizzaravintolat eivät toimi koko maan laajuisesti, vaan ketjulla on yhteensä seitsemän ravintolaa Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Näyttö ravintoloiden markkinointipanostuksista rajoittuu pääasiassa paikalliseen käyttöön. Merkin vakiintumista tavaramerkiksi arvioidaan lähtökohtaisesti koko maan laajuisesti eikä tässä asiassa ole muuta esitetty.

56. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että Dennis-sanamerkki ja Ristorante Dennis -kuviomerkki eivät ole tässä maassa asianomaisissa kuluttajapiireissä siten yleisesti tunnettuja Pizzeria Dennis Oy:n tavaroiden erityisinä merkkeinä, että ne olisivat vakiintuneet Pizzeria Dennis Oy:n tavaramerkeiksi. Asiassa esitetty vaatimus on perustettu vakiintuneiksi väitettyjen tavaramerkkien maineeseen ja tunnettuuteen. Näin ollen Dennis-sanamerkillä tai Ristorante Dennis-kuviomerkillä ei ole näytetty olleen sellaista mainetta ja tunnettuutta, jota Apetit Suomi Oy olisi käyttänyt hyväksi. Koska Pizzeria Dennis Oy:n maineen ja tunnettuuden on katsottava liittyvän yhtiön käyttämiin merkkeihin, myöskään Pizzeria Dennis Oy:llä ei ole näytetty olleen tällaista mainetta ja tunnettuutta. Pizzeria Dennis Oy:n kanne on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

57. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

58. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan.

59. Viimeksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

60. Dennis Food Factory Oy ja Pizzeria Dennis Oy ovat vaatineet, että Apetit Ruoka Oy velvoitetaan korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 10.150 eurolla ja palkkion osalta 62.230 eurolla eli yhteensä 72.380 eurolla viivästyskorkoineen. Kantajien ilmoituksen mukaan vaatimuksen kokonaismäärästä 57.904 euroa on kohdistunut Dennis Food Factory Oy:öön (80 prosenttia) ja 14.476 euroa Pizzeria Dennis Oy:öön (20 prosenttia).

61. Apetit Ruoka Oy on kiistänyt vaatimukset perusteiltaan ja paljoksunut Dennis Food Factory Oy:n vaatimuksen määrää 24.000 euroa ylittäviltä osin ja Pizzeria Dennis Oy:n vaatimuksen määrää 6.000 euroa ylittäviltä osin. Apetit Ruoka Oy on pitänyt turhana kahden asiamiehen käyttämistä ja katsonut, että sille oli aiheutunut ylimääräisä kuluja kantajien asian valmistelussa ja sen jälkeen esittämistä vaatimusten täsmentämisistä.

62. Apetit Ruoka Oy on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi kulujen osalta 8.600 euroa ja palkkion osalta 7.300 euroa eli yhteensä 15.900 euroa, mikä kokonaismäärä kohdistuu puoliksi kummankin kantajan vaatimuksiin. Dennis Food Factory Oy ja Pizzeria Dennis Oy ovat kiistäneet vaatimuksen perusteeltaan, mutta määrän osalta niillä ei ole ollut huomauttamista.

63. Dennis Food Factory Oy:n uhkasakon asettamista koskeva vaatimus on hylätty ja hyvitys- sekä vahingonkorvausvaatimukset on hyväksytty vain osaksi. Dennis Food Factory Oy:lle tuomittava hyvitys on alle puolet ja vahingonkorvaus alle kuusi prosenttia vaadituista määristä. Lisäksi hyvitysvaatimuksen ja erityisesti vahingonkorvausvaatimuksen määrien perusteiksi esitetyt seikat ovat osaksi jääneet näyttämättä. Näiltä osin vaatimusten hyväksymättä jääneet osat eivät ole koskeneet ainoastaan harkinnanvaraisia seikkoja, joilla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään. Dennis Food Factory Oy:n kanteessa on kuitenkin ollut keskeisesti kysymys tavaramerkin loukkauksen vahvistamisesta ja tähän perustuvasta kiellosta. Loukkauksen vahvistamista koskeva vaatimus, joka on hyvitys- ja vahingonkorvausvelvollisuuden perusteena, on ratkaistu Dennis Food Factory Oy:n hyväksi. Kannevaatimusten osittainen täsmentäminen oikeudenkäynnin aikana ei ole merkinnyt sitä, että asianosaisille olisi tästä johtuen aiheutunut tarpeettomia kuluja. Edellä todetut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että on syytä velvoittaa Apetit Ruoka Oy korvaamaan osaksi Dennis Food Factory Oy:n oikeudenkäyntikulut. Apetit Ruoka Oy on siten velvoitettava korvaamaan Dennis Food Factory Oy:n oikeudenkäyntikulut 40.000 eurolla.

64. Apetit Ruoka Oy on voittanut asian Pizzeria Dennis Oy:n kanteen osalta. Pizzeria Dennis Oy:llä ei ole ollut huomauttamista Apetit Ruoka Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään. Pizzeria Dennis Oy on velvoitettava korvaamaan Apetit Ruoka Oy:n oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

a) vahvistaa, että Apetit Ruoka Oy on loukannut Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiä numero 212420 DENNIS PIZZA saattamalla vaihdantaan pakastepizzoja, joiden pakkauksissa käytetty Papa Dennis Rafkin -tunnus on sekoitettavissa Dennis Food Factory Oy:n tavaramerkkiin

b) kieltää Apetit Ruoka Oy:tä jatkamasta tai toistamasta edellä a) kohdassa todettua menettelyä

c) velvoittaa Apetit Ruoka Oy:n suorittamaan Dennis Food Factory Oy:lle tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella hyvityksenä 60.000 euroa ja korvauksena tavaramerkkioikeuden loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 20.000 euroa, molemmat määrät viivästyskorkoineen 30.3.2016 lukien korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti ja

d) velvoittaa Apetit Ruoka Oy:n korvaamaan Dennis Food Factory Oy:n oikeudenkäyntikulut 40.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Muilta osin Dennis Food Factory Oy:n vaatimukset hylätään.

Pizzeria Dennis Oy:n vaatimukset hylätään.

Markkinaoikeus velvoittaa Pizzeria Dennis Oy:n korvaamaan Apetit Ruoka Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.950 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 17.7.2017.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pertti Lenkkeri sekä asiantuntijajäsen Merja Karhapää.

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen

 
Julkaistu 24.5.2017