MAO:645/14

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.4.2012 (liitteenä)

Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hallvard Lerøy A/S on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja merkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröimiseksi luokaan 40.

Perusteet

Valittajan tavaramerkkihakemus on virheellisesti jätetty sillensä myös luokan 40 osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on 23.11.2011 antanut välipäätöksen, johon vastaamisen määräaikaa on valittajan pyynnöstä pidennetty 14.3.2012 saakka. Välipäätöksen mukaan merkki on sekoitettavissa aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin numero 483404 CATCH luokan 29 tavaroiden osalta. Välipäätöksen mukaan merkin rekisteröinnille ei ole ollut estettä luokassa 40.

Valittaja on 15.3.2012 antanut vastauksen, jossa se on rajannut luokan 29 hakemuksensa ulkopuolelle. Vaikka vastaus on annettu päivän myöhässä, on koko hakemuksen jättäminen sillensä hyvän hallintotavan vastaista, valittajaa kohtaan kohtuutonta ja tavaramerkkilakiin perustumatonta.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut ottaa vastaus vastaan, koska hakemusta saa täydentää niin kauan kunnes asia on ratkaistu. Uhka sillensäjättämisestä on tarkoitettu tehosteeksi vastauksen antamiseen, mutta ei edellytä, että Patentti- ja rekisterihallitus nimenomaan jättää hakemuksen asiallisesti ratkaisematta ja pakottaa hakijan tekemään uuden, maksullisen hakemuksen, kun vastaus joka tapauksessa annetaan. Hakijan ei ole ollut tarpeen kommentoida esteviittausta, kun se on jatkanut hakemusta ainoastaan sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita välipäätös ei ole lainkaan koskenut.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut antaa uusi välipäätös valittajan 15.3.2012 antaman vastauksen johdosta, koska sen alun perin asettama uhka oli kohtuuton. Kun esteeksi asetettu merkki esti rekisteröinnin vain osin, myös uhan olisi tullut olla osittainen, eli hakemus voidaan jättää sillensä, jollei puutetta (este luokassa 29) poisteta määräaikaan mennessä. Tällöin hakemus olisi tullut hyväksyä luokan 40 osalta ja jättää sillensä luokan 29 osalta. Tilanne vastaa kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa osittaiskieltäytymistä, jolloin rekisteröinti jää voimaan niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden kohdalta kieltäytymistä ei ole tehty, myös silloin kun hakija ei ole reagoinut kieltäytymisilmoitukseen millään tavalla. Koska kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa samojen periaatteiden mukaan kuin kansallinen rekisteröinti, ei kansallisen rekisteröinnin yhteydessä voida noudattaa ankarampaa tulkintaa suojan saamisen edellytyksistä.

Patentti- ja rekisterihallitus olisi voinut hylätä hakemuksen osittain, myös ilman valittajan antamaa vastausta. Erityisesti tilanteessa, jossa hakija on joka tapauksessa ennen asian ratkaisemista toimittanut vastauksen niiden palvelujen osalta, joita välipäätös ei ole koskenut, on hakijalle kohtuutonta, että hakemus kokonaisuudessaan jätetään sillensä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut asiassa ensimmäisen asiallisen välipäätöksen 3.8.2011. Hakemuksen käsittely on valittajan pyynnöstä keskeytetty odottamaan toista esteeksi asetettua merkkiä koskevan kumoamisprosessin loppuun saattamista. Tämän merkin jäätyä rekisteriin alkuperäisessä laajuudessaan Patentti- ja rekisterihallitus on 23.11.2011 antanut uuden välipäätöksen, jossa esteeksi asetetut merkit on toistettu. Valittaja on alkuperäisessä vastausmääräajassa pyytänyt lisäaikaa vastauksen antamiselle, ja uusi määräaika on päättynyt 14.3.2012. Valittajan 15.3.2012, eli myöhässä tulleessa vastauksessa hakemuksesta on poistettu luokka 29. Tämä supistus on otettu huomioon, koska supistus, kuten myös hakemuksen peruutus, on mahdollista tehdä koska tahansa niin kauan, kun hakemus on edelleen vireillä. Hakemus on 11.4.2012 jätetty sillensä tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin nojalla.

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin perusteella vastauksen antamatta jättäminen tai myöhässä vastaaminen johtaa siihen, että hakemus jätetään sillensä, mistä myös varoitetaan välipäätöksessä. Sillensäjättö koskee koko hakemusta ja seuraa siitä, ettei vastausta ole annettu määräajassa, eikä sen yhteydessä enää tutkita sitä, ovatko mahdolliset esteet edelleen olemassa. Tavaramerkkilain 19 §:n 2 momentti puolestaan koskee tilannetta, jossa vastaus on sinänsä annettu määräajassa, mutta hakemus ei vastauksen antamisen jälkeenkään ole kokonaisuudessaan hyväksyttävissä. Toisin kuin päätös sillensäjättämisestä, päätös hylkäämisestä on siten mahdollista tehdä myös osittain.

Nyt esillä olevassa asiassa Patentti- ja rekisterihallituksella ei voimassa olevan lainsäädännön perusteella ollut mahdollisuutta hylätä hakemusta osittain vaan ainoastaan jättää se kokonaisuudessaan sillensä. Koska hakemuksesta oli supistettu pois luokka 29, jota esteeksi asetetut merkit koskivat, olisi hakemuksen tarkoittama merkki tosiasiassa tullut rekisteröidä luokkaan 40, mikäli vastaus olisi annettu määräajassa.

Valittajan lausuma

Vastausta on pyydetty uhalla, että hakemus muutoin jätetään sillensä. Kyseinen uhka asetetaan tavanomaisesti sen varmistamiseksi, että hakemusasian käsittely voidaan tarvittaessa päättää ilman eri kuulemista, jos hakija ei mitenkään reagoi esitettyyn huomautukseen. Tavaramerkkilaissa ei kuitenkaan sanota, että hakemus on jätettävä sillensä.

Nyt esillä olevassa asiassa on selvää, että käsittelijä ei ollut ehtinyt tehdä sillensä jättämistä koskevaa päätöstä ennen vastauksen toimittamista Patentti- ja rekisterihallitukselle. Käsittelijällä on siis tässä tapauksessa ollut sillensä jättämistä koskevaa päätöstä tehdessään myös valittajan vastaus ja vastauksen johdosta mahdollisuus tehdä asiassa ratkaisu hakemuksen hyväksymisen ja hylkäämisen välillä.

Patenttilaki sisältää eräänlaisen armonaikaa koskevan määräyksen, jota vastaava määräys puuttuu tavaramerkkilaista. Kyseessä on kuitenkin saman viranomaisen toiminta hakemusasiassa. Sillensä jättämistä koskevan pakottavan määräyksen puuttuminen ja hyvän hallintotavan mukainen menettelytapavaatimus mahdollistavat sen, että hakemus olisi voitu sillensä jättämisen sijaan asiallisesti ratkaista.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko valittajan tavaramerkin rekisteröintihakemus voitu jättää kokonaisuudessaan sillensä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Asian tausta

Valittaja on 1.3.2011 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröintihakemuksen tavaramerkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröimiseksi luokkaa 29 kuuluville tavaroille ja luokkaan 40 kuuluville palveluille "kalan ja muun ruoan käsittely".

Patentti- ja rekisterihallitus on 11.5.2011 tehnyt välipäätöksen, jossa se on esittänyt seuraavat huomautukset:

"Ilmaus ’kalan ja muun ruoan käsittely’ luokassa 40 on liian epämääräinen, minkä vuoksi sitä tulee täsmentää luokkaan sopivalla tavalla, esim. kalan ja muun ruoan savustus, pakastus tai säilöntä.

Pyydämme toimittamaan uuden palveluluettelon luokasta 40."

Välipäätöksessä on todettu, että "hakijan on huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään yllä mainittuna määräpäivänä uhalla, että hakemus jätetään sillensä (tavaramerkkilaki 19 § 1 mom.)". Määräpäiväksi on ilmoitettu 6.7.2011.

Valittaja on 6.7.2011 täsmentänyt asiassa annetun välipäätöksen johdosta palveluluetteloa luokan 40 osalta seuraavanlaiseksi: "kalan ja muun ruoan savustus, pakastus tai säilöntä". Valittaja on myös ilmoittanut, että luokka 29 jää entiselleen.

Patentti- ja rekisterihallitus on 3.8.2011 tehnyt uuden välipäätöksen, jossa se on esittänyt huomautuksinaan, että haettu merkki on sekoitettavissa luokan 29 osalta kahteen eri yhteisön tavaramerkkiin (CATCH ja CATCH FRESH).

Valittaja on 27.9.2011 Patentti- ja rekisterihallitukselle antamassaan lausumassaan pyytänyt, että sen hakemus jätetään odottamaan, kunnes yhteisön tavaramerkkiä CATCH koskeva kumoamisprosessi on viety loppuun. Se on ilmoittanut ottavansa kantaa myös toiseen esteeksi asetettuun merkkiin (CATCH FRESH), kunhan edellä mainittu prosessi on loppunut.

Patentti- ja rekisterihallitus on 23.11.2011 tehnyt uuden välipäätöksen, jossa se on esittänyt huomautuksinaan, että haettu merkki on sekoitettavissa luokan 29 osalta kahteen eri yhteisön tavaramerkkiin. Patentti- ja rekisterihallitus on oheistanut välipäätökseensä kopion sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) päätöksestä, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkiä CATCH koskeva kumoamisprosessi on päättynyt ja merkin rekisteröinti on jäänyt voimaan alkuperäisessä laajuudessaan.

Tässäkin välipäätöksessä on todettu, että "hakijan on huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään yllä mainittuna määräpäivänä uhalla, että hakemus jätetään sillensä (tavaramerkkilaki 19 § 1 mom.)". Määräpäiväksi on ilmoitettu 18.1.2012.

Valittaja on 18.1.2012 hakenut määräajan pidennystä. Patentti- ja rekisterihallitus on 25.1.2012 tekemällään päätöksellä pidentänyt välipäätöksen vastausajan 14.3.2012 saakka.

Valittaja on 15.3.2012 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle tavara- ja palveluluettelon rajauksen poistamalla luokan 29. Rajauspyynnön mukaan hakemus on jäänyt voimaan luokan 40 palveluille "kalan ja muun ruoan savustus, pakastus tai säilöntä".

Patentti- ja rekisterihallitus on 11.4.2012 tehnyt päätöksen hakemuksen jättämisestä sillensä. Päätöksessä on viitattu 23.11.2011 tehtyyn välipäätökseen ja todettu, ettei hakija ole määräajassa antanut lausumaansa tai ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuksien korjaamiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen kyseisessä välipäätöksessä tekemien huomautusten johdosta. Päätöksessä on viitattu tavaramerkkilain 19 §:n 1 momenttiin.

Valittaja on 22.3.2012 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle uuden rekisteröintihakemuksen tavaramerkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröimiseksi luokkaa 29 kuuluville tavaroille ja luokkaan 40 kuuluville palveluille "kalan ja muun ruoan savustus, pakastus tai säilöntä". Patentti- ja rekisterihallitus on 25.4.2013 tekemällään päätöksellä hyväksynyt hakemuksen luokan 40 palvelujen osalta ja hylännyt sen luokan 29 osalta, koska merkki on sekoitettavissa edellä mainittuihin kahteen yhteisön tavaramerkkiin. Rekisteröinnin hylkäämistä koskevasta ratkaisusta tehty valitus on kirjattu markkinaoikeudessa diaarinumerolle 2013/399. Valitus on hylätty markkinaoikeuden tänään antamalla päätöksellä 644/14.

Arviointi

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, ettei se ole voinut hylätä valittajan hakemusta osittain vaan ainoastaan jättää koko hakemuksen sillensä.

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jollei hakija noudata, mitä hakemuksen tekemisestä on määrätty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, velvoitettakoon hakija määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu, uhalla että hakemus jätetään sillensä.

Tavaramerkkilain 17 a §:n ja 19 §:n 2 momentin perusteella hakemus voidaan hyväksyä myös osittain eli koskemaan vain osaa alkuperäisessä hakemuksessa tarkoitettuja luokkia taikka tavaroita tai palveluja. Viimeksi mainitut säännökset on säädetty lailla 56/2000, joka on tullut voimaan 1.3.2000.

Nyt esillä olevassa asiassa Patentti- ja rekisterihallitus on antanut kaikkiaan kolme erillistä välipäätöstä, joissa kaikissa on mainittu tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin uhka sillensäjättämisestä. Näistä ensimmäisessä on esitetty huomautukset luokan 40 osalta ja pyydetty toimittamaan uusi palveluluettelo. Valittaja on toimittanut määräajassa uuden palveluluettelon välipäätöksessä ehdotetun mukaisesti. Tätä seuraavissa välipäätöksissä ei ole enää esitetty lainkaan luokkaa 40 koskevia huomautuksia, vaan kaikki huomautukset ovat koskeneet luokkaa 29 ja sekoitettavuutta kahteen yhteisön tavaramerkkiin. Valittajaa on näissä kahdessa välipäätöksessä kehotettu antamaan huomautusten johdosta kirjallinen lausumansa niissä mainittuina määräpäivinä uhalla, että hakemus jätetään sillensä.

Patentti- ja rekisterihallitus on tarkoittanut 23.11.2011 tehdyllä ja Hallvard Lerøy A/S:lle osoitetulla välipäätöksellä lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle määrätyn uhan koskemaan paitsi luokkaa 29 myös luokkaa 40, jolta osin kahdessa jälkimmäisessä välipäätöksessä ei kuitenkaan ole enää esitetty huomautuksia ja jonka osalta valittaja oli jo toimittanut uuden palveluluettelon ensimmäisessä välipäätöksessä ehdotetun mukaisesti.

Sitä lainsäädännöllistä taustaa vasten, että tavaramerkkilain 17 a §:n ja 19 §:n 2 momentin mukaan hakemus voidaan hyväksyä osittain, välipäätöksen uhkaa koskevan virkkeen muotoilu "huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet" on kuitenkin siinä tapauksessa, että yhtiö mahdollisesti tyytyy merkkinsä rekisteröintiin vain luokassa 40 eli siltä osin kuin rekisteröinnille ei ole enää estettä, ymmärrettävissä myös siten, että välipäätöksessä asetettu uhka ei ole yhtiön kannalta merkityksellinen eikä sillä siten ole aihetta enää antaa lausumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Patentti- ja rekisterihallituksen viimeisellä välipäätöksellään määräämä uhka lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle on nyt käsillä olevassa tapauksessa ollut epäselvä.

Viimeisen välipäätöksen mainittu epäselvyys on johtanut siihen, että lausunnon antamisen tai puutteiden korjaamisen laiminlyönnin varalta asetetulle uhalle ei käsillä olevassa tapauksessa olisi voinut antaa merkitystä. Tästä syystä Hallvard Lerøy A/S:n Patentti- ja rekisterihallitukselle 15.3.2012 toimittama kirjelmä, jossa on rajattu tavara- ja palveluluetteloa nimenomaisesti poistamalla luokka 29, olisi tullut ottaa rekisteröinnin edellytyksiä harkittaessa huomioon.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 11.4.2012 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen T201100667 mukaisen tavaramerkin Catch (erityinen kirjoitusasu) rekisteröintiä varten luokassa 40.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Nina Korjus ja Sami Myöhänen.

PRH:n päätös

HUOMAA

päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta