MAO:79/15
PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 25.3.2013 (liitteenä)
Päätöksestä on valitettu Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta annetun lain 2 §:n nojalla asia on siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
ASIAN TAUSTA
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on ilmoittanut 24.6.2010 Patentti- ja rekisterihallitukselle, että kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti AQUALIZER numero 1040632 luokassa 11, jonka haltija on X Saksasta ja jonka rekisteröintipäivä on 23.4.2010, koskee Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohessa Suomea. Patentti- ja rekisterihallitus katsottuaan, ettei estettä merkin rekisteröinnille Suomeen ole, on kuuluttanut tästä rekisteröinnistä 30.9.2011.
Kuulutuksen johdosta Aqualisa Products Limited on 30.11.2011 Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemässään väitteessä vaatinut, ettei kansainvälinen rekisteröinti koske Suomea. Väitteentekijä on vedonnut kahden sille kuuluvan aikaisemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin perusteella sekoitettavuuteen.
Patentti- ja rekisterihallitus on 25.3.2013 antamallaan päätöksellä hylännyt väitteen kokonaisuudessaan, koska kansainvälisen rekisteröinnin ei voida kokonaisuutena arvioiden katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkeihin. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti AQUALIZER numero 1040632 koskee Suomea.
ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA
Valitus
Aqualisa Products Limited on vaatinut, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti AQUALIZER numero 1040632 koske Suomea johtuen sen sekoitettavuudesta valittajan yhteisön tavaramerkkeihin.
Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.
Valittajan lausuma
Valittaja on lausumassaan toistanut aiemmin esittämänsä käsityksen.
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
Asian arvioinnin lähtökohdat
Asiassa on kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.
Mainitun kysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisiä tavaramerkkilain 31 ja 56 f §:n säännöksiä on muutettu tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 1016/2010. Lainmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2011, ja niiden osalta ei ole siirtymäsäännöksiä. Mainittujen lainmuutosten voimaantulo on tapahtunut sen jälkeen, kun valituksenalainen tavaramerkki on rekisteröity WIPO:ssa 23.4.2010 ja rekisteröinnistä on ilmoitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle 24.6.2010 mutta ennen kuin rekisteröinnistä on kuulutettu 30.9.2011. Mainitut lainmuutokset ovat olleet tavaramerkin hakijan ja haltijan kannalta asiaa tarkasteltuna aikaisempia säännöksiä edullisempia, kun ne ovat lieventäneet asiamiesvaatimusta luopumalla siitä, että asiamiehen tulisi olla Suomessa asuva tai suomalainen yhteisö. Jo tästä syystä käsillä olevaa kysymystä on arvioitava 1.1.2011 voimaan tulleiden ja nykyisinkin voimassa olevien tavaramerkkilain 31 ja 56 f §:n perusteella.
Valituksenalainen päätös koskee tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymistä koskemaan Suomea. Tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä säädetään tavaramerkkilain 10 luvussa (lain 53–56 l §). Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 53 §:n 1 momentin perusteella WIPO:n kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14.4.1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27.6.1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Mainittu pöytäkirja on saatettu Suomessa voimaan 1.4.1996 lukien tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetulla asetuksella (SopS 180/1996).
Tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.
Tavaramerkkilain 56 l §:n 2 momentin (1715/1995) perusteella rekisteriviranomaisen päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea muutosta.
Mikäli hallintoviranomaisen tekemään päätökseen voi jokin taho hakea muutosta tuomioistuimessa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää tuomiovallan käyttöön kuuluvan, että toimivaltaisella tuomioistuimella on mahdollisuus valittamiseen oikeutetun vaatimuksesta vähintäänkin kumota oikeudenkäynnin kohteena olevan päätös.
Tavaramerkkilaki ei rajaa sitä, millaisen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan rekisteriviranomaisen päätöstä mahdollisesti rasittavan lainvastaisuuden johdosta päätös on väitteentekijän valituksesta kumottavissa. Näin ollen markkinaoikeus toimivaltaisena tuomioistuimena voi kumota käsillä olevan valituksenalaisen rekisteriviranomaisen päätöksen riippumatta siitä, onko päätös tavaramerkkilain vastainen aineellisten vai muodollisten seikkojen suhteen. Hallintoprosessissa tuomioistuin ei ole sidottu valittajan kumoamisvaatimuksensa tueksi esittämiin perusteisiin.
Markkinaoikeuden arviointi
Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan perusteella kansalliset virastot voivat kieltäytyä kansainvälisen rekisteröinnin antaman suojan ulottamisesta sopimusvaltioon vastaavilla perusteilla, jotka koskevat mainitulle virastolle suoraan tehtyjä hakemuksia. Näin ollen Madridin pöytäkirjan säännökset eivät aseta estettä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin kansallisen voimassaolon edellytys on asiamiehen ilmoittaminen, mikäli tällainen edellytys koskee kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä. Myös tavaramerkkilain 56 b §:n esitöissä (HE 135/1995 vp s. 17) on todettu, että kansallinen rekisteriviranomainen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä.
Tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.
Tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.
Niin edellä mainittu tavaramerkkilain 56 f § kuin myös tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentti koskevat tavaramerkin rekisteröintimenettelyyn liittyvää asiamiesedustusta. Sitä vastoin tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentti koskee muuta tavaramerkkiin liittyvää edustusta, tyypillisesti tarvetta saada rekisteröinnin haltijaan yhteys rekisteröityyn merkkiin liittyviä riitaisuuksia selviteltäessä. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Pykälän 5 momentin mukaan asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.
Tavaramerkkilain 31 §:n 3 momentin mukaan, jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.
Tavaramerkkilain 10 luvussa ei ole erityissäännöstä mistä johtuisi, etteikö tavaramerkkilain 31 §:n 2 ja 3 momentti soveltuisi samalla tavalla niin kansainvälisiin rekisteröinteihin kuin kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihinkin. Mainitun pykälän 2 momentin mukaisen lähinnä tavaramerkin haltijan mahdollisten vastapuolten intressissä säädetyn asiamiesedustuksen olemassaolon tarpeellisuus koskee samalla tavoin niin kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä kuin kansainvälisiä rekisteröintejäkin.
Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Edellä lausuttu huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se katsoessaan, että kansainvälinen rekisteröinti on saatettavissa voimaan Suomessa, ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija asettaisi asiamiehen edustamaan itseään. Näin ollen valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle sen selvittämiseksi, asettaako kansainvälisen rekisteröinnin AQUALIZER numero 1040632 haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.
Patentti- ja rekisterihallituksen on meneteltävä valtuutuksen selvittämisen suhteen soveltaen tavaramerkkilain 31 §:n 3 momenttia. Ellei haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee edellä selostettu tavaramerkkilain 56 e §:n säännös huomioon ottaen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.
Lopputulos
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.
Patentti- ja rekisterihallituksen on kansainvälisen toimiston välityksellä selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin AQUALIZER numero 1040632 haltijalta, asettaako mainittu haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. Selvityspyynnössä on myös ilmoitettava, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa, ellei mainittu haltija asetetussa määräajassa ilmoita asiamiestä.
Ellei mainittu haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Jussi Karttunen, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.
HUOMAA
Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 12.1.2016 taltionumero 51.
Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO:2016:1.