MAO:403/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 14.2.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

DNA Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 14.2.2014 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin TURVAPAKETTI rekisteröimiseksi.

Perusteet

Haettu merkki TURVAPAKETTI ei kuvaile luokkien 38 ja 42 palveluita. Kyseistä sanaa ei löydy suomen kielen sanakirjoista, eikä sitä käytetä turvallisuuteen liittyvien palveluiden yleisnimityksenä eikä muidenkaan hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden yleisnimityksenä. Kyseessä on siten erottamiskykyinen uudissana.

Luokkien 38 ja 42 nimikkeistä ei millään tavoin ilmene palveluiden turvallisuus tai turvattomuus. Kuvailevuutta arvioitaessa arvioinnin lähtökohtana tulee olla haetun merkin vertaaminen hakemuksen kohteena oleviin palveluihin, eikä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä esitetyllä tavalla kuvitteellisten palveluiden vertaaminen merkkiin.

Haettua merkkiä voidaan pitää suggestiivisena, sillä se antaa ainoastaan vihjeen tai viitteen tavarasta, palvelusta tai niiden ominaisuudesta. Suggestiiviset merkit on oikeuskäytännössä hyväksytty rekisteröitäviksi.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä omaksuttu näkemys on myös ristiriidassa Patentti- ja rekisterihallituksen aiemman rekisteröintikäytännön kanssa. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt muun ohella tavaramerkit Turvalaajakaista, Laajakaista Turva ja Nettiturva. Se, että kyseiset merkit on hyväksytty ja nyt haettua merkkiä ei, johtaa hallintolain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiseen samanlaisten tapausten kohteluun eri tavoin.

Joka tapauksessa esitetty käyttönäyttö osoittaa, että haettu merkki TURVAPAKETTI on saavuttanut erottamiskyvyn luokassa 38. Merkkiä on käytetty muodossa DNA Turvapaketti, mutta oikeuskäytännön mukaan merkki voi saavuttaa erottamiskyvyn myös tilanteessa, jossa sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Haettu merkki TURVAPAKETTI on ilman erottamiskykyä kaikkien luokkien 38 ja 42 palveluiden osalta. Kyseinen merkki ilmaisee näiden palvelujen lajia, laatua ja käyttötarkoitusta. Se ilmaisee, että kyseessä on turvallisuuteen liittyvästä palvelukokonaisuudesta. Luokan 38 palvelut sisältävät muun muassa turvalliset sähköpostipalvelut sekä datan-, äänen- ja kuvansiirtopalvelut. Luokka 42 sisältää muun muassa erilaiset turvatestauspalvelut, turvallisuutta koskevat tutkimukset, turvallisuuteen liittyvän teknisen neuvonnan ja tiedotuspalvelut, IT-asioihin liittyvät turvallisuuspalvelut, ohjelmistojen kehittämisen turvallisiin verkkotoimintoihin sekä turvapalvelujen tarjoamisen tietoverkkoja varten ja tietokoneisiin pääsyä varten. Haettu merkki on kokonaisuutena arvioiden kuvaileva hakemuksessa tarkoitetuille palveluille.

Valituksessa viitattu Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisempi rekisteröintikäytäntö ei ole rinnastettavissa kysymyksessä olevan asian kanssa.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole lausunnossaan ottanut lainkaan kantaa valituksessa esitettyihin seikkoihin.

Haetun merkin TURVAPAKETTI kattamat palvelut eivät ole tosiasiassa turvallisuuteen liittyviä.

Vaikka haetusta merkistä TURVAPAKETTI pystyisikin päättelemään, että merkin tarkoittamat palvelut ovat turvallisia, siitä ei pysty päättelemään, mitkä palvelut ovat kyseessä. Näin ollen merkki on korkeintaan suggestiivinen.

Haetun merkin käyttö luokan 38 palveluille on vahvistanut sen erottamiskykyä kyseisen luokan palveluiden osalta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kyse siitä, onko haettua merkkiä TURVAPAKETTI pidettävä erottamiskykyisenä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituille luokkien 38 ja 42 palveluille.

Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Asian arviointi

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.

Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava rekisteröintihakemuksessa ilmoitetun tavara- tai palveluluettelon perusteella. Sillä minkälaisen tavaran tai palvelun tarjoamisessa merkinhakija tosiasiallisesti käyttää tai aikoo käyttää merkkiä, ei ole tässä tilanteessa merkitystä erottamiskyvyn arvioinnissa.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on valittajan hakemuksen hylkäämistä perusteltu sillä, että luokan 38 palvelut käsittävät muun ohella turvalliset sähköpostipalvelut sekä datan-, äänen- ja kuvansiirtopalvelut ja että luokan 42 palvelut käsittävät muun ohella erilaiset turvatestauspalvelut, turvallisuutta koskevat tutkimukset, turvallisuuteen liittyvän teknisen neuvonnan ja tiedotuspalvelut, IT-asioihin liittyvät turvallisuuspalvelut, ohjelmistojen kehittämisen turvallisiin verkkotoimintoihin sekä turvapalvelujen tarjoamisen tietoverkkoja varten ja tietokoneisiin pääsyä varten.

Valittaja on markkinaoikeudessa tuonut esiin sen, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä esimerkkeinä mainitut palvelut eivät kuulu luokkien 38 ja 42 nimikkeisiin. Valittajan on katsottava esittäneen, että kyseiset valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitut palvelut eivät ole kysymyksessä olevan rekisteröintihakemuksen tekemispäivänä 7.6.2013 kuuluneet hakemuksen kattamien palvelujen joukkoon luokkien 38 ja 42 osalta siinä käytetyn ilmaisun "kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä esimerkkeinä mainitut palvelut eivät löydy Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) ylläpitämästä Nizzan sopimukseen perustuvasta Nizzan luokituksen versiosta, joka on ollut voimassa kysymyksessä olevan rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä 7.6.2013, luokkien 38 ja 42 osalta. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole myöskään perusteltu sitä, minkä vuoksi edellä todetusta huolimatta mainittujen palvelujen tulisi katsoa sisältyvän ilmaisun "kaikki muut palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa" piiriin luokkien 38 ja 42 osalta.

Viimeksi mainittuun liittyen markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitut palvelut sisältyvät sinänsä luokkiin 38 ja 42 niin sanotussa Nizzan luokituksen aakkosellisen luettelon puumallissa (niin sanottu TMClass taksonomia). Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole kuitenkaan mitenkään perusteltu sitä, millä perusteella tavaramerkin erottamiskykyä käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa voitaisiin arvioida edellä mainitussa puumallissa mainittujen palvelujen mukaisesti sen sijaan, että erottamiskykyä arvioitaisiin WIPOn ylläpitämässä Nizzan luokituksessa mainittujen palvelujen luettelojen mukaisesti.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että asia tulee palauttaa Patentti- ja rekisterihallituksen hakemuksen uudelleen käsittelemiseksi. Siinä tapauksessa, että Patentti- ja rekisterihallitus edelleen katsoo, että haettu merkki TURVAPAKETTI ei ole erottamiskykyinen kaikille tai joillekin palveluille, joille sitä on haettu, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee perustella päätöksensä ottaen huomioon, mitä edellä tässä päätöksessä on lausuttu.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole aihetta lausua muista valituksessa esitetyistä väitteistä.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 14.2.2014 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.