MAO:105/16

KANNE

Vaatimukset

Elisa Oyj ja Elisa Rahoitus Oy (jäljempänä yhdessä myös Elisa) ovat vaatineet, että markkinaoikeus

1. ensisijaisesti julistaa kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 256358 LOMPAKKO tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi;

2. toissijaisesti julistaa kansallisen tavaramerkkirekisteröinnin numero 256358 LOMPAKKO tavaramerkkilain 26 §:n nojalla menetetyksi;

3. velvoittaa CardPlus Oy:n korvaamaan Elisa Oyj:n ja Elisa Rahoitus Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa yhteensä 51.712,50 eurolla viivästyskorkoinen.

Perusteet

CardPlus Oy:lle rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO on ensisijaisesti julistettava tavaramerkkilain 25 §:n nojalla mitättömäksi, koska sanan "lompakko" on jo ennen mainitun tavaramerkin hakemispäivää 6.6.2012 katsottava vakiintuneen yleissanaksi, joka tarkoittaa muun ohella sähköisen rahan säilyttämiseen ja käyttämiseen tarkoitettua välinettä. Sana "lompakko" on näin ollen jo ennen kysymyksessä olevan tavaramerkin hakemispäivää ilmaissut kaikkien merkin rekisteröinnin kattamien tavaroiden ja palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta. Sillä seikalla, onko sana "lompakko" sanakirjassa määritelty sähköiseksi sovellukseksi ei sinänsä ole tältä osin olennaista merkitystä. Joka tapauksessa sähköisen lompakon käsite esiintyy ainakin Sanastokeskus TSK ry:n pankki- ja rahoitussanastossa. Lisäksi sanan "lompakko" suora englanninkielinen käännös "wallet" on määritelty lukuisissa sanakirjoissa muun ohella tietokoneohjelmaksi ja sovellukseksi, jota voidaan käyttää paitsi maksamiseen, myös esimerkiksi kanta-asiakaskorttien säilyttämiseen.

Mikäli tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO ei katsottaisi olleen erottamiskyvytön rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille jo hakemispäivänä, on se joka tapauksessa rekisteröinnin jälkeen menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista ja merkki on näin ollen tavaramerkkilain 26 §:n nojalla julistettava menetetyksi. Tavaramerkin kuvailevuutta tulee arvioida suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin.

Tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO kattaa luokassa 9 tavarat "Mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus, mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten" sekä luokassa 42 palvelut "Ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut; verkkosivujen ylläpito-, hallinnointi ja kehittämispalvelut; mobiililaitteille tarkoitettujen kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten tarkoitettujen ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut".

Termejä "sähköinen lompakko", "digitaalinen lompakko", "elektroninen lompakko", "virtuaalilompakko" ja "mobiililompakko" on jo ennen tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO hakemispäivää käytetty ja edelleen käytetään markkinoilla laajasti kuvaamaan sähköistä välinettä, johon voidaan tallettaa sähköistä rahaa ja myös kuvaamaan raha-asioihin, maksamiseen, maksutapahtumiin ja maksupalveluihin liittyviä tavaroita, laitteita, palveluja ja ohjelmistoja, jotka liittyvät fyysisiin tai virtuaalisiin asioihin ja tietoihin, joita ihmiset yleensä säilyttävät lompakoissa (kuten esimerkiksi raha, luottokortit, jäsenkortit ja salasanat).

Sähköinen lompakko tarkoittaa rahan lisäksi myös muiden maksamiseen kiinteästi liittyvien välineiden, kuten kanta-asiakas- ja jäsenkorttien tallennusalustaa. Mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten toimii sähköisenä lompakkona ja korvaa perinteisen lompakon mainitunlaisten korttien säilytyspaikkana mahdollistaen niiden sähköisen käytön. Sana "lompakko" kuvailee näin ollen suoraan ja välittömästi mobiililaitteille tarkoitettua tietokoneohjelmistosovellusta kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten.

Kun tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO on edellä esitetyin tavoin kuvaileva luokan 9 tavaroiden "mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten" osalta, on se kuvaileva myös laajemman tavararyhmän "mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus" osalta, johon edellä mainitut ohjelmistosovellukset lukeutuvat.

Tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO on kuvaileva ja näin ollen erottamiskyvytön myös sen luokassa 42 kattamien ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelujen osalta. Sana "lompakko" kuvailee edellä esitetyin tavoin kysymyksessä olevien palvelujen kohdetta. Palvelut liittyvät lisäksi suoraan kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten tarkoitettuun ohjelmistosovellukseen ottaen huomioon, että ohjelmistosovellukset ladataan tyypillisesti verkkosivujen kautta ja verkkosivujen ylläpito- ja muita vastaavia palveluja on siten pidettävä ohjelmistosovellusten käyttöä tukevina ja niihin suoraan liitännäisinä oheispalveluina.

Tavaramerkkiä numero 256358 LOMPAKKO on vastaavasti pidettävä kuvailevana myös kaikkien sen kattamien luokan 42 palvelujen osalta ottaen huomioon, että edellä mainitut "mobiililaitteille tarkoitettujen kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten tarkoitettujen ohjelmistosovellusten ylläpito- hallinnointi- ja kehittämispalvelut" sisältyvät laajemmassa palvelukuvauksessa "ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut" tarkoitettuihin palveluihin.

Tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO kattamien tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisön perehtyneisyyden taso on kohtuullisen tarkkaavaista ja huolellista keskivertokuluttajaa korkeampi. Näin ollen kohdeyleisö ymmärtää termin "lompakko" välittömästi kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluja kuvailevaksi ilmaisuksi. Rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut on suunnattu kuluttajille, mutta nämä eivät voi itse ladata kortteja sovellukseen, vaan niitä voidaan vastaanottaa sovellukseen ainoastaan, kun kortin liikkeellelaskija on lähettänyt kortin asiakkaalleen. Kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluja ei näin ollen voida ottaa käyttöön hetken mielijohteesta ja perehtymättä tuotteeseen huolellisesti. Kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen luonteesta johtuukin, että kohdeyleisö muodostuu sellaisista kuluttajista, joille sähköiset maksupalvelut ovat tuttuja.

Sana "lompakko" on lisäksi yleisesti käytetty termi Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tavaramerkkiluokitusta koskevassa terminologiassa. Palvelukuvaus "elektroniset lompakkopalvelut (maksupalvelut)" on virallinen kuvaus luokassa 36. Mainittu palvelukuvaus kuuluu taksonomiassa laajempien palveluryhmien "Rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvät palvelut ja pankkitoiminta" ja "Rahansiirrot ja rahoitustapahtumat ja maksupalvelut" alle.

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on Elisa Oyj:n merkkejä LOMPAKKO ja WALLET koskevien tavaramerkkihakemusten johdosta 20.4.2015 antamissaan välipäätöksissä sekä 6.11.2015 antamissaan päätöksissä todennut sanottujen merkkien olevan erottamiskyvyttömiä muun ohella maksamiseen liittyville tavaroille ja palveluille ja siten vailla erottamiskykyä luokissa 9, 36, 38 ja 42. Rekisteröinnit on 6.11.2015 annetuissa päätöksissä evätty muun ohella luokan 36 palveluiden "Rahatalousasiat; raha-asiat; luotto- ja maksukorttien myöntäminen" osalta. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) päätökset ovat yhdenmukaisia sen aikaisempaa, sanan "wallet" sisältäviä merkkejä (esimerkiksi merkit walletplus, iPAY WALLET, Cash Wallet ja MOBILE WALLET) koskevan tulkintalinjan kanssa.

Tavaramerkin LOMPAKKO erottamiskykyä arvioitaessa ei sinänsä ole merkitystä sillä, miten Elisa mahdollisesti käyttää sanaa "lompakko" markkinoinnissaan. Joka tapauksessa Elisa ei käytä sanaa "lompakko" markkinoinnissaan sellaisenaan tavaramerkkinä vaan se käyttää sanaa "lompakko" yleissanana yhdessä erottamiskykyisen tavaramerkkinsä Elisa kanssa. Elisan näin muodostettuja tuotenimiä ovat esimerkiksi Elisa Lompakko, Elisa Viihde, Elisa Kirja, Elisa Vahti Live, Elisa Perhe ja Elisa Mobiilivarmenne. Tuotenimissä on tyypillisesti kirjoitettu isolla kirjaimella myös palvelua kuvaava yleissana. Vastaavasti Elisalle rekisteröity tavaramerkki ELISA LOMPAKKO sisältää erottamiskykyisen tavaramerkin Elisa yhdistettynä kuvailevaan ja siten erottamiskyvyttömään sanaan "lompakko". Myös CardPlus Oy itse käyttää sanaa "lompakko" markkinoinnissaan kuvailevana yleissanana.

Elisa kärsii haittaa tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO rekisteröinnistä, koska CardPlus Oy on 29.5.2015 toimittanut markkinaoikeuteen sitä vastaan kohdistetun, sanottuun tavaramerkkiin perustuvan loukkauskanteen.

VASTAUS

Vaatimukset

CardPlus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa Elisa Oyj:n ja Elisa Rahoitus Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 39.451,32 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO on ollut rekisteröinnin hakemispäivänä ja on edelleen erottamiskykyinen kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille.

Mainitun tavaramerkin ja sen rekisteröinnin luokassa 9 kattamien tavaroiden eli mobiilisovellusten välillä ei ole sellaista riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä, jotta kohdeyleisö voisi heti ja ilman lisäpohdintoja ymmärtää sanan "lompakko" tarkoittavan mobiilisovellusta. Kohdeyleisön on tältä osin tehtävä niin sanottu ajatuksellinen "hypähdys" sanan varsinaisen sanakirjamerkityksen ulkopuolelle. Kysymyksessä on näin ollen vähintäänkin niin sanottu suggestiivinen ja siten erottamiskykyinen tavaramerkki.

Pelkästä sanasta "lompakko" muodostuvaa tavaramerkkiä on kysymyksessä oleviin tavaroihin ja palveluihin nähden arvioitava eri tavoin kuin esimerkiksi ilmaisuja "sähköinen lompakko", "digitaalinen lompakko" ja "elektroninen lompakko", jotka sisältävät kuvailevan lisämääreen.

Sanasta "lompakko" sellaisenaan muodostuva tavaramerkki on kysymyksessä oleviin tavaroihin nähden erotettu sanakirjamerkityksestään, joka tarkoittaa fyysistä lompakkoesinettä. Kysymyksessä on siten niin sanottu arbitraarinen tavaramerkki, tai vähintäänkin erottamiskykyisellä tavalla suggestiivinen tavaramerkki, jota on pidettävä erottamiskykyisenä.

Tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO ei miltään osin edes viittaa luokan 42 ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalveluihin ja kysymyksessä on siten tältä osin niin sanottu arbitraarinen ja siten erottamiskykyinen tavaramerkki.

Tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO ei ole myöskään rekisteröintinsä jälkeen menettänyt erottamiskykyään. CardPlus Oy on käyttänyt mainittua tavaramerkkiä tavaramerkinomaisella tavalla ja puuttunut kaikkiin havaitsemiinsa merkin loukkaustapauksiin. Sana "lompakko" sellaisenaan ei ole ajan kuluessakaan alkanut tarkoittaa "mobiililaitteille tarkoitettuja tietokoneohjelmistosovelluksia" tai "mobiililaitteille tarkoitettuja tietokoneohjelmistosovelluksia kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten".

Myös Elisa käyttää tunnusta "Lompakko" kirjoitettuna tavaramerkin- ja erisnimenomaisesti isolla alkukirjaimella. Elisa käyttää tuotteeseensa viitatessaan nimitystä "Lompakko-tili" ja sille on lisäksi rekisteröity tavaramerkki ELISA LOMPAKKO. Sanotut seikat osoittavat, ettei Elisa itsekään miellä sanaa "Lompakko" erottamiskyvyttömäksi, kysymyksessä olevaa toimintaa kuvailevaksi ilmaisuksi.

CardPlus Oy:n markkinointi, jossa se viittaa sanalla "lompakko" fyysiseen lompakkoesineeseen ei merkitse tavaramerkin LOMPAKKO kattamia tavaroita tai palveluja kuvailevaa käyttöä.

Välipäätöksellä, jonka Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) on antanut Elisan tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröintiä koskevan hakemuksen johdosta, ei ole tässä asiassa merkitystä. Rekisteröintiä on ensinnäkin haettu kansalliseen tavaramerkkiin numero 256358 LOMPAKKO nähden eri tavaroille ja palveluille eivätkä Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) lopullisetkaan päätökset ole Suomen viranomaisia tai tuomioistuimia sitovia. Patentti- ja rekisterihallitus on sitä vastoin tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO rekisteröidessään todennut sen olevan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille, mikä luo olettaman merkin erottamiskyvystä.

TODISTELU

Asiakirjatodisteet

Elisa Oyj ja Elisa Rahoitus Oy

1. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteristä koskien tavaramerkkiä numero 256358 LOMPAKKO
2. Otteita internetsivustoilta www.itviikko.fi, www.ficom.fi, elearn.ncp.fi, www.pokeritieto.fi, taloussanomat.fi ja digitoday.fi sekä otteet Pankki- ja rahoitussanastosta, Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisusta "Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle" (2006) ja Yrittäjä lehdestä ajalta ennen 6.6.2012
3. Otteita internetsivustoilta www.iab.fi, www.hkstrategies.fi, www.foodie.fi, www.netticasinosuomi.info, www.pivolompakko.fi ja www.finlandiahotels.fi 6.6.2012 jälkeiseltä ajalta
4. Ote CardPlus Oy:n internetsivuilta (LOMPAKKO® mobiilikorttisovellus)
5. Tuloste Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) luokitustietokannasta
6. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) välipäätös 20.4.2015
7. Otteita internetsivustoilta www.op.fi, nordkapp.fi, www.digitoday.fi, www.onlinecasinoarchives.fi, www.talouselama.fi, www.eurocard.fi, litecoin.org, www.nedit.org www.windowspuhelin.fi, www.valuuttakauppa.net, www.epressi.com ja mob-core.com sekä otteet Finanssivalvonnan luentomateriaalista (5.6.2013), Euroopan pankkiviranomaisen julkaisusta "Varoitus kuluttajille virtuaalivaluutoista" (12.12.2013) ja Suomen Pankin raportista "Maksamisen nykytila ja trendit" (28.4.2014) 6.6.2012 jälkeiseltä ajalta
8. CardPlus Oy:n markkinaoikeudessa vireillä olevassa asiassa diaarinumero 2015/352 tekemä haastehakemus 29.5.2015; Elisalle sanotussa asiassa osoitettu haasteen tiedoksianto ja vastauspyyntö
9. Sanakirjaotteita Internetistä
10. Tulosteita Internetistä
11. Otteita internetsivustoilta www.digitoday.fi, nds2.nokia.com, www.google.com, blockchain.info, puhelinvertailu.com, help.yahoo.com, dnstest.ficora.fi, www.dagmar.fi ja www.mobilepaymentstoday.com
12. Ote Elisan verkkosivuilta sisältäen Elisan palveluiden nimityksiä
13. Tulosteita Internetistä koskien digitaalisten palveluiden nimityksiä
14. Ote Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) verkkosivuilta
15. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotutkimusraportit koskien merkkejä SÄHKÖINEN LOMPAKKO ja ELEKTRONINEN LOMPAKKO
16. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) hylkäyspäätös 20.4.2015 koskien Elisan yhteisötavaramerkkihakemusta merkille WALLET
17. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) hylkäyspäätökset 6.11.2015 koskien Elisan hakemuksia merkeille LOMPAKKO ja WALLET sekä kolmannen osapuolen huomautukset merkin WALLET erottamiskyvyttömyydestä
18. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ja sen valituslautakunnan päätöksiä
19. CardPlus Oy:n lehtimainokset: Golflehti 11/2014 ja Hippos-lehti 7/2015

CardPlus Oy

1. Ote Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteristä koskien tavaramerkkiä numero 256358 LOMPAKKO
2. Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotutkimusasiakirja koskien tavaramerkkiä LOMPAKKO
3. Selvitystä Elisan LOMPAKKO -tunnuksen käyttötilanteista

Henkilötodistelu

Elisa Oyj ja Elisa Rahoitus

1. JP, tuotepäällikkö, Elisa Rahoitus Oy
2. KV, viestintäjohtaja, Elisa Oyj

CardPlus Oy

1. MS, CardPlus Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

1. CardPlus Oy:lle on 6.6.2012 päivätyn hakemuksen perusteella 15.8.2012 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO, joka kattaa luokassa 9 tavarat "Mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus, mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten" sekä luokassa 42 edellä mainittuihin tavaroihin liittyvät palvelut "Ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut; verkkosivujen ylläpito-, hallinnointi ja kehittämispalvelut; mobiililaitteille tarkoitettujen kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten tarkoitettujen ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut".

2. Asiassa on ensisijaisesti kysymys siitä, onko mainittu kansallinen tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO sitä rekisteröitäessä ollut edellä mainittuja tavaroita ja palveluja kuvaileva ja siten erottamiskyvytön. Toissijaisesti kysymys on siitä, onko mainittu merkki joka tapauksessa kanteen vireille panoon 10.6.2015 mennessä tullut sanottuihin tavaroihin ja palveluihin nähden kuvailevaksi ja näin ollen menettänyt erottamiskykynsä.

Oikeusohjeet

3. Tavaramerkkilain 25 §:n mukaan jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin mainittua lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu lain 8 tai 9 §:ssä mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

4. Tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. Pykälän 2 momentin mukaan jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

5. Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

6. Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on mainitun lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

7. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia ei saa rekisteröidä tai jos ne on rekisteröity, on ne julistettava mitättömiksi. Vastaavansisältöinen säännös sisältyy yhteisön tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan.

Tavaramerkin LOMPAKKO erottamiskyvyn arviointi

8. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkkiä on pidettävä kuvailevana mikäli merkin, ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten se on rekisteröity on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, kohta 40, joka on vahvistettu asiassa Streamserve v. SMHV, C-150/02 P, EU:C:2004:75 annetulla määräyksellä, ja tuomio Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, kohta 25).

9. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. tuomio SMHV v. Wrigley, C-191/01, EU:C:2003:579, 32 kohta).

10. Asiassa kysymyksessä oleva tavaramerkki koskee edellä esitetyn mukaisesti muun ohella luokassa 9 mobiililaitteisiin eli esimerkiksi matkapuhelimiin ladattavia ohjelmistosovelluksia, joiden lataaminen ja käyttäminen ovat jo useiden vuosien ajan liittyneet kiinteästi moniin kuluttajien tavanomaisiin ja arkipäiväisiin toimiin. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainittujen tavaroiden kohdeyleisö muodostuu niin mobiilisovellusten osalta yleisesti kuin myös erityisesti kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamiseen tarkoitettujen mobiilisovellusten osalta tavanomaisen tarkkaavaisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

11. Sanalla "lompakko" on perinteisesti ymmärretty ja edelleen ymmärretään tarkoitettavan ensisijaisesti fyysistä esinettä, jota käytetään muun ohella rahan ja maksukorttien, mutta myös muun ohella erilaisten jäsen- ja kanta-asiakaskorttien sekä etukuponkien säilyttämiseen.

12. Elisa on kuitenkin väittänyt, että sanalla "lompakko" on edellä mainitun merkityksen lisäksi merkin rekisteröintiajankohtaan mennessä tai joka tapauksessa viimeistään kanteen vireillepanoon 10.6.2015 mennessä ollut kohdeyleisön mielessä myös sähköiseen maksamiseen ja siten myös siihen liittyviä kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia sekä niitä koskevia palveluja kuvaileva merkitys.

13. Väitteensä tueksi Elisa on esittänyt asiakirjatodistelua siitä, kuinka sanaa "lompakko" on ennen tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröintiä käytetty sähköiseen maksamiseen ja kaupankäyntiin liittyvissä asiayhteyksissä (muun ohella Elisan asiakirjatodiste 2). Tältä osin on esitetty muun ohella ote Sanastokeskus TSK ry:n Pankki- ja rahoitussanastosta (18.6.2004), jossa sähköisen lompakon on todettu tarkoittavan muun ohella rahakorttia, mutta myös laajempia käsitteitä. Todisteeseen sisältyy myös useita internetistä tulostettuja otteita, kuten esimerkiksi It-viikko julkaisun artikkelit "Digitaalinen lompakko kehitteillä" (20.9.1999), "Visa viilaa digitaalista lompakkoa" (12.5.2011) ja "Androidin lompakko avautuu varkaalle" (10.2.2012) sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n internetsivustolla julkaistut "Sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt" (25.11.2002), joista viimeksi mainituissa on todettu muun ohella, että "Maksujärjestelmien ja päätelaitteiden kehittyessä yleistyvät myös muut tavat, kuten mobiilimaksaminen, digitaaliset lompakot ja sirukortteihin perustuvat järjestelmät". Todisteeseen sisältyy edelleen myös Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisema 27.11.2006 päivätty "Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle" -julkaisu sekä ote Yrittäjä-lehdestä (numero 4/2009), joissa on käytetty ilmaisua "sähköinen lompakko" tai "elektroninen lompakko" maksunsiirtoja käsittelevissä yhteyksissä.

14. Lisäksi ajalta ennen tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröintiä olevasta Elisan asiakirjatodisteeseen 11 sisältyvästä 12.3.2002 päivätystä digitoday-julkaisun otteesta ilmenee, että tuolloin lanseeratusssa Nokia 6310i -matkapuhelinmallissa on ollut lompakko-maksusovellukseksi kutsuttu mobiiliin ostosten tekoon ja maksamiseen tarkoitettu ominaisuus. Lisäksi Nokia 6220 -matkapuhelinmallissa on vuonna 2005 julkaistun käyttöohjeistuksen mukaan ollut Lompakko-toiminto. Kyseisessä käyttöohjeistuksessa on todettu muun ohella seuraavaa: "Lompakko-valikossa voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten luottokorttinumeroita ja osoitteita. Kun selaat verkkosivuja, voit helposti noutaa lompakkoon tallennettuja tietoja tietokenttien automaattista täyttämistä varten esimerkiksi tehdessäsi ostoksia" ja "Voit lisätä lompakkoon sisältöä ja muokata sitä Lompakko-valikossa. Jos haluat käyttää lompakkoa langattomassa palvelussa, avaa lompakko selaimessa."

15. Elisa on lisäksi esittänyt näyttöä sanan "lompakko" käytöstä tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröinnin jälkeiseltä ajalta (Elisan asiakirjatodiste 7). Tältä osin on esitetty muun ohella Finanssivalvonnan esitelmämateriaalia (5.6.2013), jossa otsikon "Maksamisen uudet tavat" alla on yhtenä aiheena todettu "sähköinen lompakko" sekä Suomen Pankin 28.4.2014 päivätty raportti "Maksamisen nykytila ja trendit", joka sisältää asiointitilannetta kuvaavassa kaaviossa maininnan "Lompakko (fyysinen tai digitaalinen)" ja tältä osin viittauksen muun ohella kanta-asiakaskortteihin. Mainittu asiakirjatodiste sisältää lisäksi otteen OP-finanssiryhmän henkilöasiakkaille suunnatuilta verkkosivuilta, jossa on mobiilimaksamiseen käytettävää sovellusta koskeva 27.11.2013 päivätty tiedote otsikolla "Joko sinulla on verkkopankki ja lompakko kännykässäsi?". Lisäksi kyseiseen todisteeseen sisältyy OP-ryhmän mobiililompakon lanseerausta koskevaa aineistoa verkkosivuilta, joissa todetaan muun ohella, että "Syksyllä 2013 lanseerattiin mobiililompakko, joka toimii käyttäjänsä älypuhelimessa raha-asioiden ymmärtämisen tukena ja auttaa hyödyntämään erilaisia etuja arjen ostoksissa" ja "Kilpailukenttä on mobiililompakoiden uutuudesta huolimatta jo monitahoinen". Elisan asiakirjatodiste 7 sisältää lisäksi otteita useilta internetsivustoilta, joissa on viitattu muun ohella "e-lompakkoon", "digitaaliseen lompakkoon", "virtuaalilompakkoon" "lompakkopalveluun" ja "digilompakkoon" mobiilimaksamista koskevissa yhteyksissä. Sanaa "lompakko" on käytetty myös sellaisenaan muun ohella internetvaluutan käyttämiseen ja säilyttämiseen liittyvässä yhteydessä sekä viitattaessa esimerkiksi pankki- ja luottokorttien, etusetelien ja tarkistuslippujen säilyttämiseen ja käyttämiseen liittyvään kolmannen osapuolen matkapuhelinsovellukseen.

16. Elisa on esittänyt lisäksi tulosteita internetistä ajalta helmikuu 2014–kesäkuu 2015 (Elisan asiakirjatodiste 3), jotka koskevat maksu- ja esimerkiksi kanta-asiakaskorttien tallentamiseen ja käyttämiseen tarkoitettuja sovelluksia. Otteissa on tältä osin käytetty ilmaisuja "lompakko siirtyy mobiiliin", "mobiililompakko", "digitaalinen lompakko", "digilompakko" ja "sähköinen lompakko".

17. Elisan asiakirjatodisteena 5 olevasta otteesta Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tavaramerkkiluokitustietokannasta käy ilmi lisäksi, että termi "elektroniset lompakkopalvelut (maksupalvelut)" on sekä Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston että Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä termi, joka tavaroita ja palveluja koskevassa taksonomiassa lukeutuu luokan 36 mukaisiin palveluihin "Rahatalouteen ja raha-asioihin liittyvät palvelut ja pankkitoiminta" ja edelleen palveluihin "Rahansiirrot ja rahoitustapahtumat ja maksupalvelut".

18. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä todetun mukaisesti merkin tarkoittamia tavaroita tai palveluja tai niiden ominaisuuksia kuvailevien tavaramerkkien rekisteröinnin estävillä säännöksillä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että sanotunlaisia merkkejä tai ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamaa ilmaisua tosiasiallisesti rekisteröinnin kattamien tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen. Merkkiä on siten pidettävä kuvailevana, jos kysymyksessä olevaa ilmaisua voidaan käyttää tällä tavoin (ks. esimerkiksi tuomio SMHV v. Wrigley, C-191/01, EU:C:2003:579, 31 ja 32 kohta).

19. Merkin toteaminen kuvailevaksi ja siten erottamiskyvyttömäksi ei edellä todetuin tavoin edellytä, että merkkiä tosiasiallisesti käytettäisiin kuvailemaan kysymyksessä olevia tavaroita tai palveluja. Arvioitaessa sitä, kuinka kohdeyleisö on tavaramerkin LOMPAKKO merkityksellisenä ajankohtana ymmärtänyt, on kuitenkin otettava huomioon muun ohella se, onko sanaa "lompakko" Elisan väittämin tavoin käytetty sähköiseen kaupankäyntiin liittyviä mobiilisovelluksia ja palveluja kuvailtaessa sekä muun ohella millä tavoin ja missä laajuudessa näin on tapahtunut.

20. Asiassa esitetystä näytöstä käy tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröintiä edeltävän ajan osalta ilmi ensinnäkin, että sähköiseen maksamiseen tarkoitettuja mobiilisovelluksia on ollut jossakin määrin saatavilla ainakin Suomen ulkopuolella ja mahdollisesti pienessä mittakaavassa myös Suomessa. Näytöstä on todettavissa lisäksi, että sanotunlaisia mobiilisovelluksia koskevaa keskustelua on muun ohella lehtikirjoittelun muodossa enenevässä määrin käyty myös Suomessa jo 2000-luvun alkupuolelta lukien.

21. Esitetystä näytöstä käy edelleen ilmi, että sanaa "lompakko" on lisämääreeseen, kuten esimerkiksi "sähköinen", "digitaalinen" tai "elektroninen" yhdistettynä, mutta myös sellaisenaan jo 2000-luvun alkupuolelta lukien käytetty maksamiseen tai kaupankäyntiin liittyviin tietokone- tai mobiilisovelluksiin viitattaessa. Asiassa esitetyn näytön perusteella käyttö on tapahtunut vielä tuolloin pääasiassa taloudesta tai mobiiliteknologiasta kiinnostuneille henkilöille suunnatussa keskustelussa. Edellä todetuin tavoin on lisäksi esimerkiksi eräissä Nokian 2000-luvun alkupuolen ja puolivälin matkapuhelinmalleissa tosin ollut lompakko-toiminto, mutta asiassa esitetyn selvityksen perusteella on kuitenkin jäänyt osoittamatta, kuinka laajan yleisön tietoisuuteen sanottu nimitys on tämän johdosta tullut.

22. Tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröinnin jälkeistä aikaa koskevilta osin voidaan edellä kuvatun näytön perusteella todeta, että viimeistään vuoden 2012 jälkeen mobiilimaksamiseen tarkoitettuja sovelluksia on ollut Suomessakin jo tarjolla useita (Elisan asiakirjatodiste 7) ja että sanotunlaisin tuotteisiin on esimerkiksi lehtikirjoittelussa mutta myös kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa viitattu muun ohella sanoilla "mobiililompakko", "e-lompakko", "digitaalinen lompakko" ja "digilompakko". Näytöstä (Elisan asiakirjatodiste 3) käy ilmi edelleen, että mainituilla ilmaisuilla viitatut mobiilisovellukset ovat voineet sisältää maksamisen lisäksi esimerkiksi erilaisten kanta-asiakasetujen keräämiseen liittyviä ominaisuuksia.

23. Markkinaoikeus toteaa, että ottaen huomioon sanan "lompakko" edellä kuvattu perinteinen merkitys, on kohdeyleisön ensinnäkin katsottava siihen viitattaessa välittömästi ymmärtävän, että kysymys on maksamiseen tai maksutapahtumaan liittyvistä tavaroista tai palveluista.

24. Siitä huolimatta, että sanaa "lompakko" on lisäksi jo ennen tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröintiä jossakin määrin käytetty lähinnä kysymyksessä oleviin mobiilisovelluksiin eritystä kiinnostusta omaaville henkilöille suunnatuissa artikkeleissa tai muissa julkaisuissa markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetystä näytöstä ole kuitenkaan pääteltävissä, että keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleisön edustaja olisi vielä tuolloin heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta ymmärtänyt sanalla "lompakko" kuvailtavan kysymyksessä olevia mobiilisovelluksia. Asiassa on siten jäänyt näyttämättä, että tavaramerkki LOMPAKKO olisi merkin rekisteröintiajankohtana ollut rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin nähden erottamiskyvytön.

25. Markkinaoikeus toteaa, että sanaa "lompakko" on asiassa esitetyn näytön perusteella kuitenkin käytetty tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröinnin jälkeen enenevässä määrin kuvailemaan erilaisia kaupankäyntiin tai maksamiseen liittyviä kuluttajille tarjottavia mobiilisovelluksia, joiden määrä on lisäksi muun sähköisen asioinnin ohella kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana.

26. Sanottu huomioon ottaen sanan "lompakko" merkityksen on viimeistään tavaramerkin "LOMPAKKO" rekisteröinnin jälkeen katsottava muuttuneen siten, ettei kohdeyleisö enää kanteen vireillepanohetkellä ole käsittänyt sanan "lompakko" merkitsevän yksinomaan fyysistä lompakkoesinettä. Sanan "lompakko" merkityksen voidaan sen sijaan katsoa laajentuneen koskemaan myös sellaisia tietokoneilla tai erilaisilla mobiililaitteilla käytettäviä ohjelmistotuotteita, niin sanottuja sovelluksia, joiden avulla kuluttajat voivat hallita ja käyttää muun ohella maksamiseen, kanta-asiakasetuihin tai esimerkiksi matkustamiseen liittyviä välineitä, palveluja tai asiakirjoja.

27. Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö on siten viimeistään kanteen vireillepanoajankohtana välittömästi ymmärtänyt, että sanalla "lompakko" on sen perinteisen fyysiseen esineeseen viittaavan merkityksen lisäksi myös sähköiseen osto- tai maksutapahtumaan liittyviä mobiilisovelluksia ja palveluja kuvaava merkityssisältö. Tämän on katsottava pitävän sisällään myös kanta-asiakas- ja jäsenkortteihin liittyvät sovellukset. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että siitä huolimatta, että sanaa "lompakko" sanotussa merkityksessään usein käytetään digitaalisuuteen tai elektronisuuteen viittaavan lisämääreen yhteydessä, voidaan sitä kuitenkin käyttää ja sillä siten on sanotunlaisia mobiilisovelluksia kuvaileva merkitys myös ilman niitä käytettynä.

28. Tavaramerkki LOMPAKKO on siten tullut kuvailevaksi sen rekisteröinnin luokassa 9 kattamiin tavaroihin "mobiililaitteille tarkoitettu tietokoneohjelmistosovellus kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten" nähden. Kun tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröinti kattaa luokassa 9 lisäksi tätä laajemman, mobiililaitteille tarkoitetut tietokoneohjelmistosovellukset yleisesti kattavan tavararyhmän, johon edellä mainitut kanta-asiakas- ja jäsenkortteihin liittyvät mobiilisovellukset sisältyvät, on tavaramerkkiä LOMPAKKO pidettävä kuvailevana kaikkien rekisteröinnin kattamien luokan 9 tavaroiden osalta.

29. Tavaramerkin LOMPAKKO luokassa 42 kattamat palvelut pitävät sisällään muun ohella "mobiililaitteille tarkoitettujen kanta-asiakas- ja jäsenkorttien lataamista varten tarkoitettujen ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut". Kohdeyleisön on sinänsä kysymyksessä olevien luokan 42 palvelujen osalta katsottava muodostuvan keskivertokuluttajaa asiantuntevammista ja tarkkaavaisemmista henkilöistä.

30. Tavaramerkki "LOMPAKKO" kuvailee edellä todetuin tavoin merkin luokassa 9 kattamia mobiilisovelluksia, jotka ovat kysymyksessä olevien luokan 42 palvelujen kohteena. Markkinaoikeus toteaa edelleen, että kysymyksessä ovat tältä osin mainittujen mobiilisovellusten tarjoamiseen suoraan ja kiinteästi liittyvät ja sen mahdollistavat palvelut ja katsoo, että tavaramerkkiä LOMPAKKO on näin ollen pidettävä kuvailevana myös sanottujen palvelujen osalta.

31. Kun tavaramerkin LOMPAKKO rekisteröinti kattaa luokassa 42 lisäksi edellä mainittua laajemman, ohjelmistosovellusten ylläpito-, hallinnointi- ja kehittämispalvelut yleisesti kattavan tavararyhmän, johon edellä mainitut palvelut sisältyvät, sekä niin ikään kysymyksessä olevien mobiilisovellusten tarjoamiseen läheisesti liittyvät verkkosivujen ylläpito-, hallinnointi ja kehittämispalvelut, on tavaramerkkiä LOMPAKKO pidettävä kuvailevana kaikkien rekisteröinnin kattamien luokan 42 palvelujen osalta.

Johtopäätös

32. Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki LOMPAKKO ei edellä todetuin tavoin ole merkin rekisteröintiajankohtana ollut rekisteröinnin kattamia tavaroita tai palveluja kuvaileva ja että vaatimus tavaramerkin LOMPAKKO mitättömäksi julistamisesta on siten hylättävä.

33. Markkinaoikeus katsoo, että 6.6.2012 päivätyn hakemuksen perusteella 15.8.2012 rekisteröity tavaramerkki numero 256358 LOMPAKKO on kuitenkin rekisteröinnin jälkeen menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO rekisteröinti on näin ollen tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin nojalla määrättävä menetetyksi.

Oikeudenkäyntikulut

34. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

35. Elisan kanne on hyväksytty toissijaisen kannevaatimuksen osalta. CardPlus Oy on siten hävinnyt asian ja se on näin ollen velvoitettava korvaamaan kaikki Elisan tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

36. Elisa on vaatinut, että CardPlus Oy velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 51.712,50 eurolla korkoineen. CardPlus Oy on kiistänyt Elisan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään siltä osin kuin se ylittää 40.000 euroa.

37. Elisalla on ollut asiassa todistustaakka ja sen kanteen ajamiseksi tarpeellisena pidettävän työmäärän voidaan katsoa käsillä olevassa asiassa olleen suurempi kuin siihen vastaamisen edellyttämän työmäärän. Asian laatuun ja laajuuteen sekä CardPlus Oy:n itsensä vastaajana asiassa esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrään nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Elisan oikeudenkäyntikuluja koskevaa vaatimusta ole pidettävä kohtuuttomana. CardPlus Oy on näin ollen velvoitettava korvaamaan Elisan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus määrää tavaramerkin numero 256358 LOMPAKKO rekisteröinnin menetetyksi.

Markkinaoikeus velvoittaa CardPlus Oy:n suorittamaan Elisa Oyj:lle ja Elisa Rahoitus Oy:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista 51.712,50 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.4.2016.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Sanna Holkeri.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.