MAO:141/16

ASIAN RIIDATON TAUSTA

Scanmodul Oy on rekisteröityjen tavaramerkkien rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 haltija.

Scanmodul Oy on nostanut markkinaoikeudessa (markkinaoikeuden asia 2014/617, jonka markkinaoikeus on ratkaissut 9.3.2016 antamallaan tuomiolla nro 142/16) Mikebon Oy:tä vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen tavaramerkkeihinsä rekisterinumerot 87737 ja 260148 perustettuna.

Tavaramerkki rekisterinumero 87737 on 13.11.1981 tehdystä hakemuksesta rekisteröity 5.1.1984. Tavaramerkin siirtoa Scanmodul Oy:lle on sittemmin haettu 18.6.2013 ja siirto on merkitty tavaramerkkirekisteriin 30.8.2013. Tavaramerkki on rekisteröity luokkiin 25 ja 35. Siihen sisältyy seuraava erottamislausuma: "Merkkiä ei käytetä muodossa punainen risti valkoisella pohjalla tai valkoinen risti punaisella pohjalla."

Tavaramerkki rekisterinumero 87737 kuvio

Tavaramerkki rekisterinumero 215968 on 5.2.1998 tehdystä hakemuksesta rekisteröity 15.11.1999. Tavaramerkin siirtoa Scanmodul Oy:lle on sittemmin haettu 18.6.2013 ja siirto on merkitty tavaramerkkirekisteriin 27.9.2013. Tavaramerkki on rekisteröity seuraaville tavaroille:
- luokassa 14 tavaroille: Kellot, korut, jalokivet, jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt, riipukset, neulat, soljet, mansetinnapit, solmiopidikkeet, avaimenpidikkeet ja -perät, pinssit, kynttilänjalat, kupit, mukit, astiat, tuopit, vadit;
- luokassa 21 tavaroille: Talousvälineet, keittiövälineet, talousastiat, lasitavarat, posliinitavarat, keramiikkatavarat; sekä
- luokassa 24 tavaroille: Kankaat, tekstiilitavarat, sängynpeitteet, pöytäliinat, vuodevaatteet, verhot.

Tavaramerkki rekisterinumero 215968 kuvio

Tavaramerkki rekisterinumero 260148 on Scanmodul Oy:n 29.10.2013 tekemästä hakemuksesta rekisteröity sille 31.12.2013. Tavaramerkki on rekisteröity seuraaville tavaroille:
- luokassa 16 tavaroille: Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperitavarat ja kirjoitustarvikkeet; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa;
- luokassa 18 tavaroille: Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot ja päivänvarjot; kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa; sekä
- luokassa 30 tavaroille: Kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; riisi; tapioka ja saago; jauhot ja viljavalmisteet; leipä, leivonnaiset ja makeiset; jäätelöt; sokeri, hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola; sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää; kaikki muut tavarat, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa.

Tavaramerkki rekisterinumero 260148 kuvio

KANNE

Vaatimukset

Mikebon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus julistaa Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 menetetyiksi tai mitättömiksi kokonaan sekä määrää ne poistettavaksi tavaramerkkirekisteristä. Toissijaisesti Mikebon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus julistaa Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 menetetyiksi osaksi, siltä osin kuin mainittuja tavaramerkkejä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana.

Lisäksi Mikebon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Scanmodul Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 30.007,11 eurolla viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Perusteet

Tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus

Mikebon Oy:llä on kanneoikeus asiassa eikä kannetta tule jättää tutkimatta osaksikaan.

Scanmodul Oy on nostanut Mikebon Oy:tä vastaan markkinaoikeudessa tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen (edellä mainittu markkinaoikeuden asia 2014/617), joka on perustettu tavaramerkkeihin rekisterinumerot 87737 ja 260148 kokonaisuudessaan.

Tavaramerkin rekisterinumero 215968 osalta Scanmodul Oy on puolestaan esittänyt Mikebon Oy:tä vastaan vaatimuksia kirjeissään 2.3.2007 ja 2.5.2014. Scanmodul Oy on kirjeissään vaatinut Mikebon Oy:tä poistamaan kaikki tuotteet, jotka on varustettu tunnuksella, joka muodostuu lipun ja sydämen yhdistelmästä, myyntipaikoistaan rajoittamatta vaatimustaan joihinkin tiettyihin tavaramerkkeihin tai tuoteryhmiin.

Lisäksi on oletettavaa, että Scanmodul Oy esittäisi jatkossa vaatimuksia Mikebon Oy:tä vastaan myös tavaramerkkiin rekisterinumero 215968 perustuen, jos Mikebon Oy laajentaisi painettujen tekstiilien tuottamista kyseisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin.

Mikebon Oy toimii laaja-alaisesti painettujen tekstiilien markkinoilla. Kysymyksessä on siten Mikebon Oy:n ja Scanmodul Oy:n toimialat huomioon ottaen niiden tunnusten välinen konflikti kaikkien kysymyksessä olevien kolmen Scanmodul Oy:n tavaramerkin osalta. Mikebon Oy kärsii haittaa siitä, että se ei voi rekisteröidä omaa tunnustaan. Mikäli Mikebon Oy yrittäisi rekisteröidä tunnuksensa tavaramerkkinä, olisi selvää, että Scanmodul Oy tulisi tekemään väitteen tätä vastaan. Mikebon Oy kärsii myös haittaa siitä, ettei se voi käyttää omaa tunnustaan toimialaansa kuuluvissa tuotteissa (kuten hupparit, lippalakit ja pipot, keittiöpyyhkeet, patakintaat, esiliinat ja tyynyliinat) ilman, että Scanmodul Oy todennäköisesti tulisi esittämään perusteettomia loukkausväitteitä.

Mikebon Oy kärsii näin ollen haittaa kaikkien kolmen kysymyksessä olevan Scanmodul Oy:n tavaramerkin rekisteröinneistä kaikilta osin. Mikebon Oy:n kanneoikeutta ei siten tule rajoittaa ainoastaan siihen, miltä osin Scanmodul Oy on esittänyt loukkausväitteitä edellä mainitussa markkinaoikeuden asiassa 2014/617.

Tavaramerkkien menetetyksi tai mitättömäksi julistaminen

Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n kolme tavaramerkkiä rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 tulee julistaa mitättömiksi tai menetetyiksi kokonaan sen perusteella, että ne on rekisteröity vastoin tavaramerkkilakia, sekä sen perusteella, että ne ovat menettäneet kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista ja ne ovat tulleet harhaanjohtaviksi.

Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 tulee lisäksi julistaa menetetyiksi kokonaan sen perusteella, että niitä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana. Toissijaisesti mainitut tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 tulee julistaa sanotulla perusteella menetetyiksi osaksi, tavaramerkki rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta muutoin paitsi T-paitojen ja tohveleiden osalta sekä tavaramerkki rekisterinumero 215968 luokan 24 tavaroiden osalta.

Tavaramerkkilain vastainen rekisteröinti

Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 on rekisteröity tavaramerkkilain vastaisesti.

Sydäntä on pidettävä sellaisena yksinkertaisena kuviona, joka ei ole erottamiskykyinen. Sydänkuvio voi sisältyä tavaramerkkiin, jossa on muita elementtejä, mutta näiden muiden elementtien tulee olla itsessään erottamiskykyisiä, jotta kokonaisuus olisi erottamiskykyinen.

Kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä on pidettävä myös kuvailevina, sillä niiden on katsottava tarkoittavan "rakastan Suomea". Erityisen kuvailevina mainittuja tavaramerkkejä on pidettävä, kun niitä käytetään yhdessä tekstin kanssa, kuten Scanmodul Oy on tehnyt T-paitojensa yhteydessä. Scanmodul Oy:n T-paitojen esitekuvissa tavaramerkkejä on käytetty yhdessä tekstin "Suomi Finland" tai tekstin "I <3Finland" kanssa, jolloin merkkiä on pidettävä erityisen kuvailevana viestiessään positiivista tunnetta Suomea kohtaan.

Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä ei olisi tullut rekisteröidä myöskään sen vuoksi, että sydämen ja tietyn maan lipun yhdistäminen kuvioksi välittää matkamuistomarkkinoilla käytettynä selkeän viestin positiivisista tunteista tiettyä paikkaa kohtaan ja tällaisen kuvion tulee olla vapaasti kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä.

Suomen lippua muistuttavan kuvion sisällyttäminen tavaramerkkiin on myös omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä.

Erottamiskyvyn menettäminen

Sydämen ja lipun yhdistäminen kuvioksi on tyypillistä turismiin liittyvien tavaroiden yksilöinnissä. Lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuva kuvio on ollut pitkään käytössä matkamuistomarkkinoilla kautta maailman. Tällaisia tuotteita tarjoavat lukuisat yritykset myös Suomessa ja niitä on tarjolla internetin kautta. Lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvaa kuviota käytetään myös muissa yhteyksissä. Kyseinen kuvio ei näin ollen täytä tavaramerkin erottamistehtävää. Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:lle rekisteröidyt tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 eivät siten pysty erottamaan yhtiön tuotteita muiden toimijoiden tuotteista.

Scanmodul Oy ei myöskään käytä lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvaa kuviota tuotteissaan tavaramerkkiensä mukaisesti, mikä osaltaan vaikuttaa erottamiskyvyn toteutumiseen. Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit eivät identifioi, että kyseessä ovat juuri Scanmodul Oy:n tavarat.

Tavaramerkinhaltijan on tavaramerkin vesittymisen estämiseksi valvottava ulkopuolisten tahojen harjoittamaa merkinkäyttöä ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin. Scanmodul Oy:n toimitusjohtaja TP oli yhteydessä Mikebon Oy:öön vuosina 2006 ja 2007, mutta ei Mikebon Oy:n vastauksen jälkeen ryhtynyt asiassa mihinkään toimiin. Lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuva kuvio onkin muuttunut markkinoilla yleisesti käytössä olevaksi tunnukseksi, sillä markkinoilla on paljon muitakin toimijoita, jotka käyttävät tuotteissaan lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvaa kuviota. Scanmodul Oy ei ole pyrkinyt reagoimaan muiden toimesta tapahtuneeseen samankaltaisen tunnuksen käyttämiseen. Tämä passiivisuus on johtanut kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien vesittymiseen, eli siihen, että ne ovat menettäneet erottamiskykynsä.

Mikebon Oy on aiemmin sitoutunut vain siihen, että se muuttaa aiemmin käyttämäänsä merkkiä. Esimerkiksi Mikebon Oy:n käyttämällä niin sanotulla hopeasydänkuviolla on nimenomaan pyritty erottautumaan kysymyksessä olevista Scanmodul Oy:n tavaramerkeistä. Hopeasydänkuviota on alettu käyttää vuonna 2007. Muita lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvia kuvioita on ollut joissain Mikebon Oy:n tuotteissa vuosina 2013–2014. Ne tuotiin markkinoille syystä, että muillakin kilpailijoilla oli vastaavia tuotteita. Nämä tuotteet on sittemmin kaikki myyty loppuun.

Harhaanjohtavaksi tuleminen

Lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuva kuvio tavaramerkkinä on omiaan johtamaan yleisöä matkamuistomarkkinoilla harhaan tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä. Scanmodul Oy on käyttänyt lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvaa kuviota kysymyksessä olevissa tavaramerkeissään muodossa, joka on luonut vaikutelman Suomen lipusta. Suomen lippua muistuttavan kuvion sisällyttäminen tavaramerkkiin on ollut omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä. Scanmodul Oy:n tuotteita ei Mikebon Oy:n käsityksen mukaan ole valmistettu Suomessa.

Tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 julistaminen menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella

Scanmodul Oy ei ole käyttänyt tavaramerkkejä rekisterinumerot 87737 ja 215968 viimeisten viiden vuoden aikana ennen kysymyksessä olevan kanteen vireilletuloa.

Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu viiden vuoden aika tulee laskea nimenomaan siitä, kun Mikebon Oy on saattanut tavaramerkkien menetetyiksi julistamista koskevan kanteensa vireille markkinaoikeudessa. Mikebon Oy:n haastehakemus on tullut vireille markkinaoikeudessa 17.10.2014. Relevanttina ajanjaksona tältä osin on siten pidettävä ajanjaksoa 17.10.2009–17.10.2014.

Mikebon Oy:n ja Scanmodul Oy:n välillä käydyllä edellä mainittua ajanjaksoa aikaisemmalla kirjeenvaihdolla ei näin ollen ole tässä suhteessa merkitystä. Mikebon Oy ei ole myöskään kirjeessään 18.12.2013 esittänyt vaatimusta Scanmodul Oy:n tavaramerkkien rekisteröinnin menetetyksi julistamisesta.

Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukainen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttöä tosiasiallisesti elinkeinotoiminnassa. Pelkkä markkinointimateriaalin olemassaolo ei osoita sanottua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä arvioitaessa ei tule ottaa huomioon sen näennäistä käyttöä. Myöskään muutamaa yksittäistä kauppaa ei ole pidettävä osoituksena tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Matkamuisto- ja lahjatavaramarkkinoilla vähäistä liikevaihtoa voidaan pitää osoituksena siitä, että tavaramerkin käyttö ei ole ollut tosiasiallista.

Tavaramerkkiä tulee käyttää nimenomaan niissä tavaroissa, joille tavaramerkki on rekisteröity. Mahdollisella muiden tavaroiden osalta tapahtuneella käytöllä ei ole tosiasiallisen käytön arvioinnin kannalta merkitystä.

Lisäksi tavaramerkin käytön tulee tapahtua nimenomaan tavaramerkkirekisteröinnin osoittamassa muodossa, jotta sillä olisi merkitystä tosiasiallista käyttöä arvioitaessa.

Edellä mainitussa suhteessa on otettava huomioon, että tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 ovat rekisteröity ääriviivattomina. Scanmodul Oy ei ole käyttänyt tavaramerkkejään niiden rekisteröinnin osoittamassa muodossa ja niissä tavaroissa, joille tavaramerkit on rekisteröity. Scanmodul Oy on käyttänyt ääriviivallista kuviota tavaroissa, joille on rekisteröity ääriviivaton kuviomerkki. Arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että tavaramerkkejä on käytetty yhdessä sanallisten tunnusten kanssa. Koska kyseessä on yksinkertainen merkki, sanallisten tunnusten lisääminen merkin yhteyteen on muuttanut siitä saatavaa kokonaisvaikutelmaa, esimerkiksi Scanmodul Oy:n T-paidoissa kuvio on ollut yhdistettynä tekstiin.

Tavaramerkin käyttö rekisteröinnin osoittamasta poikkeavassa muodossa on sallittua ainoastaan, mikäli se ei vaikuta merkin erottamiskykyyn ja kohdeyleisö mieltää merkin olevan edelleen samaa kaupallista alkuperää. Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit ovat heikosti erottamiskykyisiä merkkejä ja niiden vähäinenkin muuntelu heikentää erottamiskykyä entisestään. Esimerkiksi huovutetuissa kasseissa ja kukkaroissa käytetty merkki on eronnut niin selvästi ääriviivallisesta kuviomerkistä, että kohdeyleisö ei ole voinut mieltää, että kysymys olisi samaa kaupallista alkuperää olevista tavaroista.

Scanmodul Oy:n aputoiminimen Dahl-Designin kotisivuilla ei ainakaan 18.12.2013 ole käytetty kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä. Myyntiesitteiden pitämistä satunnaisesti internetsivuilla ei voida pitää tavaramerkin tosiasiallisena käyttönä. Scanmodul Oy:n tuotteita ei myöskään ole löytynyt internetistä tehdyillä hauilla, mitä on pidettävä osoituksena siitä, että niitä ei ole ollut markkinoilla.

Scanmodul Oy:n esittämät kirjalliset todisteet eivät osoita tavaramerkkien tosiasiasiallista käyttöä. Niistä voidaan päätellä, että kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden liikevaihto on ollut 3.000 euroa yli viiden vuoden ajanjakson aikana. Kyseisestä liikevaihdosta mikään osa ei ole kohdistunut T paitoihin. Scanmodul Oy:n esittämä näyttö ei osoita, että yhtään mainituilla tavaramerkeillä varustettua tuotetta olisi myyty sen toimesta 14.6.2013 jälkeen.

Scanmodul Oy:n kirjallisina todisteina esittämissä myyntiesitteissä 1/2009 ja 1/2013 kuvatut tuotteet ovat lähes identtisiä, mutta tuotevalikoima on supistunut selvästi vuodesta 2009 vuoteen 2013. Tätä on osaltaan pidettävä osoituksena siitä, että Scanmodul Oy:n markkinointi ei ole ollut todellista. T-paitojen kuvien olemassaolo pelkästään piirrettynä on pidettävä osoituksena siitä, että T-paitoja ei todellisuudessa ole ollut olemassa.

Mikäli katsottaisiin, että kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä rekisterinumerot 87737 ja 215968 on käytetty, niitä ei ole käytetty ainakaan kaikille niille tavaroille, joille kyseiset tavaramerkit on rekisteröity. Tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 rekisteröinnit tulee näin ollen toissijaisesti julistaa menetetyiksi niiden tavaroiden osalta, joiden osalta tavaramerkkejä ei ole käytetty. Tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 tulee siten julistaa menetetyiksi, tavaramerkki rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta muutoin paitsi T-paitojen ja tohveleiden osalta sekä tavaramerkki rekisterinumero 215968 luokan 24 tavaroiden osalta.

Scanmodul Oy ei ole edes väittänyt käyttäneensä tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta muutoin kuin T-paidoissa ja tohveleissa. Lisäksi Scanmodul Oy ei ole osoittanut käyttäneensä tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 lainkaan luokan 24 tavaroiden osalta.

VASTAUS

Vaatimukset

Scanmodul Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta siltä osin kuin Mikebon Oy on vaatinut tavaramerkkien menetetyksi tai mitättömäksi julistamista tavaramerkin rekisterinumero 215968 osalta kokonaisuudessaan, tavaramerkin rekisterinumero 87737 osalta lukuun ottamatta luokan 25 tavaranimikkeitä hupparit, T-paidat, lippalakit, pipot ja vauvojen potkupuvut sekä tavaramerkin numero 260148 osalta lukuun ottamatta luokan 18 tavaranimikettä kassit sekä hylkää kanteen muilta osin. Toissijaisesti Scanmodul Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen kokonaisuudessaan.

Lisäksi Scanmodul Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Mikebon Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 45.820,80 eurolla viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

Perusteet

Tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus

Mikebon Oy:llä ei ole katsottava olevan kanneoikeutta asiassa tavaramerkin rekisterinumero 215968 osalta lainkaan. Scanmodul Oy ei ole esittänyt Mikebon Oy:tä kohtaan vaatimuksia kyseiseen tavaramerkkiin perustuen, sillä Mikebon Oy ei ole myynyt mainitun tavaramerkin suoja-alaan kuuluvia tavaroita. Mikebon Oy ei ole osoittanut, miten se kärsisi haittaa kyseisen tavaramerkin rekisteröinnistä.

Mikebon Oy:llä ei ole katsottava olevan kanneoikeutta asiassa myöskään tavaramerkin rekisterinumero 87737 osalta, lukuun ottamatta luokan 25 tavaranimikkeitä hupparit, T-paidat, lippalakit, pipot ja vauvojen potkupuvut.

Edelleen Mikebon Oy:llä ei ole katsottava olevan kanneoikeutta asiassa myöskään tavaramerkin rekisterinumero 260148 osalta, lukuun ottamatta luokan 18 tavaranimikettä kassit.

Mikebon Oy ei ole yrittänyt suojata kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien kanssa identtisiä tai niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia. Mikebon Oy ei ole myöskään käyttänyt Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä tai niihin sekoitettavissa olevia tunnuksia muiden kuin edellä mainittujen tuotteiden yhteydessä.

Mikebon Oy:llä ei ole katsottava olevan kanneoikeutta muiden kuin edellä mainittujen tavaranimikkeiden osalta myöskään sillä perusteella, että kyseessä olisi Scanmodul Oy:n ja Mikebon Oy:n tunnusten välinen konflikti. Scanmodul Oy:n vaatimukset Mikebon Oy:tä kohtaan markkinaoikeudessa nostetussa tavaramerkin loukkausta koskevassa riidassa rajoittuvat yllä mainittuihin tavaranimikkeisiin.

Mikebon Oy:llä ei näin ollen ole oikeussuojan tarvetta eikä kanneoikeutta asiassa muutoin kuin yllä mainittujen tavaranimikkeiden osalta.

Tavaramerkkien menetetyksi tai mitättömäksi julistaminen

Tavaramerkkilain vastainen rekisteröinti

Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 on rekisteröity tavaramerkkilain mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitus on tutkinut tavaramerkkejä koskeneet rekisteröintihakemukset ja hyväksynyt tavaramerkit rekisteröitäviksi.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole esittänyt rekisteröintihakemuksia koskeneissa välipäätöksissään tavaramerkkien erottamiskykyyn liittyviä esteitä rekisteröinneille.

Kysymyksessä olevat tavaramerkit eivät rinnastu laatua ilmaiseviin sanoihin, eikä tavaramerkkien voida katsoa rinnastuvan niillä varustettujen tavaroiden tai palveluiden sanalliseen kehumiseen. Mitään kyseisiin tavaramerkkeihin liittyvää vapaanapidon tarvetta ei siten myöskään ole.

Kysymyksessä olevat tavaramerkit eivät myöskään sisällä Suomen valtion lippua. Tavaramerkit eivät ole identtisiä tai lähes identtisiä minkään muunkaan valtion lipun kanssa. Ne eivät näin ollen ole potentiaalisesti harhaanjohtavia tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä.

Erottamiskyvyn menettäminen

Kysymyksessä olevat lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvat Scanmodul Oy:n kuviotavaramerkit eivät merkitse tavaroiden tai palvelujen yleisnimitystä eli ne eivät ole vesittyneet. Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 eivät kuvaile niitä tavaroita, joille tavaramerkit on rekisteröity. Mikään ei osoita, että tavaramerkit olisivat vesittyneet. Kuviomerkin osalta vesittymisen arviointikriteerit ovat samat kuin sanamerkin osalta, mutta kynnys sille, että kuviomerkin katsotaan vesittyneen, on korkeampi kuin sanamerkkien osalta. Positiivinen mielikuva ei ole peruste sille, että tavaramerkki olisi vesittynyt.

Scanmodul Oy:n omistaja TP puuttui vuonna 2007 Mikebon Oy:n toimesta tapahtuneeseen Scanmodul Oy:n tavaramerkkien loukkaavaan käyttöön. Mikebon Oy antoi Scanmodul Oy:lle kirjallisen sitoumuksen, jossa se sitoutui muuttamaan luvatta käyttämäänsä kuviota. Scanmodul Oy havaitsi kuitenkin vuonna 2013, että Mikebon Oy oli tuonut uudestaan Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä loukkaavia tavaroita markkinoille. Lisäksi Scanmodul Oy ja kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien aiempi omistaja ovat puuttuneet muiden toimijoiden toimesta tapahtuneeseen tavaramerkkien käyttöön, eikä tavaramerkkien aiempi haltija tai Scanmodul Oy ole hyväksynyt hiljaisesti merkkien käyttöä identtisessä tai niihin sekoitettavissa olevassa muodossa.

Kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa relevanttina kohderyhmänä on pidettävä niin sanottuja premium-tuotteita ostavia suomalaisia kuluttajia, Suomessa vierailevia turisteja ja liikelahja-asiakkaina olevia yrityksiä.

Lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuvan kuvion käyttäminen ei ole yleistä turismiin liittyvien tavaroiden yhteydessä, sen sijaan yleensä käytetään joko punaisen sydämen ja tekstin yhdistelmää tai kokonaisen lipun ja tekstin yhdistelmää.

Myöskään Mikebon Oy:n esittämistä kirjallisista todisteista ei voida todeta, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit olisivat menettäneet erottamiskykynsä.

Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit ovat vahvasti erottamiskykyisiä merkkejä, vaikka niiden elementit erillisinä olisivat heikosti erottamiskykyisiä. Scanmodul Oy:n tavaramerkit eivät ilmaise tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa, eivätkä myöskään muodostu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta, koska lipun ja sydämen yhdistelmästä muodostuva kuvio ei ole luonteenomainen Suomessa myydyille matkamuistotuotteille.

Kysymyksessä olevilla Scanmodul Oy:n tavaramerkeillä varustetut tuotteet ovat yleisesti kalliimpia kuin tavanomaiset kulutustavarat. Tuotteita on myyty yrityslahjoiksi ja premium-matkamuistoiksi. Relevantin kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on niiden osalta korkea.

Harhaanjohtavaksi tuleminen

Kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 eivät ole olleet harhaanjohtavia eivätkä ole tulleet harhaanjohtaviksi. Scanmodul Oy:n tavaramerkkeihin ei sisälly tavaramerkkilain tarkoittamassa mielessä sellaisenaan minkään valtion lippua, joten ne eivät osoita tuotteiden maantieteellistä alkuperää.

Tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 julistaminen menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella

Scanmodul Oy ja kysymyksessä olevien tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 aiempi omistaja ovat käyttäneet tavaramerkkejä vuodesta 2008 yhtäjaksoisesti eli niitä on käytetty viimeisten viiden vuoden aikana tosiasiallisesti ja merkin kulloisenkin haltijan liiketoiminnan laajuuteen nähden riittävässä määrin. Tavaramerkillä varustettuja tavaroita on markkinoitu www.dahldesign.fi-sivustolla vuodesta 2007 alkaen. Tuotteiden myyntiesite on ollut kyseisillä sivuilla vuodesta 2009 ja sitä on myös jaettu asiakkaille sähköpostimarkkinoinnissa sekä käsikappaleena vähittäiskauppiaille ja yritysasiakkaille. Scanmodul Oy on aloittanut tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden markkinoinnin ja myynnin elokuussa 2013. Markkinointi on kohdennettu yhtiön asiakkaille, joita on ollut asiakasrekisterissä 800–900.

Tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 on käytetty paidoissa, T-paidoissa, päähineissä ja tohveleissa. Tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 on käytetty kalvosinnapeissa, koruissa, pinsseissä, rintamerkeissä, kukkaroissa, kasseissa, avaimenperissä, posliinitavaroissa, tyynynpäällisissä, lakanoissa ja tekstiilitavaroissa.

Tavaramerkkejä ei ole muutettu siten, että tällä muutoksella olisi ollut vaikutusta tavaramerkin erottamiskykyyn tai tavaramerkistä saatavaan vaikutelmaan. Tavaramerkit on rekisteröity mustavalkoisina, joten niiden rekisteröinti kattaa kaikki mahdolliset väriyhdistelmät. Reunaviivan käyttäminen merkissä on tarpeen silloin kun ilman sitä sydämen muoto ei erottuisi pohjasta. Reunaviivan käyttäminen tai sen käyttämättä jättäminen ei kuitenkaan ole muuttanut tavaramerkistä saatavaa vaikutelmaa. Tavaramerkkejä on käytetty niiden rekisteröintiä vastaavassa muodossa.

Kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkirekisteröintien kohteena on kuviomerkki ilman sanallisia elementtejä. Mikebon Oy:n väitteet merkkien yhteydessä mahdollisesti esiintyneistä sanallisista elementeistä eivät siten ole relevantteja. Mahdolliset sanalliset elementit merkkien yhteydessä eivät ole muuttaneet Scanmodul Oy:n tavaramerkkien luomaa vaikutelmaa. Merkkien aiempi haltija ja Scanmodul Oy ovat käyttäneet merkkejä markkinoilla niiden rekisteröintien mukaisella tavalla.

Vaikka katsottaisiin, että kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä rekisterinumerot 87737 ja 215968 ei ole käytetty niiden rekisteröidyssä muodossa, tällä ei ole merkitystä puheena olevan asian arviointiin, sillä käyttövelvollisuuden noudattamisen kannalta hyväksytään merkin käyttäminen sellaisessa muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta siten, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Merkin käyttäminen ääriviivallisena tai ääriviivattomana ei ole vaikuttanut sen erottamiskykyyn.

Kysymyksessä olevien tavaramerkkien aiempi haltija ja Scanmodul Oy ovat käyttäneet tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta vaatteissa, jalkineissa ja päähineissä. Kysymyksessä olevien tavaramerkkien aiempi haltija on käyttänyt tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 viimeisen viiden vuoden aikana luokan 24 tavaroiden osalta tekstiilitavaroissa ja vuodevaatteissa.

Mikäli Mikebon Oy:n kannevaatimus menestyisi siltä osin kuin kysymys on tavaramerkin rekisterinumero 87737 osittaisesta menetetyksi julistamisesta luokan 25 tavaroiden osalta, tulee tavaramerkin luokitukseen jättää mainitussa luokassa tavaranimikkeet: Tohvelit; paidat; päähineet ja T-paidat, joiden yhteydessä kyseistä tavaramerkkiä on käytetty.

Kuten edellä on selostettu, Mikebon Oy ei tarjoa lainkaan tavaroita luokan 24 tavaroiden osalta.

TODISTELU

Kirjalliset todisteet

Scanmodul Oy

1. Scanmodul Oy:n kieltokirje 9.12.2013
2. Valokuvia Mikebon Oy:n tuotteista (7 kpl) 16.4.2014 ja 4.6.2014
3. Ote Mikebon Oy:n myyntikuvastosta 2013
4. Ote Mikebon Oy:n myyntikuvastosta 2014
5. Valokuvia ja kuvakaappauksia Mikebon Oy:n markkinointimateriaalista sekä Facebook-sivulta, otteita myyntikuvastosta internetistä 1.7.2014
6. Scanmodul Oy:n myyntikuvasto 2013
7. Valokuvia Mikebon Oy:n liikkeen alennusmyynnistä 16.4.2014
8. Valokuvia ABC Lohja (23.6.2014) ja Kankurin Tupa Ky:n myymälä, Pohjoisesplanadi 1 (27.6.2014) Helsinki sekä valokuvien metatiedot
9. Valokuva Scanmodul Oy:n tuottamista T-paidoista
10. TP:n sähköpostiviesti 5.8.2009
11. Valokuva Forma-messuilta 23.–25.1.2009
12. Kirjeenvaihtoa ja lasku verkkotunnuksiin liittyen
13. Lippusydäntuotteita koskeva esite
14. Stockmann Oyj:n tilaus 28.5.2008
15. Mikebon Oy:n asiamiehen sähköpostiviesti 9.4.2007
16. Kuvakaappaukset www.heartoffinland.fi -sivulta 11.12.2014 ja 6.6.2010
17. Kuvakaappaus www.dahldesign.fi -sivulta 30.12.2011
18. Sähköpostiviesti 3.12.2013
19. Lippusydäntuotteiden markkinointia 9.2.2011, 26.10.2011 ja 29.11.2013
20. Lippusydäntavaramerkkien aiemman haltijan tuotekuvasto 2009
21. Laskuja vuosilta 2008–2010
22. Sähköpostikeskusteluja vuodelta 2009
23. Inventaariolista 30.9.2012
24. Tekniset kodinkoneliikkeen mainos Länsiväylä-lehdessä syyskuussa 2009, lippusydäntavaramerkkien aiemman haltijan kieltosähköposti 6.10.2009, Tekniset-kodinkoneliikkeen muutettu mainos Länsiväylä-lehdessä 17.10.2009
25. Lippusydäntavaramerkkien aiemman haltijan kieltokirje Kansalliselle Kokoomukselle ("Kokoomus") ja Kokoomuksen käyttämät merkit
26. Google hakutulokset "heartoffinland" ja "heart of finland"
27. Sähköpostikirjeenvaihtoa 5.4.2007–10.4.2007
28. Sähköpostikirjeenvaihtoa helmi-maaliskuu 2009
29. Scanmodul Oy:n asiamiehen kirje Mikebon Oy:lle 2.5.2014 (Mikebon Oy:n kirjallinen todiste 13)
30. Valokuvia Annensoppi Oy:n myymälästä Helsingin Fredrikinkadulla 3.9.2015
31. Valokuvia Tmi A:n myymälästä Helsingin ydinkeskustassa 2.9.2015
32. Valokuvia Helsingin kauppaatorin matkamuistomyyjien kojuista 2.9.2015
33. Valokuvia Villa House Oy:n myymälästä Helsingin ydinkeskustassa 2.9.2015
34. Valokuvia Tonttu Souvenirs -myymälästä Temppeliaukion kirkon läheltä 3.9.2015
35. Tilinpäätöstiedot Finable Oy, Oy Magentur Ab, Promotus Oy
36. www.dahldesign.fi -sivun sisältö 4.10.2007
37. Merkkien aiemman haltijan mukimallit

Mikebon Oy

1. Esimerkkikuvia markkinoilla olevista, muiden kuin Scanmodul Oy:n tai Mikebon Oy:n lippusydänkuvioisista tuotteista (myös 2014/808)
2. Kuva Mikebon Oy:n sinisissä vaatteissa käyttämästä lippusydänkuviosta
3. Kuvavertailu Scanmodul Oy:n ja Mikebon Oy:n lippusydänkuvioisista t-paidoista
4. Dahl-designin kotisivuilta 18.12.2013 tulostettu ote
5. AA B:n TP:n asiamiehenä Mikebon Oy:lle 2.3.2007 toimittama kirje sekä sen liitteet 7 ja 8
6. Esimerkkikuvia lippusydänkuviotuotteista internetissä (24 sivua)
7. Ote Iltalehden internetsivuilta
8. Ote Scanmodul Oy:n asiamiehen kirjeestä Mikebon Oy:lle 2.5.2014
9. Otteet Google-hausta hakusanoilla "Heart of Finland" ja "heart of finland collection"
10. Ote viestintäviraston internetsivujen verkkotunnushakupalvelusta heartoffinland.fi -verkkotunnuksen osalta
11. Ote Suomen Asiakastieto Oy:n tiedoista / Scanmodul Oy
12. Dahl-designin etusivu
13. Mikebon Oy:n myyntikuvasto 2013
14. Mikebon Oy:n myyntikuvasto 2014
15. Scanmodul Oy:n myyntikuvasto 2013
16. Lippusydäntavaramerkkien aiemman haltijan tuotekuvasto 2009
17. Mikebon Oy:n kirje Scanmodul Oy:lle 18.12.2013

Henkilötodistelu

Scanmodul Oy

1. TP, toimitusjohtaja, Scanmodul Oy
2. SP, hallituksen puheenjohtaja, Scanmodul Oy
3. RS, johtaja, Finnlines Oy
4. MV, toimitusjohtaja, Lumililja Oy
5. C, yrittäjä, toiminimi Muato

Mikebon Oy

1. EK, toimitusjohtaja, Mikebon Oy
2. TV, hallituksen puheenjohtaja Mikebon Oy
3. AF, hallituksen jäsen, Annensoppi Oy
4. IM, Happy Orange Oy
5. TH, Mikebon Oy

Muu oikeudenkäyntiaineisto

Scanmodul Oy

Katselmusesineitä 14 kappaletta:
1. Scanmodul Oy:n valmistamia ja myymiä t-paitoja (2 kpl)
2. Scanmodul Oy:n valmistamia ja myymiä tohveleita (2 kpl)
3. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä kassi
4. Scanmodul Oy:n valmistamia ja myymiä kukkaroita ja lompakoita (4 kpl)
5. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä tyynyliina
6. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä riipus
7. Scanmodul Oy:n valmistamat ja myymät kalvosinnapit (1 pari)
8. Scanmodul Oy:n valmistamat ja myymät kalvosinnapit (1 pari)
9. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä solmioneula
10. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä pinssi
11. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä pinssi
12. Scanmodul Oy:n valmistama ja myymä rintakoru
13. Scanmodul Oy:n valmistamia ja myymiä avaimenperiä
14. Scanmodul Oy:n kirjekuori

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Markkinaoikeus on pyytänyt oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:n perusteella lausunnon Patentti- ja rekisterihallitukselta. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut pyydetyn lausunnon 27.7.2015.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

1. Scanmodul Oy on vaatinut, että Mikebon Oy:n kanne jätetään kanneoikeuden puuttumisen johdosta tutkimatta siltä osin kuin Mikebon Oy on vaatinut tavaramerkkien menetetyksi tai mitättömäksi julistamista tavaramerkin rekisterinumero 215968 osalta kokonaisuudessaan, tavaramerkin rekisterinumero 87737 osalta muilta osin paitsi luokan 25 tavaranimikkeiden hupparit, T-paidat, lippalakit, pipot ja vauvojen potkupuvut osalta sekä tavaramerkin rekisterinumero 260148 osalta muilta osin paitsi luokan 18 tavaranimikkeen kassit osalta.

2. Mikebon Oy on vaatinut, että Scanmodul Oy:n vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä hylätään.

3. Tavaramerkkilain 27 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Pykälän 2 momentin mukaan kannetta, jota 1 momentissa tarkoitetaan, saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä.

4. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 128/1962 vp) ei ole tarkemmin esitetty, mitä edellä mainitulla tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa viitatulla haitalla tarkoitetaan. Oikeuskäytännössä on katsottu tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetun kanneoikeuden olevan olemassa muun ohella tilanteissa, joissa mitättömäksi tai menetetyksi vaadittu tavaramerkki on ollut toisen tavaramerkkihakemuksen esteenä tai joissa rekisteröidyn tavaramerkin perusteella on tehty vaatimuksia sitä kohtaan, joka vaatii tavaramerkin mitättömäksi tai menetetyksi julistamista.

5. Markkinaoikeus toteaa, että Scanmodul Oy on nostanut markkinaoikeudessa Mikebon Oy:tä vastaan tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen tavaramerkkeihinsä rekisterinumerot 87737 ja 260148 perustettuna. Ennen kanteen nostamista lähettämässään varoituskirjeessä Mikebon Oy:lle Scanmodul Oy on viitannut myös tavaramerkkiinsä rekisterinumero 215968.

6. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 ovat merkkeinä, tavaramerkkiin rekisterinumero 87737 liittyvää erottamislausumaa lukuun ottamatta, identtiset, minkä lisäksi myös tavaramerkkiä rekisterinumero 260148 on pidettävä hyvin samankaltaisena edellä mainittujen kahden tavaramerkin kanssa.

7. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Mikebon Oy:n on katsottava kärsivän tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla haittaa kaikkien kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 osalta kokonaisuudessaan.

8. Edellä esitetyillä perusteilla Scanmodul Oy:n vaatimus Mikebon Oy:n kanteen tutkimatta jättämisestä on hylättävä kokonaisuudessaan.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tausta

9. Scanmodul Oy:lle on Suomessa rekisteröity kuviotavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148:

Tavaramerkki rekisterinumero 87737 kuvio

Tavaramerkki rekisterinumero 215968 kuvio

Tavaramerkki reksiterinumero 260148 kuvio

Kysymyksenasettelu

10. Asiassa on kysymys siitä, tuleeko Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumero 87737, 215968 tai 260148 julistaa mitättömäksi tai menetetyksi Mikebon Oy:n kanteessaan esittämillä perusteilla.

Tavaramerkkien julistaminen mitättömäksi tai menetetyksi erottamiskyvyn puuttumisen tai sen menettämisen johdosta

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

11. Tavaramerkkilain 25 §:n mukaan, jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin mainittua lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu sanotun lain 8 tai 9 §:ssä mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.

12. Tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista.

13. Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

14. Asian arvioinnissa on otettava huomioon paitsi tavaramerkkilaki myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto; jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).

15. Kysymyksessä olevalta osin on erityisesti kiinnitettävä huomiota tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan sekä 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ei saa rekisteröidä tavaramerkkiä, jolta puuttuu erottuvuus. Edelleen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ei saa rekisteröidä yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa puolestaan säädetään, rajoittamatta mainitun artiklan 1 kohdan soveltamista, että tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.

16. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkiä, joka ei kykene täyttämään sen perustehtävää erottaa tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä, ei tule rekisteröidä. Tätä erottamiskykyä tulee arvioida ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille merkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ja toiseksi suhteessa relevantin kohdeyleisön käsitykseen merkistä.

17. Relevanttia kohdeyleisöä arvioitaessa on otettava huomioon, mille tavaroille ja palveluille merkin rekisteröintiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity.

18. Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä on katsottu, että merkit, jotka muodostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyrästä, viivasta, suorakulmiosta tai tavanomaisesta viisikulmiosta, eivät sellaisenaan ole lähtökohtaisesti kykeneviä täyttämään edellä mainittua perustehtävää (ks. esim. tuomio Vans v. SMHV, T-53/13, EU:T:2014:932, kohta 70).

19. Edelleen Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä on katsottu, että kahden osan, jotka eivät ole sellaisenaan erottamiskykyisiä, asettaminen rinnakkain ei voi muuttaa kohdeyleisön käsitystä kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta alun perin. Toisaalta arvioitaessa useasta osatekijästä koostuvan tavaramerkin (yhdistelmämerkin) erottamiskykyä tavaramerkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena (ks. esim. tuomio Louis Vuitton Malletier v. OHMI - Nanu-Nana () ja beige), T-359/12, EU:T:2015:215, kohdat 41 ja 44).

20. Korkein hallinto-oikeus on 13.8.2012 antamassaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2012:64 katsonut, että kaksoispisteestä ja kaarisulusta muodostettu hymiö :) ei täyttänyt tavaramerkin erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä eikä siten ollut rekisteröitävissä luokkien 9, 35 ja 48 tavaroiden ja palveluiden tunnusmerkiksi. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vaikka hymiö ei ollut "käännettävissä" yksiselitteiseksi sanalliseksi ilmaisuksi, se oli rinnastettavissa tietynlaisiin kuvaileviin laatua ilmaiseviin sanoihin, joiden ei katsottu olevan rekisteröitävissä tavaramerkeiksi, koska niiden tulee olla kaikkien elinkeinonharjoittajien vapaasti käytettävissä.

Asian arviointi

21. Mikebon Oy on puheena olevalta osin esittänyt, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 tulee julistaa mitättömiksi tai menetetyiksi sen perusteella, että ne ovat olleet erottamiskyvyttömiä tai ne ovat joka tapauksessa menettäneet erottamiskykynsä.

Kuvailevuudesta

22. Mikebon Oy on puheena olevalta osin ensinnäkin esittänyt, että Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 olisi pidettävä kuvailevina matkamuistomarkkinoilla myytäville tavaroille.

23. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin kuvailevuutta tulee arvioida suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity, ei suhteessa johonkin tiettyyn käyttötapaan, joka voi olla käytössä markkinoilla. Edellä mainitun valossa sille seikalle, että mainittuja tavaramerkkejä voidaan sinänsä käyttää myös matkamuistomarkkinoihin liittyvissä tavaroissa tai palveluissa, ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa niiden kuvailevuutta.

24. Ottaen huomioon ne asian riidaton tausta -jaksossa luetellut tavarat ja palvelut, joille kysymyksessä olevat tavaramerkit on rekisteröity, markkinaoikeus katsoo, että mainittujen tavaramerkkien mukaista kuviota, joka muodostuu sydämen sisällä olevasta rististä, ei ole pidettävä kuvailevana yhdellekään sanotulle tavaralle tai palvelulle.

Erottamiskyvystä muutoin

25. Mikebon Oy on puheena olevalta osin lisäksi esittänyt, että Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 olisi pidettävä muutoinkin erottamiskyvyttöminä. Mikebon Oy on tältä osin viitannut ensinnäkin siihen, että sydäntä ja lippua on pidettävä yksinkertaisina geometrisinä muotoina, jotka ovat vailla erottamiskykyä. Sydämestä ja lipusta muodostuva kuvioaihe on lisäksi yleisesti käytössä matkamuistomarkkinoilla. Vielä Mikebon Oy on viitannut siihen, että mainittu kuvio olisi verrattavissa hymiö-merkkiin ja että sen tulisi siten olla vapaasti kaikkien elinkeinonharjoittajien käytettävissä.

26. Kuten edellä on selostettu, yksinkertaisilta geometrisiltä kuvioilta sellaisenaan on katsottu lähtökohtaisesti puuttuvan erottamiskyky tavaramerkkinä. Edelleen on katsottu, että asetettaessa kaksi lähtökohtaisesti erottamiskyvytöntä elementtiä rinnakkain uuttakaan merkkiä ei lähtökohtaisesti ole pidettävä erottamiskykyisenä. Yhdistelmämerkin erottamiskykyä tulee kuitenkin tarkastella kussakin yksittäistapauksessa kokonaisuutena.

27. Markkinaoikeus toteaa, että kaikki kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumero 87737, 215968 ja 260148 muodostuvat edellä perustelukappaleessa 9 kuvatulla tavalla kuviosta, jossa sydämen sisään on sijoitettu risti. Niin perusmuotoisessa ristissä kuin sydämessä on katsottava olevan kyse edellä mainitun kaltaisista yksinkertaisista geometrisistä kuvioista, jotka ainakin lähtökohtaisesti ovat erottamiskyvyttömiä. Kuten edellä on todettu, kahdesta elementistä muodostuvan yhdistelmämerkin, jollaisina nyt kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä on pidettävä, erottamiskykyä tulee kuitenkin tarkastella aina kussakin yksittäistapauksessa kokonaisuutena.

28. Viimeksi mainitussa arvioinnissa on edellä selostetulla tavalla otettava huomioon, miten merkin relevantti kohdeyleisö ymmärtää sen. Relevanttia kohdeyleisöä arvioitaessa on puolestaan otettava huomioon, mille tavaroille ja palveluille merkin rekisteröintiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity.

29. Ottaen huomioon ne tavarat ja palvelut, joille kysymyksessä olevat tavaramerkit on rekisteröity, markkinaoikeus katsoo, että kaikkien mainittujen merkkien osalta niiden kohdeyleisönä on pidettävä tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia kuluttajia.

30. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa on kyse pohjimmiltaan oikeudellisesta arvioinnista. Erityisesti arvioitaessa kysymystä siitä, onko tavaramerkin katsottava sen rekisteröinnin jälkeen menettäneen erottamiskykynsä, on merkitystä annettavissa myös kohdeyleisön todellisille käsityksille.

31. Asiassa markkinaoikeudessa todistajana kuultu MV on kertonut ymmärtävänsä kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit lähinnä kuviona, eikä niinkään tavaramerkkinä. Asiassa markkinaoikeudessa todistajana kuultu IM on puolestaan kertonut näkemyksenään, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit eivät ole ilmaisseet valmistajaa, vaan ovat viitanneet siihen maahan, josta matkamuistotuote on hankittu. Molempien todistajien kertomukset ovat koskeneet ainoastaan sellaista kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien käyttöä, jossa risti on ollut sininen ja tausta valkoinen.

32. Toisaalta Scanmodul Oy:n taholta asiassa esitetyn valossa (Scanmodul Oy:n kirjalliset todisteet 6, 9 ja 11, Scanmodul Oy:n katselmusesineet sekä asiassa todistelutarkoituksessa kuullun TP:n kertomus) on todettavissa, että Scanmodul Oy on käyttäessään tavaramerkkejään varsin laajasti käyttänyt niiden yhteydessä tavaramerkkien rekisteröintiä osoittavaa ®-symbolia, minkä on katsottava osoittaneen ainakin tavanomaisesti valistuneelle sekä kohtuullisen tarkkaavaiselle ja huolelliselle kuluttajalle sitä, että kyse on ollut rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

33. Asiassa esitetyn valossa Scanmodul Oy:n on myös katsottava käyttäneen kysymyksessä olevien tavaramerkkien mukaisia tunnuksiaan samantapaisesti eri tuotteissa. Huovutetuissa tuotteissa mainittu tunnus on näyttäytynyt hieman erilaisena kuin muissa tavaroissa, mutta tämän on esitetty johtuneen itse kyseisten tuotteiden ominaislaadusta.

34. Kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien mukaista tunnusta ei myöskään voi rinnastaa korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2012:64 tarkoitetulla tavalla laatua ilmaisevaksi sanaksi eikä muuhunkaan sellaiseen ilmaisuun, jota tarkoitetaan tavaramerkkilain 13 §:ssä.

35. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä kokonaisuudessaan arvioitaessa merkkien kohdeyleisöön kuuluva tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kuluttaja kykenee kyseisten tavaramerkkien perusteella erottamaan Scanmodul Oy:n tavarat muiden tavaroista.

36. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit ovat sinänsä erottamiskykyisiä, mutta että niiden erottamiskykyä on pidettävä verraten heikkona ja niiden tuottaman suojan piiriä siten kapeana.

37. Mikebon Oy:n kanne tavaramerkkien julistamisesta mitättömäksi tai menetetyksi niiden erottamiskyvyn puuttumiseen tai sen menettämiseen perustettuna on siten hylättävä.

Tavaramerkkien julistaminen mitättömäksi tai menetetyksi harhaanjohtavuuden tai harhaanjohtavaksi tulemisen johdosta

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

38. Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

39. Tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

40. Tavaramerkkidirektiivin säännöksistä on kysymyksessä olevalta osin erityisesti kiinnitettävä huomiota puolestaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan sekä 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaan ei saa rekisteröidä tavaramerkkiä, joka on omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa puolestaan säädetään, rajoittamatta mainitun artiklan 1 kohdan soveltamista, että tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity.

Asian arviointi

41. Mikebon Oy on puheena olevalta osin esittänyt, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 tulee julistaa mitättömiksi tai menetetyiksi sen perusteella, että ne ovat olleet harhaanjohtavia tai ne ovat joka tapauksessa tulleet harhaanjohtaviksi. Mikebon Oy on esittänyt, että Scanmodul Oy:n käyttäessä tavaramerkkirekisteröintien mukaista kuviota tavaroissaan siten, että sydämen sisällä on sinivalkoinen risti, Scanmodul Oy:n tavaramerkit antaisivat kuvan siitä, että merkillä varustettu tavara olisi valmistettu Suomessa. Tavaramerkit näin sinivalkoisina käytettyinä olisivat harhaanjohtavia.

42. Asiassa todistajina markkinaoikeudessa kuullut RS ja MV ovat kertoneet näkemyksenään, että Suomen lipun taikka kysymyksessä olevien Scanmodul Oy:n tavaramerkkien käyttäminen muodossa, jossa risti on ollut sininen ja tausta valkoinen, matkamuistomarkkinoilla ei ole osoittanut valmistusmaata, vaan ainoastaan sen, että kyseinen tavara on hankittu Suomesta.

43. Asiassa esitetyn valossa (asianosaisena todistelutarkoituksessa kuullun EK:n ja todistajana kuullun AF:n kertomukset) on todettavissa, että sydämen muotoisen kuvion sisällä olevaa asianomaisen maan lippua muistuttavaa tunnusta käytetään varsin laajasti osoittamaan sitä, että tietty tavara on hankittu siitä maasta, johon sydämen sisällä olevan maan lipun väritys viittaa. Kyseisenlaista kuviota ei siten käytetä kuvaamaan sitä, missä maassa kyseinen tavara on valmistettu.

44. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käytettäessä kysymyksessä olevia Scanmodul Oy:n tavaramerkkejä muodossa, jossa sydämen sisällä on sininen risti valkoisella pohjalla, kohderyhmään kuuluvan tavallisen kuluttajan on voinut katsoa ymmärtävän mainitun tunnuksen viittaavan Suomen lippuun, mutta että tämä ei kuitenkaan ole luonut mielikuvaa siitä, että tunnuksella varustettu tavara olisi valmistettu Suomessa.

45. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit eivät ole olleet harhaanjohtavia niitä rekisteröitäessä eivätkä ne myöskään myöhemmin ole tulleet harhaanjohtaviksi.

46. Mikebon Oy:n kanne tavaramerkkien julistamisesta mitättömäksi tai menetetyksi niiden harhaanjohtavuuteen tai harhaanjohtavaksi tulemiseen perustettuna on siten hylättävä.

Tavaramerkkien julistaminen menetetyksi käyttämättömyyden perusteella

Sovellettavat säännökset ja oikeusohjeet

47. Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Tavaramerkin käyttö haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan toimesta tapahtuvaan tavaramerkin käyttöön. Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sellaista merkin käyttöä, joka on tapahtunut menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneiden kolmen kuukauden kuluessa, jos käytön valmistelut aloitetaan vasta, kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

48. Tavaramerkkilain 26 §:n 3 momentin mukaan, jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

49. Tavaramerkkilain 27 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan.

50. Nykyisin voimassa oleva tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentti on säädetty tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 1715/1995. Kyseisessä yhteydessä kyseiseen momenttiin lisättiin oikeustilan selkeyttämistarkoituksessa sen nykyinen 2 virkkeen säännös. Muilta osin 26 §:n 2 momentti samoin kuin mainitun pykälän 3 momentti perustuvat tavaramerkkilain muuttamisesta annettuun lakiin 39/1993. Viimeksi mainitun lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä laeiksi tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain 1 §:n muuttamisesta (HE 302/1992 vp) on mainitulta osin vain yleisesti lueteltu pykälään ehdotettavaksi suoritetut muutokset ja todettu tämän taustalla olleena syynä olleen tavoitteen säännösten saattamisesta vastaamaan tavaramerkkidirektiivin 12 ja 13 artiklan säännöksiä.

51. Tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.

52. Tavaramerkin käyttämistä koskevassa tavaramerkkidirektiivin 10 artiklassa säädetään muun ohella, että tavaramerkin käyttöä on myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen.

53. Tavaramerkkidirektiivin 13 artiklan mukaan, jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.

54. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 1 kohdan osalta, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän. Tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, kohta 43).

55. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edelleen katsottu, että ei ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on aina määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla (edellä mainittu tuomio Ansul, EU:C:2003:145, kohta 39).

56. Tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan osalta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että mainitun säännöksen tarkoituksena on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio Rintisch, C 553/11, EU:C:2012:671, kohta 21).

Asian arviointi

57. Mikebon Oy on puheena olevalta osin esittänyt, että Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 tulee julistaa kokonaisuudessaan menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella. Toissijaisesti Mikebon Oy on esittänyt, että edellä mainitut Scanmodul Oy:n tavaramerkit tulee julistaa menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella, tavaramerkki rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta muutoin kuin T-paitojen ja tohveleiden osalta sekä tavaramerkki rekisterinumero 215968 luokan 24 tavaroiden osalta. Mikebon Oy on esittänyt, että Scanmodul Oy ei ole käyttänyt edellä mainittuja tavaramerkkejään lainkaan viimeisten viiden vuoden aikana. Joka tapauksessa sanottu käyttö on ollut niin vähäistä, ettei sitä voida pitää tavaramerkin tosiasiallisena käyttönä. Mikebon Oy on vielä viitannut siihen, että sekin vähäinen käyttö, mitä Scanmodul Oy:llä on mahdollisesti ollut, on tapahtunut muussa muodossa kuin edellä mainittujen tavaramerkkien rekisteröidyssä muodossa.

58. Kuten edellä selostetusta tavaramerkkilain 27 §:n 1 momentista ilmenee, tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin merkin haltijaa vastaan nostettavasta kanteesta. Sanotun valossa markkinaoikeus katsoo, että lain 26 §:n 2 momentissa esiintyvän maininnan vaatimuksen tekemiseen on katsottava viittaavan nimenomaan tavaramerkin menettämistä koskevan kanteen nostamiseen.

59. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso on laskettava siitä ajankohdasta, kun kanne on nostettu markkinaoikeudessa 17.10.2014. Mainitun viiden vuoden ajanjakson käsillä olevassa asiassa muodostaa siten 17.10.2009–17.10.2014.

60. Sen osalta, onko Scanmodul Oy:n katsottava käyttäneen kysymyksessä olevia tavaramerkkejään tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, ratkaisevana edellä selostetut tavaramerkkidirektiivin säännökset huomioon ottaen on pidettävä sitä, voidaanko kyseisiä tavaramerkkejä katsoa käytetyn tosiasiallisesti.

61. Kuten edellä selostetusta tavaramerkkidirektiivin 10 artiklasta ilmenee, tavaramerkin käyttönä on pidettävä myös tavaramerkin käyttämistä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen.

62. Edellä mainittuun liittyen markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968, jotka koostuvat sydämen ja lipun yhdistelmästä muodostuvasta kuviosta, on sinänsä rekisteröity ilman ääriviivoja. Riippumatta siitä, onko mainitun kuvion ympärillä reunaviivaa vai ei, markkinaoikeus katsoo, että kuviosta saatava kokonaisvaikutelma pysyy siinä määrin samanlaisena, ettei sen ole katsottava vaikuttavan merkin erottamiskykyyn. Näin ollen arvioitaessa sitä, onko edellä mainittuja tavaramerkkejä katsottava käytetyn tosiasiallisesti, huomioon on otettava merkkien rekisteriin merkityn mukaisen kuvion käytön ohella myös mainitun kuvion käyttö ääriviivallisena niissä tuotteissa, joille tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 on rekisteröity.

63. Sanottuna näyttönä edellä todetulta ajanjaksolta Scanmodul Oy on katsottava esittäneen asiassa:
- vuodelta 2013 olevan myyntikuvaston (Scanmodul Oy:n kirjallinen todiste 6), jossa kuviota on käytetty kullatun pinssin, T-paidan, kukkaron ja kassin yhteydessä;
- T-paitoja esittävän kuvan (Scanmodul Oy:n kirjallinen todiste 9), jonka asiassa todistajana kuullun C:n kertomuksen perusteella voidaan päätellä otetun viimeisten viiden vuoden aikana ennen käsillä olevan kanteen nostamista;
- vuodelta 2009 olevan tuotekuvaston (Scanmodul Oy:n kirjallinen todiste 20), jossa kuviota on käytetty kukkaron, tohvelien, avaimenperän, kassin, tyynynpäällisen, T-paidan, kullatun pinssin, kalvosinnappien, solmionpidikkeen sekä riipuksen ja rintamerkin yhteydessä ja jota kuvastoa on asiassa kuultujen SP:n, TP:n ja C:n kertomusten perusteella katsottava jaetun viimeisten viiden vuoden aikana ennen käsillä olevan kanteen nostamista asiakkaille sekä olleen myös saatavilla internetissä sivustoilla www.dahldesign.fi ja www.heartoffinland.fi; sekä
- Scanmodul Oy:n katselmusesineet 1–14, joista ainakin T-paitoja, huopakukkaroita ja pinssejä on ollut asiassa todistajana kuultujen MV:n ja RS:n kertomusten perusteella katsottava olleen myynnissä viimeisten viiden vuoden aikana ennen käsillä olevan kanteen nostamista.

64. Edellä kuvattua Scanmodul Oy:n asiassa esittämää näyttöä kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 on käytetty luokan 25 tavaroiden osalta tavaroissa T-paidat ja tohvelit sekä tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 luokan 14 tavaroiden osalta tavaroissa jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt solmionpidikkeet, riipukset ja pinssit viimeisten viiden vuoden aikana ennen käsillä olevan kanteen nostamista tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

65. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että Mikebon Oy:n ensisijainen vaatimus tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 julistamisesta menetetyksi kokonaan käyttämättömyyden perustella on hylättävä.

66. Kuten edellä on selostettu, Mikebon Oy on toissijaisesti vaatinut, että kysymyksessä olevat Scanmodul Oy:n tavaramerkit rekisterinumerot 87737 ja 215968 tulee julistaa menetetyiksi käyttämättömyyden perusteella, tavaramerkki rekisterinumero 87737 luokan 25 tavaroiden osalta muutoin kuin T-paitojen ja tohveleiden osalta sekä tavaramerkki rekisterinumero 215968 luokan 24 tavaroiden osalta.

67. Viitaten edellä perustelukappaleessa 64 todettuun Scanmodul Oy:n asiassa esittämää näyttöä kokonaisuutena arvioituna kysymyksessä olevaa Scanmodul Oy:n tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 on mainitulta osin katsottava käytetyn viimeisten viiden vuoden aikana ennen kanteen nostamista tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luokan 25 tavaroiden osalta ainoastaan tavaroissa T paidat ja tohvelit. Sen sijaan muiden luokan 25 tavaroiden osalta asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Vastaavasti asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luokan 24 tavaroiden osalta.

68. Kuten edellä on selostettu, tavaramerkkilain 26 §:n 3 momentin mukaan, jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta.

69. Tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 on haettu vuonna 1981, jolloin voimassa on ollut Nizzan luokituksen kolmas painos vuodelta 1980. Kyseisen luokituksen mukaan tavaraluokka 25 on käsittänyt vaatteet, mukaan lukien saappaat, kengät ja tohvelit.

70. Markkinaoikeus toteaa, että mahdollisen osittaisen menetetyksi julistamisen tilanteiden osalta Mikebon Oy on lähtenyt siitä, että tavaramerkki rekisterinumero 87737 tulee julistaa menetetyksi, siltä osin kuin mainittua tavaramerkkiä ei katsota käytetyn viimeisten viiden vuoden aikana. Scanmodul Oy on puolestaan lähtenyt siitä, että tavaramerkki tulee jättää voimaan koko tavaraluokan osalta, mikäli näyttöä käyttämisestä voidaan esittää edes joidenkin tavaroiden osalta. Asianosaiset eivät siten ole esittäneet, että edellä mainittua tavaramerkkiä tulisi mahdollisen osittaisen menetetyksi julistamisen tilanteissa jättää voimaan esimerkiksi tietyn yhtenäisen alaryhmän osalta.

71. Edellä todetulla tavalla Scanmodul Oy:n tavaramerkkiä rekisterinumero 87737 on kysymyksessä olevalta osin katsottava käytetyn viimeisten viiden vuoden aikana ennen kanteen nostamista tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla luokan 25 tavaroiden osalta ainoastaan tavaroissa T-paidat ja tohvelit.

72. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Scanmodul Oy:n tavaramerkki rekisterinumero 87737 on julistettava menetetyksi käyttämättömyyden perusteella tavaramerkkilain 26 §:n 2 ja 3 momentin nojalla luokan 25 tavaroiden osalta muilta osin kuin tavarat T-paidat ja tohvelit.

73. Edellä perustelukappaleessa 67 todetulla tavalla asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että tavaramerkkiä rekisterinumero 215968 olisi käytetty tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainkaan luokan 24 tavaroiden osalta. Tavaramerkki rekisterinumero 215968 tulee näin ollen julistaa menetetyksi käyttämättömyyden perusteella luokan 24 tavaroiden osalta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

74. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

75. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

76. Markkinaoikeus toteaa, että Mikebon Oy:n kannevaatimus Scanmodul Oy:n kolmen tavaramerkin rekisterinumerot 87737, 215968 ja 260148 julistamisesta mitättömiksi tai menetetyiksi hyväksytään ainoastaan tavaramerkkien rekisterinumerot 87737 ja 215968 osalta ja viimeksi mainittujenkin osalta ainoastaan osaksi. Toisaalta Scanmodul Oy:n vaatimus kanteen jättämisestä tutkimatta hylätään.

77. Sanotun johdosta, edellä selostettu oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:stä ilmenevä oikeusohje huomioon ottaen, markkinaoikeus katsoo, että asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Scanmodul Oy:n vaatimuksen kanteen tutkimatta jättämisestä.

Markkinaoikeus julistaa Scanmodul Oy:n tavaramerkin rekisterinumero 87737 menetetyksi luokan 25 tavaroiden osalta muilta osin kuin tavaroiden T-paidat ja tohvelit osalta.

Markkinaoikeus julistaa Scanmodul Oy:n tavaramerkin rekisterinumero 215968 menetetyksi luokan 24 tavaroiden osalta.

Markkinaoikeus hylkää Mikebon Oy:n kanteen muilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Scanmodul Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 9.5.2015.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Teija Kotro.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.