MAO:171/16

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 14.4.2015 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Euroopan patenttivirasto on 23.4.2014 myöntänyt Saint-Gobain Abrasives, Inc:lle ja Saint-Gobain Abrasifsille (jäljempänä yhteisesti myös Saint-Gobain) eurooppapatentin numero EP 2436747. Kyseinen eurooppapatentti on siten tullut saattaa voimaan Suomessa 23.7.2014 mennessä.

Kysymyksessä olevaa eurooppapatenttia ei ole saatettu voimaan Suomessa edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Saint-Gobain on 18.9.2014 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen siitä, että eurooppapatentin numero EP 2436747 vaatimusten suomenkielisen käännöksen toimittamisen ja julkaisumaksun suorittamisen katsottaisiin tehdyn määräaikaan 23.7.2014 mennessä.

Patentti- ja rekisterihallitus on 14.4.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt Saint-Gobainin tekemän patenttilain 71 a §:n mukaisen esityksen.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Saint-Gobain Abrasives Inc. ja Saint-Gobain Abrasifs ovat yhteisesti vaatineet että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja että niiden patenttilain 71 a §:n mukainen esitys hyväksytään.

Perusteet

Valittajat ovat toimineet patenttilain 71 a §:ssä tarkoitetulla tavalla niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet patenttilain 70 h §:n mukaisen määräajan noudattamisessa.

Kyseessä on ollut yksittäinen virhe muuten hyvin toimivassa prosessissa. Selkeitä ja toimivia ohjeita on ollut olemassa, mutta inhimillisen erheen takia ohjeita ei ole noudatettu, minkä vuoksi kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa on jäänyt tekemättä määräaikaan mennessä.

Saatuaan tiedon kysymyksessä olevan eurooppapatentin myöntämisestä Saint-Gobain on hyvissä ajoin ryhtynyt toimenpiteisiin sen saattamiseksi voimaan Suomessa.

Kysymyksessä olevan eurooppapatentin hakemusmenettelyssä Saint-Gobainin asiamiehenä Euroopan patenttivirastossa toiminut Zimmermann & Partners (jäljempänä myös Zimmermann) raportoi 2.4.2014 sekä Morningside Translation, Inc. -nimiselle yritykselle (jäljempänä myös Morningside) että Saint-Gobainille siitä, että mainittu eurooppapatentti tullaan myöntämään 23.4.2014 ja että kansalliset voimaansaattamiset on tehtävä 23.7.2014 mennessä. Samassa yhteydessä Zimmermann toi ilmi myös Saint-Gobainin noudattaman toimintatavan, jonka mukaan Morningsiden tuli pyytää Saint-Gobainia toimittamaan tälle luettelo niistä valtioista, joissa patentti haluttiin saattaa voimaan kansallisesti.

Saatuaan tiedon Zimmermannilta siitä, että kysymyksessä oleva eurooppapatentti tullaan myöntämään, Saint-Gobain oli välittömästi ryhtynyt sisäisiin toimenpiteisiin koskien patentin voimaansaattamista. Saint-Gobainin lakiasiainosasto oli hankkinut yhtiön liiketoimintayksiköstä tiedon niistä valtioista, joissa kysymyksessä oleva eurooppapatentti haluttiin saattaa voimaan kansallisesti.

Saint-Gobainin lakiasianosasto ei ollut kuitenkaan toimittanut edellä mainittua luetteloa valtioista, joissa kysymyksessä oleva eurooppapatentti haluttiin saattaa voimaan kansallisesti, eteenpäin Morningsidelle, sillä toimintaohjeiden mukaan Morningsiden piti erikseen pyytää Saint-Gobainilta kyseistä luetteloa patentin kansallista voimaansaattamista varten. Morningside ei kuitenkaan tullut koskaan erikseen pyytämään Saint-Gobainia toimittamaan sille sanottua luetteloa.

Edellä mainitun virheen johdosta tieto siitä, missä valtioissa Saint-Gobain halusi saattaa kysymyksessä olevan eurooppapatenttinsa voimaan, ei koskaan saavuttanut Morningsidea. Näin ollen patentin voimaansaattamista Suomessa ei tehty määräaikaan mennessä.

Virheen havaitsemisen jälkeen Saint-Gobain on ryhtynyt toimenpiteisiin voimaansaattamisprosessin muuttamiseksi ja uudistamiseksi, jotta vastaavien virheiden tapahtuminen voitaisiin jatkossa välttää.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Morningsidella ei ole ollut toiminnassa olevaa määräaikavalvontajärjestelmää, vaikka se asiassa esitetyn selvityksen mukaan on alalla vakiintunut toimija. Saint-Gobainin ei ole katsottava järjestäneen eurooppapatenttien kansallista voimaansaattamista koskevan prosessin hallinnointia ja valvontaa riittävän luotettavasti ja huolellisesti varsinkaan, kun otetaan huomioon Morningsiden tuleminen mukaan voimaansaattamisprosessiin uutena toimijana.

Tapahtuneen virheen johdosta luettelo valtioista, joissa Saint-Gobain halusi saattaa kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaan, on jäänyt toimittamatta Morningsidelle. Prosessiin osallisilla toimijoilla ei ole ollut tapahtumahetkellä toimivaa määräaikavalvontajärjestelmää. Näin ollen Saint-Gobainin ei voida katsoa toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet määräajan noudattamiseksi.

Valittajan lausuma

Kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaansaattamisessa tapahtuneessa määräajan noudattamatta jättämisessä on ollut kyse erittäin poikkeuksellisesta virheestä, jollaista Saint-Gobainille ei ole Suomessa aikaisemmin tapahtunut.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko valittajina olevien patentinhaltijoiden katsottava toimineen niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaansaattamiseksi Suomessa määräaikaan mennessä.

Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 70 h §:n 1 momentin mukaan eurooppapatentilla ei ole oikeusvaikutusta Suomessa, jollei patentinhaltija kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona Euroopan patenttivirasto kuulutti eurooppapatentin myöntämisestä, ole antanut patenttiviranomaisille pykälän 2 momentissa tarkoitettua käännöstä mainitusta eurooppapatentista ja suorittanut vahvistettua käännöksen julkaisumaksua.

Patenttilain 71 a §:n 1 momentin mukaan, jos patenttihakija tai patentinhaltija on muussa kuin pykälän 2 momentissa tarkoitetussa asiassa kärsinyt oikeudenmenetyksen sen takia, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttiviranomaisessa mainitussa laissa tai sen nojalla vahvistetussa määräajassa, mutta hän on toiminut niin huolellisesti kuin olosuhteet vaativat määräaikaa noudattaakseen, ja jos hän suorittaa toimenpiteen kahden kuukauden kuluessa esteen päättymisestä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua määräajan päättymisestä, patenttiviranomaisen tulee todeta että toimenpide on katsottava suoritetuksi määräajassa. Jos patentinhakija tai patentinhaltija haluaa saada tällaisen ratkaisun, on hänen tehtävä siitä patenttiviranomaiselle kirjallinen esitys toimenpiteen suorittamiselle edellä säädetyssä ajassa ja suoritettava vahvistettu maksu.

Nykyisin voimassa oleva patenttilain 71 a §:n 1 momentti on säädetty patenttilain muuttamisesta annetulla lailla 896/2005. Kyseinen lainmuutos oli mainitulta osin kuitenkin luonteeltaan lähinnä lakitekninen (ks. HE 92/2005 vp s.44). Jo mainitun nykyisen voimassa olevaa säännöstä edeltäneen patenttilain 71 a §:n 1 momentin säännöksen, joka perustui patenttilain muuttamisesta annetun lakiin 1695/1995, säätämisen yhteydessä lainvalmistelutöissä tuotiin esiin pyrkimys saattaa patenttilain 71 a §:n 1 momentin tulkintalinja mahdollisimman yhdenmukaiseksi Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklan tulkintalinjan kanssa. Patenttilain 71 a §:n 1 momentin (1695/1995) säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä laeiksi patenttilain eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta todettiin kuinka patenttilain 71 a §:n 1 momentissa säädettiin patenttiviranomaisen mahdollisuudesta katsoa tietty toimenpide suoritetuksi määräajassa, jos patentin hakija on kärsinyt oikeudenmenetyksen siitä syystä, että hän ei ole suorittanut toimenpidettä patenttiviranomaisessa määräajassa, vaikka hakija on määräaikaa noudattaakseen toiminut niin huolellisesti kuin kohtuudella voidaan vaatia. Edelleen mainitussa hallituksen esityksessä tuotiin esiin, kuinka säännös perustui Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklaan ja kuinka Suomen patenttiviranomainen oli tulkinnut patenttilain 71 a §:n 1 momentin mukaista mahdollisuutta antaa määräajan ylitys anteeksi ankarammin kuin Euroopan patenttivirasto. Hallituksen esityksessä lausutun mukaan, koska Euroopan patenttisopimuksen 122 artikla ja patenttilain 71 a § koskivat samanlaista tilannetta, oli tarkoituksenmukaista, että Suomen patenttiviranomaisen ja Euroopan patenttiviraston tulkintalinja olisi mahdollisimman yhdenmukaista (HE 161/1995 vp).

Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklan mukaan eurooppapatentin hakija tai patenttioikeuden haltija, joka olosuhteiden edellyttämästä huolellisesta toiminnasta huolimatta ei ole kyennyt noudattamaan määräaikaa Euroopan patenttivirastoon nähden, saa pyynnöstä oikeutensa palautetuiksi, jos kyseisen noudattamatta jättämisen välittömänä seurauksena aiheutuu mainitun sopimuksen nojalla eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai pyynnön hylkääminen tai eurooppapatenttia koskevan hakemuksen katsominen peruutetuksi tai eurooppapatentin kumoaminen taikka jonkin muun oikeuden tai oikaisukeinon menetys.

Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisukäytännössä on katsottu, ettei Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklaa tule ymmärtää tavanomaiseksi keinoksi pidentää menetetty määräaika. Maksamisesta pidättäytymisen erityisesti strategisista tai taktisista syistä on katsottu olevan Euroopan patenttisopimuksen 122 artiklan soveltamisalan ulkopuolella (ks. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan ratkaisu J 2/02).

Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien oikeudenkäytännössä oikeudenmenetyksen korjaamisperusteeksi on sen sijaan hyväksytty irrallinen virhe normaalisti tyydyttävässä järjestelmässä tai muuten toimivaksi osoitetun järjestelmän harvinainen ja satunnainen virhe (ks. Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisut J 2/86 ja J 3/86).

Asian arviointi

Asiassa esitetyn mukaan kysymyksessä olevan eurooppapatentin hakemusmenettelyssä Saint-Gobainin asiamiehenä Euroopan patenttivirastossa toiminut Zimmermann on 2.4.2014 raportoinut siitä, että mainittu eurooppapatentti tullaan myöntämään 23.4.2014 ja että kansalliset voimaansaattamiset on tehtävä 23.7.2014 mennessä. Zimmermann on asiassa esitetyn mukaan toimittanut mainitun tiedon sekä Morningsidelle, jonka tehtäväksi valittajana oleva Saint-Gobain oli antanut eurooppapatenttien kansalliset voimaansaattamiset, sekä Saint-Gobainille itselleen. Edelleen Zimmermann on samassa yhteydessä tuonut esiin Saint-Gobainin noudattaman menettelytavan, jonka mukaan Morningsiden tuli pyytää Saint-Gobainia toimittamaan tälle luettelo niistä valtioista, joissa patentti haluttiin saattaa voimaan kansallisesti.

Edelleen asiassa esitetyn mukaan Saint-Gobain on sinänsä edellä mainitun tiedon patentin myöntämisestä saatuaan ryhtynyt toimiin ja koonnut yhtiön sisällä luettelon niistä valtioista, joissa kysymyksessä oleva eurooppapatentti haluttiin saattaa voimaan kansallisesti. Kyseistä luetteloa ei kuitenkaan toimitettu Morningsidelle. Voimaansaattamisprosessin hallinnasta annettujen ohjeiden mukaan Morningsiden tehtävänä oli nimittäin ollut pyytää kyseistä luetteloa erikseen Saint-Gobainilta. Morningside ei kuitenkaan koskaan ollut pyytänyt sanottua luetteloa Saint-Gobainilta, minkä seurauksena eurooppapatentin voimaansaattaminen Suomessa määräaikaan mennessä jäi tekemättä.

Markkinaoikeus toteaa, että sekä Morningsidella, jolle Saint-Gobain oli uskonut eurooppapatenttien kansallisen voimaansaattamisen, että Saint-Gobainilla itsellään on ollut tiedossa määräaika, mihin mennessä kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaansaattaminen on tullut tehdä. Saint-Gobain ei ole esittänyt asiassa selvitystä siitä, miten määräajan valvonta eurooppapatenttien kansallisen voimaansaattamisen suhteen Saint-Gobainin itsensä sekä sen käyttämien muiden toimijoiden toimesta on ollut järjestetty.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevan eurooppapatentin voimaansaattamisen ole osoitettu johtuneen muuten toimivaksi osoitetun järjestelmän yksittäisestä tai satunnaisesta virheestä. Saint-Gobainin ei näin ollen ole katsottava osoittaneen toimineen asiassa niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet.

Se, että virheen huomattuaan Saint-Gobain on muuttanut toimintatapojaan virheen toistumisen estämiseksi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei Saint-Gobain ole osoittanut toimineensa patenttilain 71 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla niin huolellisesti kuin olosuhteet ovat vaatineet kysymyksessä olevan patenttilain 70 h §:n mukaisen määräajan noudattamiseksi. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 8.6.2017 taltionumero 2748.