MAO:820/17
PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 11.11.2016 (liitteenä)
ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA
Valitus
Vaatimukset
NettiX Oy on vaatinut, että valituksenalainen päätös kumotaan siltä osin kuin hakemus on hylätty ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) rekisteröimiseksi kaikille hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille.
Perusteet
Rekisteröitäväksi haettu merkki NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) on kaikkien hakemuksen kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta erottamiskykyinen ja rekisteröimisen vähimmäisvaatimukset täyttävä merkki. Kun merkkiä arvioidaan kokonaisuutena, on selvää, että se ymmärretään tuotteiden kaupallisen alkuperän osoittavaksi erityiseksi tunnukseksi.
Haetun merkin sanaelementti "nettivuokraus.com" ja sen tyylitelty kirjasinlaji yhdessä kolmitasoisen jaon kanssa muodostavat toisiinsa liitettyinä sellaisen yhdistelmän, joka kokonaisuutena arvioituna antaa vaikutelman, joka eroaa riittävästi pelkästä osiensa yhdistelmästä. Tavaramerkki on korkeintaan suggestiivinen ja ainakin heikosti erottamiskykyinen kaikkien hakemuksen kattamien tavaroiden ja palveluiden osalta.
Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, haettu merkki ei ilmaise hakemuksen kattamien tavaroiden tai palveluiden lajia tai käyttötarkoitusta. Sana "nettivuokraus" ei ole suomen kielessä vakiintunut ja yleisesti käytetty ilmaisu. Kuluttajien keskuudessa ei tunneta sellaista ilmaisua, eikä sitä löydy mistään sanakirjasta. Haettu merkki ei suoraan ja välittömästi anna kuluttajalle tietoja sen kattamien tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteistä, eikä merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden välillä ole riittävän läheistä yhteyttä. Vain merkin NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) perusteella kuluttaja ei pysty mitenkään tietämään, minkälaisista tuotteista ja palveluista on kysymys. Merkki ei ole kuvaileva.
Valituksenalainen päätös merkitsee olennaista ja perusteetonta poikkeamista Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisemmasta tulkintalinjasta. Haettu tavaramerkki tulisi rekisteröidä vähintään samassa laajuudessa kuin valittajan muut merkin kanssa samaan tavaramerkkiperheeseen kuuluvat tavaramerkit NETTIMOTO, NETTIKARAVAANARI, NETTIAUTO, NETTIVENE, NETTIKONE, NETTIVARAOSA, NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI.
Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti jättänyt valittajan tavaramerkkiperheen huomioimatta. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut tavaramerkkiperheeseen kuuluvat merkit vähintään suggestiivisiksi, ne olisi tullut ottaa huomioon nyt haetun merkin erottamiskykyä vahvistavana tavaramerkkiperheenä. Kohderyhmä on valittajan tavaramerkkiperheen käytön myötä tottunut yhdistämään haetun tavaramerkin juuri valittajaan ja sen toimintaan.
Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto
Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.
Valittajan lausuma
Vaikka merkin NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) kokonaisuuden muodostavia sanoja voidaan käyttää sellaisissa ilmauksissa, joilla yleisessä kielenkäytössä voitaisiin kuvailla palveluiden käyttötarkoitusta, näiden sanojen yhdistelmä ei ole tunnettu ilmaisu, jonka voitaisiin katsoa viittaavan nyt kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden olennaisiin ominaisuuksiin.
Joka tapauksessa merkki pitää hyväksyä laajemmalle tavara- ja palveluluettelolle. Patentti- ja rekisterihallitus on liittänyt useat tavara- ja palvelunimikkeet liian laveasti yhteen ja siten virheellisesti arvioinut merkin erottamiskyvyttömäksi koko kyseiselle nimikejoukolle. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut merkin erottamiskyvyttömäksi paljon laajemmin kuin mitä päätöksessä on perusteltu.
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
1 Asian tarkastelun lähtökohdat
Asiassa on kysymys rekisteröitäväksi haetun merkin
erottamiskyvystä seuraaville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 35, 38 ja 42, joiden osalta rekisteröintihakemus on hylätty valituksenalaisella päätöksellä:
Luokka 9: "tietokoneohjelmistot; tilaus- ja toimitusjärjestelmiin liittyvät ohjelmistot; myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaisemiseen tarkoitetut ohjelmistot; mobiilisovellukset"
Luokka 35: "Mainonta; Markkinointi; Mainostilan vuokraus ja tarjoaminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita,
viihde-elektroniikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisutustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskevien myynti- ja vuokrausilmoitusten julkaiseminen; Ajoneuvoja ja muita kulkuvälineitä, ajoneuvojen ja kulkuvälineiden tarvikkeita, työkaluja, rakennus- ja remontointitarvikkeita, rakennus- ja remontointikoneita, varastointi- ja säilytystiloja, kiinteistöjä ja asuntoja, juhlien järjestyspalveluita, catering palveluita, vapaa-ajan elämyspalveluita, vaatteita, jalkineita, päähineitä, urheiluvälineitä, metsästys- ja kalastusvälineitä, keittiövälineitä ja -astioita, kodinkoneita,
viihde-elektroniikkaa, tietojenkäsittely- ja kaukoviestintälaitteita, painotuotteita, sisutustavaroita, huonekaluja, puutarhakalusteita ja -tarvikkeita koskeville myynti- ja vuokrausilmoituksille tarkoitetun mainostilan tarjoaminen internetissä; kuluttajaneuvonta, kaupallinen; asiakaspalautteen keräys ja toimitus; laskutus; tietokantatietojen koostaminen; tietokantatietojen systematisointi; tilastotietojen kerääminen; hankintapalvelut muille [tavaroiden ja palveluiden osto muille yrityksille]; ostomääräysten hallinnollinen käsittely; yhteystietojen ja yhteystietohakemistojen hallinnointi muille; asiakastilausten vastaanotto ja käsittely; mainostilan sekä mainosajan myynti ja vuokraus; markkinatiedon, kuluttaja- ja kohderyhmätiedon sekä osoitetietojen keruu, koostaminen ja systematisointi; kaupalliseen tietoon liittyvät elektroniset hakemistot ja hakupalvelut Internetissä; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen"
Luokka 38: "Kaukoviestintä; pääsyn tarjoaminen tietokantoihin; pääsyn tarjoaminen online-hakukoneisiin; pääsyn tarjoaminen tilausten tekoa varten tarkoitettuun Internet-portaaliin; online tilaus- ja toimitusportaali Internetissä; pääsyn tarjoaminen
online-toiminnanohjausjärjestelmäportaaliin Internetissä kauppakumppanien tietojärjestelmien välillä tapahtuvaa tiedonvälitystä varten; tiedonsiirtopalvelut; elektroniset tiedonsiirtopalvelut; langattomat digitaaliset viestipalvelut; sähköisten tiedostojen lähetys; viestien lähettäminen; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen"
Luokka 42: "teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; tietokoneohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; ohjelmistojen (Tietokone -) vuokraus; verkkosivustojen hallinnointi; verkkosivustojen luominen ja ylläpito muille; palvelimien hallinnointi, ylläpito ja vuokraus; internetin hakukoneiden ylläpito; Verkkosovelluspalvelut [SaaS]; elektroninen dokumenttien säilytys; konsultointi edellä mainittuihin palveluihin liittyen"
Asiassa on ensin arvioitava, onko haettua merkkiä pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä kyseessä oleville tavaroille ja palveluille. Ellei haettua merkkiä ole pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä, asiassa on tarvittaessa arvioitava, mikä merkitys erottamiskyvyn arvioinnissa on annettava valittajan väitteelle "netti"-alkuisten tavaramerkkien tavaramerkkiperheestä tai -sarjasta ja tämän merkityksestä haetun merkin erottamiskyvylle.
2 Haetun merkin erottamiskyky sellaisenaan
Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvioitaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.
Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.
Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä kyseisessä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.
Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden ja palveluiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara tai palvelu sisältyy.
Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palveluiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluita tai niiden tiettyä ominaisuutta.
Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).
Hakemuksen kohteena olevien, luokkiin 9, 35, 38 ja 42 sisältyvien tavaroiden ja palveluiden voidaan katsoa olevan suunnattuja osaltaan alan ammattilaisille ja osaltaan myös suurelle yleisölle. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan.
Haettu merkki muodostuu melko tavanomaisilla vain vähäisesti tyylitellyillä kirjasinlajeilla kirjoitetuista sanoista "netti" ja "vuokraus" sekä niihin liitetystä loppuosasta ".com". Sana "vuokraus" on kirjoitettu merkissä muita sanaosia selvästi isommilla kirjasimilla ja niiden keskellä. Sana "netti" on ylävasemmalla ja pääte ".com" alaoikealla.
Merkin sanaosilla "netti" ja "vuokraus" on selvä yleiskielen merkitys suomen kielessä. Sana "netti" on lyhennys tietoverkkoa tarkoittavasta sanasta "internet", ja sana "vuokraus" tarkoittaa jonkin asian tai esineen vuokraamista. Yhdyssanalla "nettivuokraus" ei ole vakiintunutta merkityssisältöä, mutta sen voidaan katsoa suoraan ilmaisevan kohdeyleisölle jonkin asian tai esineen internetissä tapahtuvaa vuokraamista tai internet-verkon vuokraamista taikka niihin liittyvää toimintaa. Sanaosa ".com" puolestaan viittaa ylätason verkkotunnukseen ja osaltaan vahvistaa merkin edellä todettua internetiin liittyvää merkitystä.
Mikäli merkin osat ovat kuvailevia, myös niiden yhdistelmä on pääsääntöisesti kokonaisuutena kuvaileva. Markkinaoikeus katsoo, ettei edellä mainittujen sanaosien tavanomainen yhdistäminen muuta merkin luomaa vaikutelmaa merkin osista syntyvään vaikutelmaan nähden. Myöskään haetun merkin vähäinen kuviollisuus ja tekstiosien edellä kuvattu asettelu eivät lisää merkin erottamiskykyä.
Markkinaoikeus katsoo, että kaikki nyt kysymyksessä olevat luokan 9 tavarat ja luokkien 35, 38 ja 42 palvelut voivat liittyä muun ohella internet-verkossa tapahtuvaan jonkin asian tai esineen vuokraamiseen tai internet-verkon vuokraamiseen tai niitä voidaan käyttää tällaiseen tarkoitukseen. Haetun merkin on siten katsottava ilmaisevan nyt kysymyksessä olevien, luokkiin 9, 35, 38 ja 42 sisältyvien tavaroiden ja palveluiden lajia tai käyttötarkoitusta. Kuvailevuutta arvioitaessa ei ole merkitystä sillä, ettei merkin kuvailevaa käyttöä voida varmentaa, vaan riittävää on, jos merkkiä voidaan käyttää kuvailevaan tarkoitukseen. Haettu merkki NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) ei näin ollen ole sellaisenaan omiaan erottamaan kyseisiä NettiX Oy:n tavaroita ja palveluita tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
3 Aikaisemmat "netti"-alkuiset tavaramerkit ja niiden merkitys
Valittaja on esittänyt myös, että valituksenalainen päätös merkitsee olennaista ja perusteetonta poikkeamista Patentti- ja rekisterihallituksen aikaisemmasta tulkintalinjasta, koska tavaramerkkirekisteriin on aiemmin hyväksytty useita "netti"-alkuisia tavaramerkkejä. Markkinaoikeus toteaa, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Näin ollen valittajan viittaamista rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan nyt kysymyksessä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että haettua merkkiä NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) olisi pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä nyt kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille.
Valittaja on vielä esittänyt, että haetun merkin NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) erottamiskykyä vahvistaa se, että valittajalla itsellään on useita "netti"-alkuisia rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka muodostavat tavaramerkkiperheen.
Valittaja on tältä osin esittänyt, että nyt haettua merkkiä NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) koskevana hakemuspäivänä 13.4.2016 valittajalla oli rekisteröidyt sanatavaramerkit NETTIMOTO, NETTIKARAVAANARI, NETTIAUTO, NETTIASUNTO ja NETTIMÖKKI. Lisäksi valittaja on esittänyt, että se on käyttänyt myös "netti"-alkuisia kuviomerkkejä haetun kuviomerkin kanssa täysin vastaavalla tavalla. Viimeksi mainittujen merkkien osalta valittaja ei kuitenkaan ole valituksessaan edes esittänyt, että ne olisi rekisteröity tai vakiinnutettu tavaramerkeiksi nyt haettua merkkiä NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) koskevan hakemuksen jättöhetkellä.
Tavaramerkit voivat joissain tapauksissa muodostaa yhteisten piirteidensä perusteella tavaramerkkiperheen tai tavaramerkkisarjan. Tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolon edellytyksenä on yhtäältä se, että tällaisen tavaramerkkiperheen tai -sarjan muodostavia tavaramerkkejä on riittävä määrä ja toisaalta se, että tällaiseen tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan kuuluvat aikaisemmat tavaramerkit ovat jo markkinoilla (ks. esim. tuomio 13.9.2007, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 64 ja 65 kohta). Se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai -perhe, on merkityksellistä arvioitaessa rekisteröitäväksi haetun merkin ja kyseisen sarjan välisen mielleyhtymän vaaraan liittyvän sekaannusvaaran olemassaoloa vain, jos kyseisten tavaramerkkien yhteinen osa on erottamiskykyinen (tuomio 25.11.2014, UniCredit v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB ja UniCredit Wealth Management), T-303/06 RENV ja T-337/06 RENV, EU:T:2014:988, 82 kohta).
Korkein hallinto-oikeus on 30.5.2016 antamassaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2016:82 todennut, että tavaramerkin kuulumisella tavaramerkkisarjaan tai -perheeseen saattaa olla merkitystä muulloinkin kuin sekoitettavuutta arvioitaessa, esimerkiksi tilanteessa, jossa tietyn etuliitteen sisältävään tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan vedotaan haetun merkin erottamiskykyä vahvistavana tekijänä. Erottamiskykyä on arvioitava rekisteröintihakemuksen jättöhetken tilanteen mukaan ja tavaramerkkiperheen tai -sarjan vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon perhettä tai sarjaa yhdistävän merkkiosan erottamiskyky. Korkein hallinto-oikeus on kyseisessä ratkaisussaan katsonut, että kun yhtiön tavaramerkkien yhteisen etuliitteen "netti" erottamiskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon sanan "netti" sisältämät muiden haltijoiden tavaramerkkirekisteröinnit sekä sen nykyinen, notorisesti yleinen käyttö internetiin viittaavassa merkityksessä, merkin NETTIVENE rekisteröinnin hakemishetkellä ei ole ollut kysymys sellaisesta tavaramerkkiperheestä tai -sarjasta, jonka vuoksi merkkiä NETTIVENE olisi kuvailevuudestaan huolimatta pidettävä erottamiskykyisenä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä olleessa asiassa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tavaramerkkinä luokissa 9, 35 ja 42.
Markkinaoikeus toteaa, että korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainitussa vuosikirjaratkaisussa on ollut kysymys samasta valittajasta ja osittain samasta väitetystä tavaramerkkiperheestä kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt mitään sellaista, mikä antaisi aihetta poiketa korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisun edellä todetusta johtopäätöksestä. Näin ollen sanaan "netti" perustuvaa mahdollista valittajan tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa ei ole pidettävä sellaisena tavaramerkkiperheenä tai -sarjana, jonka vuoksi haettua merkkiä NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) olisi edellä todetusta kuvailevuudestaan huolimatta pidettävä erottamiskykyisenä esillä olevassa asiassa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden tavaramerkkinä.
4 Johtopäätös
Haettu merkki NETTIVUOKRAUS.COM (kuvio) ei edellä todetuin perustein ole tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Valitus on näin ollen hylättävä.
Lopputulos
Markkinaoikeus hylkää valituksen.
MUUTOKSENHAKU
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Mirva Näsi.
HUOMAA
Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkastaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.