MAO:249/18
ASIAN TAUSTA
ABB Oy:lle on 1.7.2011 tehdyn hakemuksen perusteella 15.11.2011 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 253535 AZIPOD luokkiin 7, 9 ja 12. Merkin kattamat tavarat ovat seuraavat:
Luokka 7: Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet.
Luokka 9: Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; laitteet ja kojeet sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet.
Luokka 12: Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot.
ABB Oy:lle on 30.12.2011 rekisteröity kansainvälinen rekisteröinti numero 1111009 AZIPOD luokkiin 7, 9 ja 12 edellä mainituille tavaroille. Tämän Euroopan unioniin kohdistetun merkin perus- eli kantarekisteröinti (Basic registration) on edellä todettu kansallinen tavaramerkki.
Siemens AG:n kanne on tullut markkinaoikeudessa vireille 30.12.2016.
Siemens AG ja ABB Oy ovat toistensa kilpailijoita suurten laivojen ruoripotkurijärjestelmiä koskevilla markkinoilla.
ABB Oy:n edellä todettu kansainvälinen rekisteröinti voi kaatua niin sanotun Central Attack -periaatteen johdosta, jos Siemens AG:llä katsotaan olevan nyt kysymyksessä olevassa asiassa kanneoikeus ja kanne menestyy.
KANNE
Vaatimukset
Siemens AG on vaatinut, että markkinaoikeus
1. vahvistaa, että ABB Oy:n tavaramerkkirekisteröinti numero 253535 AZIPOD on rekisteröity tavaramerkkilain vastaisesti ja julistaa rekisteröinnin tavaramerkkilain 25 §:n perusteella mitättömäksi joko kokonaan;
tai vaihtoehtoisesti, mikäli tavaramerkkilain mukaista rekisteröinnin estettä ei ollut vielä edellä mainitun rekisteröinnin hakemishetkellä,
2.1 vahvistaa, että kyseinen tavaramerkkirekisteröinti on rekisteröinnin jälkeen menettänyt erottamiskykynsä, ja julistaa sen tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella menetetyksi kokonaan; taikka
2.2 vahvistaa, että kyseinen tavaramerkkirekisteröinti on rekisteröinnin jälkeen menettänyt erottamiskykynsä, ja julistaa sen tavaramerkkilain 26 §:n 3 momentin perusteella menetetyksi luokkien 7 ja 12 osalta kokonaan ja seuraavien luokan 9 tavaroiden osalta: "Merenkulkulaitteet ja -kojeet; sähköiset ja elektroniset merkinanto- , mittaus-, mittari-, havainto-, tarkkailu-, testaus-, hallinta-, säätö- ja kytkentälaitteet; muuntajat; sähkömuuntajat; laitteet ja instrumentit sähkön johtamiseen, kytkemiseen, muuntamiseen, varaamiseen, säätämiseen tai hallintaan; jotka kaikki edellä mainitut laitteet, komponentit ja järjestelmät on tarkoitettu laivojen varustamiseen".
Lisäksi Siemens AG on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa ABB Oy:n korvaamaan Siemens AG:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 3.280 eurolla ja palkkion osalta 28.050 eurolla eli yhteensä 31.330 eurolla viivästyskorkoineen.
Perusteet
ABB Oy käyttää tavaramerkkiään AZIPOD laivoihin asennettavien ohjausyksikön ja sen yhteydessä olevan moottorin ja potkurin sekä muiden vastaavien osien tunnusmerkkinä. Ohjausyksikkö sijaitsee laivan pohjan alla olevassa kotelossa. Kotelo pystyy kääntymään 360 astetta eli laiva on mahdollista kääntää paikallaan esimerkiksi kapeassa satama-altaassa. Tämäntyyppinen ohjausjärjestelmä on erityisen hyödyllinen jäänmurtajissa ja erilaisissa risteilyaluksissa. Sitä voidaan käyttää myös muissa aluksissa, mutta sen käyttöä rajoittaa järjestelmän korkea hinta.
Siemens AG kärsii haittaa ABB Oy:n tavaramerkkirekisteröinnistä numero 253535 AZIPOD, joka on Euroopan unioniin kohdistetun kansainvälisen rekisteröinnin numero 1111009 AZIPOD perus- eli kantarekisteröinti, koska Siemens AG ei ole ABB Oy:n tekemän väitteen vuoksi saanut rekisteröityä EU-tavaramerkkihakemuksensa mukaista merkkiään numero 011053345 eSiPOD. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO, entinen Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto, OHIM) valituslautakunnan 5.10.2015 tekemän päätöksen numero R1414/2014-4 mukaan väite perustettiin ABB Oy:n kansainväliseen rekisteröintiin numero 1111009 AZIPOD.
Edellä todettu haitta ilmenee myös muun ohessa siitä, että Siemens AG:n jätettyä 27.12.2016 kaksi EU-tavaramerkkihakemusta merkeille numero 016203952 SISHIP eSiPOD ja numero 016203961 SINAVY eSiPOD, ABB Oy on 24.2.2017 tehnyt väitteet kumpaakin hakemusta vastaan. Myös nämä väitteet on perustettu ABB Oy:n kansainväliseen rekisteröintiin numero 1111009 AZIPOD.
Maailman henkisen omaisuuden järjestön (jäljempänä WIPO) säännöt ja ohjeistus huomioon ottaen edellä todetun kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutukset ja Siemens AG:n kärsimä haitta lakkaavat, mikäli kanteen kohteena oleva kansallinen tavaramerkki, joka on puheena olevan kansainvälisen rekisteröinnin perus- eli kantarekisteröinti, julistetaan mitättömäksi tai menetetyksi viiden vuoden kulussa kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen jätetystä vaatimuksesta. Edellä todetusta asianosaisten tavaramerkkien välisestä todellisesta konfliktitilanteesta johtuen Siemens AG:n kanne on tutkittava.
Sana AZIPOD on lyhenne laiva-alan sanaston yleisesti käytetystä ja tunnetusta termistä "Azimuthing Podded Drive". Termi "Azimuthing" on vakiintuneesti käytetty ilmaisu, jolla tarkoitetaan kykyä pyöriä z-akselin ympäri (can be rotated to any horizontal angle). Kyseinen termi on myös liittynyt perinteisesti merenkulkuun ja navigointiin. Termi "Podded Drive" eli POD viittaa koteloon, jossa ohjausjärjestelmä ja potkuri sijaitsevat.
Tavaramerkki AZIPOD liittyy ennen kaikkea merelliseen teollisuuteen, erityisesti laivateollisuuteen. Koulutuksensa ja kokemuksensa johdosta kohdeyleisön keskimääräiselle edustajalle laivoihin ja muihin merialuksiin sekä niiden osiin liittyvä sanasto on lähtökohtaisesti tuttua. Termi "Azimuthing Podded Drive" tunnetaan laivateollisuuteen liittyvänä yleiskielisenä ilmaisuna, joka kuvailee laivan ohjausjärjestelmää ja sen osia. Yleiskielisen merkityksensä vuoksi myös lyhenne "azipod" on tullut tavanomaiseksi ja alalla yleisessä kielenkäytössä tunnetuksi. Alan kohdeyleisö tunnistaa termin geneerisen luonteen.
Tunnusta AZIPOD on käytetty lyhenteenä termistä "Azimuthing Podded Drive" useissa artikkeleissa. Myös ABB Oy on menetellyt näin. Osa artikkeleista on julkaistu jo ennen ABB Oy:n tavaramerkin numero 253535 AZIPOD hakemista 1.7.2011.
Tavaramerkki AZIPOD kuvailee suoraan tarjottavia tavaroita, ei kykene yksilöimään kyseisiä tuotteita, ei sisällä keksittyä tavaranimitystä, eikä sillä ole erikoisia tai omintakeisia piirteitä. Kilpailevien elinkeinonharjoittajien on voitava vapaasti käyttää tällaisia kuvailevia sanoja markkinoinnissaan, eikä niitä voida tavaramerkkilainsäädännön nojalla monopolisoida vain yhdelle yritykselle. Niille on vapaanapidon tarve.
Todetun perusteella ABB Oy:n kansallinen tavaramerkkirekisteröinti numero 253535 AZIPOD on ollut rekisteröinnin hakemishetkellä kuvaileva tai ainakin sen jälkeen menettänyt erottamiskykynsä, ja siten Siemens AG:n kanne on hyväksyttävä.
Tavaramerkkilain 25 §:n perusteella osamitätöinti ei ole mahdollinen. Mitättömyysperusteen täyttyminen jo yhden tavaralajin osalta riittää siihen, että koko rekisteröinti on mitätön.
Tavaramerkkilaki ei kiellä eikä aseta rajoituksia niin sanotuille tavaradisclaimereille. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyy myös poissulkevia tavaranimikkeitä, jos niiden käyttämiselle on olemassa jokin perusteltu syy, kuten esimerkiksi sopimus, jossa merkinhaltija on sitoutunut rajaamaan tavaraluettelonsa poissulkevin tavaranimikkein saadakseen merkkinsä rekisteröityä. Markkinaoikeuden ratkaisu olisi epäilemättä sanotunkaltainen perusteltu syy.
Kantajan ei tule luokitella vastaajan tavaramerkkiä uudelleen ja markkinaoikeus voi siten määrätä rekisteröinnin menetetyksi osittain nimeämällä ne tavaranimikkeet, joita menettäminen koskee. Se, miten jäljelle jäävän rekisteröinnin luokitus aikanaan muodostetaan, on vastaajan sekä Patentti- ja rekisterihallituksen välinen asia.
VASTAUS
Vaatimukset
ABB Oy on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää kanteen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen.
Lisäksi ABB Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Siemens AG:n korvaamaan ABB Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 48 eurolla ja palkkion osalta 32.875 eurolla eli yhteensä 32.923 eurolla viivästyskorkoineen.
Perusteet
Kanne on jätettävä tutkimatta, koska Siemens AG ei kärsi haittaa ABB Oy:n kansallisesta tavaramerkistä numero 253535 AZIPOD. Ensinnäkään ABB Oy ei ole esittänyt Siemens AG:tä kohtaan mitään väitteitä tai vaatimuksia edellä todetun merkin perusteella. Toiseksi Siemens AG ei ole edes yrittänyt saada kansallisesti rekisteröidyksi merkkiään eSiPOD. Kolmanneksi, koska Siemens AG:n EU-tavaramerkkihakemuksen mukaista merkkiä numero 011053345 eSiPOD koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu ennen nyt kysymyksessä olevan kanteen vireilletuloa, kanteen kohteena olevan kansallisen rekisteröinnin mitätöinti tai julistaminen menetetyksi, ei johtaisi kyseisen EU-tavaramerkkihakemuksen hyväksymiseen. Neljänneksi tavaramerkkilain tarkoittamaa haittaa ei voida perustella kanteen 30.12.2016 tapahtuneen nostamisen jälkeiseen aikaan ajoittuvilla tapahtumilla, kuten ABB Oy:n 24.2.2017 tekemillä väitteillä Siemens AG:n EU-tavaramerkkihakemuksia vastaan, vaan haitan on tullut olla olemassa jo kanteen vireilletulon hetkellä. Viidenneksi niin sanottu Central Attack -periaate on menettelytapasäännös, eikä se itsessään tuota kanneoikeutta.
Lisäksi Siemens AG on saanut Suomessa estehuomautuksitta voimaan kaksi kansainvälistä rekisteröintiä, numero 1248714 SiShip eSiPOD ja numero 1249912 SiNavy eSiPOD, mikä myös osoittaa, ettei kanteen kohteena olevasta tavaramerkistä aiheudu Siemens AG:lle haittaa.
Edelleen arvioitaessa kanteen tutkimisen edellytyksiä on otettava huomioon, että kanteen perustuessa erottamiskyvyn puuttumiseen tai merkin degeneroitumiseen, haitan tulee olla huomattavan korkea ja suoraa. Konkreettista haittaa edellyttää merkinhaltijoiden oikeusturva ja oikeusvarmuus. Olemassa olevan yksinoikeuden poistamisen kolmannen osapuolen vaatimuksesta tulee olla poikkeuksellista. Lisäksi Siemens AG:n väittämä merkin vapaanapidon tarve ei ole väitetyn haitan kärsimisen arviointiperuste.
ABB Oy on käyttänyt 23.10.1998 rekisteröityyn EU-tavaramerkkiinsä numero 321919 Azipod (kuvio) sisältyvää sanaa Azipod tavaramerkkinään ainakin heinäkuusta 1994 lukien.
Tavaramerkki AZIPOD on erottamiskykyinen fantasiasana, jolla ei ole merkityssisältöä Suomessa suomen tai ruotsin kielellä taikka millään muullakaan Suomessa yleisesti puhutulla kielellä. AZIPOD ei myöskään ole sanojen alkukirjaimista muodostuva luonteva lyhenne nimityksestä "Azimuthing Podded Drive" tai "Azimuthing Electric Podded Drive". Tällainen luonteva lyhenne olisi APD tai AEPD. Lyhenteet muodostetaan tekniikan alalla pääsääntöisesti sanojen ensimmäisistä kirjaimista.
Vaikka AZIPOD katsottaisiin lyhenteeksi väitetystä kuvailevasta ilmaisusta, lyhenteen kuvailevuuteen ei riitä pelkästään se, että lyhenne on johdettu kuvailevasta ilmaisusta. Olennaista asiassa on suomalaisen relevantin kohdeyleisön ymmärrys. Lyhenteen tunnistaminen kuvailevaksi ei saa edellyttää kohdeyleisöltä erityistä harkintaa, vaan kuvailevuuden tulee olla välitöntä ja selkeää. Tavaramerkin mitätöinti tai kumoaminen erottamiskyvyn puutteen perusteella edellyttää, että kohderyhmän voidaan arvioida ymmärtävän kyseisen sanan suoraan ja välittömästi kuvailevan kysymyksessä olevien tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta.
Kanteessa on kohdeyleisöön viitattaessa käytetty termejä laiva-ala, merellinen teollisuus ja laivateollisuus niitä mitenkään määrittelemättä. Kun otetaan huomioon merellisessä teollisuudessa toimivien tahojen tehtävien ja koulutustaustojen erot, kanteessa vedottu kohdeyleisö on jäänyt epäselväksi. Siten Siemens AG ei ole näyttänyt, että relevantti suomalainen kohdeyleisö tunnistaisi lyhenteen AZIPOD selkeästi ja välittömästi samaksi kuin koko väitetysti kuvailevan ilmaisun.
Siemens AG ei ole pystynyt myöskään perustelemaan saati näyttämään, miksi relevantti kohdeyleisö muodostuisi sen väittämin tavoin ainoastaan tietystä, hyvin pienestä osasta koko rekisteröinnin kattamien tavaroiden erittäin laajaa ja heterogeenistä kohdeyleisöä. Rekisteröinti kattaa muun ohessa kaikki erilaiset koneet, maanviljelysvälineet ja munanhautomakoneet. Potentiaalisia relevantin kohdeyleisön muodostavia henkilöitä on siten taustaltaan hyvin erilaisista joukoista. Kohdeyleisö kattaa sekä tavallisia kuluttajia että erityisammattiryhmien osaajia. Relevantti kohdeyleisö on siten hyvin laaja ja heterogeeninen.
Ruoripotkurijärjestelmästä ei siihen liittyvällä alalla yleisesti käytetä termiä "Azimuthing Podded Drive". Myös Siemens AG itse käyttää siitä muun muassa termejä "podded propulsion system", "electric, azimuthing SSP" ja "podded propulsor".
AZIPOD tunnetaan Suomessa ABB Oy:n tavaramerkkinä. Myös ABB Oy:n omissa teksteissä sitä on käytetty tavaramerkinomaisesti. Niistä ilmenee, että AZIPOD on rekisteröity tavaramerkki ja se on johdonmukaisesti kirjoitettu isolla alkukirjaimella. Teksteissä on myös nimenomaisesti viitattu ABB Oy:n tuotteisiin.
Alan muiden toimijoiden teksteissä sanaa AZIPOD on käytetty tavaramerkinomaisesti isolla alkukirjaimella. Lisäksi tekstin asiayhteydestä on pääteltävissä, että kysymyksessä on nimenomaan ABB Oy:n tavaramerkki. Tavaramerkin AZIPOD käyttö ei-kaupallisessa julkaisussa ei sellaisenaan osoita tämän fantasiasanan oleva kuvaileva tai yleiskieleen omaksuttu nimitys tavaramerkin suoja-alaan kuuluville tavaroille. Asiassa ei ole myöskään näytetty, että tällaiset julkaisut olisivat nimenomaisesti suomalaisen relevantin kohdeyleisön tuottamia, saatavilla tai tiedossa.
Ollakseen erottamiskykyinen tavaramerkin ei tarvitse kanteessa esitetyin tavoin sisältää keksittyä tavaranimitystä tai omata erikoisia taikka omintakeisia piirteitä. Riittävää on, että tavaramerkki kykenee yksilöimään tavarat ja palvelut markkinoilla suhteessa kilpailijoiden samantyyppisiin tavaroihin ja palveluihin.
ABB Oy:n suurimmat kilpailijat puheena olevalla markkinalla ovat Siemens AG ja Rolls-Royce. Jälkimmäinen tuottaa kilpailevia ruoripotkurijärjestelmiä tavaramerkeillään AQUAMASTER ja MERMAID. Siemens AG on valmistanut ja markkinoinut omia ruoripotkurijärjestelmiään yhteistyökumppaninsa kanssa merkillä Simens-Schottel Propulsor (SSP). Yhteistyön loputtua Siemens AG pyrki rekisteröimään tuotteilleen tavaramerkin eSiPOD. Schottel markkinoi nyt tuotteitaan tavaramerkillä SRP Rudderpropeller, GE tavaramerkillä Inovelis ja Wärtsilä tavaramerkillä The Wärtsilä Steerable Thrusters (WST). Alan toimijoiden rekisteröidyt tavaramerkit osoittavat kunkin tuotteen kaupallisen alkuperän ja ostopäätöksen tekijä kykenee erottamaan tuotteet toisistaan. Jo lähtökohtaisesti erottamiskykyinen fantasiasana AZIPOD toimii siis tavaramerkkinä ja kykenee yksilöimään ABB Oy:n tavarat tavaramerkkilainsäädännössä edellytetyin tavoin.
Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu alan toimijoiden käyttämistä omista tavaramerkeistään, sanalle AZIPOD ei ole vapaanapidon tarvetta. Asiassa esitetty näyttö ei myöskään osoita, että tavaramerkki AZIPOD olisi degeneroitunut.
Tavaramerkin osamitätöinti vain joidenkin tavaroiden osalta on sinänsä mahdollinen.
Kanteen kohteena oleva rekisteröinti on myönnetty luokkaotsikoin. Kanteessa mainitut nimikkeet ohjausyksikkö ja muut vastaavat osat ovat luokitustarkoituksiin liian epämääräisiä, eikä niitä siten sellaisinaan hyväksyttäisi tavaraluetteloon. Jo tästä syystä Siemens AG:n esittämät vaatimukset ovat yksilöimättömiä ja perusteettomia.
Tavaramerkkilain ja rekisterikäytännön edellyttämä tavaraluettelo tulee laatia siten, että se ilmaisee suojan piiriin kuuluvat tavarat. Rekisterikäytännössä ei hyväksytä niin sanottua tavaradisclaimeria eli nimikkeitä, jotka sisältävät ilmaisun "paitsi", "pois lukien" tai "lukuun ottamatta". Poistettaessa rekisteröinnin tavaraluettelosta siinä käytetty nimike sellaisenaan mitään luokitusongelmaa ei synny. Siemens AG:n toissijaisen vaatimuksen hyväksyminen johtaisi luokitusongelmaan, kiellettyyn tavaradisclaimeriin. Se olisi tavaramerkkilain vastaista. Tällainen vaatimus on hylättävä.
TODISTELU
Asiakirjatodistelu
Siemens AG
1. Tavaramerkkirekisteröintiote koskien kansallista tavaramerkkiä numero 253535 AZIPOD
2. EUIPO:n valituslautakunnan 5.10.2015 tekemä päätös numero R 1414/2014-4
3. Tuloste ABB Oy:n verkkosivuilla olevasta artikkelista "ABB technologies that changed the world. Part six: marine propulsion" ja sen suomennos otsikolla "ABB-teknologiat: Azipod®-propulsiojärjestelmät"
4. Tuloste ABB Oy:n verkkosivuilla olevasta artikkelista "Experiece with Azipod® propulsion systems on board marine vessels", ABB Review 2/1999
5. Tuloste verkkosivuilla sname.org olevasta ABB Oy:n työntekijöiden artikkelista "Designing Electric Propulsion and Azipod® Systems in Icebreaking Vessels", julkaistu 2008
6. Tuloste verkkosivuilla sciencedirect olevasta kirjoituksesta "Computational hydrodynamic analysis of the propeller-rudder and the AZIPOD systems", laadittu 2006, julkaistu 2007 sähköisesti ja 2008 printtinä
7. Tuloste verkkosivuilla caltechconf.library.caltech.edu olevasta artikkelista "Azipod Propeller Blade Cavitation Observations During Ship Maneuvering" ja sen suomennos, julkaistu 2001
8. Tulosteita Siemens AG:n EU-tavaramerkkien hakemuksia numerot 016203952 ja 016203961 koskevista asiakirjoista
9. Tuloste ABB Oy:n kansainvälisestä tavaramerkkirekisteröinnistä numero 1111009 AZIPOD
10. Tulosteita WIPO:n säännöistä ja ohjeistuksesta
11. Tuloste Wikipedia-artikkelista "Horisonttijärjestelmä" sekä tulosteita sanakirjoista koskien sanaa "atsimuutti" (Toim. Aikio; Uusi sivistyssanakirja, 1981) ja "azimut" (Talvitie; Ruotsi-suomi tekniikan ja kaupan sanakirja, 1997)
12. Tuloste verkkosivuilla Beyondships Home Page olevasta artikkelista "What are azipods?"
13. Tuloste verkkosivuilla marineinsight.com olevasta artikkelista "What is Azipod Propulsion System on Ship?", päivitys 22.7.2016
14. Tulosteita julkaisusta Wärtsilä Encyclopedia of Ship Technology, toinen painos 2015
15. Artikkeli "Azimuthing drive propulsion systems", julkaistu 2015
16. Artikkeli "Problems of handling ships equipped with azipod propulsion systems", julkaistu 3/2013
17. Selvitys Patentti- ja rekisterihallituksen luokituskäytännöstäABB Oy
1. Tavaramerkkirekisteröintiote koskien kansallista tavaramerkkiä numero 253535 AZIPOD
2. Väiteilmoitus koskien Siemens AG:n EU-tavaramerkkihakemusta merkille eSiPOD
3. Siemens AG:n lehdistötiedote "The Siemens-Schottel-Propulsor (SSP): a diesel-electric, podded propulsion system enhances maneuverability and is easily integrated into a vessel" 7.9.2010
4. Tuloste ABB Oy:n verkkosivuilta otsikolla "Mikä Azipod® on?", päivitetty 20.5.2008
5. Hakutulokset sanalle "azipod" Google- ja Bing-hakukoneista 1.2.2017
6. ABB Oy:n esite "Icebreaking vessels. Azipod® VI propulsion – safe, efficient and environmental navigation in ice", julkaistu 4/2012
7. Tuloste kilpailijan verkkosivuilta rolls-royce.com otsikolla "Marine", vierailtu 24.2.2017
8. Tuloste kilpailijan verkkosivuilta rolls-royce.com otsikolla "Podded propulsors", vierailtu 21.2.2017
9. Tuloste kilpailijan verkkosivuilta schottel.de otsikolla "SRP rudderpropeller", laadittu 2010, vierailtu 28.2.2017
10. Tuloste kilpailijan verkkosivuilta schottel.de otsikolla "System solutions – propulsion and manoeuvring" laadittu 2010, vierailtu 28.2.2017
11. Tavaramerkkirekisteröintiote koskien kansallista tavaramerkkiä numero 137661 Azipod (kuvio)
12. EUIPO-tavaramerkkirekisteröintiote koskien EU-tavaramerkkiä numero 000321919 Azipod (kuvio)
13. Marine Insightin ja ABB Oy:n edustajan välistä kirjeenvaihtoa 28.11.2016 koskien AZIPOD-tavaramerkin oikeaa käyttöä
14. Ote verkkosivuilta marineinsight.com/marine-electrical/what-is-azipod-propulsion-system-on-ship/
15. Kirjeenvaihtoa ABB Oy:n ja Wärtsilän edustajien välillä 10.8.2016 koskien AZIPOD-tavaramerkin oikeaa käyttöä
16. Ote verkkosivuilta acronymfinder.com ja acronymattic.com koskien lyhennettä AZI, vierailtu 28.2.2018
17. Tuloste verkkosivuilla Green4Sea olevasta artikkelista "ABB introduces efficient propulsion system for marine vessels", päivätty 5.9.2015
18. Ote verkkosivuilta smm-hamburg.com/en/the-fair/, vierailtu 2.3.2018
19. Tuloste verkkosivuilla ke-next.de olevasta artikkelista "Azipod D named Innovation of the Year", päivätty 26.6.2015
20. Tuloste verkkosivuilla maritimejournal.com olevasta artikkelista
"25 Years of Azipod propulsion", päivätty 24.5.2016
21. Tuloste verkkosivuilla ibinews.com olevasta artikkelista "Benetti chooses ABB Azipod propulsion for project Zoza", päivätty 22.2.2016
22. Tuloste verkkosivuilla seatrade-maritime.com olevasta artikkelista "ABB unveils new Azipod propulsion model with higher efficiency", päivätty 6.9.2016
23. Ote verkkosivuilta seatec.fi, Suomen meriteollisuuden julkaisu, hakutulokset lehtiarkistosta sanalle "azipod", vierailtu 2.3.2018
24. Ote verkkosivuilta publico.com/seatec koskien seatec-julkaisun levikkiä ja kohderyhmää
25. Ote seatec-julkaisusta vuodelta 2012
26. EUIPO:n valituslautakunnan 5.10.2015 tekemä päätös numero R 1414/2014T (myös Siemens AG:n asiakirjatodiste 2)
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
Siemens AG:n kanneoikeus
1. Markkinaoikeudessa on Siemens AG:n kanteen johdosta kysymys ABB Oy:n kansallisen tavaramerkin numero 253535 AZIPOD väitetystä erottamiskyvyttömyydestä ja siitä seuraavasta tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi tai määräämisestä menetetyksi.
2. Tavaramerkkilain 27 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta ja tavaramerkin menettämisestä päättää tuomioistuin, kun siitä tehdään kanne merkin haltijaa vastaan. Pykälän 2 momentin mukaan kannetta, jota 1 momentissa tarkoitetaan, saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä.
3. Tavaramerkkilain esitöissä (HE 128/1962 vp) ei ole tarkemmin esitetty, mitä edellä mainitulla tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa viitatulla haitalla tarkoitetaan. Mainittu hallituksen esitys on perustunut pitkälti yhteispohjoismaiseen tavaramerkkilakikomitean mietintöön 2/1960, jossa on todettu kannevallan kuuluvan jokaiselle, jonka etua asia koskee (s. 9 ja 34). Tässä mietinnössäkään kanneoikeudesta ei ole esitetty mitään tarkempaa.
4. Tavaramerkkijärjestelmä perustuu sille lähtökohdalle, että tavaramerkin tulee olla erottamiskykyinen eli että sen avulla elinkeinotoiminnassa voidaan erottaa tavarat toisen tavaroista. Tähän nähden siinä, että tavaramerkin haltijan kanssa samoilla markkinoilla oleva kilpailija vaatii erottamiskyvyttömäksi väittämänsä rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai sen määräämistä menetetyksi, on kysymys oikeudelliseen intressiin perustuvasta vaatimuksesta. Tällaisen intressin voidaan katsoa tarkoittavan myös sitä, että tavaramerkin erottamiskyvyttömyyteen vetoava kilpailija kärsii haittaa rekisteröinnistä.
5. Näin ollen Siemens AG:llä on katsottava olevan tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentin mukainen kanneoikeus tässä asiassa. Todettu huomioon ottaen ABB Oy:n vaatimus Siemens AG:n kanteen tutkimatta jättämisestä on hylättävä.
Lain ajallinen soveltaminen
6. Siemens AG:n kanteen kohteena oleva kansallinen tavaramerkki numero 253535 AZIPOD on 1.7.2011 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity 15.11.2011. Kanteen mukaan kyseinen tavaramerkki on ollut erottamiskyvytön jo rekisteröinnin hakemisajankohtana tai se on joka tapauksessa menettänyt erottamiskyvyn sen jälkeen. Kanne on tullut markkinaoikeudessa vireille 30.12.2016. Puheena olevan tavaramerkin väitetty erottamiskyvyttömyys on nyt markkinaoikeudessa arvioitavana sen rekisteröinnin hakemisajankohdasta kanteen vireille tulon ajankohtaan saakka.
7. Tavaramerkkilakia on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella lailla (616/2016). Lainmuutoksen tarkoituksena oli muuttaa muun muassa tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksiä ja suojan sisältöä koskevia säännöksiä niin, että ne vastaavat 15.1.2019 saakka voimassa olevaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto, jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).
8. Vaatimusta tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta arvioidaan tavaramerkkiä haettaessa voimassa olleiden tavaramerkkilain säännösten perusteella. Johtuen kanteen vireille tulon ajankohdasta 30.12.2016 vaatimusta tavaramerkin menettämisestä arvioidaan puolestaan yhtäältä ennen 1.9.2016 ja toisaalta kyseisestä päivämäärästä lukien voimassa olleiden tavaramerkkilain säännösten perusteella. Näillä lain ajallista soveltamista koskevilla näkökohdilla ei kuitenkaan ole merkitystä asian arvioinnin lopputuloksen kannalta, koska tavaramerkkilakia on joka tapauksessa tulkittava ja sovellettava ottaen huomioon tavaramerkkidirektiivi ja soveltuvin osin EU-tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö sekä tavaramerkkejä koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.
Oikeusohjeet
9. Tavaramerkkilain 25 §:n (7/1964) mukaan, jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin mainittua lakia, julistettakoon rekisteröinti mitättömäksi, mikäli muuta ei johdu sanotun lain 8 §:ssä (39/1993) tai 9 §:ssä (7/1964) mainitusta seikasta tai muusta olosuhteiden muuttumisesta.
10. Tavaramerkkilain 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin menetetään, jos merkki rekisteröinnin tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista.
11. Tavaramerkkilain 13 §:n (56/2000) mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.
12. Viimeksi mainitun pykälän 1.9.2016 lukien korvanneen tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty. Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.
13. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä, tai jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Mainitun artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan puolestaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä, tai jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Vastaavan sisältöiset säännökset ovat sisältyneet pitkään myös EU-tavaramerkkejä koskeviin unionin asetuksiin.
14. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
15. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).
16. Kuvailevuutta koskevalla sääntelyllä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmaisuja, joilla kuvaillaan kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on jokaisen voitava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Näin estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia (ks. esim. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25 kohta ja tuomio 27.11.2003, Quick v. SMHV (Quick), T-348/02, EU:T:2003:318, 27 kohta).
17. Oikeuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).
Relevantista kohdeyleisöstä
18. Kuten edeltä kohdasta asian tausta käy ilmi, kanteen kohteena olevan kansallisen tavaramerkin numero 253535 AZIPOD kattamat tavarat luokissa 7, 9 ja 12 ovat hyvin monentyyppisiä. Vaihtoehtoisessa tavaramerkin osittaista menettämistä koskevassa kannevaatimuksessa 2.2 vaatimuksen kohteena ovat muun ohessa muut kuin käsikäyttöiset maanviljelysvälineet ja munanhautomakoneet sekä vaatimuksessa tarkemmin yksilöidyt laivojen varustamiseen tarkoitetut komponentit ja järjestelmät. Tässä viimesijaisessa kannevaatimuksista johtuvassa arviointitilanteessakaan tavaroiden heterogeenisyys ei ratkaisevasti vähene.
19. Relevantin kohdeyleisön määrittely tällaisessa yhtäältä rekisteröinnistä ja toisaalta Siemens AG:n esittämistä vaatimuksista johtuvassa heterogeenisessä tavara-asetelmassa ei ole vailla ongelmia. Siemens AG:n esittämä todistelu kanteen kohteena olevan tavaramerkin väitetystä erottamiskyvyttömyydestä liittyy lähinnä suurissa laivoissa käytettäviin pystyakselin suhteen 360 astetta kääntyviin ruoripotkurijärjestelmiin, joten relevantti kohdeyleisö on tässä asiassa syytä muodostaa tällaisiin järjestelmiin liittyvien tavaroiden perusteella. Mikäli puheena oleva tavaramerkki ei ole erottamiskyvytön näin määräytyvälle kohdeyleisölle, Siemens AG:n kanteesta ei ole perusteita ryhtyä arvioimaan puheena olevan tavaramerkin mahdollista erottamiskyvyttömyyttä joidenkin muiden sen kattamien tavaroiden pohjalta määräytyvälle kohdeyleisölle.
20. Ruoripotkurijärjestelmien pohjalta määräytyvä relevantti kohdeyleisö käsittää lähinnä merenkulun ja laivateollisuuden piirissä toimivia suomalaisia henkilöitä, joiden koulutustausta ja tehtävät saattavat poiketa toisistaan. Todennäköistä on, että merkittävä osa kohdeyleisöstä ei seuraa ainakaan tiiviisti alan tieteellistä keskustelua esimerkiksi tutkimusartikkeleihin perehtymällä. Kohdeyleisö ei myöskään ole yhtä homogeeninen kuin esimerkiksi Siemens AG:n esille nostamassa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisussa asiassa C-192/03 P todettu lääketieteen alan erityisyleisö eli Euroopan unionissa toimivat silmälääkärit ja silmäkirurgit, minkä kohderyhmän keskuudessa kyseisessä tapauksessa tarkasteltavana olleen tavaramerkin tavallisuutta oli asianosaisten esittämän todistelun perusteella tullut tarkastella (määräys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, EU:C:2004:587, 30 ja 31 kohta).
Arviointi väitetystä erottamiskyvyttömyydestä
21. Siemens AG on esittänyt, että sana AZIPOD on muodostettu nimityksestä "Azimuthing Podded Drive". ABB Oy on puolestaan esittänyt, että kyseinen fantasiasana on voitu muodostaa myös nimityksestä "AZImuthing electric POded Drive", kuten sen verkkosivuilla olevasta kirjoituksesta ilmenee (Siemens AG:n asiakirjatodiste 3). Markkinaoikeus toteaa asiakirjatodisteina esitetyistä artikkeleista ja kirjoituksista ilmenevän myös, että jotkin kirjoittajat ovat esittäneet sanan Azipod muodostuvan sanoista "azimuthing podded propulsion unit" (Siemens AG:n asiakirjatodiste 5) tai sanoista "azimuthing pod" (Siemens AG:n asiakirjatodiste 12). Näillä eroilla ei kuitenkaan ole asian arvioinnin kannalta merkitystä.
22. Siemens AG:n esittämien sanakirjamääritelmien (Siemens AG:n asiakirjatodiste 11) perusteella vuonna 1981 julkaistussa suomen kielen sivistyssanakirjassa esitetty sana "atsimuutti" liittyy tähtitieteeseen ja vuonna 1997 julkaistussa ruotsi-suomi tekniikan ja kaupan sanakirjassa ruotsin kielen sana "azimut", joka on suomeksi atsimuutti, tosisuuntima, sivukulma tai suuntakulma, liittyy radioon sekä puhelintekniikkaan ja tietoliikenteeseen. Wikipedia-artikkelissa "Horisonttijärjestelmä", joka on eräs tähtitieteessä taivaankappaleiden paikkojen ilmoittamiseen käytetty koordinaatisto, on puolestaan esitetty, että atsimuutti ilmaisee ilmansuunnan, jossa kohde näkyy ja se ilmoitetaan asteina. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka suomen kielen sanalla "atsimuutti" onkin tähtitieteen ja navigoinnin kautta liityntä merenkulkuun, Siemens AG:n esittämä edellä kuvattu käsitteitä koskeva hakuteosselvitys ei osoita, että tällä sanalla tai ruotsin kielen sanalla "azimut" taikka sanalla "azimuthing" olisi suoraa ja välitöntä yhteyttä laivojen potkurijärjestelmiin.
23. Asiassa esitetystä todistelusta ilmenee, että ABB Oy:n tai sen nimeltä mainittujen työntekijöiden kirjoituksissa ja artikkeleissa sanaan Azipod on viitattu selkeästi tavaramerkinomaisesti käyttämällä vähintäänkin kunkin esityksen alussa ilmaisua "Azipod®" (Siemens AG:n asiakirjatodisteet 3–5 ja ABB Oy:n asiakirjatodiste 4).
24. Edelleen asiassa esitetystä todistelusta ilmenee, että 1.2.2017 suoritetut Google- ja Bing-hakukonehaut sanalla "azipod" ovat tuoneet hakutuloksiksi etupäässä ABB Oy:öön ja sen tavaramerkkiin viittaavaa aineistoa (ABB Oy:n asiakirjatodiste 5). Tämä tukee heikosti käsitystä sitä, että sana "azipod" olisi tullut tavalliseksi ilmaisuksi yleisesti tai edes nyt kysymyksessä olevan edellä kohdissa 19 ja 20 määritellyn kohdeyleisön keskuudessa.
25. Siemens AG:n esittämässä todistelussa on yksittäisiä tieteellisiksi tutkimuksiksi luokiteltavissa olevia artikkeleita (Siemens AG:n asiakirjatodisteet 6, 7 ja 16) tai muita kirjoituksia (Siemens AG:n asiakirjatodisteet 12–15), joissa sanaa Azipod on käytetty yleissanan luonteisesti ja myös ilman viittauksia ABB Oy:öön. Osa näistä artikkeleista ja kirjoituksista on julkaistu jo ennen kanteen kohteena olevan kansallisen tavaramerkin numero 253535 AZIPOD rekisteröinnin hakemisajankohtaa 1.7.2011. Asiassa on jäänyt epäselväksi, missä määrin nämä yksittäiset artikkelit ja muut kirjoitukset ovat tunnettuja nyt kysymyksessä olevan kohdeyleisön keskuudessa.
26. Markkinaoikeus toteaa, ettei Siemens AG:n esittämä todistelu osoita, että kohdeyleisö olisi pitänyt sanaa "azipod" kansallisen tavaramerkin numero 253535 AZIPOD rekisteröinnin hakemisajankohtana 1.7.2011 laivojen potkurijärjestelmiin liittyvänä yleissanana tai että tilanne olisi muuttunut ratkaisevasti toiseksi myöhemminkään. Kun sanan "azipod" käytölle ei ole ilmennyt yleisen edun mukaista vapaana pidon tarvetta, markkinaoikeus katsoo, että kyseinen tavaramerkki on edelleen erottamiskykyinen liittyen laivojen potkurijärjestelmiin. Asiassa ei ole myöskään osoitettu, että puheena oleva tavaramerkki olisi erottamiskyvytön muidenkaan sen kattamien tavaroiden osalta.
27. Edellä todetuilla perusteilla Siemens AG:n kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
28. Siemens AG on hävinnyt asian, joten se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan ABB Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.
29. ABB Oy on vaatinut, että Siemens AG velvoitetaan korvaamaan ABB Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 48 eurolla ja palkkion osalta 32.875 eurolla eli yhteensä 32.923 eurolla viivästyskorkoineen. Kun Siemens AG:llä ei ole ollut huomauttamista vaaditun määrän osalta, se on velvoitettava korvaamaan ABB Oy:n oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä.
Tuomiolauselma
Markkinaoikeus hylkää Siemens AG:n kanteen.
Markkinaoikeus velvoittaa Siemens AG:n korvaamaan ABB Oy:n oikeudenkäyntikulut 32.923 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.
MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 25.6.2018.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen.
LAINVOIMAISUUS
Lainvoimainen.