MAO:811/14
HAKEMUS
Vaatimukset
Nordpeis AS (jäljempänä myös Nordpeis tai hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää X Oy:tä (jäljempänä myös vastaajayhtiö) 50.000 euron sakon uhalla käyttämästä verkkotunnusta nordpeis.fi.
Lisäksi Nordpeis on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa X Oy:n korvaamaan Nordpeisin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut pääasian osalta 36.792,23 eurolla ja turvaamistoimen osalta 6.275 eurolla eli yhteensä 43.067,23 eurolla viivästyskorkoineen.
Perusteet
Hakijalle on Norjassa rekisteröity toiminimi Nordpeis AS sekä norjalainen tavaramerkki Nordpeis (kuvio). Lisäksi hakijalle on 5.3.2014 rekisteröity yhteisön tavaramerkki NORDPEIS.
Viestintäviraston rekisteritietojen mukaan verkkotunnus nordpeis.fi on rekisteröity vastaajayhtiölle 17.1.2011.
Vastaajayhtiön itselleen rekisteröimä verkkotunnus nordpeis.fi perustuu hakijan rekisteröimään norjalaiseen toiminimeen Nordpeis AS sekä hakijan Norjassa ennen verkkotunnuksen nordpeis.fi rekisteröintiä rekisteröimään ja Suomessa käyttämään tavaramerkkiin NORDPEIS. Vastaajayhtiö on hakijan oikeuksista tietoisena rekisteröinyt verkkotunnuksen nordpeis.fi ja ryhtynyt käyttämään sitä oman kilpailevan liiketoimintansa edistämiseksi kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla.
Vastaajayhtiön verkko-osoitteessa www.nordpeis.fi ylläpitämä verkkosivusto on identtinen vastaajayhtiön takkamaailma.com ja takkamaailma.fi -verkkosivustojen kanssa. Vastaajayhtiö markkinoi hakijan NORDPEIS-tunnuksen sisältävällä verkko-osoitteella omaa Takkamaailma-myymäläänsä. Takkamaailmassa vastaajayhtiö myy Nordpeisin tuotteiden kanssa kilpailevia tuotteita ja pyrkii siten hyödyntämään hakijan mainetta ja tunnettuutta. Menettely on myös kuluttajia harhaanjohtavaa.
Vastaajayhtiön menettely on ollut hyvän liiketavan vastaista sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Vastaajayhtiö ei ole hakijan valtuuttama jälleenmyyjä eikä hakija ole kaupallisessa yhteistyösuhteessa vastaajayhtiöön. Vastaajayhtiö hyödyntää vilpillisesti hakijan ja sen tuotteiden tunnettuisuutta ja mainetta käyttämällä hyväkseen hakijan tunnusmerkkejä sisältävää verkkotunnusta edistämään oman yrityksensä toimintaa. Vastaajayhtiön menettely on omiaan vahingoittamaan hakijan suomalaisen edustajan ja sen suomalaisten jälleenmyyjien toimintaa. Menettely on lisäksi omiaan paitsi aiheuttamaan sekaannusta suhteessa hakijan harjoittamaan elinkeinotoimintaan myös asiakkaita harhaanjohtavaa sekä haittaa merkittävästi hakijan mahdollisuutta kehittää ja laajentaa liiketoimintaansa Suomessa.
Vastaajayhtiön menettely on sopimatonta myös tavaramerkkioikeudellisten periaatteiden valossa.
Myyjän yleinen oikeus viitata myymiensä tuotteiden tunnuksiin näiden tuotteiden myyntiä edistääkseen ei tarkoita sitä, että vastaajayhtiö saisi käyttää toiminimen ja tavaramerkin NORDPEIS sisältävää verkkotunnusta hakijan kanssa kilpailevien takkavalmistajien tuotteiden markkinoimiseksi.
Hakija nauttii Pohjoismaissa laajaa tunnettuutta laadukkaiden tulisijojen valmistajana. NORDPEIS-takkoja ja -kamiinoja myydään Norjassa noin 600 toimipisteessä ja yli kolmannes norjalaisista tunnistaa
NORDPEIS-tavaramerkin. Ruotsissa NORDPEIS-takkoja ja -kamiinoja myydään noin 100 eri toimipisteessä. Suomessa jälleenmyyjiä on 35.
Hakijaa edustaa Suomessa Nordpeisin ruotsalaisen emoyhtiön NIBE AB:n Vantaalla sijaitseva yksikkö, joka markkinoi ja myy hakijan tuotteita Suomessa. NORDPEIS-tuotteita on useamman vuoden ajan markkinoitu Suomessa useilla eri messuilla sekä myös sisustus- ja sanomalehdissä. Hakijan pyrkimyksenä on tulevien vuosien aikana vahvistaa asemaansa Suomen markkinoilla laajentamalla näkyvyyttään ja kasvattamalla myyntiään Suomessa.
Hakijan kansainvälinen verkko-osoite on nordpeis.com. Hakija ylläpitää lisäksi maakohtaisia verkkosivustojaan Norjan, Ruotsin, Suomen, Saksan, Ranskan ja Puolan osalta (nordpeis.no, nordpeis-suomi.fi, nordpeis.se, nordpeis.de, nordpeis.fr ja nordpeis.pl). Hakijan kaikkien maakohtaisten verkkosivustojen osoitteet ovat muotoa "nordpeis.(maakoodi)" paitsi suomalainen osoite "nordpeis-suomi.fi". Hakija ei ole voinut rekisteröidä verkkotunnusta nordpeis.fi koska tunnus on rekisteröity vastaajayhtiölle.
Hakijan toiminimen ja tavaramerkin sisältämän verkkotunnuksen lisäksi vastaajayhtiölle on vuoden 2011 aikana rekisteröity stuv.fi, skantherm.fi, focuscreation.fi ja focus-creation.fi ja vuonna 2012 westfire.fi. STUV, SKANTHERM, FOCUS ja WESTFIRE ovat tunnettuja takkojen ja kamiinojen tunnusmerkkejä.
Vastaajayhtiö on yllä mainittujen verkkosivujen lisäksi myös seuraavien yritysten (erityisesti takkatuotteiden valmistajien) tunnusmerkkejä sisältävien verkkotunnusten haltija: decostone.fi, decora.fi, dovre.fi, steko.fi, invicta.fi, masterstone.fi, homeforyou.fi, takkaliike.fi, takkakauppa.fi, spatherm.fi, maxblank.fi, totem.fi, klimex.fi, hase.fi, roto.fi, austroflamm.fi, rais.fi, dru.fi, silca.fi, artstone.fi, skantherm.fi, great-stone.fi, greatstone.fi, mdesign.fi, m-design.fi, evita.fi, craftstone.fi, victorystone.fi, aldi.fi, carrefour.fi, axis.fi, hr-prof.fi, hrprof.fi, brunner.fi sekä holzprof.fi. Miltei kaikki vastaajayhtiön rekisteröimät edellä mainitut verkko-osoitteet avaavat takkamaailma.com ja takkamaailma.fi -sivustojen kanssa identtisen näkymän, jossa esitellään vastaajayhtiön Takkamaailma-yritystä ja sen markkinoimia tuotteita. Vastaajayhtiö hyödyntää vilpillisesti takkojen, kamiinojen ja niihin liittyvien tuotteiden valmistajien (erityisesti hakijan) tunnettuutta ja mainetta käyttämällä hyväkseen kyseisten yritysten tunnusmerkkejä sisältäviä verkkotunnuksia edistämään oman Takkamaailma-yrityksensä toimintaa.
Asian vireilletulohetkellä markkinaoikeudessa vastaajayhtiön verkkosivustolla takkamaailma.com ei ollut vielä mitään mainintaa Nordpeis-tuotteista. Tuohon aikaan vastaajayhtiö käytti verkkotunnusta nordpeis.fi vain ohjatakseen potentiaalisia Nordpeis-asiakkaita omalle verkkosivustolleen, jolla esiteltiin yksinomaan hakijan kilpailijoiden tuotteita.
Vastaajayhtiön sittemmin verkkosivustolleen tekemät muutokset ovat lähinnä yritys saada verkkosivusto näyttämään siltä, että vastaajayhtiöllä olisi normaalia liiketoimintaa Nordpeis-tuotteilla. Vastaajayhtiö on kuitenkin hankkinut Takkamaailma-liikkeessä myynnissä olleet Nordpeis-takat virolaisilta toimittajilta harmaatuontina, mikä ei oikeuta käyttämään hyväksi hakijan tavaramerkin sisältävää verkkotunnusta nordpeis.fi toiminnassaan tavalla, joka johtaa kuluttajia harhaan hakijan ja vastaajan välisestä kaupallisesta yhteydestä.
VASTAUS
Vaatimukset
X Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Nordpeis AS:n hakemuksen.
Lisäksi X Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Nordpeisin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 35.420,07 eurolla viivästyskorkoineen.
Perusteet
Vastaajayhtiö on vuodesta 2002 lähtien myynyt hakijan valmistamia ja liikkeeseen laskemia Nordpeis-takkoja Suomessa ja myy niitä edelleen. Vastaajayhtiö ei ole ollut hakijan valtuutettu Nordpeis-tuotteiden jälleenmyyjä Suomessa eikä hakijan ja vastaajayhtiön välillä ole suoraa kaupallista yhteyttä. Vuonna 2010 vastaajayhtiön toimitusjohtaja X tiedusteli hakijalta mahdollisuutta ostaa tuotteita suoraan siltä, mutta hakija ohjasi vastaajayhtiön hankkimaan tuotteita Suomessa toimivalta valtuutetulta jälleenmyyjältään tai muilta tahoilta. Vastaajayhtiö ei ole siis hakijasta johtuvista syistä voinut ostaa Nordpeis-tuotteita suoraan hakijalta, mutta on ostanut niitä vuodesta 2002 lähtien muista lähteistä ja myynyt niitä Suomessa täysin laillisesti.
Vastaajayhtiö tekee parhaansa saadakseen Nordpeis-tuotteita mahdollisimman hyvin kaupaksi ja tässä tarkoituksessa vastaajayhtiö markkinoi toimintaansa ja myymiään tuotteita käytettävissä olevin tavoin. Verkkotunnukset ovat yksi olennainen osa internet-markkinointia ja markkinointinsa toteuttamiseksi vastaajayhtiö on rekisteröinyt erinäisiä verkkotunnuksia, jotka viittaavat vastaajayhtiön markkinoimiin ja myymiin tuotteisiin.
Edellä kuvatussa tarkoituksessa vastaajayhtiö on rekisteröinyt myös verkkotunnuksen nordpeis.fi vuonna 2011.
Vastaajayhtiö on tekemiensä selvitysten perusteella ollut tietoinen siitä, ettei hakijalla tai millään muullakaan taholla ole tuolloin ollut Suomessa mitään rekisteröityjä tavaramerkki- tai toiminimioikeuksia, jotka olisivat estäneet vastaajayhtiötä rekisteröimästä verkkotunnusta nordpeis.fi itselleen ja ottamasta sitä käyttöön.
Verkkotunnuksen nordpeis.fi käyttö ei johda kuluttajia harhaan luomalla sellaista mielikuvaa, että vastaajayhtiö olisi koskaan ollut hakijan valtuutettu jakelija, tai antamalla ymmärtää, että vastaajayhtiö olisi jollain tavoin kaupallisessa yhteydessä hakijaan taikka että vastaajayhtiö toimisi hakijan tai sen suomalaisten valtuutettujen jälleenmyyjien puolesta tai toimeksiannosta.
Vastaajayhtiö on siten rekisteröinyt ja käyttää Suomessa kansallista verkkotunnusta nordpeis.fi laillisesti. Hakijalla ei ole perustetta kieltää vastaajayhtiötä käyttämästä verkkotunnusta nordpeis.fi liiketoiminnassaan.
Hakijan toiminimi- ja tavaramerkkirekisteröintien osalta kyse on norjalaisista rekisteröinneistä, joilla ei ole merkitystä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Myöskään NORDPEIS-tavaramerkin tunnettuudella ulkomailla ei ole merkitystä suomalaisen nordpeis.fi -verkkotunnuksen rekisteröintiin tai käyttöön Suomessa.
Oikeus verkkotunnukseen määritellään niin sanotun aikaprioriteettisäännön perusteella eikä hakijalla ole vuonna 2011 vastaajayhtiön rekisteröidessä verkkotunnuksen nordpeis.fi ollut mitään vastaajayhtiötä aikaisempaa ja parempaa oikeutta verkkotunnuksen rekisteröintiin.
Vastaajayhtiön verkkotunnusrekisteröinti nordpeis.fi ei estä hakijan toimintaa Suomessa. Ruotsalainen Nibe AB maahantuo hakijan tuotteita Suomeen ja eri jälleenmyyjät myyvät hakijan tuotteita Suomessa. Hakijalla itsellään ei kuitenkaan ole suoraan omaa toimintaa ja myyntiä kuten omaa yhtiötä tai liikettä Suomessa. Hakija toimii siten Suomessa maahantuojansa sekä jakelijoidensa kautta.
Hakijalla on lukuisia käyttökelpoisia Nordpeis-tunnuksen sisältäviä verkkotunnusrekisteröintejä kuten nordpeis.com ja nordpeis.eu sekä näiden lisäksi monia maakohtaisia eli kansallisia verkkotunnusrekisteröintejä kuten nordpeis.no ja nordpeis.de. Suomessa hakijalla on kansallinen verkkotunnusrekisteröinti nordpeis-suomi.fi, minkä lisäksi hakijan tuotteita löytyy jälleenmyyjien verkkosivustojen kautta. Hakija kykenee hyvin harjoittamaan Nordpeis-tuotteiden myyntiä ja markkinointia Suomessa myös ilman nordpeis.fi -verkkotunnusta.
Vastaajayhtiö ei myöskään millään tavoin nordpeis.fi -verkkotunnusta käyttäessään käytä hyväkseen hakijan mainetta tai tunnettuisuutta, koska käytön tarkoituksena on myytävien tuotteiden markkinointi ja koska Nordpeis-tuotteilla ei ole Suomessa mitään erityistä tunnettuutta tai mainetta, jota vastaajayhtiö edes voisi tai haluaisi käyttää. Verkkotunnuksen Nordpeis.fi käyttö vastaajayhtiön toimesta ei myöskään aiheuta mitään vahinkoa hakijalle.
Vastaajayhtiö markkinoi ja myy hakijan valmistamia tuotteita Suomessa hakijan valtuuttamien jälleenmyyjien lisäksi ja siten omalta osaltaan edistää hakijan tuotteiden myyntiä Suomessa. Vastaajayhtiö markkinoi takkamaailma.com -verkkosivustollaan omaa liiketoimintaansa ja liiketoiminnassaan myymiään tulisijoja ja niihin liittyviä tuotteita. Nordpeis-tuotteet ovat yksi tuotemerkki vastaajayhtiön myymien tuotemerkkien joukossa, eikä siinä, että vastaajayhtiö on rekisteröinyt nordpeis.fi -verkkotunnuksen tai että kyseinen verkkotunnus ohjautuu vastaajayhtiön pääsivustolle osoitteessa takkamaailma.com/ takkamaailma.fi, ole mitään sopimatonta tai hyvän liiketavan vastaista.
Vastaajayhtiö ei myöskään verkkosivustollaan esitä mitään hakijan liiketoimintaa koskevaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa, joka olisi omiaan jollain tavoin vahingoittamaan hakijan liiketoimintaa. Vastaajayhtiön Nordpeis-tuotteista verkkosivustollaan ilmoittamat tiedot ovat normaaleja tuotetietoja, joita vastaajayhtiöllä on täysi oikeus ilmoittaa myymistään tuotteista. Kysymys ei ole millään tavoin hakijan nimen, tavaramerkin tai muun tunnusmerkin tai niihin mahdollisesti liittyvän maineen ja tunnettuuden (goodwill) oikeudettomasta hyväksikäytöstä. Vastaajayhtiöllä on oikeus myydä laillisesti
EU-alueelle tuotuja Nordpeis-tuotteita Suomessa. Nordpeis-tuotteiden myynnissä ja markkinoinnissa sekä nordpeis.fi -verkkotunnuksen käytössä ei siten ole kyse millään tavoin sopimattomasta toiminnasta myöskään tavaramerkkilain nojalla.
TODISTELU
Asiakirjatodisteet
Nordpeis AS
1. Tuloste Norjan kaupparekisteristä (Enhetsregistret)
2. Otteet Norjan tavaramerkkirekisteristä ja yhteisötavaramerkki-rekisteristä
3. Nordpeis AS:n vuonna 2011 teettämä markkinatutkimus
4. Kartta NORDPEIS-tuotteita myyvistä myyntipisteistä Suomessa
5. Otteita Suomessa toteutetuista markkinointikampanjoista
6. Ote Viestintäviraston verkkotunnusrekisteristä (nordpeis.fi)
7. Ote Viestintäviraston verkkotunnusrekisteristä (takkamaailma.fi)
8. Tulosteet takkamaailma.com -verkkosivuilta 19.12.2013
9. Tulosteet verkkosivuilta nordpeis.fi 19.12.2013
10. Y:n ja X:n sähköpostikeskustelut (helmikuu 2003 ja maaliskuu 2010)
11. Otteita Viestintäviraston verkkotunnusrekisteristä
X Oy
1. Otteita vastaajayhtiön Nordpeis-tuotteita koskevista ostolaskuista vuosilta 2003–2010
2. Vastaajayhtiön lähettämiä Nordpeis-tuotteita koskevia laskuja vuosilta 2002–2012
3. Otteita Nordpeis-tuotteista vastaajayhtiön verkkosivuilla vuosilta 2009 ja 2010
4. Otteita Nordpeis-tuotteista vastaajayhtiön verkkosivuilla maaliskuussa 2014
5. Otteita hakijan jälleenmyyjien verkkosivuilta maaliskuussa 2014
6. Takkamaailma-kotisivut vuonna 2011 ja 2012
Henkilötodistelu
Nordpeis AS
1. Nordpeis AS:n emoyhtiön Nibe AB:n maajohtaja PA, todistelutarkoituksessa
X Oy
1. toimitusjohtaja X, todistelutarkoituksessa
TURVAAMISTOIMEA KOSKEVA PÄÄTÖS
Markkinaoikeus on kieltänyt Nordpeisin turvaamistoimea koskevasta hakemuksesta 2.4.2014 antamallaan päätöksellä X Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla luovuttamasta tai siirtämästä sille rekisteröityä verkkotunnusta nordpeis.fi kenellekään muulle taholle kuin Nordpeis AS:lle.
Edellä esitetty kielto on turvaamistoimea koskevassa päätöksessä määrätty olemaan voimassa kunnes pääasiassa annetaan päätös taikka asiassa toisin määrätään.
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
Asian tausta
1. Nordpeis AS on vuonna 1984 perustettu norjalainen osakeyhtiö, jonka toimialana on takkojen, takkasydämien ja kamiinojen valmistus ja myynti. Nordpeis AS on hakijalle Norjassa vuonna 1995 rekisteröity toiminimi. Hakijalla on lisäksi vuodelta 2005 norjalainen tavaramerkkirekisteröinti tunnukselle Nordpeis (kuvio). Tämän lisäksi hakijalla on sittemmin 30.12.2013 tehdyn hakemuksen perusteella vuonna 2014 rekisteröity yhteisön tavaramerkki NORDPEIS.
2. X Oy on vuonna 2006 rekisteröity suomalainen osakeyhtiö, jonka toimialaan kuuluu muun muassa tulisijojen ja tulisijatarvikkeiden maahantuonti ja myynti. X Oy:n rekisteröimiin aputoiminimiin kuuluu muun muassa Takkamaailma.
3. X Oy:lle on tämän hakemuksesta 17.1.2011 rekisteröity verkkotunnus nordpeis.fi.
4. X Oy:n hallussa pitämältä verkkosivulta nordpeis.fi on edelleenohjaus verkkosivuille takkamaailma.com/takkamaailma.fi, jolla X Oy markkinoi Nordpeis-tuotteiden ohella Nordpeisin kilpailijoiden takkatuotteita.
Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet
5. Nordpeis on esittänyt, että X Oy on hakijan
toiminimi- ja tavaramerkkioikeuksista tietoisena rekisteröinyt verkkotunnuksen nordpeis.fi ja ryhtynyt käyttämään hakijan tunnusmerkkejä sisältämää verkkotunnusta oman kilpailevan liiketoimintansa edistämiseksi hyvän liiketavan vastaisesti ja kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla.
6. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu verkkotunnuksen sulkeminen tai peruuttaminen eikä tällaista vaatimusta ole asiassa esitettykään. Markkinaoikeus voi mainitun lain 6 §:n 1 momentin nojalla kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä.
7. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain tavoitteena on elinkeinonharjoittajan turvaaminen sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa vastaan. Jotta oikeussuoja olisi tehokasta, lain 6 §:n nojalla annettavan kiellon käyttöalaa ei voida tulkita liian suppeasti. Tehokkuusperiaatteen huomioon ottamiseen velvoittaa myös teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (SopS 43/1975), jonka 10 bis artiklan mukaan "kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tai teollisen tai kaupallisen toiminnan kanssa", on kiellettävä. On siten selvää, että elinkeinonharjoittajaa voidaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla kieltää käyttämästä rekisteröityä verkkotunnusta.
8. Oikeuskirjallisuudessa (Pihlajarinne: Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä, 2009, s. 38–39) on esitetty, että verkkotunnukset ovat ensisijaisesti verkkosivujen osoitteita, joilla saattaa olla myös merkitystä kaupallisina tunnusmerkkeinä. Tietyn verkkotunnuksen rekisteröinti tuottaa haltijalleen verkkotunnuksen haltijan ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen perustuvan oikeuden käyttää kyseistä verkkotunnusta niin kauan kuin tunnus on rekisteröity. Kuitenkin esimerkiksi tavaramerkin tai toiminimen haltija voi yleensä puuttua verkkotunnuksen käyttöön siitä huolimatta, että verkkotunnuksen rekisteröinti on mahdollisesti tapahtunut ennen tunnusmerkin suoja-ajan alkamista.
Asian arviointi
9. Asiassa on riidatonta, että X Oy ei ole ollut hakijan valtuuttama jälleenmyyjä Suomessa eivätkä hakija ja vastaajayhtiö ole tehneet muutakaan niiden välistä kaupallista yhteyttä luovaa jakelu- tai agenttisopimusta.
10. Nordpeisin toimitusjohtaja Y on tavannut X:n Helsingissä helmikuussa 2003 ja keskustellut mahdollisesta yhteistyöstä hakijan ja X:n välillä. X oli ollut kiinnostunut mahdollisuudesta ryhtyä Nordpeisin suomalaiseksi edustajaksi. Nordpeisin toimitusjohtaja Y ilmoitti kuitenkin tapaamisen jälkeen X:lle lähettämässään sähköpostiviestissä, että Nordpeis tulisi jatkamaan yhteistyötään silloisen edustajansa kanssa eikä aloita yhteistyötä X:n kanssa.
11. Vuoden 2010 maaliskuussa vastaajayhtiön toimitusjohtaja X on tiedustellut Nordpeisilta, voisiko vastaajayhtiö ostaa tiettyjä takkamalleja suoraan Nordpeisilta. Nordpeisin toimitusjohtaja Y oli tuolloin ilmoittanut vastaajayhtiön toimitusjohtaja X:lle sähköpostitse, että Nordpeisin suomalaisena maahantuojana toimii NIBE Finland.
12. Markkinaoikeus katsoo, että vastaajayhtiö ja sen toimitusjohtaja X ovat edellä selostettujen Nordpeisin kanssa vuosina 2003 ja 2010 käytyjen keskustelujen ja sähköpostiviestikirjeenvaihdon perusteella vuonna 2011 kysymyksessä olevaa verkkotunnusrekisteröintiä tehdessään olleet tietoisia edellä kerrotuista Nordpeisin norjalaisesta toiminimestä ja tavaramerkistä. Nordpeisin toimesta on edellä todetulla tavalla kahdesti tuotu selvästi esiin se seikka, että Nordpeis aikoo jatkossakin maahantuoda ja markkinoida tuotteitaan Suomessa muiden tahojen kuin vastaajayhtiön tai tämän toimitusjohtaja X:n toimesta.
13. Oikeuskirjallisuudessa (Pihlajarinne: Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä, 2009, s. 229) on esitetty, että verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyvää aikaprioriteettisääntöä on perusteltua soveltaa vain tilanteeseen, jossa konflikti perustuu vilpittömässä mielessä hankittuihin rinnakkaisiin tunnusmerkkioikeuksiin.
14. Markkinaoikeus on 10.2.2012 antamassaan päätöksessä nro 32/12 todennut, että käyttöönotetun tavaramerkin haltija voi saada suojaa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen nojalla myöhempää toiminimen rekisteröintiä vastaan, mikäli toiminimi on rekisteröity vilpillisessä mielessä eli tietoisena tavaramerkin aikaisemmasta käytöstä, vaikka todettu käyttö olisi tapahtunut ainoastaan ulkomailla, ja mikäli vertailtavat tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa.
15. Markkinaoikeus katsoo, että yleisen tunnusmerkkioikeudellisen periaatteen mukaan rekisteröinnin aikaprioriteetin nojalla ei voi saada suojaa aiempaa tunnusmerkinhaltijaa kohtaan silloin, kun rekisteröinti on tehty vilpillisessä mielessä eli tietoisena toisen aiemmasta tunnusmerkin käytöstä. Edellä selostettu huomioon verkkotunnusta ei mainitussa suhteessa ole perusteltua asettaa muihin tunnusmerkkeihin nähden poikkeavaan asemaan.
16. Edellä esitetty vastaajayhtiön ja sen toimitusjohtajan X:n tietoisuudesta edellä kerrotuista Nordpeisin norjalaisesta toiminimestä ja tavaramerkistä huomioon ottaen aikaprioriteettisääntöä ei näin ollen voida soveltaa kysymyksessä olevassa tapauksessa verkkotunnuksen nordpeis.fi rekisteröinnin osalta.
17. Markkinaoikeus katsoo edellä lausutun perusteella, että X Oy on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaisesti, kun se on tietoisena hakijan aiemmista tunnusmerkeistä rekisteröinyt verkkotunnuksen nordpeis.fi ja käyttänyt sitä siten oikeudettomasti liiketoiminnassaan. Kieltovaatimus on siten hyväksyttävä.
Kiellon määrääminen ja uhkasakon asettaminen
18. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta 1–3 §:n vastaista menettelyä. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.
19. X Oy:n on edellä todettu menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti. Todettu lainvastainen menettely on kiellettävä.
20. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole laissa tarkoitettuja erityisiä syitä olla asettamatta uhkasakkoa kiellon tehosteeksi. Harkittaessa uhkasakon suuruutta on ensisijaisesti otettava huomioon se, että sakon uhka on omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomisen. Tähän nähden uhkasakko on asetettava 50.000 euron määräisenä.
Oikeudenkäyntikulut
21. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 5 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä koskevissa asioissa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. X Oy on hävinnyt asian, joten se on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan Nordpeis AS:n oikeudenkäyntikulut.
22. Nordpeis on vaatinut, että X Oy velvoitetaan korvaamaan Nordpeisin oikeudenkäyntikulut pääasian osalta 36.792,23 eurolla ja turvaamistoimen osalta 6.275 eurolla eli yhteensä 43.067,23 eurolla korkoineen.
23. X Oy on kiistänyt vaatimukset perusteeltaan ja esittänyt asiassa 2014/170 hakijalle myönnetyn turvaamistoimen olleen tarpeeton. X Oy on lisäksi paljoksunut Nordpeisin oikeudenkäyntikululaskusta erityisesti siitä ilmenevää asianajajan käyttämää 530 euron tuntiveloitusta siltä osin kuin se on ylittänyt vastaajayhtiön osakastasoisen immateriaalioikeuden asiantuntijan käyttämän tuntiveloituksen.
24. Hakijalle on myönnetty markkinaoikeuden asiassa 2014/170 turvaamistoimi, jossa vastaajaa on kielletty sakon uhalla siirtämästä tai luovuttamasta verkkotunnusta nordpeis.fi kenellekään muulle taholle kuin hakijalle. Markkinaoikeus toteaa, että vastaaja ei ole sinänsä vastustanut hakijan turvaamistoimea. Ottaen kuitenkin huomioon se, että vastaaja ei ole suostunut siirtämään oikeudettomasti rekisteröimäänsä verkkotunnusta hakijalle, turvaamistoimen hakemisen ei voida katsoa olleen tarpeetonta, koska se on turvannut kysymyksessä olevan pääasiaoikeudenkäynnin edellytykset.
25. Markkinaoikeus katsoo, että hakijan edun ja oikeuksien valvominen on edellyttänyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain sekä eräiden muiden immateriaalioikeuden alaan kuuluvien suojamuotojen erityistä tuntemusta. Vaikka kyse ei ole ollut oikeudellisesti erityisen haasteellisesta asiasta, ei hakijan käyttämän toisen asiamiehen tuntiveloitusperustetta 530 euroa tunnilta ole kuitenkaan pidettävä käsillä olevan asian laatu huomioon ottaen liiallisena.
26. Ottaen huomioon vastaajayhtiön asian hoitamiseen käyttämä aika markkinaoikeus katsoo, ettei Nordpeis AS:n oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimusta ole muutoinkaan pidettävä liiallisena.
27. Asiassa ei ole siten syytä alentaa tai kohtuullistaa vastaajan korvattavien hakijan oikeudenkäyntikulujen määrää.
Päätöslauselma
Markkinaoikeus kieltää X Oy:tä käyttämästä verkkotunnusta nordpeis.fi.
Kieltoa on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla.
Markkinaoikeuden 2.4.2014 antamalla päätöksellä määräämä turvaamistoimi ei kysymyksessä olevalla pääasiassa annettavan ratkaisun myötä ole enää voimassa.
X Oy velvoitetaan suorittamaan Nordpeis AS:lle korvauksena oikeudenkäyntikuluista asioissa 2013/680 ja 2014/170 yhteensä 43.067,23 euroa. Korvaukselle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.
MUUTOKSENHAKU
Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.
Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.1.2015.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Ari Wirén ja Jaakko Ritvala sekä asiantuntijajäsen Paula Paloranta.
LAINVOIMAISUUS
Korkeimman oikeuden ratkaisu 31.8.2015 nro 1556.
.