MAO:59/15

ÖVERKLAGAT BESLUT

Patent- och registerstyrelsens beslut 3.9.2013 (bifogat)

HANDLÄGGNINGEN I MARKNADSDOMSTOLEN

Besvären

Yrkande

Carl Zeiss Microscopy GmbH har yrkat att det överklagade beslutet upphävs och att ärendet återförvisas till Patent- och registerstyrelsen för godkännande av att den internationella registreringen med registreringsnummer 1028545 MERLIN är gällande i Finland.

Grunder

Den internationella registreringen med registreringsnummer 1028545 MERLIN är inte förväxlingsbar med gemenskapsvarumärkena nr 8328338 MERLIN MEDICAL och nr 8328239 merlin medical (figur).

Ordet MEDICAL, som ingår i gemenskapsvarumärkena, hänvisar till medicinskt bruk, trots att varuförteckningarna som märkena omfattar beträffande klass 9 har begränsats så att medicinskt bruk inte ingår. Ordet MEDICAL har ändå en allmän engelskspråkig betydelse. Motstridigheten som uppstår i och med att de motanförda märkena innehåller ordet MEDICAL och att medicinska varor uteslutits ur klass 9 leder till att märkena är vilseledande i Finland enligt 14 § 1 mom. 2 punkten varumärkeslagen.

Den internationella registreringen MERLIN omfattar inte varor som är avsedda för medicinskt bruk i klass 9. Eftersom de motanförda gemenskapsvarumärkena är registrerade i strid mot varumärkeslagen kan de inte anses utgöra hinder för ett godkännande av att den internationella registreringen gäller i Finland.

Figurelementet som ingår i gemenskapsvarumärket nr 8328239 merlin medical (figur) utgör en så stark visuell helhet att det bör anses vara en dominerande beståndsdel i det ifrågavarande märket.

Patent- och registerstyrelsens utlåtande

I besvären har inte anförts något sådant som skulle ge anledning till ändring av det överklagade beslutet.

De motanförda gemenskapsvarumärkenas varuförteckningar för klass 9 har inte begränsats så att alla medicinska användningsändamål för varorna har uteslutits.

Ändringssökandens utsaga

Den internationella registreringen MERLIN är registrerad för följande varor i klass 9: "Electron microscopes and their parts, included in this class". Märket är således inte registrerat för varor som är avsedda för medicinskt bruk, och det används överhuvudtaget inte i samband med varor avsedda för medicinskt bruk.

Då ordet "medical" ingår i de motanförda gemenskapsvarumärkena tyder detta på att den relevanta kund- och omsättningskretsen för de ifrågavarande produkterna består av aktörer inom den medicinska branschen. Märket MERLIN används däremot inte i samband med varor avsedda för medicinskt bruk, och den internationella registreringen av märket MERLIN har inte ens gällt varor avsedda för medicinskt bruk i klass 9.

Eftersom ordet "medical" som ingår i de motanförda gemenskapsvarumärkena hänvisar till medicinskt bruk och eftersom märket MERLIN inte har registrerats för varor avsedda för medicinskt bruk är förväxlingsrisken bland de relevanta konsumenterna i praktiken obefintlig.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Frågeställningen i ärendet

I ärendet är det fråga om huruvida den internationella registreringen med registreringsnummer 1028545 MERLIN är förväxlingsbar med de på basis av tidigare ansökningar registrerade gemenskapsvarumärkena nr 8328338 MERLIN MEDICAL och nr 8328239 merlin medical (figur). Däremot är det inte fråga om gemenskapsvarumärkenas påstådda vilseledande karaktär.

Ett varumärke får enligt 14 § 1 mom. 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket kan förväxlas med ett gemenskapsvarumärke som har registrerats på basis av en tidigare ansökan.

Enligt 6 § 1 mom. varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Varuslagslikhet

Vid bedömningen av varuslagslikheten ska alla de varor som varuförteckningen omfattar beaktas. Följaktligen saknar det vid denna bedömning betydelse för vilka varor gemenskapsvarumärkena konkret har använts.

De tidigare registrerade gemenskapsvarumärkena nr 8328338 MERLIN MEDICAL och nr 8328239 merlin medical (figur) omfattar följande varor i klass 9: "Scientific, optical, weighing, measuring, checking and teaching apparatus and instruments; aspirators; parts and fittings for all the aforesaid goods; none of the aforementioned goods being for use with implantable medical devices".

Marknadsdomstolen konstaterar att varuförteckningarna i klass 9 inte på det sätt ändringssökanden anfört begränsats så att medicinska användningsändamål uteslutits. Ur förteckningarna har endast användning tillsammans med implanterbara medicinska apparater uteslutits.

Den internationella registreringen MERLIN är registrerad för följande varor i klass 9: "Electron microscopes and their parts, included in this class".

Marknadsdomstolen finner att varubeteckningen "optical apparatus" som ingår i varuförteckningen för de tidigare registrerade varumärkena även omfattar den internationella registreringens varor "Electron microscopes and their parts, included in this class". Varorna är därmed av samma slag.

Eftersom varorna som den internationella registreringen MERLIN omfattar är riktade enbart till experter inom branschen bör omsättningskretsen vid bedömningen av förväxlingsrisken anses bestå av experter med en högre grad av uppmärksamhet än normala genomsnittskonsumenter.

Märkeslikhet och bedömning av förväxlingsbarhet

Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående varumärkenas visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

Den internationella registreringen MERLIN är ett ordmärke. Ordet MERLIN kan anses hänvisa till bland annat ett namn. Ordet är inte beskrivande för de varor som registreringen omfattar i klass 9 och har därmed särskiljningsförmåga.

Det motanförda gemenskapsvarumärket nr 8328338 MERLIN MEDICAL är ett ordmärke. På ovan nämnda sätt kan ordet MERLIN anses hänvisa till bland annat ett namn. Ordet MEDICAL betyder bland annat medicinsk och är därmed svagt särskiljande eller till och med beskrivande för de varor som märket omfattar. Marknadsdomstolen finner att ordet MERLIN utgör den dominerande beståndsdelen i gemenskapsvarumärket. Det motanförda gemenskapsvarumärket nr 8328239 merlin medical är ett figurmärke. Figuren består av två bågar som placerats i märkets övre vänstra hörn samt två cirklar som placerats ovanför bågarna. På figurens högra sida är orden "merlin" och "medical" skrivna under varandra med stora bokstäver. Ordet MERLIN bör även i figurmärket anses utgöra den dominerande och särskiljande delen.

Vid jämförelsen av märkena bör det beaktas att ordet "merlin" är den dominerande beståndsdelen i både den internationella registreringen och de motanförda märkena. Det bör även beaktas att märken vanligtvis granskas som helheter och att uppmärksamheten oftast fästs vid den första delen av märket eller orden som ingår i det.

Med beaktande av det ovan sagda bör det vid bedömningen av märkeslikheten fästas större vikt vid gemenskapsvarumärkenas ord "merlin" än vid de ifrågavarande märkenas övriga element.

På grund av den gemensamma dominerande beståndsdelen finner marknadsdomstolen att märkena till denna del liknar varandra både visuellt och fonetiskt. Ordet MERLIN som är en dominerande beståndsdel i märkena uppfattas av omsättningskretsen framför allt som ett namn. Därför kan det inte heller anses finnas en tydlig begreppsmässig skillnad mellan märkena.

På ovan nämnda grunder och med beaktande av varuslagslikheten och oaktat att omsättningskretsen för de ifrågavarande varorna har ansetts bestå av experter inom branschen med en högre grad av uppmärksamhet, finner marknadsdomstolen att den internationella registreringen MERLIN som helhet betraktad är förväxlingsbar med gemenskapsvarumärkena nr 8328338 MERLIN MEDICAL och nr 8328239 merlin medical (figur). Följaktligen ska den internationella registreringen nr 1028545 MERLIN inte godkännas att gälla i Finland.

Slutresultat

Marknadsdomstolen förkastar besvären.

HUR BESVÄR ANFÖRS

Enligt 7 kap. 2 § 1 mom. lagen om rättegång i marknadsdomstolen får ändring i detta beslut sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen meddelar besvärstillstånd. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Jaakko Ritvala och Teija Kotro.

PRH beslut

OBSERVERA

Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen.