MAO:82/15
PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.3.2014 (liitteenä)
ASIAN TAUSTA
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on ilmoittanut 19.4.2012 Patentti- ja rekisterihallitukselle, että kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti BENCO numero 1111855 luokassa 11, jonka haltija on Benco Electrical Appliances Co., Ltd. Kiinasta ja jonka rekisteröintipäivä on 31.1.2012, koskee Madridin pöytäkirjan perusteella muun ohessa Suomea. Patentti- ja rekisterihallitus katsottuaan, ettei estettä merkin rekisteröinnille Suomeen ole, on kuuluttanut tästä rekisteröinnistä 31.5.2013.
Kuulutuksen johdosta GEA Air Treatment GmbH on 30.7.2013 Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemässään väitteessä vaatinut, ettei kansainvälinen rekisteröinti koske Suomea. Väitteentekijä on vedonnut sille kuuluvan aikaisemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin perusteella sekoitettavuuteen.
Patentti- ja rekisterihallitus on 27.3.2014 antamallaan päätöksellä hylännyt väitteen kokonaisuudessaan, koska kansainvälisen rekisteröinnin ei voida kokonaisuutena arvioiden katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Näin ollen kansainvälinen rekisteröinti BENCO numero 1111855 koskee Suomea.
ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA
Valitus
GEA Air Treatment GmbH on vaatinut, ettei kansainvälinen tavaramerkkirekisteröinti BENCO numero 1111855 koske Suomea johtuen väitemenettelyssä esitetyn sekoitettavuutta koskevan väitteen lisäksi jo siitä, ettei kansainvälisen rekisteröinnin haltija ole tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momentin mukaisesti antanut lausumaansa rekisteriviranomaisen mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen johdosta. Kun kansainvälisen rekisteröinnin haltija ei ole millään tavoin esittänyt halukkuuttaan osallistua asianosaisena merkkiään koskevan asian käsittelyyn Suomessa, Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut tässä tilanteessa todeta, ettei kansainvälinen rekisteröinti tule voimaan Suomessa. Tämä tulkintalinja on vahvistettu johdonmukaisesti Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan ratkaisukäytännössä.
Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan kansainvälistä rekisteröintimenettelyä käyttävän hakijan ei tulisi joutua huonompaan asemaan kuin kansallista hakemusmenettelyä käyttävän. Tavaramerkkilain 56 b §:n 3 momentin säännökset vastaamatta jättämisen seuraamuksista koskevat tapausta, jossa Patentti- ja rekisterihallitus on omasta aloitteestaan tehnyt alustavan kieltäytymisen WIPO:n kansainväliselle toimistolle ja jossa on nimenomaisesti ilmaistu Patentti- ja rekisterihallituksen kanta rekisteröinnin hyväksyttävyyteen. Mainittua momenttia ei siis voida soveltaa väitteen vuoksi tehtävään kieltäytymisilmoitukseen, koska kyseinen ilmoitus vastaa kansallisessa menettelyssä käytettävää väitteen tiedoksiantoa. Kun väite on annettu tiedoksi rekisteröinnin haltijalle, haltijalla on mahdollisuus harkita, onko vastineen antaminen tarpeellista vai ei.
Jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, ei halua väiteasiassa antaa lausumaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, haltijan ei myöskään tarvitse hankkia tavaramerkkilain 56 f §:ssä tarkoitettua Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Tässä tilanteessa tavaramerkkilain 21 §:n mukaan väitteen jälkeen rekisteriviranomainen kumoaa rekisteröinnin siltä osin kuin on olemassa este rekisteröinnille. Jos taas rekisteröinnille ei ole estettä, rekisteriviranomainen hylkää väitteen riippumatta siitä, onko merkin haltija vastannut väitteeseen vai ei.
Tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentin asiamiesedellytys koskee vain kansallisen tavaramerkin haltijaa. Käsillä olevaan asiaan sovelletaan siis tavaramerkkilain 56 f §:ää, jonka perusteella kansainvälisen rekisteröinnin haltijan, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä, jos hän haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tiedoksiannot kansainvälisen rekisteröinnin haltijalle toimitetaan WIPO:n kautta. Patentti- ja rekisterihallitus ei pidä tavaramerkkirekisteriä kansainvälisistä rekisteröinneistä, minkä vuoksi asiamiehestä ei voida tehdä merkintää WIPO:n pitämään tavaramerkkirekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä. Patentti- ja rekisterihallitus ei edellytä, että jokaisella kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla on Euroopan talousalueella asuva asiamies.
Kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyntä on kansallista lainsäädäntöä, joka on erilaista jokaisessa Euroopan maassa. Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevan Madridin pöytäkirjan mukaisen järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä edellyttämällä vain yhtä rekisteröintiä WIPO:ssa. Näin kansainvälisen rekisteröinnin haltija välttää useimmat kansallisten tavaramerkkihakemusten tekemisessä edellytetyt muodollisuudet ja kielivaatimukset.
Todettu huomioon ottaen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että vaikka kansainvälisen rekisteröinnin BENCO numero 1111855 haltija ei ole vastannut väitteeseen, Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut pelkästään tällä perusteella katsoa, että kansainvälinen rekisteröinti ei tulisi voimaan Suomessa.
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan myöskään valituksessa esitetty lisäperustelu koskien sekoitettavuutta ei anna aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä.
Valittajan lausuma
Valittaja on antanut Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon johdosta lausuman.
MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU
Perustelut
Asian arvioinnin lähtökohdat
Asiassa on kysymys siitä, tuleeko kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, olla asiamies, joka voidaan merkitä Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä pidettävään luetteloon.
Valituksenalainen päätös koskee tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymistä koskemaan Suomea. Tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä säädetään tavaramerkkilain 10 luvussa (lain 53–56 l §). Kansainvälisellä rekisteröinnillä tarkoitetaan tavaramerkkilain 53 §:n 1 momentin perusteella WIPO:n kansainvälisen toimiston suorittamaa tavaramerkin rekisteröintiä, joka on toimitettu 14.4.1891 tehtyyn tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan sopimukseen liittyvän 27.6.1989 tehdyn Madridin pöytäkirjan mukaisesti. Mainittu pöytäkirja on saatettu Suomessa voimaan 1.4.1996 lukien tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetulla asetuksella (SopS 180/1996).
Tavaramerkkilain 53 §:n 2 momentin mukaan Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevista tehtävistä ja pitää luetteloa Suomessa voimassa olevista kansainvälisistä rekisteröinneistä.
Tavaramerkkilain 56 l §:n 2 momentin perusteella rekisteriviranomaisen päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea muutosta.
Mikäli hallintoviranomaisen tekemään päätökseen voi jokin taho hakea muutosta tuomioistuimessa, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus edellyttää tuomiovallan käyttöön kuuluvan, että toimivaltaisella tuomioistuimella on mahdollisuus valittamiseen oikeutetun vaatimuksesta vähintäänkin kumota oikeudenkäynnin kohteena olevan päätös.
Tavaramerkkilaki ei rajaa sitä, millaisen kansainvälistä rekisteröintiä koskevan rekisteriviranomaisen päätöstä mahdollisesti rasittavan lainvastaisuuden johdosta päätös on väitteentekijän valituksesta kumottavissa. Näin ollen markkinaoikeus toimivaltaisena tuomioistuimena voi kumota käsillä olevan valituksenalaisen rekisteriviranomaisen päätöksen riippumatta siitä, onko päätös tavaramerkkilain vastainen aineellisten vai muodollisten seikkojen suhteen.
Markkinaoikeuden arviointi
Lausunnostaan ilmenevin tavoin Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut muun ohessa tavaramerkkilain 56 f §:stä seuraavan, että kansainvälisen rekisteröinnin haltija tarvitsee asiamiehen vain silloin, jos hän haluaa antaa lausuman Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos rekisteröinnin haltija ei halua antaa lausumaa, hänen ei myöskään tarvitse hankkia Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä.
Madridin pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan perusteella kansalliset virastot voivat kieltäytyä kansainvälisen rekisteröinnin antaman suojan ulottamisesta sopimusvaltioon vastaavilla perusteilla, jotka koskevat mainitulle virastolle suoraan tehtyjä hakemuksia. Näin ollen Madridin pöytäkirjan säännökset eivät aseta estettä sille, että kansainvälisen rekisteröinnin kansallisen voimassaolon edellytys on asiamiehen ilmoittaminen, mikäli tällainen edellytys koskee kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä. Myös tavaramerkkilain 56 b §:n esitöissä (HE 135/1995 vp s. 17) on todettu, että kansallinen rekisteriviranomainen soveltaa kansallista lainsäädäntöä käsitellessään kansainvälistä rekisteröintiä.
Tavaramerkkilain 56 f §:n mukaan, jos kansainvälisen rekisteröinnin haltija, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, haluaa antaa lausuman patentti- ja rekisterihallitukselle, hänen tulee käyttää Euroopan talousalueella asuvaa asiamiestä. Asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.
Tavaramerkkilain 56 e §:n mukaan kansainväliseen rekisteröintiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä ja sen nojalla annettuja määräyksiä.
Niin edellä mainittu tavaramerkkilain 56 f § kuin myös tavaramerkkilain 31 §:n 1 momentti koskevat tavaramerkin rekisteröintimenettelyyn liittyvää asiamiesedustusta. Sitä vastoin tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentti koskee muuta tavaramerkkiin liittyvää edustusta, tyypillisesti tarvetta saada rekisteröinnin haltijaan yhteys rekisteröityyn merkkiin liittyviä riitaisuuksia selviteltäessä. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla Euroopan talousalueella asuva asiamies, joka on oikeutettu edustamaan häntä tavaramerkkiä koskevissa asioissa ja jolla on oikeus hänen puolestaan ottaa vastaan haasteen tiedoksiantoja, kutsuja ja muita asiakirjoja tavaramerkkiä koskevissa asioissa lukuun ottamatta rikosasioita koskevaa haastetta ja määräystä, jolla asianosainen on velvoitettu henkilökohtaisesti saapumaan oikeuteen. Tavaramerkin haltijan asiamiehestä on tehtävä merkintä tavaramerkkirekisteriin. Pykälän 5 momentin mukaan asiamiehenä voi olla myös yhteisö, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueella.
Tavaramerkkilain 31 §:n 3 momentin mukaan, jollei tavaramerkin hakijalla tai rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ole asianmukaisesti valtuutettua asiamiestä, on rekisteriviranomaisen hakijan tai merkin haltijan viimeksi ilmoitettua osoitetta käyttäen kehotettava tätä tekemään oikaisu määräajassa uhalla, että hakemus katsotaan peruutetuksi tai merkki poistetaan rekisteristä. Jollei rekisteriviranomaisen tiedossa ole hakijan tai merkin haltijan osoitetta, kuulutetaan asiasta tavaramerkkilehdessä.
Tavaramerkkilain 10 luvussa ei ole erityissäännöstä, mistä johtuisi, etteikö tavaramerkkilain 31 §:n 2 ja 3 momentti soveltuisi samalla tavalla niin kansainvälisiin rekisteröinteihin kuin kansallisiin tavaramerkkirekisteröinteihinkin. Mainitun pykälän 2 momentin mukaisen lähinnä tavaramerkin haltijan mahdollisten vastapuolten intressissä säädetyn asiamiesedustuksen olemassaolon tarpeellisuus koskee samalla tavoin niin kansallisia tavaramerkkirekisteröintejä kuin kansainvälisiä rekisteröintejäkin.
Valituksenalaisen kansainvälisen rekisteröinnin haltijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa. Edellä lausuttu huomioon ottaen Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se katsoessaan, että kansainvälinen rekisteröinti on saatettavissa voimaan Suomessa, ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta kansainvälisen rekisteröinnin haltija asettaisi asiamiehen edustamaan itseään. Näin ollen valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle sen selvittämiseksi, asettaako kansainvälisen rekisteröinnin BENCO numero 1111855 haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.
Patentti- ja rekisterihallituksen on meneteltävä valtuutuksen selvittämisen suhteen soveltaen tavaramerkkilain 31 §:n 3 momenttia. Ellei haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee edellä selostettu tavaramerkkilain 56 e §:n säännös huomioon ottaen ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.
Lopputulos
Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.
Patentti- ja rekisterihallituksen on kansainvälisen toimiston välityksellä selvitettävä kansainvälisen rekisteröinnin BENCO numero 1111855 haltijalta, asettaako mainittu haltija asiamiehen edustamaan itseään tavaramerkkilain 31 §:n 2 momentissa säädetyssä tarkoituksessa. Selvityspyynnössä on myös ilmoitettava, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa, ellei mainittu haltija asetetussa määräajassa ilmoita asiamiestä.
Ellei mainittu haltija ilmoita asiamiestä, Patentti- ja rekisterihallituksen tulee ilmoittaa kansainväliselle toimistolle, ettei kansainvälinen rekisteröinti ole enää voimassa Suomessa.
MUUTOKSENHAKU
Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.
Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Jussi Karttunen, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.
HUOMAA
Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 12.1.2016 taltionumero 54.