MAO:70/15

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 13.5.2014 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Aberdeen Asset Management PLC on vaatinut, että Patentti- ja rekisterihallituksen muutoksenhaun kohteena oleva päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin ABERDEEN ASSET MANAGERS rekisteröimiseksi hakemuksessa tarkoitetuille palveluille luokassa 36.

Perusteet

Haettu merkki ei suoraan kuvaile niitä palveluita, joita hakemus kattaa. Merkkiä ei käytetä normaalissa kielenkäytössä viittaamaan niihin palveluihin, joille merkin rekisteröintiä on haettu. Oikeuskäytäntö osoittaa, että mikäli tavaramerkki ei kuvaile suoraan palveluita, sen ei voida katsoa olevan erottamiskyvytön, vaikka se antaisikin viitteen niistä palveluista, joille rekisteröintiä on haettu. Tällaiset suggestiiviset merkit ovat rekisteröitävissä.

Valittajan kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on saanut rekisteröityä Suomessa toiminimen Aberdeen Asset Management Finland Oy. Tämän toiminimen toimiala sisältää luokan 36 palveluita. Toiminimen rekisteröiminen osoittaa, että tunnus ABERDEEN ASSET MANAGEMENT on erottamiskykyinen toimialallaan. Ei ole perusteita olla hyväksymättä samankaltaista tunnusta myös tavaramerkiksi.

Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty rekisteröitäväksi muitakin maantieteellisiä nimiä sisältäviä tai yksinomaan niistä koostuvia tavaramerkkejä, kuten IVALO, MOMBASA, TOGO ja SAINT TROPEZ. Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään todennut, haettu merkki on rekisteröitävissä vastaavalla tavalla kuin edellä mainitut maantieteelliset nimet. Hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun ja johdonmukaisen rekisteröintikäytännön periaatteiden vuoksi haettu merkki tulee katsoa erottamiskykyiseksi ja rekisteröitävissä olevaksi merkiksi.

Haettu merkki on joka tapauksessa saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta. Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettu näyttö osoittaa, että tunnusta ABERDEEN on käytetty Suomessa tavaramerkinomaisesti yli kymmenen vuoden ajan. Kun tämä haetun merkin sana ABERDEEN on käytön myötä tullut erottamiskykyiseksi, on myös yhdistelmä ABERDEEN ASSET MANAGERS rekisteröitävissä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittaja on valituksessaan lähinnä toistanut asiassa aiemmin esittämiään perusteita. Patentti- ja rekisterihallitus viittaakin tältä osin päätöksessään antamiinsa perusteluihin ja toteaa vielä, että markkinaoikeuskin on 26.6.2014 antamassaan päätöksessä numero 469/14 katsonut toiminimen rekisteröinnille asetettujen edellytysten poikkeavan tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksistä. Näin ollen valittajan viittaamalla toiminimen rekisteröinnillä ei ole merkitystä haetun merkin erottamiskykyyn liittyvässä kokonaisarvioinnissa.

Valittajan lausuma

Vaikka toiminimen rekisteröiminen ei sellaisenaan osoita vastaavankaltaisen tunnuksen rekisteröitävyyttä tavaramerkkinä, on se kuitenkin yksi tekijä muiden perusteiden joukossa, joka on syytä ottaa huomioon haetun merkin erottamiskykyä harkittaessa.

Oikeuskäytännössä on hyväksytty lukuisia merkkejä, jotka muodostuvat erilaisten kaupunkien nimistä joko sellaisinaan tai yhdistettynä erottamiskyvyttömiin sanoihin. Oikeuskäytännössä on johdonmukaisesti katsottu, että mikäli merkissä esiintyvä paikkakunta ei ole tunnettu nimenomaan kyseessä olevien tuotteiden tai palveluiden valmistus- tai tarjoamispaikkana, ei estettä merkin rekisteröimiselle ole. Kohderyhmä ei tällöin yhdistä merkin viittaavan siihen, että tavarat tai palvelut olisivat lähtöisin kyseiseltä paikkakunnalta.

On kyseenalaista, mieltääkö keskivertosuomalainen tunnuksen Aberdeen maantieteellisenä nimityksenä. Missään tapauksessa Aberdeen ei ole tunnettu nimenomaan luokan 36 rahoituspalveluiden tarjoamispaikkana. Ei ole siten mitään perusteita katsoa, että hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden osalta kohderyhmä tulkitsisi merkin ilmaisevan niiden alkuperää, lajia ja käyttötarkoitusta. Rekisteröintikäytännössä on hyväksytty lukuisia vastaavia, huomattavasti tunnetumpien kaupunkien nimistä ja erottamiskyvyttömistä yleissanoista muodostettuja tavaramerkkejä kuten NEW YORK BLACK, NEW YORK & COMPANY, HOTEL DE PARIS – MONTE-CARLO, PARIS BOMBAY, Rendez-vous Paris, THE LONDON LOOK, DALLAS Original JEANSWEAR REGISTERED TRADEMARK. Vaikka osa suomalaisista tuntisikin kaupungin Aberdeen, ei tavaramerkkiä ABERDEEN ASSET MANAGERS ymmärretä osoitukseksi palvelujen maantieteellisestä alkuperästä.

Joka tapauksessa haetun merkin hallitseva osa ABERDEEN on saavuttanut Suomessa yli kymmenen vuoden jatkuvan ja näkyvän käytön kautta erottamiskyvyn hakemuksessa tarkoitettujen palveluiden tunnuksena. Rekisteröintikäytännössä on aina katsottu, että jos yksikin merkissä oleva sana on erottamiskykyinen, merkki voidaan rekisteröidä, vaikka muut merkin sisältämät sanat olisivatkin erottamiskyvyttömiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko haettu merkki ABERDEEN ASSET MANAGERS tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen luokan 36 palveluille "Varainhoito; Sijoituspalvelut; Sijoitusyhtiöt; Sijoitusrahastot; Pääomasijoittaminen; Osakkeiden rahoitus; Pääomittaminen; Varainhoitoon liittyvät rahoitusneuvontapalvelut; Yksityisille suunnatut pääomasuunnitteluun liittyvät rahoituspalvelut; Yksityisille suunnatut osakesäästämisjärjestelmiin liittyvät rahoituspalvelut; Omaisuuteen liittyvät rahoituspalvelut; Kiinteistöjen hallinnointi; Vakuutusedustus".

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa palveluista.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu. Erottamiskyvyn arvioinnissa on myös otettava huomioon, miten näitä palveluja käyttävä kohderyhmä käsittää merkin.

Hakemuksessa tarkoitetut luokan 36 palvelut on suunnattu sekä yrityksille että yksityisille, joiden on katsottava omaavan sijoittamiseen ja varainhoitoon liittyvää tietämystä ja asiantuntemusta. Näitä palveluja käyttävän kohderyhmän keskimääräisen edustajan huolellisuus- ja tarkkaavaisuusaste on siten korkeampi kuin kuluttajien yleisesti.

Haettu merkki ABERDEEN ASSET MANAGERS muodostuu sanasta Aberdeen, joka on kaupungin nimi ja jonka kohderyhmän voidaan olettaa mieltävän maantieteelliseksi nimitykseksi, sekä englanninkielisistä sanoista asset ja managers. Sijoitus- ja rahoituspalvelujen yhteydessä käytetään varsin usein englanninkielisiä termejä, joten on hyvin todennäköistä, että palveluja käyttävä kohderyhmä ymmärtää termin asset managers tarkoittavan suomeksi esimerkiksi omaisuudenhoitajia. Haettu merkki on siten kokonaisuutena muodostettu niin, että kohderyhmä riittävän suoraan ymmärtää merkin tarkoittavan, että kyseessä on aberdiiniläisten omaisuudenhoitajien tarjoamista tai aberdeeniläistä alkuperää olevista hakemuksessa tarkoitetuista erilaisista omaisuus- ja sijoituspalveluista.

Merkki, joka olisi muodostettu pelkästään maantieteellisestä nimityksestä Aberdeen, ja jonka ei katsottaisi olevan kohderyhmälle tunnettu hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen maantieteellistä alkuperää osoittavana merkintänä, voisi muodostaa erottamiskykyisen merkin, kuten valittajan valituksessaan mainitsemat yksinomaan maantieteellisistä nimityksistä muodostetut rekisteröidyt merkit muodostavat. Nyt haettu merkki on kuitenkin muodostettu niin, että sanan Aberdeen perään on lisätty palveluja kuvaileva termi asset managers, joten merkin voidaan käsittää kokonaisuutena kuvailevan hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen mahdollista maantieteellistä alkuperää sekä niiden lajia ja käyttötarkoitusta, kun nämä kuvailevat sanat ovat merkissä selvästi ilmaistuna ja merkistä suoraan luettavissa. Haettu merkki ABERDEEN ASSET MANAGERS ei ole siten kokonaisuutena arvioiden erottamiskykyinen.

Myöskään valittajan vetoamista muista kaupunkien nimistä ja yleissanoista muodostetuista tavaramerkkien rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan nyt käsillä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että merkkiä ABERDEEN ASSET MANAGERS olisi pidettävä tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä.

Valittaja on vedonnut vielä siihen, että valittajayhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on saanut rekisteröityä Suomessa toiminimen Aberdeen Asset Management Finland Oy, joten vastaavankaltainen tavaramerkkikin tulisi siten rekisteröidä. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että toiminimen tarkoituksena on yksilöidä yritys, kun taas tavaramerkin tarkoitus on erottaa merkinhaltijan palvelut muiden vastaavista palveluista. Näin ollen toiminimelle asetetut rekisteröinnin edellytykset poikkeavat tavaramerkille asetetuista rekisteröinnin edellytyksistä eikä toiminimen rekisteröinnistä voida vetää sitä johtopäätöstä, että vastaavankaltainen tunnusmerkki olisi tavaramerkkinä erottamiskykyinen ja rekisteröitävissä.

Lähtökohtaisesti erottamiskyvytönkin tavaramerkki voi kuitenkin käytön perusteella määrätyin edellytyksin saavuttaa rekisteröinnin edellytyksenä olevan erottamiskyvyn. Valittajan esittämä selvitys tunnuksen ABERDEEN käytöstä pelkästään tai erilaisiin kuvioihin tai muihin sanoihin yhdistettynä ei kuitenkaan osoita, että alkuaan erottamiskyvytöntä merkkiä ABERDEEN ASSET MANAGERS olisi käytetty niin kauan ja laajalti hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa kokonaisuutena saavuttaneen erottamiskyvyn siten, ettei merkkiä enää ymmärrettäisi palveluja kuvailevaksi ilmaisuksi.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki ABERDEEN ASSET MANAGERS ei ole erottamiskykyinen tavaramerkkilain 13 §:ssä tarkoitetuin tavoin hakemuksessa tarkoitetuille palveluille luokassa 36.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Sirkku Seppälä ja Tomi Rantasaari.

PRH päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.