MAO:95/15

ASIA Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2013 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

XX on vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja että asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on välipäätöksellään 12.6.2013 ilmoittanut, että haettu merkki napiton on ilman erottamiskykyä luokan 24 tavaroiden osalta.

Valittaja on tämän jälkeen kirjoittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle osoitteeseen [email protected] sähköpostiviestin: "Saamaani välipäätöksen ja sen perusteluiden takia haluan jättää tavaramerkki hakemuksestani pois luokan 24 ja haen tavaramerkkiä napiton luokkiin 23 ja 26".

Edellä mainitusta sähköpostiviestistä huolimatta Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksellään 12.9.2013 jättänyt hakemuksen sillensä kokonaisuudessaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto ja lisälausunto

Hakemus on jätetty valituksenalaisella Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä sillensä tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaisesti, sillä valittaja ei ollut vastannut hänelle toimitettuun välipäätökseen määräajassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen kirjaamo ei ole vastaanottanut valittajan valituksessaan mainitsemaa sähköpostiviestiä.

Lisälausunnossaan Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, että Patentti- ja rekisterihallituksella ei olisi ollut estettä hyväksyä valittajan hakemusta luokkien 23 ja 26 osalta. Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukainen uhka sillensä jättämisestä koskee kuitenkin aina koko hakemusta. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus ei voi jättää hakemusta sillensä vain sen luokan osalta, jota koskien on esitetty este rekisteröinnille, ja hyväksyä hakemusta muilta osin.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole käyttänyt hyväkseen hänelle varattua tilaisuutta lausuman antamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnon ja lisälausunnon johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

XX on hakenut tavaramerkkiä napiton luokkiin 23, 24 ja 26.

Patentti- ja rekisterihallitus on 12.6.2013 antamassaan välipäätöksessä esittänyt XX:n hakemuksen johdosta erottamiskykyä koskevia huomautuksia luokan 24 tavaroiden osalta. Välipäätöksen mukaan XX:n on tullut huomautusten johdosta antaa kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään 7.8.2013 uhalla, että hakemus jätetään sillensä tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentti huomioon ottaen.

Patentti- ja rekisterihallitus on muutoksenhaun kohteena olevalla 12.9.2013 annetulla päätöksellä jättänyt XX:n hakemuksen sillensä, koska XX ei ollut määräajassa antanut lausumaansa tai ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuksien korjaamiseksi välipäätöksessä tehtyjen huomautusten johdosta.

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jollei hakija noudata, mitä hakemuksen tekemisestä on määrätty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, velvoitettakoon hakija määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu, uhalla että hakemus jätetään sillensä.

Tavaramerkkilain 17 a §:n ja 19 §:n 2 momentin perusteella hakemus voidaan hyväksyä myös osittain eli koskemaan vain osaa alkuperäisessä hakemuksessa tarkoitettuja luokkia taikka tavaroita tai palveluja. Viimeksi mainitut säännökset on säädetty tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla 56/2000, joka on tullut voimaan 1.3.2000.

Markkinaoikeus on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitukselta lausuntoa tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin tulkintaan ja soveltamiskäytäntöön liittyen. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunnossa esitetyn mukaan mainittua säännöstä on sovellettu siten, että hakemus on jätetty sillensä, mikäli tavaramerkin hakija ei ole noudattanut puheena olevassa lainkohdassa tarkoitettua ja välipäätöksessä asetettua uhkaa. Tämä on tarkoittanut muun ohella sitä, että hakemus on tavaramerkin hakijan laiminlyönnin vuoksi jätetty kokonaisuudessaan sillensä, vaikka välipäätöksessä olisi esitetty huomautuksia vain joidenkin hakemuksen kattamien luokkien taikka tavaroiden tai palvelujen osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan lisäksi todennut, että se on antaessaan 12.6.2013 puheena olevan välipäätöksen katsonut, että haetun merkin rekisteröinnille luokissa 23 ja 26 ei ole ollut estettä.

Patentti- ja rekisterihallituksen 12.6.2013 annetussa välipäätöksessä on todettu: "Käsiteltyään tavaramerkin rekisteröintihakemusta Patentti- ja rekisterihallitus esittää alla olevat huomautukset. Hakijan on huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään yllä mainittuna määräpäivänä uhalla, että hakemus jätetään sillensä (tavaramerkkilaki 19 § 1 mom.)."

Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeudessa esittämän valossa edellä mainitulla 12.6.2013 annetulla ja XX:lle osoitetulla välipäätöksellä lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle määrätty uhka on tarkoitettu koskemaan paitsi luokkaa 24 myös luokkia 23 ja 26, joilta osin välipäätöksessä ei kuitenkaan ole esitetty huomautuksia.

Sitä lainsäädännöllistä taustaa vasten, että tavaramerkkilain 17 a §:n ja 19 §:n 2 momentin mukaan hakemus voidaan hyväksyä osittain, markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitun 12.6.2013 annetun välipäätöksen uhkaa koskevan virkkeen muotoilu "- - huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet - -" on tilanteessa, jossa XX on ollut valmis tyytymään hakemansa merkin rekisteröintiin vain luokissa 23 ja 26, eli siltä osin kuin haetun merkin rekisteröinnille ei ole ollut estettä, ollut ymmärrettävissä myös siten, että välipäätöksessä asetettu uhka ei ole ollut XX:n kannalta merkityksellinen eikä hänellä siten ole ollut aihetta antaa lausumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Patentti- ja rekisterihallituksen edellä mainitulla välipäätöksellään määräämä uhka lausuman antamiselle tai puutteiden korjaamiselle on nyt käsillä olevassa tapauksessa ollut epäselvä.

Edellä todettu Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksen epäselvyys on johtanut siihen, että lausunnon antamisen tai puutteiden korjaamisen laiminlyönnin varalta asetetulle uhalle ei käsillä olevassa tapauksessa ole voinut antaa merkitystä. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut jättää edellä selostetussa välipäätöksessään mainitun uhan nojalla XX:n hakemusta sillensä mainitussa välipäätöksessä määrätyn kehotuksen laiminlyönnin perusteella.

Edellä mainitun perusteella markkinaoikeus palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä on otettava huomioon markkinaoikeuden edellä esittämät seikat.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 12.9.2013 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Päätöksen valituskelpoisuutta koskevan hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Kun asia on palautettu Patentti- ja rekisterihallitukselle asiakysymystä ratkaisematta, tähän päätökseen ei saa hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin perusteella hakea muutosta.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen (eri mieltä) ja Jaakko Ritvala.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto

Markkinaoikeustuomari Rinkinen:

Asiassa on kysymys siitä, mikä merkitys Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätökselle ja erityisesti sen sanamuodoille on annettava tilanteessa, jossa välipäätöksessä on esitetty erottamiskykyä koskevia huomautuksia yhden luokan osalta, mutta ei kaikkien hakemukseen sisältyvien luokkien osalta.

XX on hakenut tavaramerkkiä NAPITON luokkiin 23, 24 ja 26.

Patentti- ja rekisterihallitus on hakemuksen johdosta antamassaan välipäätöksessään 12.6.2013 esittänyt seuraavan kehotuksen:

"Käsiteltyään tavaramerkin rekisteröintihakemusta Patentti- ja rekisterihallitus esittää alla olevat huomautukset. Hakijan on huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet viimeistään yllä mainittuna määräpäivänä uhalla, että hakemus jätetään sillensä (tavaramerkkilaki 19 § 1 mom.)." (Lihavointi välipäätöksessä.)

Välipäätöksen seuraavassa kappaleessa on esitetty huomautus erottamiskyvyn puuttumisesta luokan 24 tavaroiden osalta. Huomautuksia ei ole esitetty luokkien 23 ja 26 osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksessä on käytetty suoraan tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaista ilmaisua "uhalla, että hakemus jätetään sillensä".

Valittaja on esittänyt, että hän on tämän välipäätöksen jälkeen ilmoittanut sähköpostilla Patentti- ja rekisterihallitukselle, että hän luopuu hakemuksesta luokan 24 osalta eli siltä osin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt huomautuksia. Markkinaoikeus on tiedustellut valittajalta kirjallisesti kyseisen viestin lähetystietoja (päivämäärä, kellonaika ja mistä sähköpostiosoitteesta se on lähetetty) taikka kopiota viestistä, mutta valittaja ei ole vastannut markkinaoikeuden tiedusteluun.

Patentti- ja rekisterihallitus on kiistänyt, että se olisi vastaanottanut kyseistä viestiä. Asiassa ei ole syytä epäillä Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen oikeellisuutta.

Katson, että valittaja ei ole osoittanut tai edes saattanut todennäköiseksi, että hän olisi lähettänyt esittämänsä viestin siten, että se olisi saapunut Patentti- ja rekisterihallitukselle, mutta se että hän on yrittänyt lähettää viestin, osoittaa, että hän on saamansa välipäätöksen sisällön perusteella ymmärtänyt, että hänen tulee antaa lausuma asiassa. Valittaja ei myöskään ole markkinaoikeudessa esittänyt, että hän ei olisi ymmärtänyt välipäätöstä tai että se olisi ollut epäselvä.

Välipäätöksessä käytetty ilmaisu "hakemus jätetään sillensä" on tarkoittanut Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen kielenkäytön mukaisesti sitä, että koko hakemus jätetään sillensä. Ilmaisua ei voida vastoin sen selvää sanamuotoa tulkita siten, että vain osa hakemuksesta voitaisiin jättää sillensä. Myöskään tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin säännös ei mahdollista hakemuksen osittaista sillensä jättämistä.

Välipäätöksen kehotuksessa on käytetty ilmaisua "huomautusten johdosta annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet". Asiassa on harkittava, voiko ilmaisun "huomautusten johdosta" käyttäminen tilanteessa, jossa huomautus koskee vain tiettyä osaa hakemuksesta, johtaa siihen, että esitettyä uhkaa on pidettävä epäselvänä. Voidaanko tätä ilmaisua siis tulkita siten, että mikäli hakija ei vastusta Patentti- ja rekisterihallituksen tulkintaa esimerkiksi erottamiskyvyn puuttumisesta tietyn luokan osalta, hakijalla ei ole tarvetta tehdä mitään ja hakemus voitaisiin hyväksyä muilta osin.

Katson, että ilmaisu "annettava kirjallisesti lausumansa tai korjattava puutteet" on riittävän selkeä ohje hakijalle siitä, että tämän tulee ryhtyä johonkin aktiiviseen toimeen, eikä kohta "huomautusten johdosta" voi antaa sellaista kuvaa, että passiivisuus voisi johtaa siihen, että hänen hakemuksensa voitaisiin hyväksyä siltä osin kuin siihen ei kohdistu huomautuksia. Tätä tulkintaa tukee myös se, että tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan tällainen toimintatapa ei olisi rekisteriviranomaiselle mahdollinen.

Katson, että Patentti- ja rekisterihallitus on toiminut tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaisesti jättäessään hakemuksen sillensä sillä perusteella, että hakija ei ole määräajassa antanut lausumaansa tai ryhtynyt toimenpiteisiin puutteellisuuksien korjaamiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksessään tekemien huomautusten johdosta.

Edellä kerrotuilla perusteilla hylkään valituksen.

PRH:n päätös

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen