Asian riidaton tausta

Oy Lunapark Scandinavia Ltd (jäljempänä myös ”Lunapark”) on merkitty kaupparekisteriin tammikuussa 1994. Se harjoittaa muun ohella erikoiselintarvikkeiden maahantuontia ja markkinointia. Hardeco Finland Oy (jäljempänä myös ”Hardeco”) on merkitty kaupparekisteriin huhtikuussa 1996. Se harjoittaa muun ohella makeisten, snacksien ja virvoitusjuomien maahantuontia ja tukkumyyntiä. Lunapark ja Hardeco ovat kilpailijoita. Niiden välinen riita koskee Dracula-tunnuksilla Suomessa myytäviä salmiakkimakeisia.

Hardeco on jatkanut vuodesta 2019 lähtien toimintaa, joka on perustunut niin sanottujen Karkkimies-yhtiöiden toimintaan.

PM ja RM ovat perustaneet Karkkimies Ky:n kesäkuussa 1981. Markkinointi Karkkimies Oy on rekisteröity kaupparekisteriin 12.10.1988. Markkinointi Karkkimies Oy on vaihtanut nimensä Karkkimies Oy - Candyman Ltd:ksi 31.12.1990. Kyseinen yhtiö (Ytunnus 0709798-4) on vaihtanut nimensä Markkinointi P & R Müller Oy:ksi 14.2.1996. Samana päivänä KN ja LN ovat rekisteröineet Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n (Y-tunnus 10387819, jäljempänä myös ”Karkkimies Oy-Candyman Ltd”, sitä edeltäneet tahot jäljempänä myös ”Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edeltäjät” tai jostain niistä yksittäin puhuttaessa myös ”Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edeltäjä”; kaikki edellä mainitut Karkkimies-nimen sisältävät yhtiöt yhdessä myös ”Karkkimies-yhtiöt”). Karkkimies Oy-Candyman Ltd on ostanut Markkinointi P & R Müller Oy:n liiketoiminnan 29.2.1996.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjät ovat ainakin vuodesta 1984 maahantuoneet ruotsalaisen TrollGott Konfektyr AB:n valmistamia ja siltä ostamiaan Dracula-makeisia ja myyneet niitä Suomessa. Karkkimies Oy-Candyman Ltd on myynyt Suomessa Dracula-makeisia useille eri tahoille mukaan lukien Helsingin Herkkutukku Oy:lle ja Hardecolle.

Hardeco on ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoiminnan 31.10.2019. Hardeco on jatkanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n harjoittamaa liiketoimintaa omissa nimissään ostaen maahantuomansa ja myymänsä Dracula-makeiset ruotsalaiselta Troll-Gott Konfektyr AB:lta. Hardeco on itse maahantuonut makeisia Dracula-tunnuksella Suomeen aikaisintaan 31.10.2019 ja viimeistään 7.11.2019 lähtien. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ja Hardecolla on ollut ennen liiketoimintakauppaa 31.10.2019 tukkumyynti- ja jakelumyyntisuhde Hardecon myydessä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuomia makeisia, kuten Dracula-makeisia, Suomessa. Hardeco on myynyt Dracula-makeisia ensimmäisen kerran viimeistään vuonna 1999. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ja Hardecolla ei ole ennen 31.10.2019 päivättyä liiketoimintakauppaa ollut muunlaista taloudellista tai hallinnollista kytköstä.

Lunaparkin yrittäjä ja nykyinen toimitusjohtaja JK on toiminut muissakin makeisalalla toimineissa yhtiöissä.

Helsingin Herkkutukku toiminimi on rekisteröity 30.7.1987. Helsingin Herkkutukku Ky on perustettu 10.5.1989, ja se on muutettu Helsingin Herkkutukku Oy:ksi 31.10.2000. Kyseinen yhtiö toimii Lunaparkin maahantuomien makeisten tukkumyyjänä.

Suomen Makeistukkurit Oy on ollut rekisteröityneenä kaupparekisteriin ajanjakson 12.6.1991–3.9.2018.

JK on liittynyt jollain tavoin ainakin edellisissä kappaleissa mainittuihin Helsingin Herkkutukku -tahoihin ja Suomen Makeistukkurit Oy:öön. Edellä mainituista yhtiöistä ainakin Helsingin Herkkutukku Oy on myynyt Suomessa Dracula-makeisia.

Lunapark ja Helsingin Herkkutukku Oy ovat yhdessä ostaneet makeisten myyntialalla toimivien yhtiöiden Trollex Oy:n ja Europium Oy:n koko osakekannan 10.12.2004.

Lunapark on itse maahantuonut ainakin tanskalaiselta Scan Choco A/S:ltä ostettuja Dracula-makeisia ja myynyt niitä Suomessa.

Lunapark on 29.8.2003 jätetyn rekisteröintihakemuksen perusteella 14.8.2009 rekisteröidyn tavaramerkin numero 246144 DRACULA (jäljempänä myös ”rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki”) haltija Suomessa. Kyseinen tavaramerkki kattaa rekisterin mukaan tavarat ”Kaakao, sokeri, leivonnaiset, makeiset, jäätelö, hunaja, siirappi” luokassa 30.

Lunapark on 6.10.2020 nostanut Hardecoa vastaan kanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/406) vaatien muun ohella, että markkinaoikeus kieltää Hardecoa jatkamasta ja toistamasta rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin loukkausta ja että markkinaoikeus velvoittaa Hardecon maksamaan Lunaparkille hyvitystä.

Hardeco on tämän jälkeen nostanut Lunaparkia vastaan vastakanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/474) vaatien, että markkinaoikeus julistaa Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin mitättömäksi.

Lisäksi Hardeco on samassa yhteydessä nostanut Lunaparkia vastaan kanteen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/478) vaatien muun ohella, että markkinaoikeus vahvistaa tavaramerkin DRACULA (jäljempänä myös ”DRACULA-Sanamerkki”) sekä tämän tuomion liitteen 1 mukaisen ulkoasutavaramerkin DRACULA Piller ja tämän tuomion liitteen 2 mukaisen ulkoasutavaramerkin DRACULA Blod (jäljempänä yhdessä myös ”DRACULA-Ulkoasutavaramerkit”) (jäljempänä kaikki kolme yhdessä myös ”DRACULA-Tavaramerkit”) vakiintuneen Suomessa Hardecolle tai sen edeltäjä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle, että markkinaoikeus kieltää Lunaparkia jatkamasta ja toistamasta Hardecon tavaramerkkioikeuksien loukkausta ja että markkinaoikeus velvoittaa Lunaparkin maksamaan Hardecolle hyvitystä ja vahingonkorvausta.

Asioiden diaarinumero 2020/406, 2020/474 ja 2020/478 käsittelyjärjestyksestä on aiemmin päätetty, että asiat käsitellään samassa oikeudenkäynnissä, mutta asiassa kuitenkin annetaan ensin välituomio asiassa diaarinumero 2020/478 esitettyjen tiettyjen vahvistusvaatimusten osalta ja tuomio asian diaarinumero 2020/474 osalta. Asiassa on todettu, että asioiden diaarinumero 2020/406 ja 2020/478 käsittelyä muilta osin jatketaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut välituomio asiassa diaarinumero 2020/478 ja tuomio asiassa diaarinumero 2020/474 ovat saaneet lainvoiman.

Markkinaoikeus on 18.1.2022 antanut asioissa diaarinumero 2020/474 ja 2020/478 edellä mainitun tuomion ja välituomion ratkaisulla numero 1/22. Asian diaarinumero 2020/474 osalta markkinaoikeus on muun ohella jättänyt Hardecon kannevaatimukset osittain tutkimatta ja osittain hylännyt ne. Markkinaoikeus on katsonut tältä osin muun ohella, että Lunaparkin ei voida katsoa tehneen rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiään koskevaa rekisteröintihakemusta tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä. Asian diaarinumero 2020/478 osalta markkinaoikeus on mainitulla ratkaisullaan hylännyt Hardecon kanteen ratkaistavana olleilta osin. Markkinaoikeus on tältä osin katsonut, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle tai Hardecolle ei ole vakiintunut Hardecon väittämiä DRACULA-Tavaramerkkejä. Markkinaoikeuden ratkaisu numero 1/22 on saanut lainvoiman.

Hardeco on 18.3.2022 peruuttanut kannevaatimuksensa ratkaisematta jääneiltä osin markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/478. Markkinaoikeus on 12.4.2022 antamallaan tuomiolla numero 19/22 muun ohella jättänyt asian diaarinumero 2020/478 käsittelyn markkinaoikeudessa pääasian osalta sillensä siltä osin kuin Hardecon kannevaatimuksia ei ole ratkaistu markkinaoikeuden ratkaisulla numero 1/22.

Esillä olevassa asiassa on näin ollen tässä vaiheessa kyse enää markkinaoikeuden asiasta diaarinumero 2020/406, jossa on kysymys siitä, onko Hardecon katsottava loukkaavan rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia ja onko tämä kiellettävä. Asiassa on lisäksi kysymys Lunaparkin esittämästä korvausvaatimuksesta.

Kanne

Vaatimukset

Oy Lunapark Scandinavia Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus

1. Vahvistaa, että Hardeco Finland Oy loukkaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään sanaa ”dracula”:
   a. ensisijaisesti kaikkien liitteiden 1–4 mukaisten tuotteiden tunnuksena; tai
   b. toissijaisesti liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena;
   
   
2. Vahvistaa, että Hardeco Finland Oy loukkaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään liitteiden 1–3 mukaista kuvallista Draculahahmoa:
   a. ensisijaisesti kaikkien liitteiden 1–3 mukaisten tuotteiden tunnuksena; tai
   b. toissijaisesti liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena;
   
   
3. Kieltää Hardeco Finland Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta sanan ”dracula” käyttöä:
   a. ensisijaisesti kaikkien liitteiden 1–4 mukaisten tuotteiden tunnuksena; tai
   b. toissijaisesti liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena;
   
   
4. Kieltää Hardeco Finland Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta liitteiden 1–3 mukaisen kuvallisen Dracula-hahmon käyttöä
   a. ensisijaisesti kaikkien liitteiden 1–3 mukaisten tuotteiden tunnuksena; tai
   b. toissijaisesti liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena;
   
   
5. Määrää Hardeco Finland Oy:n suorittamaan Oy Lunapark Scandinavia Ltd:lle hyvityksenä tavaramerkin numero 246144 DRACULA loukkaavasta käytöstä viivästyskorkoineen ensisijaisesti 6.11.2020 lukien ja toissijaisesti 10.000 euroon asti 6.11.2020 lukien ja 10.000 euroa ylittävältä osalta 25.4.2022 lukien:
   a. ensisijaisesti 41.766,16 euroa ajalta 1.11.2019–27.4.2022 ja siitä eteenpäin 1.392,21 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta ja 46,41 euroa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta markkinaoikeuden tuomioon asti perustuen Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n tavaramerkkioikeuden loukkaukseen liitteissä 1–3 kuvatuissa tuotteissa; ja
   b. 1.864,46 euroa ajalta 1.11.2019–27.4.2022 ja siitä eteenpäin 62,15 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta ja 2,07 euroa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta markkinaoikeuden tuomioon asti perustuen Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n tavaramerkkioikeuden loukkaukseen liitteessä 4 kuvatussa tuotteessa; tai
   c. toissijaisesti 5.410,44 euroa ajalta 1.11.2019–27.4.2022 ja siitä eteenpäin 216,42 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta ja 7,21 euroa jokaiselta alkavalta vuorokaudelta markkinaoikeuden tuomioon asti perustuen Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n tavaramerkkioikeuden loukkaukseen liitteessä 3 kuvatussa tuotteessa.

Lisäksi Oy Lunapark Scandinavia Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Hardeco Finland Oy:n korvaamaan Oy Lunapark Scandinavia Ltd:lle sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.288,20 eurolla ja palkkion osalta 61.125 eurolla eli yhteensä 63.413,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

1. Asian tausta

Hardeco on loukannut Lunaparkin oikeutta muun ohella makeisille rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 246122 DRACULA.

Hardeco on 31.10.2019 ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n liiketoiminnan. Hardeco on välittömästi liiketoimintakaupasta ja viimeistään 7.11.2019 lukien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille liitteen 1 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller, liitteen 2 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Blod ja liitteen 4 mukaista irtomakeistuotetta tunnuksella Dracula. Sen lisäksi Hardeco on joko välittömästi liiketoimintakaupan jälkeen tai lyhyen ajan sisällä siitä liittänyt tunnuksen Dracula Piller liitteessä 3 kuvatulle makeistuotteelle, tuonut sitä maahan ja saattanut Suomessa vaihdantaan. Hardecon tuotteet eivät ole peräisin Lunaparkilta. Hardecon makeisia on ollut laajalti saatavissa vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja muissa makeisia tyypillisesti vastaavia naposteltavia valikoimissaan pitävissä elintarvikemyymälöissä. Hardeco on markkinoinut kyseisiä makeisia myös verkkosivuillaan.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä on aikoinaan ollut Lunaparkin nimenomainen suullinen lupa Dracula-tunnuksella varustettujen tuotteiden myyntiin Suomessa. Lunapark ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd ovat tehneet yhteistyötä salmiakkituotteiden myynnin ja markkinoinnin osalta. Lunaparkilla ei ole ollut vastaavaa yhteistyötä Hardecon kanssa, eikä Lunapark ole antanut Hardecolle lupaa käyttää sanaa ”dracula” tavaroidensa tunnuksena. Tavaramerkkioikeuteen kuuluu oikeus valikoida, kenelle sallii käytön ja keneltä kieltää sen.

Alun perin Karkkimies Ky:n Dracula Piller ja Dracula Blod tuotteiden maahantuonti Ruotsista ja hankinnat Troll-Gott Konfektyr AB:lta ovat perustuneet 1980-luvulla tai juuri vuonna 1984 Nordisk Chokolade Import A/S:n Troll-Gott Konfektyr AB:lle suullisesti myöntämään lupaan. Luvan yksityiskohdat ovat epäselviä. Luvan ajankohdasta käy kuitenkin ilmi, että lupa on koskenut vain alkuperäisiä Dracula Piller ja sittemmin Dracula Blod -tuotteita ja Troll-Gott Konkfektyr AB:n silloista asiakasta Karkkimies Ky:tä ja sittemmin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä. Lupa ei voi koskea tuotteita tai yhtiötä, jota ei luvan antamisen hetkellä ole ollut olemassa ja joihin lupaa ei ole nimenomaisesti tai edes konkludenttisesti laajennettu, joten lupa ei sisällä liitteen 3 mukaista tuotetta eikä Dracula-tuotteiden valmistamista Hardecolle.

Nordisk Chokolade Import A/S on siirtänyt liiketoimintansa NCI A/S:lle viimeistään 17.3.1993. Scan Choco A/S on ostanut NCI A/S:n osakekannan vuonna 2011 (viimeistään 11.4.2011) ja tanskalainen tavaramerkki Dracula on siirtynyt Scan Choco A/S:n nimiin 22.9.2014.

Lunapark on hakenut rekisteröityä DRACULATavaramerkkiä NCI A/S:n luvalla 29.8.2003. Tällöin oikeus määrätä Dracula-tunnuksesta Suomessa on kokonaan siirtynyt Lunaparkille, ja mahdollinen vielä voimassa ollut tanskalaisen yhtiön myöntämä lupa on joko päättynyt tai siirtynyt Lunaparkin määräysvaltaan.

Joka tapauksessa Nordisk Chokolade Import A/S:n myöntämä lupa ei ollut enää voimassa Scan Choco A/S:n ostaessa NCI A/S:n osakekannan vuonna 2011. Lupa on toissijaisesti päättynyt viimeistään Scan Choco A/S:n ostaessa NCI A/S:n osakekannan 11.4.2011 ja kolmassijaisesti viimeistään, kun tanskalainen tavaramerkki Dracula on siirtynyt Scan Choco A/S:lle 22.9.2014. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n DraculaTavaramerkkien käyttö on perustunut täysin Lunaparkin myöntämään lupaan siitä lukien, kun Nordisk Chokolade Import A/S:n myöntämä lupa Troll-Gott Konfektyr AB:lle on päättynyt.

2. Sekaannusvaara ja double identity -tilanne

Hardeco on käyttänyt Dracula-tunnuksiaan makeisille eli samoille tavaroille kuin mille Lunaparkin tavaramerkki on rekisteröity.

Hardecon käyttämät tunnukset Dracula Piller ja Dracula Blod ovat iskuosaltaan identtisiä ja kokonaisuudessaan hyvin samankaltaisia kuin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki. Hardecon käyttämä Draculatunnus on ensisijaisesti sama kuin Lunaparkin tavaramerkki huolimatta siitä, että Hardeco on liittänyt tunnukseen kuvauksen tuotteesta eli sanat ”piller” ja ”blod”. Hardecon irtomakeisille käyttämä tunnus Dracula on sama kuin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki. Myös Hardecon käyttämä Dracula-hahmo tuotepakkausten kuvituksena on merkityssisällöltään identtinen ja kokonaisuutena samankaltainen kuin Lunaparkin mainittu sanamerkki. Samankaltaisuus on niin merkittävää, että Hardecon käyttämien merkkien ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee sekaannusvaara.

Lunaparkin ja Hardecon maahantuomien Dracula-makeisten lähde ei ole tavaramerkkioikeudellisesti sama. Tavaramerkki viittaa tuotteen anonyymiin lähteeseen, jolla tarkoitetaan tavaramerkillä varustettujen tavaroiden laadusta vastaavaa tahoa. Scan Choco A/S on taho, joka laskee Lunaparkin maahantuomat Dracula-makeiset liikkeeseen Euroopan talousalueella, ja siten Lunaparkin maahantuomien Dracula-makeisten laadusta vastaava taho. Hardecon maahantuomat Dracula-makeiset eivät ole Scan Choco A/S:n liikkeelle laskemia, eikä Scan Choco A/S ole voinut valvoa niiden laatua. Sekaannusvaaraa ei poista se, että tavaroita valmistetaan osin samassa tehtaassa, eikä tuotteiden sama sopimusvalmistaja tarkoita tavaramerkkioikeudellisesti samaa lähdettä.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa on huomioitava myös, että Lunaparkilla ja Hardecolla on molemmilla Dracula-tuotemerkin alla tuotteita, joita toisella ei ole. Hardecolla on liitteen 3 mukainen hedelmämakeinen, ja Lunaparkilla on muun ohella pehmeitä Dracula Soft ja Dracula Coins makeisia. On olemassa vaara, että tuotteiden kohderyhmälle muodostuu käsitys, että myös nämä tuotteet ovat samasta lähteestä. Sekaannusvaaran olemassaoloa korostaa myös se, että Lunaparkin ja Hardecon maahantuomat Dracula-makeispussit ovat halpoja suuren myyntivolyymin tuotteita, jolloin kuluttajat kiinnittävän vain vähäistä huomiota tuotepakkauksiin ja niiden eroavuuksiin. Hardeco ei ole esittänyt näyttöä siitä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n pitkäaikainen käyttö olisi opettanut kohdeyleisön tunnistamaan yhtäältä Hardecon ja toisaalta Lunaparkin tuotteet.

3. Aikaprioriteetti

Hardecon viittaama tavaramerkkilain 14 § ei sovellu esillä olevassa asiassa, sillä Hardecolla ei ole lainkohdassa tarkoitettua tavaramerkkioikeutta, joka on edellytys lainkohdan soveltamiselle. DRACULA-Tavaramerkit eivät myöskään nauti Hardecon esittämää ”tietynlaista oikeudellista suojaa”, jollaista käsitettä ei tunneta Suomen tavaramerkkilaissa.

4. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Tavaramerkkilaissa ei tunneta Hardecon esittämää käsitettä ”riippumaton oikeus”, eivätkä Lunaparkin rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustustuvat oikeudet ole Hardecon esittämällä tavalla riippuvaisia muiden tahojen toimenpiteistä tai niiden suostumuksesta. Mahdolliset sopimussuhteet tavaramerkin hallinnasta muiden tahojen kanssa eivät vaikuta tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämiseen Suomessa.

Hardecon valmistuttamia ja Suomeen maahantuomia Dracula-tuotteita ei ole saatettu markkinoille Suomessa tai muuallakaan Euroopan unionissa Lunaparkin tai edes Scan Choco A/S:n tai Hyben Brands A/S:n luvalla, eivätkä niiden tavaramerkkioikeudet ole siten sammuneet. Draculatuotteiden valmistaja Troll-Gott Konfektyr AB:llä ei puolestaan ole eikä ole ollut oikeuksia Dracula-tavaramerkkeihin.

5. Passiivisuus

Lunapark ei ole menettänyt passiivisuuden perusteella oikeuttaan kieltää Hardecoa käyttämästä kyseisiä tunnuksia.

5.1 Tavaramerkkilain mukainen passiivisuus

Hardeco ei ole ennen liiketoimintakauppaa 31.10.2019 itse maahantuonut tai saattanut Suomessa markkinoille tuotteita Dracula-tunnuksella. DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien liiketoiminnassa ei tule lukea Hardecon hyväksi. Lunapark on saanut tietää Hardecon harjoittamasta Dracula-tuotteiden maahantuonnista keväällä 2020 havaittuaan markkinoilla liitteen 3 mukaisen tuotteen. Lunapark on ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin lähestymällä Hardecoa 20.5.2020 päivätyllä kirjeellä. Lunapark ei ole ollut passiivinen Hardecoa kohtaan.

Mikäli markkinaoikeus kuitenkin katsoisi, että DRACULA-Tavaramerkkien käyttö Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien liiketoiminnassa luettaisiin Hardecon hyväksi, määräajan kuluminen olisi alkanut rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröinnistä 14.8.2009. Hardecolla ei kuitenkaan ole tuolloin voimassaolleiden tavaramerkkilain säännösten mukaista rekisteröityä eikä vakiintunutta oikeutta DRACULA-Tavaramerkkeihin. Tavaramerkkilain 15 § tai aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain 8 § ja 9 § eivät sovellu esillä olevassa asiassa. Markkinaoikeuden ratkaisun numero 1/22 positiivisen oikeusvoimavaikutuksen vuoksi nyt ratkaistavassa asiassa on katsottava, että Hardecolla ei ole Suomessa voimassa olevaa tavaramerkkiä DRACULA-Tavaramerkeille.

Mikäli markkinaoikeus kuitenkin katsoisi, että Hardecon väitetty oikeus voisi saada aikaan kumotun tavaramerkkilain passiivisuussäännösten mukaisia oikeusseuraamuksia, Lunapark on joka tapauksessa puuttunut DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön kohtuullisessa ajassa, koska Lunaparkilla on ollut syy olla puuttumatta tavaramerkkien käyttöön aikaisemmin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjän kanssa tehdyn yhteistyön vuoksi. Lunapark ei ole menettänyt kielto-oikeuttaan passiivisuuden perusteella.

5.2 Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukainen passiivisuus

Lunapark ei ole menettänyt oikeuttaan esittää vaatimuksia Hardecoa vastaan myöskään yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla.

Lunapark ei ole ollut passiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan, vaan on antanut nimenomaisen suostumuksensa sille, että yhtiö voi käyttää Lunaparkin rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä. Kysymys on Lunaparkin myöntämästä käyttöluvasta eli lisenssistä, joka osoittaa, ettei Lunapark ole ollut passiivinen asiassa.

Mikäli Lunaparkin katsottaisiin kuitenkin olleen passiivinen, tällöinkään Lunaparkin passiivisuus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan ei tule Hardecon hyväksi ja Lunapark ei ole voinut menettää oikeuttaan kieltää Hardecoa käyttämästä DRACULA-Tavaramerkkejä ennen kuin Hardeco on edes aloittanut Dracula-makeisten maahantuonnin. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n mahdollisuus jatkaa DRACULA-Tavaramerkin käyttöä ei ole ollut siirtokelpoinen varallisuusoikeus, eikä myöskään tavaramerkkilaissa ole säännöstä, jonka mukaan passiivisuuden oikeusvaikutukset siirtyisivät liiketoimintakaupan myötä liiketoiminnan ostajan hyväksi.

Mikäli markkinaoikeus kuitenkin arvioisi Lunaparkin olleen passiivinen ja sen koituvan myös Hardecon hyväksi, Hardecon viittaama yksityisoikeudellinen periaate ei sovellu ratkaistavaan oikeuskysymykseen. Markkinaoikeuden ratkaisun numero 1/22 perusteella Hardecon viittaamaa yksityisoikeudellista periaatetta ei tavaramerkkioikeudessa sovelleta tilanteessa, jonka lainsäätäjä on tarkoituksellisesti rajannut pois lakiin kirjoitetun määräajan soveltamisalasta. Koska muut oikeudet kuin voimassa olevat rekisteröidyt tai vakiinnutetut tavaramerkit on tarkoituksellisesti rajattu pois tavaramerkkilain 15 §:n ja sitä edeltäneiden säännösten soveltamisalasta, tavaramerkkilain 15 §:n mukaisia oikeusseuraamuksia ei tule laajentaa koskemaan tällaisia oikeuksia yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla.

Kun Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tunnuksen käyttö on perustunut Lunaparkin myöntämään lupaan, Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n on tullut tavaramerkkilain 42 §:n nojalla saada lupa myös kyseisen lisenssin luovutukselle. Lunapark ei ole antanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle lupaa lisenssin siirtoon Hardecolle. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ja Hardecolla ei ole myöskään ennen liiketoimintakauppaa 31.10.2019 ollut minkäänlaista taloudellista tai hallinnollista kytköstä.

Esillä olevassa asiassa ei joka tapauksessa ole kyse siitä, millä perusteella Karkkimies Oy-Candyman Ltd on käyttänyt Dracula-tunnusta tai onko Lunapark mahdollisesti ollut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan passiivinen, eikä näillä seikoilla ole merkitystä sen arvioinnissa, onko Hardeco loukannut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n harjoittama liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonti, perustuipa se Lunaparkin lupaan tai passiivisuuteen, ei ole antanut Hardecolle oikeutta rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin sekaannusvaaraan aiheuttavien tunnusten käyttöön, vaikka Hardeco onkin ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n liiketoiminnan. Tavaramerkkiin sekaannusvaaran aiheuttavan tunnuksen käyttöoikeus on poikkeus tavaramerkin haltijan kielto-oikeuteen, ja immateriaalioikeuksien vakiintuneiden tulkintakäytäntöjen mukaan poikkeuksia yksinoikeuteen tulkitaan suppeasti. Tavaramerkin haltijan passiivisuuteen perustuva oikeus tunnuksen käyttöön tavaramerkin rinnalla voi siten koskea vain passiivisuuden alkuperäistä kohdetta. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n pitkäaikainen maahantuonti on voinut johtaa oikeuteen käyttää Draculatunnusta vain Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n omassa toiminnassa. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ei ole ollut oikeutta tehokkaasti luovuttaa rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin sekaannusvaaraa aiheuttavan tunnuksen käyttöoikeutta kolmannelle edes liikkeenluovutuksen yhteydessä. Lunapark voi edelleen käyttää kieltooikeuttaan kaikkia kolmansia kohtaan.

Mikäli Lunaparkin katsottaisiin vastoin sen näkemystä menettäneen oikeuden vedota kielto-oikeuteensa Hardecoon nähden koskien niitä tuotteita, joita Karkkimies Oy-Candyman Ltd on myynyt käyttäen Dracula-tunnuksia, Hardeco loukkaa joka tapauksessa rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä käyttäen siihen sekaannusvaaraa aiheuttavaa tunnusta uudessa, liitteen 3 mukaisessa tuotteessa.

6. Tavaramerkkioikeuden väärinkäyttö

Esillä olevassa asiassa on kyse tavanomaisesta Lunaparkin tavaramerkkioikeuteen liittyvästä kielto-oikeuden käytöstä Hardecoa vastaan. Hardecolla ei ole mitään sellaista oikeutta Lunaparkin tavaramerkkiin, johon Lunapark puuttuisi omaa tavaramerkkioikeuttaan väärinkäyttäen.

7. Seuraamukset

7.1 Loukkauksen vahvistaminen

Hardecon on vahvistettava loukanneen Lunaparkin tavaramerkkioikeutta. Lunaparkin väitettyä passiivisuutta ja väitettyä tavaramerkkioikeuden väärinkäyttöä koskevat Hardecon esittämät hylkäämisperusteet eivät voi johtaa siihen lopputulokseen, että Lunaparkin vaatimus loukkauksen vahvistamisesta hylättäisiin.

Tavaramerkkilain passiivisuusseuraamuksessa on kyse nimenomaan kielto-oikeuden menettämisestä. Kielto-oikeuden menettäminen edellyttää, että oikeudenhaltijalla olisi muuten ollut kielto-oikeus eli että tavaramerkkiä on loukattu. Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että Lunapark olisi jättäytynyt passiiviseksi suhteessa Hardecoon tai sen edeltäjiin, Hardecon ja sen edeltäjien toiminnan olisi katsottava loukkaavan Lunaparkin tavaramerkkiä, jotta passiivisuusseuraamus olisi voinut ylipäänsä toteutua.

Tavaramerkkioikeuden väärinkäytössä on kyse siitä, että oikeudenhaltija puuttuu tiettyyn toimintaan sinänsä juridisesti perustellusti, mutta hylättävin tarkoitusperin. Tavaramerkkioikeuden väärinkäytön toteaminen edellyttää, että tavaramerkkiä on loukattu, jotta hylättävä puuttuminen sen käyttöön olisi edes mahdollista. Mikäli markkinaoikeus toteaisi, että Lunapark väärinkäyttäisi tavaramerkkioikeuttaan, Hardecon olisi loukattava Lunaparkin tavaramerkkiä, jotta tavaramerkkioikeutta olisi mahdollista väärinkäyttää. Näin ollen loukkaus on kuitenkin tapahtunut ja siten loukkausta koskeva vahvistusvaatimus on hyväksyttävä.

7.2 Kielto ja sakon uhka

Käyttämällä tunnuksia Dracula Piller, Dracula Blod ja Dracula Hardeco on loukannut Lunaparkin tavaramerkkioikeutta. Hardecoa on siten kiellettävä jatkamasta ja toistamasta tällaista menettelyä.

Hardecolle määrättävän kiellon tehosteeksi tulee asettaa 100.000 euron uhkasakko. Tämä on kohtuullinen määrä liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle ja ensi vaiheessa riittävä luomaan pidäkkeen laittoman toiminnan jatkamiselle.

7.3 Hyvitys

Hardeco on lisäksi määrättävä maksamaan Lunaparkille hyvitystä rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käyttämisestä. Kyseisen tavaramerkin lisensoinnista ei ole saatavilla tavanomaista lisenssimaksua hyvityksen pohjaksi. Lunapark on lisensoinut aiemmin kyseessä olevan tavaramerkin ainoastaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle, mutta tähän on kuulunut muunlainen kaupallinen yhteistyö kuin rahallinen lisenssimaksu, eikä siitä siten saa johtoa esillä olevaan asiaan, jossa kaupalliselle yhteistyölle ei ole edellytyksiä.

Kohtuullisen hyvityksen määräksi on katsottava kymmenen prosenttia nyt kyseessä olevien Hardecon myymien tuotteiden verottomasta tukkuhinnasta. Hyvityksen määrän määrittely jää viimekädessä markkinaoikeuden arvioitavaksi.

Viivästyskorkoa on ensisijaisesti maksettava koko hyvityksen määrälle haasteen tiedoksiannosta eli 6.11.2020 alkaen. Lunapark on perustellut haastehakemuksessa esitettyä 10.000 euron hyvitysvaatimusta silloisilla arvioillaan tavaramerkkiä loukkaavien tuotteiden myyntimääristä ja hinnoista jälleenmyyjille. Hardecolla sen sijaan on ollut varmaa tietoa molemmista seikoista, ja Hardeco olisi siksi voinut heti haastehakemuksen tietoonsa saatuaan todeta, että hyvityksen määrä Lunaparkin soveltamalla kymmenellä prosentilla myyntihinnasta on merkittävästi suurempi kuin Lunapark on osannut tuolloin arvioida. Lunaparkin on katsottava jo haastehakemuksessaan esittäneen riittävän selvityksen hyvitysvaatimuksensa määrästä sen laskemisperusteet seikkaperäisesti selostamalla. Toissijaisesti viivästyskorkoa on maksettava hyvitykselle 10.000 euroon asti 6.11.2020 alkaen ja 10.000 euroa ylittävältä osalta 25.4.2022 alkaen. Ainakin 10.000 euron osalta hyvitysvaatimuksen määrän selvitys on ollut riittävää jo Lunaparkin haastehakemuksessa.

Vastaus

Vaatimukset

Hardeco Finland Oy on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus hylkää kanteen kokonaisuudessaan ja toissijaisesti, että markkinaoikeus hylkää Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n hyvitysvaatimuksen 20.927,59 euroa ylittäviltä osin ja joka tapauksessa siltä osin kuin se koskee 27.4.2022 jälkeistä aikaa.

Lisäksi Hardeco Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n korvaamaan Hardeco Finland Oy:lle sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 112,76 eurolla ja palkkion osalta 118.585 eurolla eli yhteensä 118.697,76 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

1. Asian tausta

Markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 katsonut, että Hardecon tai sen edeltäjien Dracula Piller -makeisten myynti on alkanut vuonna 1984 ja jatkunut nykypäivään saakka ja että Hardecon tai sen edeltäjien Dracula Blod -makeisten myynti on alkanut 1990-luvulla. DRACULA-Tavaramerkkien vilpitön ja vuosikymmeniä jatkunut käyttö makeisliiketoiminnassa on siirtynyt Hardecon hyväksi liiketoimintakauppojen perusteella.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edeltäjät ovat aloittaneet Dracula-makeisten maahantuonnin ja myynnin Suomessa ainakin vuonna 1984, ja JK on itse aloittanut makeisalalla toimimisen vasta myöhemmin. Lunaparkin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on haettu vasta 29.8.2003. Lunapark on myös ollut kyseistä hakemusta tehdessään tietoinen Hardecon edeltäjien harjoittamasta DRACULA-Tavaramerkkien käytöstä.

2. Sekaannusvaara ja double identity -tilanne

Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja DRACULA-Tavaramerkkien taikka rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja tunnusten Dracula Piller, Dracula Blod ja Hardecon käyttämän Dracula-hahmon välillä ei ole sekaannusvaara tavaroiden ”makeiset” osalta, koska tuotteet ovat samasta lähteestä peräisin ja eri tuotepakkauksetkin ovat olleet markkinoilla useita vuosia rinnakkain.

3. Aikaprioriteetti

Lunapark ei ole käyttänyt rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä ennen kuin Hardecon edeltäjänä olevat tahot ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkejä.

Lunapark ei voi siten puuttua Hardecon tietynasteista oikeudellista suojaa nauttivien DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön, koska Lunaparkin rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuva oikeus on tavaramerkkilain 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla myöhäisempi verrattuna Hardecon edeltäjien tavaramerkkien käyttöön.

4. Tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Sekä tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajana olevien tahojen ja Troll-Gott Konfektyr AB:n että Lunaparkin tavaramerkkioikeudet ovat sammuneet suhteessa Hardecon ja sen edeltäjien DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön Suomessa.

4.1 Muiden kuin Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Markkinaoikeus on ratkaisussaan numero 1/22 katsonut asiassa esitetyn todistelun viittaavan enemmänkin siihen, että Dracula-tunnus olisi tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n alun perin kehittämä. Tällöin sen seuraajatahon on katsottava olevan Draculatunnuksen tosiasiallinen haltija, joka voi antaa suostumuksen kyseisen tunnuksen käyttöön.

Tässä tapauksessa Dracula-tunnuksen tosiasiallinen tanskalainen haltija ei ole puuttunut Hardecon toimesta tapahtuneeseen DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön Suomessa eikä Lunaparkin toimesta tapahtuneeseen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käyttöön ja rekisteröintiin Suomessa. Näin ollen kyseinen Draculatunnuksen tosiasiallinen haltija on joka tapauksessa joko nimenomaisella tai hiljaisella suostumuksellaan hyväksynyt DRACULA-tunnuksilla varustettujen tavaroiden saattamisen markkinoille Euroopan talousalueeseen kuuluvassa Suomessa ja näin tavaramerkkioikeuden tosiasiallisen haltijan yksinoikeus tavaramerkkiin on sammunut. Siten asiassa on selvää, että Dracula-tunnuksen tosiasiallisella haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroissa, jotka on tällä tavoin haltijan suostumuksella saatettu markkinoille Suomessa.

Lunapark on ollut tietoinen, ettei rekisteröidyssä DRACULA-Tavaramerkissä ole kyse sen itsensä kehittämästä tuotetunnuksesta, ja Lunaparkin rekisteröinti on ollut ehdollinen Nordisk Chokolade Import A/S:n tai sen seuraajatahon suostumukselle. Lunapark on toiminut tanskalaisten jälleenmyyjänä ja asiakkaana sekä johtanut oman oikeutensa kyseisiltä tanskalaisilta yhtiöiltä. Käytännössä Lunapark on rekisteröinyt tavaramerkkinsä Dracula-tunnuksen tosiasiallisen haltijan joko nimenomaisella tai hiljaisella suostumuksella. Lunapark on siten ollut Draculamakeisten osalta taloudellisesti riippuvainen tanskalaisista tahoista. Lunaparkilla ei ole riippumatonta oikeutta rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin. Riippuvaisuussuhde on ollut olemassa Lunaparkin tavaramerkin rekisteröinnin alusta saakka.

Nordisk Chokolade Import A/S:n ja sittemmin sen seuraajina olevien yhtiöiden, jotka kuuluvat samaan taloudelliseen etupiiriin, tavaramerkkioikeudet ovat ensisijaisia suhteessa rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin niiden perustuessa vuonna 1982 haettuun ja rekisteröityyn tanskalaiseen tavaramerkkiin DRACULA. Kyseiseen tanskalaiseen tavaramerkkiin on vuonna 2012 perustettu myös kansainvälinen rekisteröinti numero 1151110 DRACULA. Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajatahon kanssa samaan taloudelliseen etupiiriin kuuluva Hyben Brands A/S on mainitun tanskalaisen tavaramerkin lisäksi myös 9.3.2021 haetun ja 25.2.2022 rekisteröidyn ruotsalaisen tavaramerkin numero 620260 DRACULA (kuvio) haltija sekä 10.9.2012 haetun ja 7.2.2013 rekisteröidyn EUtavaramerkin numero 11175395 (kuvio), joka koskee Dracula-hahmoa, haltija. Kyseiset tavaramerkit kattavat muun ohella makeiset luokassa 30.

Hyben Brands A/S:n EU-tavaramerkki on yhtenäisin vaikutuksin voimassa koko Euroopan unionin alueella ja siten myös Suomessa. Tämän vuoksi rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki, joka on riippuvainen tanskalaisten suostumuksesta, ei voi rajoittaa Hyben Brands A/S:n EU-tavaramerkkiin perustuvan oikeuden voimassaoloa yhteisön alueella eikä siten myöskään Suomessa. Se, että tanskalaiset tahot ovat hyväksyneet rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin voimassaolon Suomessa, ei rajoita kyseisten tanskalaisten tahojen tavaramerkkien käyttöä Suomessa. Tästä seuraa, että tanskalaiset tahot voivat antaa hyväksyntänsä Dracula-tunnusten käytölle makeisten osalta Euroopan unionin alueella ilman, että Lunapark voisi estää tällaista kolmannen tahon toimesta tapahtuvaa sallittua käyttöä. Toisaalta tanskalaiset tahot ovat rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröinnin sallimisella hyväksyneet myös, että Lunapark voi sallia Dracula-merkin käytön kolmansien tahojen toimesta Suomessa.

Tanskalainen Nordisk Chokolade Import A/S on antanut 1980-luvun alussa suostumuksensa ruotsalaiselle Troll-Gott Konfektyr AB:lle, että tämä saa myydä Dracula-tunnuksella varustettuja makeisia Suomeen. Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajat ovat olleet tästä tietoisia. Annettu suostumus ei ole automaattisesti lakannut olemasta voimassa, vaikka suostumuksen antajan liiketoiminta on myyty tai vaikka tanskalainen tavaramerkkirekisteröinti on siirretty toisen yhtiön nimiin. Suostumuksen päättyminen olisi edellyttänyt aktiivista toimea suostumuksen antajan ja suostumuksen saajan tai niiden seuraajien välillä. Näyttöä tällaisesta ei ole esitetty.

Troll-Gott Konfektyr AB:n harjoittamaan DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeistuotteiden myyntiin on näin ollen ollut tanskalaisen Dracula-tunnuksen haltijan suostumus, ja Troll-Gott Konfektyr AB on saattanut markkinoille DRACULA-Tavaramerkeillä varustetut makeiset Euroopan talousalueella tavaramerkin haltijan suostumuksella myydessään niitä ensin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja sittemmin Hardecolle. Tämän seurauksena tanskalaisten tahojen tavaramerkkioikeudet ja niistä riippuvaiseen rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvat kielto-oikeudet ovat sammuneet kyseisten Troll-Gott Konfektyr AB:n Suomeen markkinoille saattamien makeistuotteiden osalta. Koska tosiasiallinen haltija ei voi estää edellä mainittua, ei voi myöskään tähän tahoon taloudellisesti kytköksissä oleva ja siitä riippuvainen ja alisteinen paikallinen jälleenmyyjä estää kyseistä toimintaa rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin perusteella. Täten Lunaparkilla ei ole rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin perusteella oikeutta kieltää Hardecoa jatkamasta DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia Troll-Gott Konfektyr AB:lta Suomeen ja myyntiä Suomessa hyvän liiketavan mukaisesti.

Toisaalta DRACULA-Tavaramerkeillä varustetut makeiset ovat 1980alusta lähtien olleet peräisin Troll-Gott Konfektyr AB:lta. Näin ollen sen on toissijaisesti katsottava olevan Dracula-tunnuksen tosiasiallinen haltija, joka voi antaa suostumuksen kyseisen tunnuksen käyttöön. Tätä osoittaa se, että Tanskassa Dracula-makeisia on myyty vasta vuonna 1986, eli kaksi vuotta myöhemmin kuin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edeltäjät, jotka aloittivat maahantuonnin ja myynnin Suomeen ainakin vuonna 1984. Troll-Gott Konfektyr AB on vuosikymmenien ajan myynyt ja toimittanut DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja sittemmin Hardecolle.

Mikäli Troll-Gott Konfektyr AB:n katsotaan olevan Dracula-tunnuksen tosiasiallinen haltija, DRACULA-Tavaramerkkien Suomessa saavuttama tietynasteinen oikeudellinen suoja on kyseisen tahon määräysvallassa ja tavaramerkkioikeuksien, mukaan lukien rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien, on katsottava sammuneen Hardecon maahantuomien ja myymien DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten osalta sillä perusteella, että niiden liikkeellelaskulle on kyseisen ruotsalaisen tahon suostumus.

Lunapark on mainittuun ruotsalaiseen tahoon taloudellisesti kytköksissä oleva ja siitä riippuvainen ja alisteinen paikallinen jälleenmyyjä. Täten Lunaparkilla ei ole rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin perusteella oikeutta kieltää Hardecoa jatkamasta DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia Troll-Gott Konfektyr AB:lta Suomeen ja myyntiä Suomessa hyvän liiketavan mukaisesti.

Lunaparkin alisteinen suhde Dracula-tunnuksen tosiasialliseen haltijaan on ilmeistä, sillä Lunapark on ollut tietoinen rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä hakiessaan, ettei kyse ole sen itse kehittämästä tavaramerkistä. Riippuvaisuussuhde on ollut olemassa alusta saakka. Se, että Lunapark mieltää tanskalaisten olleen Dracula-tunnuksen tosiasiallinen haltija, ei muuta tilannetta, ja joka tapauksessa tanskalainen Nordisk Chokolade Import A/S on tehnyt TrollGott Konfektyr AB:n kanssa sopimuksen ja nimenomaisesti hyväksynyt Troll-Gott Konfektyr AB:n valmistamien Draculamakeisten maahantuonnin ja myynnin Suomeen. Tällaisessa tilanteessa Troll-Gott Konfektyr AB:n antama suostumus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja sittemmin Hardecolle Dracula-makeisten maahantuontiin ja myyntiin Suomessa on ensisijainen ja ratkaiseva, minkä seurauksena kyseiset makeiset on saatettu tavaramerkin tosiasiallisen haltijan suostumuksella markkinoille Euroopan talousalueella ja minkä vuoksi Lunapark ei voi kieltää kyseisten makeisten maahantuontia ja myyntiä Suomessa. Merkitystä ei ole sillä, vaikka Troll-Gott Konfektyr AB:lla ei olisi ollut rekisteröityä DRACULA-tavaramerkkiä erikseen Suomessa.

Lunapark ja Hardeco edeltäjineen ovat rinnakkaistuoneet Troll-Gott Konfektyr AB:n valmistamia Dracula-tunnuksella varustettuja tuotteita Suomeen useiden vuosien ajan tavaramerkin tosiasiallisen haltijan, TrollGott Konfektyr AB:n, suostumuksella. Siten tässä tapauksessa Dracula-tunnuksella myytävät tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä eikä rinnakkaisen maahantuonnin vapaus vaaranna tavaramerkin tehtävää. Rekisteröidyllä DRACULA-Tavaramerkillä ei voi kieltää Hardecon maahantuomien DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia tai kaupan pitämistä, koska ne on saatettu markkinoille tosiasiallisen oikeudenhaltijan toimesta taikka sen suostumuksella.

4.2 Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien sammuminen

Joka tapauksessa Lunaparkin tavaramerkkioikeudet ovat sen omien toimien johdosta sammuneet Suomeen tuotujen Dracula-makeisten osalta.

Tältä osin ensinnäkin Lunapark on väittänyt, että se on kunnioittanut Nordisk Chokolade Import A/S:n Troll-Gott Konfektyr AB:lle antamaa lupaa ja että Karkkimies Oy-Candyman Ltd on saanut jatkaa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia Nordisk Chokolade Import A/S:n lupaan perustuen. Lunapark on siten hyväksynyt tanskalaisen Dracula-tunnuksen tosiasiallisen oikeudenomistajan antaman suostumuksen siihen, että Troll-Gott Konfektyr AB saattaa markkinoille DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia. Näin ollen Lunaparkilla ei ole oikeutta kieltää rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin perusteella Troll-Gott Konfektyr AB:lta peräisin olevien DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia Ruotsista Suomeen ja myyntiä Suomessa.

Toiseksi Lunapark on omien sanojensa mukaan itse antanut maksuttoman luvan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle jatkaa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia ja myyntiä Suomessa. Lunaparkin suostumus on kohdistunut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n makeisliiketoimintaan, joka on sisältänyt DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonnin Troll-Gott Konfektyr AB:lta Ruotsista Suomeen ja myynnin Suomessa. Hardeco on ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoiminnan, johon on sisältynyt edellä yksilöity makeisliiketoiminta kaikkine aineettomine omaisuuksineen ja suostumuksineen. Koska Lunapark on antanut suostumuksensa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuihin makeisiin liittyvään tiettyyn liiketoimintaan, Lunapark on menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia kyseistä samaa ja samanlaatuista liiketoimintaa vastaan.

Kaikki edellä jaksoissa 4.1 ja 4.2 mainitut suostumukset ja hyväksynnät ovat voimassa, ja ne ovat kohdistuneet Troll-Gott Konfektyr AB:lta peräisin olevien DRACULA-tunnuksilla varustettujen makeisten maahantuontiin Ruotsista Suomeen ja myyntiin Suomessa. Kyseiset Dracula-makeiset ovat säilyneet samoina alusta alkaen. Tämä ilmenee muun ohella siitä, että tuotteilla on ollut alusta saakka sama GTIN-koodi (Global Trade Item Number). Kyseiset suostumukset ja hyväksynnät ovat siten tulleet Hardecon hyväksi sen jatkaessa kyseistä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä peräisin olevaa makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa.

5. Passiivisuus

5.1 Tavaramerkkilain mukainen passiivisuus

Ensisijaisesti Lunaparkin on passiivisuutensa vuoksi katsottava menettäneen mahdollisuutensa esittää vaatimuksia Hardecon nykyisin harjoittamaa Troll-Gott Konfektyr AB:lta peräisin olevien DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa vastaan tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin perusteella.

KN:n ja LN:n Karkkimies Oy-Candyman Ltd -yhtiö on vuonna 1996 ostanut PM:n ja RM:n Markkinointi P & R Müller Oy:n koko liiketoiminnan. Ostettu liiketoiminta on sisältänyt DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontitoiminnan Troll-Gott Konfektyr AB:lta Ruotsista Suomeen ja myyntitoiminnan Suomessa. N:t ovat jatkaneet kyseistä makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa liiketoimintakaupan jälkeen. Lunapark on jo ennen edellä mainittua liiketoimintakauppaa havainnut tai ainakin sen olisi pitänyt havaita, että DRACULA-Tavaramerkkejä käytetään makeisliiketoiminnassa M:ien yhtiön toimesta. Lunapark ei ole kuitenkaan puuttunut vuonna 1996 tehdyn liiketoimintakaupan jälkeen N:ien jatkamaan makeisliiketoimintaan. Lunapark on ollut tietoinen edellä mainitusta toiminnasta rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemisen ajankohtana 29.8.2003 ja myös Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Lunaparkin rekisteröityä DRACULATavaramerkkiä vastaan 1.7.2008 tekemän ennakkoväitteen ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Lunaparkin tavaramerkkihakemusta numero T201450269 DRACULA (kuvio) vastaan 14.2.2014 tekemän ennakkoväitteen perusteella sekä MN:n hylätessä Lunaparkin elokuussa 2015 tekemän Dracula-merkin käyttöä koskevan sopimusehdotuksen, mutta Lunapark ei ole puuttunut kyseiseen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n toimintaan minkään näiden jälkeen.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjätahot ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkien mukaisia tunnuksia makeisten maahantuonnissa ja myynnissä vilpittömässä mielessä jo noin 20 vuotta ennen Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröinnin hakemista. DRACULA-Tavaramerkkien on niiden pitkän käytön vuoksi katsottava saavan tietynasteista oikeudellista suojaa mainittujen tahojen käytössä.

Hardeco on Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n liiketoiminnan jatkaja, mikä perustuu osapuolten tekemään Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoimintaa koskevaan liiketoimintakauppaan 31.10.2019. Liiketoimintakauppa on sisältänyt Troll-Gott Konfektyr AB:lta peräisin olevien DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminnan. Kauppaan ovat kuuluneet myös kaikki DRACULA-Tavaramerkkien ajan myötä kertyneet oikeudelliset suojat, jotka ovat siten tulleet Hardecon hyväksi. Vuoden 2019 liiketoimintakauppaa ei tule arvioida eri tavalla kuin vuoden 1996 liiketoimintakauppaa.

Lunapark ei ole aloittanut makeistoimintaansa ennen vuotta 1987. Jos Lunaparkin taikka JK:n suoraan tai hänen jonkin yrityksensä kautta katsottaisiin olleen yksinomainen ”lisenssinsaaja” Suomen osalta Dracula-tunnukselle makeisille tai jos Lunaparkin katsottaisiin aloittaneen Dracula-tunnuksen käytön ennen vuotta 1984, kyseisten tahojen olisi pitänyt puuttua niin M:ien kuin N:ien harjoittamaan makeisliiketoimintaan. Lunapark ei ole kuitenkaan puuttunut mainittuun toimintaan. Lunaparkin taikka JK:n itse tai jonkin hänen yrityksensä olisi Lunaparkin väittämän maahantuontiyksinoikeuden vuoksi vähintäänkin pitänyt selvittää asiaa ja vaatia Dracula-tunnuksen tosiasialliselta oikeudenomistajalta toimia kyseisen toiminnan estämiseksi.

Näin ollen koska edellä mainittu DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminta nauttii oikeudellista suojaa, koska Lunapark on hakenut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä vasta huomattavasti myöhempänä ajankohtana verrattuna Hardecon edeltäjien tavaramerkkien käyttöön ja koska Lunapark ei ole esittänyt Hardecon edeltäjätahojen maahantuonti ja myyntitoimintaa vastaan vaatimuksia, Lunapark on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vastustaa yhtäjaksoista DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä. Täten Lunaparkin on katsottava menettäneen passiivisuutensa perusteella oikeuden esittää vaatimuksia DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä vastaan ensisijaisesti vuoden 2001 loppuun mennessä, toissijaisesti 29.8.2008 mennessä, kolmassijaisesti 29.8.2014 mennessä ja viimesijaisesti vuoden 2015 tai vuoden 2016 loppuun mennessä.

5.2 Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukainen passiivisuus

Toissijaisesti Lunaparkin on passiivisuutensa vuoksi katsottava menettäneen mahdollisuutensa esittää vaatimuksia Hardecon nykyisin harjoittamaa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa vastaan yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen passiivisuuden perusteella.

Yksityisoikeuden alalla noudatetaan laajasti periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien harjoittama DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti ja myynti Suomeen on ollut Lunaparkin tiedossa jo 1980-luvun alusta lähtien eli noin 20 vuotta ennen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemista. Lunapark on ollut myös tietoinen kyseisestä maahantuonti- ja myyntitoiminnasta lähes 20 vuotta rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeenkin ilman, että Lunapark olisi esittänyt vaatimuksia kyseistä toimintaa vastaan.

Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen kohtuullisen ajan esittää vaatimuksia on ensisijaisesti katsottava päättyneen viimeistään vuoden 1996 loppuun mennessä.

Kohtuullisen ajan esittää vaatimuksia on katsottava kuluneen loppuun vuoden 1996 päättyessä, vaikka Lunapark ei ollut vielä tuolloin hakenut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä. Lunapark on esittänyt Dracula-tuotteiden maahantuontinsa tapahtuneen tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n ja sen seuraajien tuotteiden maahantuontia koskevalla yksinoikeudella. Mikäli Lunaparkin taikka JK:n itse tai jonkin hänen yrityksensä katsottaisiin olleen yksinomainen lisenssinsaaja Suomen osalta, kyseisten tahojen olisi pitänyt puuttua M:ien ja sittemmin N:ien yhtiöiden harjoittamaan DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaan. Kyseisten tahojen olisi vähintäänkin pitänyt selvittää asiaa ja vaatia Dracula-tunnuksen tosiasialliselta oikeudenomistajalta toimia kyseisen toiminnan estämiseksi. Kyseiset tahot eivät ole kuitenkaan tehneet mitään näistä vuoden 1996 loppuun mennessä.

Kyseisten tahojen olisi pitänyt ryhtyä edellä mainittuihin toimiin niin M:ien kuin N:ienkin harjoittamaa makeistoimintaa vastaan siinäkin tapauksessa, että kyseisten tahojen katsottaisiin aloittaneen Dracula-tunnusten käytön ennen vuotta 1984. Lunapark ei ole kuitenkaan osoittanut, että kyseiset tahot olisivat käyttäneet Dracula-tunnuksia ennen kuin Hardecon edeltäjät ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkejä.

Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen kohtuullisen ajan esittää vaatimuksia on toissijaisesti katsottava päättyneen viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä.

Lunaparkin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on hyväksytty rekisteriin 14.8.2009. Lunapark tai ainakin JK itse on tätä ennen havainnut ja ollut tietoinen, että DRACULA-Tavaramerkkejä käytetään makeistoiminnassa. Lunaparkin olisi pitänyt puuttua N:ien yhtiön harjoittamaan DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaan, koska N:ien toiminnasta on aiheutunut haittaa Lunaparkin väittämälle yksinomaiselle maahantuojan asemalle ja koska N:t ovat vastustaneet rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hyväksymistä. Edellä mainitut tahot eivät ole kuitenkaan toteuttaneet mitään toimenpiteitä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä vastaan vuoden 2009 loppuun mennessä.

Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen kohtuullisen ajan esittää vaatimuksia on viimesijaisesti katsottava päättyneen viimeistään vuoden 2015 tai vuoden 2016 loppuun mennessä.

Edellä mainittujen tahojen olisi pitänyt puuttua Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n harjoittamaan DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaan, koska yhtiön omistaneiden N:ien toiminnasta on aiheutunut haittaa Lunaparkin väittämälle yksinomaiselle maahantuojan asemalle, koska N:t ovat vastustaneet rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hyväksymistä, koska Karkkimies Oy-Candyman Ltd on vastustanut Lunaparkin tavaramerkkihakemusta numero T201450269 DRACULA (kuvio) 14.2.2014 tekemällään ennakkoväitteellä ja koska MN on hylännyt Lunaparkin elokuussa 2015 tekemän Draculamerkin käyttöä koskevan sopimusehdotuksen. Lunapark ei ole kuitenkaan toteuttanut mitään toimenpiteitä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä vastaan vuoden 2015 tai vuoden 2016 loppuun mennessä.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n DRACULA-Tavaramerkkien käyttö ei ole perustunut Lunaparkin myöntämään lupaan, vaikka sinänsä pitää paikkansa, että Lunapark on vuonna 2015 ehdottanut sopimusta rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käyttämisestä. Vaikka sopimusta ei tuolloin allekirjoitettu, Lunaparkin sopimuksessa antama suostumus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käyttämiseksi jäi yksipuolisena Lunaparkin antamana suostumuksena voimaan. Kyseistä suostumusta ei ole koskaan peruutettu, ei edes Lunaparkin 20.5.2020 päivätyssä varoituskirjeessä Hardecolle.

Lunaparkin vetoama lisenssin luovuttamista koskeva tavaramerkkilain 42 § ei sovellu esillä olevaan tilanteeseen, koska kyseinen säännös koskee yksittäisen lisenssin luovuttamista toiselle tai alilisenssin antamista eikä säännös estä liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvään tiettyyn toimintakokonaisuuteen kuuluvien oikeuksien siirtymistä. M:ien Karkkimies Oy - Candyman Ltd on myynyt koko liiketoimintansa N:ien Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja sittemmin N:ien Karkkimies Oy-Candyman Ltd on myynyt koko liiketoimintansa Hardecolle. Hardeco on siten saanut kokonaisuudessaan makeisliiketoiminnan, johon on sisältynyt myös DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti Ruotsista Suomeen ja myynti Suomessa.

Lunapark, JK taikka jokin muu hänen yrityksensä ei ole koskaan esittänyt vaatimuksia, eikä siten esittänyt vaatimuksia kohtuullisessa ajassa, minkään Karkkimies-yhtiön harjoittamaa DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä vastaan. Lunapark on siten menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia DRACULA-Tavaramerkillä varustettujen makeisten maahantuontia ja myyntiä vastaan kyseisiä yhtiöitä ja myös Hardecoa kohtaan, sillä Lunaparkin vaatimukset kohdistuvat Hardecon jatkamaan liiketoimintaan, jossa DRACULA-Tavaramerkeillä varustetut makeiset hankitaan edelleen ruotsalaiselta Troll-Gott Konfektyr AB:lta Suomeen ja myydään Suomessa.

Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjät ovat maahantuoneet ja myyneet liitteen 3 mukaisen makeistuotteen sisältämiä makeisia irtomakeisina nimityksillä ”Jytä dracula” ja ”Hedelmäjauho Dracula” ainakin vuodesta 1984 alkaen. Pussiversiona Dracula Hedelmä / Dracula Piller hedelmä on maahantuotu ja saatettu markkinoille Suomessa 1.4.2020 lähtien. Hardecon saamaan liiketoimintaan on kuulunut sanalla ”Dracula” ja Dracula-hahmolla varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminta, joten sillä on makeisten osalta ajallinen etuoikeus sanan ja kuvan käyttöön. Vastaavasti Lunaparkin passiivisuuden kohteena on ollut kyseisellä sanalla ja kuvalla varustetut makeispussit ja niiden sisältämät makeiset, minkä vuoksi Hardeco ei loukkaa Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia edes liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta, vaikka Dracula-makeispussin ulkoasun väriä on vähäisesti muutettu tai päivitetty hallitsevien elementtien kuitenkin säilyessä edelleen samoina verrattuna jo aiemmin myytyjen makeistuotteiden tunnuksiin. Lunaparkin passiivisuuden kohteena on ollut Hardecon nykyisin harjoittama liiketoiminta eli ainakin vuodesta 1984 alkanut Troll-Gott Konfektyr AB:ltä peräisin olevien Dracula-tunnuksella varustettujen makeisten maahantuonti Ruotsista Suomeen ja myynti Suomessa.

6. Tavaramerkkioikeuden väärinkäyttö

Lunaparkin Hardecoa vastaan esittämien kannevaatimusten perustuminen rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin on kiellettyä tavaramerkkioikeuden väärinkäyttöä.

Lunapark ja Hardeco edeltäjineen ovat rinnakkaistuoneet Troll-Gott Konfektyr AB:n valmistamia Dracula-tunnuksella varustettuja tuotteita Suomeen useiden vuosien ajan tavaramerkin tosiasiallisen haltijan suostumuksella. Siten tässä tapauksessa Dracula-tunnuksella myytävät tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä. Siten Hardecon ja Lunaparkin rinnakkaisen maahantuonnin vapaus ei tässä tapauksessa millään tavoin vaaranna tavaramerkin tehtävää. Alkuperä, joka tavaramerkin on tarkoitus taata, on maahantuojasta riippumatta sama. Kansallisella lainsäädännöllä suojatun teollisoikeuden tai kaupallisen oikeuden haltija ei voi vedota tähän lainsäädäntöön kieltääkseen sellaisen tuotteen maahantuonnin tai kaupan pitämisen, jonka oikeudenhaltija itse tai hänen suostumuksellaan joku muu taikka sellainen henkilö, joka on oikeudellisesti tai taloudellisesti sidoksissa oikeudenhaltijaan, on saattanut markkinoille toisessa jäsenvaltiossa. Kiellettyä on sellainen tavaramerkkioikeuden manipulointiin johtava menettely, jossa tavaramerkki luovutetaan esimerkiksi yksinmyyjälle ja kyseinen yritys suojelee kansallisia markkinoitaan rinnakkaistuonnilta käyttämällä tietyn valtion kansallisen oikeuden sisältämiä oikeuksien sammumista koskevia rajoittavia lähestymistapoja. Sellaisia kansallisia lakeja, joissa oikeudenhaltijalle annetaan mahdollisuus kieltää tällainen maahantuonti, ei voida soveltaa. Lunapark pyrkii oikeuden väärinkäyttöön, joka rajoittaisi tarkoituksettomasti tavaroiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella. Lunapark pyrkii kieltämään sellaisten Dracula-makeisten maahantuontia ja myyntiä, joille on Dracula-tunnuksen tosiasiallisen haltijan suostumus ja jonka Lunapark on itse hyväksynyt.

Lunapark on hakenut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä rekisteröitäväksi, vaikka se on ollut tietoinen, että rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki ja DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien mukaiset visuaaliset ilmeet eivät ole sen itsensä kehittämiä ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjätahot ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkejä jo 1980-luvun alusta alkaen. Lunapark on tiennyt, että DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia on maahantuotu Suomeen ja myyty edelleen merkittäviä määriä. Kyseinen DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminta on nauttinut tiettyä oikeudellista suojaa jo rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemishetkellä. Rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin vetoaminen tällaista maahantuonti- ja myyntitoimintaa vastaan on tavaramerkkioikeuden varsinaisen tarkoituksen vastaista ja oikeuden väärinkäyttöä, joka tulee kieltää. Rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin vetoamisella pyritään muodollisesti pätevän rekisteröinnin perusteella estämään Hardecolle siirtyneen omaisuuden oikeutettua käyttöä, joka ei tosiasiassa vaaranna tavaramerkin tehtävää eikä siten oikeuta Lunaparkia kieltämään Hardecoa maahantuomasta kyseisiä tuotteita. Vastaava soveltuu myös liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta, koska Dracula-makeispussin ulkoasun väriä on vähäisesti muutettu tai päivitetty hallitsevien elementtien kuitenkin säilyessä edelleen samoina verrattuna jo aiemmin myytyjen makeistuotteiden tunnuksiin.

7. Seuraamukset

7.1 Loukkauksen vahvistaminen

Lunaparkin vaatimus loukkauksen vahvistamisesta on hylättävä, koska Lunapark on menettänyt oikeuden esittää sen suhteen vaatimuksia ja koska kyseessä on kielletty oikeuden väärinkäyttö edellä mainituin perustein.

Edellä mainitut vastustamisperusteet merkitsevät sitä, että kieltoa ja hyvitystä ei voida määrätä ja ettei väitettyä loukkausta voida vahvistaa.

Lunapark on ollut passiivinen niin tavaramerkkilain kuin yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden tarkoittamalla tavalla. Koska passiivisuuden edellytykset täyttyvät, Lunapark ei voi kieltää DRACULA-tunnuksilla varustettujen makeisten maahantuontia Ruotsista ja myyntiä Suomessa eikä vaatia korvauksia. Lunapark on passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia Karkkimies Ky:n aloittamaa ja Hardecolle siirtynyttä makeisliiketoimintaa, joka sisältää DRACULAtunnuksilla varustettujen makeisten maahantuontia Ruotsista ja myyntiä Suomessa, vastaan. Väitettyä loukkausta ei voida vahvistaa, koska Lunapark on menettänyt oikeuden esittää vaatimuksia.

Tavaramerkkioikeuden väärinkäyttö ei edellytä, että tavaramerkkiä on loukattu. Jotta tavaramerkkioikeutta olisi mahdollista väärinkäyttää, Lunaparkilla on oltava tavaramerkkioikeus, joka tässä tapauksessa on Lunaparkin vetoama rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki. Lunaparkin toiminnassa on kyse kielletystä tavaramerkkioikeuden väärinkäytöstä, joka on kiellettävä. Väitettyä loukkausta ei voida vahvistaa, koska kyse on kielletystä oikeuden väärinkäytöstä.

7.2 Kielto ja sakon uhka

Lunaparkin kieltovaatimukset on hylättävä edellä todetuin perustein.

Lunaparkin vaatiman uhkasakon määrä on ylimitoitettu tuotteiden tyyppiin ja toteutuneeseen myyntiin nähden. Kohtuullinen uhkasakon määrä olisi 50.000 euroa.

7.3 Hyvitys

Hardeco kiistää myös Lunaparkin hyvitysvaatimuksen perusteeltaan ja määrältään. Lisäksi kohtuullisen hyvityksen määräksi on joka tapauksessa katsottava Lunaparkin esittämän kymmenen prosentin sijaan viisi prosenttia nyt kyseessä olevien Hardecon myymien tuotteiden verottomasta tukkuhinnasta. Lisäksi Hardeco vastustaa Lunaparkin hyvitysvaatimusta siltä osin kuin se koskee 27.4.2022 jälkeistä aikaa. Lunaparkin vaatimus on tältä osin perustettu vain ajan kulumiseen, ei tosiasiallisesti maahantuotujen tai myytyjen tuotteiden määrään.

Joka tapauksessa viivästyskorkoa hyvitykselle tulee määrätä maksettavaksi vasta 25.4.2022 lukien. Lunapark on haastehakemuksessaan vaatinut hyvityksenä 10.000 euroa, minkä Hardeco on saanut tietoonsa haastetta tiedoksi annettaessa. Nyt vaaditun, huomattavasti korkeamman, hyvityksen määrän Lunapark on ilmoittanut vasta 25.4.2022.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

1. Ote tavaramerkkirekisteristä koskien Lunaparkin tavaramerkkiä numero 246144 DRACULA
2. Kuvia Lunaparkin Dracula-merkillä varustetuista tuotteista
3. Tuloste Hardecon verkkosivuilta sisältäen Dracula-tuotteita
4. Lunaparkin 20.5.2020 päivätty kirje Hardecolle
5. Ote Hardecon tavaramerkkihakemuksesta numero T202051416 merkille DRACULA PILLER
6. Patentti- ja rekisterihallituksen 30.6.2020 päivätty välipäätös koskien Hardecon tavaramerkkihakemusta merkille DRACULA PILLER
7. Hardecon ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n välinen kauppakirja 31.10.2019, Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n sähköposti Tokmannille 30.10.2019 sekä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja Troll-Gott Konfektyr AB:n väliset sähköpostit 21.10.2019 (salassa pidettävä)
8. Troll-Gott Konfektyr AB:n raportti Karkkimies Ky:n tekemistä ostoista Troll-Gott Konfektyr AB:lta vuonna 1986 ja menekkiraportti, joka kuvaa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n myymien tuotteiden määriä ajanjaksolla 1.1.1996–22.8.1996 (salassa pidettävä)
9. Karkkimies Oy:n laskut (11 kpl) Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuodelta 2015 (salassa pidettävä)
10. . Luovuttu
11. . Luovuttu
12. . Troll-Gott Konfektyr AB:n kannanotto 18.6.2020
13. . Ote Ruotsin tavaramerkkiviraston tavaramerkkitietokannasta koskien Hyben Brands A/S:n ruotsalaisen tavaramerkin numero 620260 DRACULA (kuvio) rekisteröintitietoja
14. . Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 10.10.2014 koskien Lunaparkin tavaramerkkihakemusta numero T201450269
15. . Hyben Brands A/S:n eli Hyben Holding A/S:n kaupparekisteriote, Tanska (16.2.2021)
16. . Scan Choco A/S:n kaupparekisteriote, Tanska (16.2.2021)
17. . CHRISTIAN MOBECK A/S:n kaupparekisteriote, Tanska (26.9.2021)
18. . NCI A/S:n kaupparekisteriote, Tanska (26.9.2021)
19. . a. Tuloste tanskalaisen tavaramerkin numero VR 1982 04412 DRACULA tiedoista, tulostettu 10.8.2021
    b. Kuvankaappaus tanskalaisen tavaramerkin numero VR 1982 04412 DRACULA asiakirjalistauksesta 27.9.2021
20. . Tanskalaista tavaramerkkiä numero VR 1982 04412 DRACULA koskevia asiakirjoja Tanskan Patentti- ja Tavaramerkkitoimistosta:
    a. Uudistushakemus 30.8.2002
    b. Uudistuksen rekisterimerkintä 10.9.2002
    c. Uudistushakemus ja valtakirja 2012
    d. Tanskan Patentti- ja Tavaramerkkitoimiston ilmoitus uudistuksen rekisteröinnistä 11.9.2012
    e. Ilmoitus merkin siirrosta Scan Choco A/S:lle 22.9.2014
    f. Tanskan Patentti- ja Tavaramerkkitoimiston ilmoitus merkin siirron rekisteröinnistä 22.9.2014
    g. Ilmoitus merkin siirrosta Hyben Brands A/S:lle 18.2.2021
    h. Tanskan Patentti- ja Tavaramerkkitoimiston ilmoitus merkin siirron rekisteröinnistä 18.2.2021
21. . Alan elinkeinonharjoittajien lausumia:
    a. Alan elinkeinonharjoittajien lausumia (41 kpl) vuodelta 2021 rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käytöstä
    b. Trollex Oy:n ja Europium Oy:n entisen yrittäjän lausuma 10.2.2021 rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käytöstä
    c. Vakiintumistodistuksia (35 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta vuodelta 2020
    d. Vakiintumistodistuksia (7 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuosilta 2020–2021
    e. Vakiintumistodistuksia (8 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuodelta 2021
    f. Vakiintumistodistuksia (17 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuodelta 2021
22. . ToinenPHD Oy:n laatima bränditunnettuustutkimus 5/2021 koskien Dracula-makeisia
23. . Otteet (2 kpl) Instagram-postauksista 23.5.2018 ka 5.9.2020
24. . Otteita SlikLeksikon.org-sivustolta (26.1.2021) ja otteiden suomenkielinen epävirallinen käännös

Hardeco Finland Oy

1. Tuloste tavaramerkkirekisteristä koskien rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröintitietoja, 3.12.2020
2. MN:n opinnäytetyö ”Karkkimies Oy-Candyman Ltd”, toukokuu 1998
3. Troll-Gott Konfektyr AB:n vahvistus 18.6.2020
4. Markkinointi P & R Müller Oy:n kaupparekisteriote, 27.5.2020
5. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n kaupparekisteriote, 27.5.2020
6. Markkinointi P & R Müller Oy:n ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n välinen kauppasopimus 29.2.1996 (salassa pidettävä)
7. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuluettelot ajalta
   elokuu 2007 – joulukuu 2007 (salassa pidettävä)
8. Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuosilta 2009–2012 (salassa pidettävä)
9. Kopio Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n kuormalavaseurannasta Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuosilta 2007–2015 (salassa pidettävä)
10. . KN:n ja MN:n lausunnot 12.6.2020
11. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja Hardecon välinen kauppakirja 31.10.2019, esimerkit kauppaa koskevista sähköpostitiedotteista tehtaalle ja asiakkaalle sekä kopio Konfektyr AB:n laskusta Hardecolle vuodelta 2019 (salassa pidettävä)
12. . Hardecon edeltäjien kirjeenvaihtoa Troll-Gott Konfektyr AB:n kanssa vuosilta 1984 ja 1994 (salassa pidettävä)
13. . Troll-Gott Konfektyr AB:n laskukopioita ja lähetyslistoja Hardecon edeltäjille vuosilta 1984–2003 (salassa pidettävä)
14. Troll-Gott Konfektyr AB:n listaus Karkkimies Ky:n ostoista vuodelta 1986 ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n menekkiraportti kahdeksan kuukauden ajalta vuodelta 1996 (punaisella tehdyt / punaisten kehysten sisällä olevat merkinnät asiakirjatodisteeseen on tehnyt Hardecon edustaja) (salassa pidettävä)
15. . Luovuttu
16. . Tokmanni Oyj:n, Kesko Oyj:n ja Tuko Logistics Osuuskunnan edustajien sähköpostit vuodelta 2020 (salassa pidettävä)
17. . Luovuttu
18. . Vedokset Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuomasta Dracula-makeispussin pakkauksesta vuodelta 2017 sekä Hardecon maahantuomasta pakkauksesta vuodelta 2019
19. . Luovuttu
20. . Kopioita Hardecon laskuista Esso-huoltoasemayrittäjille ja yrityksille, Filmtown-ketjun liikkeille vuosilta 1999–2001 (salassa pidettävä)
21. . Luovuttu
22. . Vakiintumistodistuksia (35 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuodelta 2020
23. . Tuloste Suomen Salmiakkiyhdistyksen verkkosivuilta 31.1.2018 koskien vuosina 1997–2017 myönnettyjä Salmiakki Finlandia palkintoja ja Suomen Salmiakkiyhdistyksen puheenjohtajan sähköposti Hardecolle 12.6.2020 koskien Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle vuonna 2002 myönnettyä Salmiakki Finlandia -palkintoa
24. . Otteita Salmiakki Finlandia -palkintoa käsittelevistä uutisista vuodelta 2002
25. . Luovuttu
26. . Luovuttu
27. . Helsingin Herkkutukku Oy:n myyntilaskuja vuosilta 2000 ja 2003
28. . Tuloste Suomen Salmiakkiyhdistyksen verkkosivuilta 31.1.2018 koskien vuosina 1997–2017 myönnettyjä Salmiakki Finlandia palkintoja
29. . Lunaparkin ja Helsingin Herkkutukku Oy:n 13.8.2015 tekemä sopimusehdotus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle
30. . Lunaparkin kieltokirje 20.5.2020 Hardecolle
31. Luovuttu
32. . Luovuttu
33. . Luovuttu
34. . Luovuttu
35. . Scan Choco A/S:n laskut Lunaparkille 31.7.2015 ja 29.4.2020
36. . Lunaparkin lausuma 25.8.2020 Patentti- ja rekisterihallitukselle Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin menettämistä koskevassa asiassa H202050006
37. . Tuloste Lunaparkin verkkosivuilta (24.6.2020)
38. . Luovuttu
39. . Troll-Gott Konfektyr AB:n lähetyslistoja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja Hardecolle vuosilta 2004–2020 (salassa pidettävä)
40. . Tulosteita Hardecon ja sen jälleenmyyjien verkkosivuilta (22.5.2020)
41. . Luovuttu
42. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ennakkoväite Patentti- ja rekisterihallitukselle Lunaparkin rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan 2.7.2008
43. . Luovuttu
44. . Luovuttu
45. . Tuloste Sirkus Finlandia -ohjelmasta vuodelta 1985
46. . Luovuttu
47. . Kopio R-tarjouslehdestä 4/87
48. . Luovuttu
49. . Tuloste Circus Piccolo -esitteestä vuodelta 1990
50. . Tuloste Sirkus Finlandia -ohjelmasta vuodelta 1993
51. . Lista yrityksen Tuko Logistics valikoimasta 18.4.2002 (salassa pidettävä)
52. . Lista yrityksen Tuko Logistics valikoimasta 21.5.2002:
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
53. . Lista Ruokakesko Oy:n valikoimasta vuodelta 2002:
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
54. . Ruokakesko Oy:n tarjouspohja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n osalta vuodelta 2003:
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
55. . Lista yrityksen Tuko Logistics valikoimasta 1–4/2003, päivätty 25.9.2002:
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
56. . Vakiintumistodistuksia (7 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuosilta 2020–2021
57. . Kuvakaappaus Iltalehden verkkoartikkelista 18.5.2020 ”Muistatko vielä nämä makeiset?”
58. . Luovuttu
59. . Kuvakaappauksia Internet Archive WayBackMachinen www.lunaparkscandinavia.fi/tuotteita-sivustolta ajankohdalta 29.1.2015
60. . Tuloste www.lunaparkscandinavia.fi/tuotteita-sivustolta ajankohdalta 22.5.2020
61. . Luovuttu
62. . Luovuttu
63. . Kopio alkuperäisestä tanskalaisesta tavaramerkkihakemuksesta numero 1982/4412 DRACULA (V.A. 1982/2156) ja sen käännös
64. . Kopio tanskalaista tavaramerkkiä numero VR 1982 04412 (V.A. 1982/2156) koskevasta siirtoilmoituksesta ja sen käännös
65. . Tuloste tanskalaisen tavaramerkin numero VR 1982 04412 DRACULA tiedoista, tulostettu 10.8.2021
66. . a. Ote Madrid Monitor -tietokannasta kansainvälisen rekisteröinnin numero 1151110 DRACULA tiedoista, tulostettu 11.8.2021
    b. Vastaava ote Patentti- ja rekisterihallituksen tietokannasta, tulostettu 11.8.2021
67. . Luovuttu
68. . Tuloste KH:n tiedoista Tanskan CVR-yritystietojärjestelmästä, tulostettu 24.3.2021
69. . Tuloste RV:n tiedoista Tanskan CVR-yritystietojärjestelmästä, tulostettu 11.8.2021
70. . Luovuttu
71. . Hardeco Finland Oy:n kaupparekisteriote ajankohdalta 20.8.2021
72. . Karkkitalo Ky:n kaupparekisteriote ajankohdalta 28.11.2004
73. Luovuttu
74. . Luovuttu
75. . Luovuttu
76. . Dracula Piller -makeisia koskeva Wikipedia-artikkeli ja otteita artikkelin muokkaushistoriasta 18.2.2021
77. . Lunaparkin ja Helsingin Herkkutukku Oy:n osto- ja myyntilaskuja vuosilta 2015–2020:
    a. Lunaparkin maahantuonnin ostolaskuja vuosilta 2015 ja 2017–2020 (salassa pidettävä)
    b. Lunaparkin myyntilaskuja Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuosilta 2015 ja 2017–2020 (salassa pidettävä)
    c. Helsingin Herkkutukku Oy:n myyntilaskuja jälleenmyyjille vuosilta 2015–2020 (salassa pidettävä)
78. . Vakiintumistodistuksia (8 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuodelta 2021
79. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Tuko Logistics Osuuskunnalle vuosilta 2013–2014 (salassa pidettävä)
80. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista / tilausvahvistuksista Tuko Logistics Osuuskunnalle vuosilta 2015–2018 (salassa pidettävä)
81. . Luovuttu
82. .Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista T:mi Makeistukku Espoon Edustukselle vuosilta 2013–2019 (salassa pidettävä)
83. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Tokmanni Oy:lle vuosilta 2013–2019 (salassa pidettävä)
84. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuodelta 2013 (salassa pidettävä)
85. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuodelta 2014 (salassa pidettävä)
86. . Kopioita Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuista Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuodelta 2015 (salassa pidettävä)
87. . Hardecon edustaja laatima laskelma Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n myynneistä Helsingin Herkkutukku Oy:lle vuosilta 2009–2015 ja Scan Choco A/S:n myynneistä Oy Lunapark Scandinavia Ltd:lle vuosilta 2015–2020 (salassa pidettävä)
88. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuluetteloita vuosilta 2013–2015 (salassa pidettävä)
89. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n laskuluetteloita vuosilta 2016–2019 (salassa pidettävä)
90. . Karkkimies Oy - Tuko Logistics Oy tilaus/kuormakirja 30.10.2002–21.1.2004:
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
91. . Kuva Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n markkinointiesitteestä ja kuvakaappaus kuvan luomisajankohdasta 21.1.2003
92. . Karkkimies Oy - Ruokakesko Oy tilaus/kuormakirja 5.2.2003
    a. PDF-versio (salassa pidettävä)
    b. Excel-versio (salassa pidettävä)
    c. Kuvakaappaus Excel-tiedoston luomisajankohdasta ja tekijästä (salassa pidettävä)
93. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n tilaus/kuormakirjoja vuodelta 2013 (salassa pidettävä)
94. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n tilaus/kuormakirjoja vuodelta 2014 (salassa pidettävä)
95. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n tilaus/kuormakirjoja vuodelta 2015 (salassa pidettävä)
96. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n tilaus/kuormakirjoja vuodelta 2016 (salassa pidettävä)
97. . Luovuttu
98. Luovuttu
99. . Luovuttu
100. . Hardeco Finland Oy:n ostot Karkkimies Oy:ltä ajalta 1.1.2013–30.10.2019 (salassa pidettävä)
101. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tuotemyyntien yhteenveto vuosilta 2013–2019:
     a. PDF-versio (salassa pidettävä)
     b. Excel-versio (salassa pidettävä)
102. . Vakiintumistodistuksia (17 kpl) alan elinkeinonharjoittajilta, vuodelta 2021
103. . Kuvankaappaus tanskalaisen tavaramerkin numero VR 1982 04412 DRACULA asiakirjalistauksesta
104. . Ote Ruotsin tavaramerkkiviraston tavaramerkkitietokannasta koskien Hyben Brands A/S:n ruotsalaisen tavaramerkin numero 620260 DRACULA (kuvio) rekisteröintitietoja
105. . Ote EU-tavaramerkkirekisteristä koskien Hyben Holding A/S:n EUtavaramerkin numero 11175395 Dracula-hahmokuviomerkin rekisteröintitietoja
106. . Kopio EU-tavaramerkkiä numero 11175395 koskevasta 29.5.2015 päivätystä siirtoilmoituksesta Scan Choco A/S:ltä Hyben Holding A/S:lle
107. . Kopio EUIPO:n 2.6.2015 päivätystä siirtomerkinnän tekemistä koskevasta ilmoituksesta koskien EU-tavaramerkkiä numero 11175395
108. . Hyben Brands A/S:n eli Hyben Holding A/S:n kaupparekisteriote, Tanska (16.2.2021)
109. . Tuloste Dracula-historiasta verkkosivuilta drakula.dk (25.5.2020)
110. . Valokuvia (4 kpl) Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja Hardecon maahantuomista makeispusseista
111. . Kuvia (3 kpl) Hardecon käytössä olevasta Dracula Piller tuotepakkauksesta
112. . Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ennakkoväite Patentti- ja rekisterihallitukselle 14.2.2014
113. . Ote tavaramerkkirekisteristä koskien tavaramerkkihakemusta numero T201450269 DRACULA (kuvio) (1.6.2022)
114. . Hardecon laatima taulukko sen ja Karkkimies Oy:n maahantuomista Dracula-makeisista kokonaismyynnin osalta 7.11.2019–27.4.2022, Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuonnin osalta 30.10.2019 siirtyneet ja Hardecon maahantuonnin osalta 1.11.2019–27.4.2022 (salassa pidettävä)
115. . Karkkimies Oy:n lasku Hardeco Finland Oy:lle, päivätty 30.10.2019 (salassa pidettävä)
116. . Otteita julkaisusta ”GS1 General Specifications” 1/2022
117. . Tulosteita GTIN-koodien omistajatahoista
118. . Kuvia DRACULA salte LAKRIDSBOLCHER -pussista
119. . Kuva Dracula salmiakki -rasiasta
120. . Tuloste K-Citymarket verkkokaupasta (31.8.2022)

Katselmusesineet

Hardeco Finland Oy

1. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuoma Dracula Piller makeispussi
2. Hardeco Finland Oy:n maahantuoma Dracula Piller -makeispussi
3. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuoma Dracula Blod makeispussi

Henkilötodistelu

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

1. JK, todistelutarkoituksessa
2. KH

Hardeco Finland Oy

1. HH, todistelutarkoituksessa
2. JK, todistelutarkoituksessa
3. MN
4. KN
5. KH

Markkinaoikeuden ratkaisu

Aiempi käsittelyratkaisu

Esillä olevaan asiakokokonaisuuteen kuuluvat edellä asian taustassa tarkemmin kuvatuin tavoin Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n (edellä todetuin tavoin myös ”Lunapark”) 6.10.2020 nostama kanne Hardeco Finland Oy:tä (edellä todetuin tavoin myös ”Hardeco”) vastaan (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/406) sekä Hardecon 3.12.2020 Lunaparkia vastaan nostamat vastakanne (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/474) ja kanne (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/478).

Kyseisten asioiden käsittelyjärjestyksestä on aiemmin päätetty, että asiat diaarinumero 2020/406, 2020/474 ja 2020/478 käsitellään samassa oikeudenkäynnissä mutta ensin kuitenkin annetaan välituomio asiassa diaarinumero 2020/478 esitettyjen vahvistusvaatimusten osalta ja tuomio asian diaarinumero 2020/474 osalta. Lisäksi on päätetty, että asioiden diaarinumero 2020/406 ja 2020/478 käsittelyä muilta osin jatketaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut välituomio asiassa diaarinumero 2020/478 ja tuomio asiassa diaarinumero 2020/474 ovat saaneet lainvoiman.

Markkinaoikeus on 18.1.2022 antanut asioissa diaarinumero 2020/474 ja 2020/478 edellä mainitun tuomion ja välituomion ratkaisulla numero 1/22. Kyseinen ratkaisu on saanut lainvoiman. Lisäksi markkinaoikeus on 12.4.2022 antamallaan tuomiolla numero 19/22 Hardecon tekemän kannevaatimusten peruutuksen johdosta jättänyt asian diaarinumero 2020/478 käsittelyn markkinaoikeudessa pääasian osalta sillensä siltä osin kuin Hardecon kannevaatimuksia ei ole ratkaistu markkinaoikeuden aiemmalla ratkaisulla numero 1/22.

Esillä olevassa asiassa on näin ollen tässä vaiheessa kysymys enää markkinaoikeuden asiasta diaarinumero 2020/406.

Pääasiaratkaisun perustelut

1. Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Lunaparkille on 29.8.2003 jätetyn rekisteröintihakemuksen perusteella rekisteröity 14.8.2009 tavaramerkki numero 246144 DRACULA (edellä todetuin tavoin myös ”rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki”) muun ohella makeisille luokassa 30. Markkinaoikeus on 18.1.2022 antamallaan ratkaisulla numero 1/22 jättänyt tutkimatta tai hylännyt kyseisen tavaramerkin mitätöimistä koskevat Hardecon vaatimukset katsoen muun ohella, ettei Lunapark ole toiminut vilpillisessä mielessä rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan. Kyseinen tavaramerkki on näin ollen voimassa.
   
   
2. Asiassa on riidatonta muun ohella, että Hardeco on ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoiminnan 31.10.2019 ja että Hardeco on tästä lähtien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille tämän tuomion liitteen 1 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller, liitteen 2 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Blod ja liitteen 4 mukaista irtomakeistuotetta tunnuksella Dracula ja että Hardeco on viimeistään 1.4.2020 lähtien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille liitteen 3 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller hedelmä.
   
   
3. Markkinaoikeus on ratkaisullaan numero 1/22 hylännyt Hardecon vaatimuksen, jossa vaadittiin vahvistettavaksi, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle tai Hardecolle olisi vakiintunut Hardecon väittämät ”DRACULA-Tavaramerkit” eli tavaramerkki DRACULA (edellä todetuin tavoin myös ”DRACULA-Sanamerkki”) sekä liitteen 1 mukainen ulkoasutavaramerkki DRACULA Piller ja liitteen 2 mukainen ulkoasutavaramerkki DRACULA Blod (edellä todetuin tavoin yhdessä myös ”DRACULA-Ulkoasutavaramerkit”). Hardecolla ei myöskään ole kyseisiä tunnuksia koskevia tavaramerkkirekisteröintejä.
   
   
4. Esillä olevassa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2020/406 on näin ollen kysymys siitä, onko Hardecon katsottava edellä mainittujen Dracula-makeisten maahantuontia ja myyntiä koskevassa liiketoiminnassaan loukkaavan rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia, sekä siitä, onko loukkaus kiellettävä ja Hardeco määrättävä maksamaan Lunaparkille hyvitystä rekisteröidyn DRACULA-tavaramerkin käyttämisestä.
   
   
5. Markkinaoikeus toteaa, että kyseessä on tilanne, jossa kaksi toisistaan riippumatonta tahoa ovat tuoneet Suomeen ja myyneet Suomessa keskenään käytännössä identtisiä tuotteita, jotka on varustettu samoilla tai samankaltaisilla Dracula-tunnuksilla siten, että tuotteiden valmistaja, joka on pakannut tuotteet, ei ole katsonut itse omaavansa mitään oikeuksia tuotteissa käytettyihin Dracula-tunnuksiin. Suomessa ei ole ennen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemista rekisteröityjä tavaramerkkioikeuksia kyseisiin tunnuksiin. Vuonna 2003 toinen toimijoista eli Lunapark haki rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä, ja se rekisteröitiin vuonna 2009. Tämän jälkeen tunnusten käyttö jatkui entisen kaltaisena, kunnes vuonna 2019 toinen tunnusten käyttäjistä myi liiketoimintansa tässä asiassa vastaajana olevalle Hardecolle. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilainsäädännössä ei ole suoranaisesti otettu huomioon edellä kuvatun kaltaista tilannetta. Tavaramerkkilainsäädännössä kuitenkin lähdetään siitä, että tietyn tavaramerkin ensimmäiseksi rekisteröinyt saa siihen yksinoikeuden tavaramerkkilaissa säädetyssä laajuudessa, jolleivat laissa esitetyt poikkeukset johda toisenlaiseen ratkaisuun.
   
   
6. Lunapark on esittänyt, että Hardecon käyttämien merkkien ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee sekä niin sanottu double identity -tilanne että sekaannusvaara ja että käyttämällä tunnuksia Dracula, Dracula Piller ja Dracula Blod Hardeco on loukannut Lunaparkin tavaramerkkioikeutta. Lunaparkin mukaan sillä on oikeus esittää Hardecoa vastaan vaatimuksia.
   
   
7. Hardeco on kiistänyt Lunaparkin kannevaatimukset. Hardecon mukaan markkinoilla ei tosiasiallisesti synny sekaannusvaaraa. Lisäksi Hardeco on esittänyt, että Lunapark ei joka tapauksessa voi saada nyt kyseessä olevia vaatimuksia hyväksytyiksi Hardecoa kohtaan. Hardeco on vedonnut tältä osin tavaramerkkilain 14 §:ssä tarkoitettuun aikaprioriteettiin, tavaramerkkioikeuksien sammumiseen, Lunaparkin väitettyyn passiivisuuteen ja tavaramerkkioikeuden väitettyyn väärinkäyttöön.
   
   
8. Markkinaoikeus ottaa seuraavassa ensiksi kantaa siihen, aiheutuuko Hardecon käyttämistä Dracula-tunnuksista sekaannusvaaraa rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin tai onko kyseessä niin sanottu double identity -tilanne. Tämän jälkeen markkinaoikeus arvioi tarvittaessa, onko asiassa double identity -tilanteesta tai sekaannusvaarasta huolimatta olemassa jokin Hardecon esittämä este sille, että Lunapark olisi oikeutettu vetoamaan rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiinsä Hardecoa vastaan. Mikäli loukkaus todetaan, asiassa on vielä otettava kantaa mahdollisen tavaramerkkioikeuden loukkauksen johdosta määrättäviin seuraamuksiin.

2. Sekaannusvaaran arviointi ja niin sanottu double identity -tilanne

9. Tavaramerkkilain 5 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki (1 kohta) tai merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten (2 kohta).

10. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisen pykälän 1 kohdassa on kysymys niin sanotusta double identity -tilanteesta, jossa sekä merkit että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja. Pykälän 2 kohdassa tarkoitettujen merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustuttava vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, joten ominaispiirteidensä tai hyvän tunnettuuden vuoksi erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä suojataan muita laajemmin ja päinvastoin.

11. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisö mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Erityisesti keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

12. Lunaparkin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on sanamerkki, joka kattaa muun ohella makeiset luokassa 30.

13. Hardeco puolestaan on käyttänyt makeisten maahantuontia ja myyntiä koskevassa elinkeinotoiminnassaan tämän tuomion liitteistä 1–4 tarkemmin ilmeneviä tunnuksia Dracula Piller, Dracula Blod, Dracula Piller hedelmä ja Dracula sekä kuvaa ”kreivi Draculaa” muistuttavasta vampyyrihahmosta.

14. Asiassa ei ole asianosaisten kesken erimielisyyttä siitä, että kyseessä olevien tavaroiden kohdeyleisön Suomessa muodostavat alan ammattimaiset jälleenmyyjät sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista muodostuva suuri yleisö. Kuten markkinaoikeus on jo aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 105) todennut, asiassa esitetyn selvityksen mukaan kyseessä olevien tavaroiden kohderyhmään voidaan katsoa kuuluvan jälleenmyyjien lisäksi myös alan ammattimaiset tukkukauppiaat. Muilta osin asiassa esitetyn perusteella markkinaoikeuden ei ole aihetta arvioida kohdeyleisöä toisin kuin asianosaiset ovat esittäneet.

15. Asiassa ei ole asianosaisten kesken erimielisyyttä myöskään seuraavista merkkien väliseen niin sanottuun double identity -tilanteeseen ja sekaannusvaaraan liittyvistä sekoista. Siltä osin kuin kyse on rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin luokassa 30 kattamista tavaroista ”makeiset”, vertailtavat merkit kattavat samoja tavaroita. Rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki tai DRACULA-Tavaramerkit eivät millään tavoin kuvaile tavaroita ”makeiset”. DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien dominoivina ja hallitsevina elementteinä ovat sana ”dracula” ja kuva ”kreivi Draculaa” muistuttavasta vampyyrihahmosta. Rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on sama kuin DRACULA-Sanamerkki, ja DRACULA-Ulkoasutavaramerkit ovat vähintään samankaltaisia kuin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki.

16. Markkinaoikeus toteaa, ettei kyseessä olevien merkkien väliseen double identity -tilanteeseen ja sekaannusvaaraan liittyviä edellä mainittuja seikkoja ole asiassa esitetyn perusteella aihetta arvioida toisin (näin myös jo markkinaoikeuden ratkaisun numero 1/22 kohta 161). Merkkien välisen samankaltaisuuden on katsottava olevan olemassa myös siltä osin kuin vertaillaan rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien sisältämiin tunnuksiin Dracula Piller, Dracula Piller hedelmä ja Dracula Blod sekä Dracula-hahmoon. Markkinaoikeus katsoo, että merkkien sisältämien osien ”Blod” ja ”Piller” johdosta tunnukset Dracula Piller, Dracula Piller hedelmä ja Dracula Blod eivät kuitenkaan ole Lunaparkin esittämällä tavalla samoja kuin rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki, eli kyse ei näiltä osin ole double identity -tilanteesta.

17. Edellä todetusta seuraa, että tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan mukaisen niin sanotun double identity -tilanteen on katsottava koskevan ainoastaan tämän tuomion liitteen 4 mukaisille irtomakeisille Hardecon käyttämää sanaa ”Dracula”. Tältä osin asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä siitä, että varsinaista sekaannusvaaraa ei tarvitse arvioida, eikä Hardeco ole edes väittänyt, että kyse olisi tilanteesta, jossa Hardecon toiminta ei aiheuttaisi tai voisi aiheuttaa vahinkoa rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin tehtäville.

18. Ottaen huomioon, että Hardeco on käyttänyt tämän tuomion liitteistä 1–3 ilmeneviä, rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin kanssa riidattomasti samankaltaisia tunnuksia Dracula Piller, Dracula Piller hedelmä ja Dracula Blod sekä Dracula-hahmoa riidattomasti samoille tavaroille kuin mille rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on rekisteröity, markkinaoikeus katsoo, että Hardecon mainituista tunnuksista aiheutuu lähtökohtaisesti tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin.

19. Tältä osin Hardeco on kuitenkin esittänyt, että Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja DRACULA-Tavaramerkkien taikka rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja tunnusten Dracula Piller, Dracula Blod ja Hardecon käyttämän Dracula-hahmon välillä ei kuitenkaan tosiasiallisesti aiheudu markkinoilla sekaannusvaaraa tavaroiden ”makeiset” osalta, koska tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä ja eri tuotepakkaukset ovat olleet markkinoilla useita vuosia rinnakkain.

20. Lunapark on tältä osin esittänyt, että sekaannusvaaraa ei poista se, että tavaroita valmistetaan osin samassa tehtaassa, eikä tuotteiden sama sopimusvalmistaja tarkoita tavaramerkkioikeudellisesti samaa lähdettä. Lunaparkin mukaan tavaramerkki viittaa tuotteen anonyymiin lähteeseen, jolla tarkoitetaan tavaramerkillä varustettujen tavaroiden laadusta vastaavaa tahoa. Sekaannusvaaraa arvioitaessa on Lunaparkin mukaan otettava huomioon myös, että Lunaparkilla ja Hardecolla on molemmilla Dracula-tuotemerkin alla tuotteita, joita toisella ei ole, ja on olemassa vaara, että tuotteiden kohderyhmälle muodostuu käsitys, että myös nämä tuotteet ovat samasta lähteestä. Lunaparkin mukaan Hardeco ei ole esittänyt näyttöä siitä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n pitkäaikainen käyttö olisi opettanut kohdeyleisön tunnistamaan ja erottamaan yhtäältä Hardecon ja toisaalta Lunaparkin myymät tuotteet.

21. Asiassa on riidatonta, että ruotsalainen Troll-Gott Konfektyr AB on 1980-luvulta alkaen valmistanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien ja sittemmin myös Hardecon maahantuomat ja myymät Dracula-makeiset. Asiassa esitetyn selvityksen (muun ohella todistajana kuultu Scan Choco A/S:n ja Hyben Brands A/S:n edustaja KH sekä todistelutarkoituksessa kuultu Lunaparkin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja JK) mukaan myös Lunaparkin maahantuomat Dracula-makeiset ovat saman tahon eli Troll-Gott Konfektyr AB:n valmistamia. Tuotteet valmistetaan Ruotsissa, mutta Lunapark ostaa ne Tanskasta, nykyään Scan Choco A/S:ltä.

22. Asiassa on lisäksi riidatonta, että Karkkimies Ky on myynyt Suomessa Dracula Piller -makeisia ainakin vuodesta 1984 alkaen ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd, joka on jatkanut Dracula Piller makeisten myyntiä, on myynyt Dracula Blod -makeisia Suomessa 1990-luvulta alkaen. Riidatonta on lisäksi, että Hardeco itse on maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille tämän tuomion liitteen 1 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller ja liitteen 2 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Blod 31.10.2019 lähtien, jolloin se on ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoiminnan. Lisäksi Hardeco on riidattomasti viimeistään 1.4.2020 lähtien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille liitteen 3 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller hedelmä. Lisäksi markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 107) katsonut asiassa näytetyn, että DRACULA-Ulkoasutavaramerkkejä tai niiden kaltaisia tuotepakkauksia ovat käyttäneet jo 1980-luvulta lähtien toisaalta Karkkimies-yhtiöt ja toisaalta JK sekä hänen taloudelliseen etupiiriinsä kuuluvat yritykset, kuten tukkumyyjänä Helsingin Herkkutukku -yhtiö ja 1990-luvulta lähtien maahantuojana Lunapark.

23. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä.

24. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin tehtäviin ei kuitenkaan kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. esim. tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C482/09, EU:C:2011:605, 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25. Esillä olevassa asiassa on riidatonta, että Troll-Gott Konfektyr AB:lla ei ole ollut Dracula-tunnusta koskevaa rekisteröityä tavaramerkkiä Ruotsissa tai muualla. Kyseisen tahon esittämän kirjallisen lausuman (Lunaparkin asiakirjatodiste 12 ja Hardecon asiakirjatodiste 3) mukaan se on vain valmistajayhtiö. Lausuman mukaan tuotteiden maahantuoja on vastuussa tuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja tuotteissa käytettävästä tavaramerkistä. Asiassa ei ole myöskään edes väitetty, että kyseinen ruotsalainen taho esimerkiksi vastaisi Suomessa Draculamakeistuotteiden laadusta.

26. Sinänsä tavaramerkkioikeudessa tunnistetaan myös samojen tai samankaltaisten tavaramerkkien rinnakkaiselo samojen tuotteiden markkinoilla (ks. oikeuskäytännöstä esim. korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2017:109 ja unionin tuomioistuimen tuomiot 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 ja 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.2.2019, Swemac Innovation v. EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC), T-287/17, EU:T:2019:69).

27. Unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa C-482/09, Budějovický Budvar antaman tuomion mukaan aikaisemman tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitättömäksi tavaramerkkinsä kanssa samanlaista myöhempää tavaramerkkiä, jota käytetään samoja tavaroita varten, tilanteessa, jossa näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, koska tämä käyttö ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille. Kyseisessä asiassa tilanne oli se, että vaikka tuotteiden nimet olivat samat, kuluttajat havaitsivat selvästi tuotteiden erilaisuuden, koska niiden maku, hinta ja ulkoasu olivat aina poikenneet toisistaan ja tuotteet olivat selvästi tunnistettavissa eri yritysten valmistamiksi (tuomion 80, 81 ja 84 kohta).

28. Edellä mainitussa asiassa C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe Unionin tuomioistuin on puolestaan todennut, ettei voida sulkea pois sitä, että kahden tavaramerkin samanaikainen käyttö markkinoilla voi mahdollisesti yhdessä muiden tekijöiden kanssa vähentää sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä kohdeyleisön keskuudessa, tiettyjen edellytysten vielä tämän lisäksi täyttyessä. Sekaannusvaaran poissaolo voidaan erityisesti päätellä siitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien samanaikaisesti tapahtuva käyttö relevanteilla markkinoilla on luonteeltaan ”rauhanomaista” (tuomion 82 kohta ja siinä viitatun julkisasiamies Mazákin ratkaisuehdotuksen 28 ja 29 kohta).

29. Edellä mainitussa asiassa T-287/17, Swemac Innovation v. EUIPO SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) on todettu, että oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka ei ole poissuljettua, että aikaisempien tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö markkinoilla voi mahdollisesti vähentää sekaannusvaaraa vastakkain olevien tavaramerkkien välillä, tällainen mahdollisuus otetaan kuitenkin huomioon vain, mikäli riidanalaisen EU-tavaramerkin haltija on Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (”EUIPO”) käydyssä menettelyssä osoittanut asianmukaisesti, että rinnakkaiskäyttö on perustunut siihen, että aikaisemman tavaramerkin, johon vedotaan, ja aikaisemman tavaramerkin, johon mitättömyysvaatimus perustuu, välillä ei ole ollut kohdeyleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, ja jos aikaisemmat kyseessä olevat tavaramerkit ja vastakkain olevat tavaramerkit ovat samanlaiset (tuomion 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

30. Esillä olevassa asiassa on esitetty lukuisia makeisalalla toimivien ammattilaisten antamia lausumia (Lunaparkin asiakirjatodiste 21 sekä Hardecon asiakirjatodisteet 22, 56, 78 ja 102), jotka osoittavat, että osa makeisalan ammattilaisista yhdistää nyt kyseessä olevat Dracula-tunnukset Hardecoon ja sen edeltäjä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:hen ja osa puolestaan JK:hon ja hänen taloudellisessa etupiirissään oleviin yrityksiin, kuten Lunaparkiin.

31. Lisäksi asiassa esitetty selvitys (erityisesti Lunaparkin asiakirjatodisteena 22 oleva Dracula-makeisia koskeva bränditunnettuustutkimus vuodelta 2021) osoittaa, että kuluttajien keskuudessa Lunaparkin ja Hardecon myymät Dracula-makeispussit mielletään lähtökohtaisesti saman tahon tuotteiksi. Kyseessä oleva kuluttajatutkimus on tehty toukokuussa 2021 onlinepaneelitutkimuksena, johon on otettu mukaan tuhat henkilöä, jotka ovat ainakin joskus kertoneet syöneensä salmiakkimakeisia tai muita makeisia. Kysyttäessä kyseiseen tutkimukseen vastanneilta, mikä on kuluttajille näytettyjen tuolloin Hardecon maahantuomien ja myymien Dracula Piller ja Dracula Blod -makeispussien sekä Lunaparkin maahantuomisen Dracula Classic ja Dracula Blood -makeispussien suhde, vastanneista vajaasta tuhannesta ihmisestä 50 prosenttia vastasi, että tuotteet ovat saman tahon tuotteita siten, että 29 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Sama tuote, eri pakkaus tai maku”, 18 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Sama tuoteperhe/-sarja/-nimi/-brändi” ja 10 prosenttia valitsi vaihtoehdon ”Sama valmistaja/markkinoija”. Kaikista saaduista vastauksista loput jakautuivat seuraavasti: Muu/Ei mainitse 22 prosenttia, En osaa sanoa 17 prosenttia, Samankaltaisia, mutta ei mainitse/osaa sanoa suhdetta 10 prosenttia ja Eri tahon tuotteita/ei suhdetta toisiinsa 1 prosentti. Kun kyselyyn osallistuneilta on kysytty sama kysymys näyttämällä kuvat ainoastaan Hardecon maahantuomasta ja myymästä Dracula Piller -makeispussista ja Lunaparkin maahantuomasta Dracula Classic -makeispussista, vastanneista valtaosa (vastanneiden ikähaarukasta riippuen 68–90 prosenttia) on vastannut tuotteiden olevan saman tahon tuotteita. Eri tahon tuotteiksi kyseiset näytetyt makeispussit on esittänyt ikähaarukasta riippuen 5–16 prosenttia vastanneista. Loput ovat valinneet vastauksen ”En osaa sanoa”.

32. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisessä tutkimuksessa on tutkittu Hardecon osalta tämän tuomion liitteiden 1 sekä 2 mukaisia makeispusseja ja Lunaparkin osalta kyseisiä makeispusseja jossain määrin muistuttavia mutta 2010-luvun puolivälissä uudistettuja makeispusseja. Ennen kyseistä ajankohtaa sekä Lunaparkin että Karkkimies-yhtiöiden myymät makeispussit ovat olleet ulkonäöltään käytännössä identtisiä.

33. Edellä esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että nyt kyseessä olevien tuotteiden kohdeyleisö erottaisi Lunaparkin ja Hardecon maahantuomat Dracula-makeistuotteet toisistaan.

34. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja Hardecon käyttämien Dracula-tunnusten välistä sekaannusvaaraa esillä olevassa asiassa poista se, että kyseessä olevat tuotteet ovat saman tehtaan valmistamia tai se, että tuotepakkaukset ovat olleet markkinoilla pitkään rinnakkain.

35. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tämän ratkaisun liitteistä 1–4 ilmenevien Hardecon käyttämien Dracula-tunnusten ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee liitteen 4 mukaisen tunnuksen osalta tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu niin sanottu double identity -tilanne ja muilta osin tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

36. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä (1 kohta), tavaroiden tarjoaminen, markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tarjoamista tai markkinoille saattamista varten merkkiä käyttäen (2 kohta), palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen (3 kohta), tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen (4 kohta), merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa tai markkinoinnissa (5 kohta), merkin käyttö toiminimenä tai toiminimen osana (6 kohta) ja merkin muu vastaava käyttäminen (7 kohta).

37. Asiassa on edellä todetusta huolimatta kuitenkin vielä arvioitava, onko olemassa jokin Hardecon esittämä muu peruste sille, että Lunaparkin kannetta ei voida hyväksyä. Koska kunkin Hardecon esittämän eri perusteen hyväksyminen johtaisi lähtökohtaisesti samaan lopputulokseen, markkinaoikeus arvioi Hardecon esittämistä eri kiistämisperusteista seuraavassa ensin väitteet Lunaparkin passiivisuudesta.

3. Lunaparkin passiivisuuden arviointi

38. Hardeco on esittänyt, että Lunaparkin kanne on hylättävä ensinnäkin siksi, että Lunapark on tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin mukaisen passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeuden vastustaa yhtäjaksoista DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä. Hardecon mukaan DRACULA-Tavaramerkkien on niiden pitkän käytön vuoksi katsottava saavan tietynasteista oikeudellista suojaa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjätahojen käytössä. Hardecon mukaan sen ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n väliseen liiketoimintakauppaan 31.10.2019 ovat kuuluneet myös kaikki DRACULA-Tavaramerkkien ajan myötä kertyneet oikeudelliset suojat, jotka ovat siten tulleet Hardecon hyväksi. Markkinaoikeus toteaa, että Hardeco ei ole täsmällisesti yksilöinyt, mitä se on tässä yhteydessä tarkoittanut ilmaisulla ”tietynasteinen oikeudellinen suoja”.

39. Lunapark on esittänyt tältä osin muun ohella, että se ei ole menettänyt passiivisuuden perusteella oikeuttaan vedota Hardecon tavaramerkkiloukkaukseen. Lunaparkin mukaan tavaramerkkilain 15 § tai aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain vastaavat säännökset eivät sovellu esillä olevassa asiassa, sillä Hardecolla ei ole ollut tavaramerkkilain 15 §:n mukaista rekisteröityä eikä vakiintunutta oikeutta DRACULA-Tavaramerkkeihin.

40. Tavaramerkkilain 15 §:ssä säädetään tavaramerkin haltijan passiivisuuden vaikutuksesta. Pykälän 1 momentin mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin säilyy aikaisemman tavaramerkin rinnalla, jos myöhempää tavaramerkkirekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä tai myöhempi vakiintunut merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä (1 kohta) ja aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt viiden vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä, toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi (2 kohta). Pykälän 2 momentin mukaan, jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, myöhempi yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

41. Tavaramerkkilain 15 §:n esitöiden (HE 201/2018 vp s. 110) mukaan säännös vastaa aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain 10 ja 10 a §:ää yhtenäistäen näissä mainitut passiviteetin kriteerit.

42. Aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 1.9.2016 voimaan tulleen 10 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen. Säännöksen esitöiden (HE 24/2016 vp s. 16) mukaan pykälä vastaa sisällöltään pääasiallisesti aiemmin voimassa ollutta 8 §:ää. Kyseisen tavaramerkkilain (7/1964) 1.2.1993 voimaan tulleen 8 §:n (39/1993) mukaan vaikka rekisteröity tavaramerkki, jota on käytetty tässä maassa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, on sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin, myöhemmän merkin käyttämistä ei saa kieltää, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä ja aikaisemman merkin haltija on ollut tietoinen merkin käytöstä sanotun ajan.

43. Aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 1.9.2016 voimaan tulleen 10 a §:n (616/2016) 1 momentin mukaan yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi ja myöhemmin vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä. Säännöksen esitöiden (HE 24/2016 vp s. 16) mukaan pykälän 1 momentti vastaa sisällöltään aiemmin voimassa ollutta 9 §:ää. Kyseisen tavaramerkkilain (7/1964) alkuperäisen 9 §:n mukaan, jos vakiintunut tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aikaisemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin eikä aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän merkin käytön estämiseksi, älköön hänellä enää olko valtaa kieltää sen käyttämistä.

44. Markkinaoikeus toteaa, että nykyisin voimassa olevassa tavaramerkkilain 15 §:ssä tai sitä edeltäneissä edellä mainituissa säännöksissä on säädetty tilanteista, joissa kahdella eri taholla on joko rekisteröidyt tai vakiintuneet tavaramerkit.

45. Tavaramerkkilain 15 §:n esitöissä (HE 201/2018 vp s. 110) on todettu muun ohella, että säännöstä sovelletaan kaikkiin Suomessa voimassa oleviin tavaramerkkeihin, kuten kansallisiin tavaramerkkeihin, kansainvälisiin rekisteröinteihin, vakiintuneisiin tavaramerkkeihin ja laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Esitöiden mukaan säännöksen mukaisella aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan lain 13 §:n 3 momentissa lueteltuja tavaramerkkejä, eli tavaramerkkiä, joka on haettu aiemmin, jolla on aiempi etuoikeuspäivä kuin myöhemmällä tavaramerkkihakemuksella, joka on vakiintunut ennen myöhemmän tavaramerkin hakemispäivää, etuoikeuspäivää tai käyttöönottoa, tai jolla muutoin on aiempi etuoikeus.

46. Tavaramerkkilain 2 §:n 1 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan tavaramerkillä elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti.

47. Esillä olevassa asiassa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä tai sen edeltäjätahoilla taikka Hardecolla ei ole edes väitetty olevan tai olleen rekisteröityä Dracula-tunnusta koskevaa tavaramerkkiä. Lisäksi markkinaoikeus on jo aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 110) katsonut, ettei Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle tai Hardecolle ole vakiintunut DRACULA-Tavaramerkkejä.

48. Koska nyt kyseessä olevia Hardecon käyttämiä Dracula-tunnuksia ei ole rekisteröity eikä niiden ole katsottu myöskään vakiintuneen, markkinaoikeus katsoo, että kyse ei voi olla tavaramerkkilain 15 §:ssä tai sitä edeltäneissä edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetusta tilanteesta. Tavaramerkkilaissa ei tältä osin tunneta Hardecon viittaamaa vaihtoehtoa muusta tietynasteisesta oikeudellisesta suojasta pitkänkään käytön perusteella, eikä tällaista, tavaramerkin haltijan passiivisuuden arvioinnin osalta sovellettavaa suojaa ole johdettavissa myöskään oikeuskäytännöstä.

49. Todettakoon, että oikeuskäytännössä tällaiseen, pitkän käytön johdosta annettavaan tietynlaiseen oikeudelliseen suojaan on viitattu ainoastaan tavaramerkkirekisteröinnin hakijan vilpillisen mielen arvioinnin yhteydessä. Oikeuskäytännössä on tältä osin todettu muun ohella, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät ja että se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä (ks. esim. unionin tuomioistuimen tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 37 ja 46 kohta). Markkinaoikeus toteaa, että kyseisessä oikeuskäytännössä huomioon otettua, pitkään käyttöön perustuvaa oikeudellista suojaa ei voida kuitenkaan rinnastaa rekisteröityihin tai vakiintuneisiin tavaramerkkeihin arvioitaessa tavaramerkkilain 15 §:n mukaista passiivisuutta.

50. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei Lunaparkin kannetta ole hylättävä sillä perusteella, että Lunapark olisi tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin tai sitä edeltäneiden vastaavien säännösten mukaisen passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esillä olevassa asiassa esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia tämän tuomion liitteistä 1–4 ilmenevien Hardecon Dracula-tunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia Hardecoa kohtaan.

3.2 Yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukainen passiivisuus

3.2.1 Aluksi

51. Hardeco on toiseksi esittänyt, että Lunaparkin kanne on hylättävä toisaalta siksi, että Lunapark on menettänyt mahdollisuutensa esittää vaatimuksia Hardecon nykyisin harjoittamaa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa kohtaan myös yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen passiivisuuden perusteella.

52. Hardeco on esittänyt tältä osin ensinnäkin, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien harjoittama DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti ja myynti Suomeen on ollut Lunaparkin tiedossa jo 1980-luvun alusta lähtien eli noin 20 vuotta ennen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemista ja että Lunapark on ollut myös tietoinen kyseisestä maahantuonti- ja myyntitoiminnasta lähes 20 vuotta rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeenkin ilman, että Lunapark olisi esittänyt vaatimuksia kyseistä toimintaa vastaan.

53. Hardecon mukaan Lunaparkin passiivisuus on koitunut myös Hardecon hyväksi. Hardecon mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n DRACULA-Tavaramerkkien käyttö ei ole perustunut Lunaparkin myöntämään lupaan eikä Lunaparkin vetoama tavaramerkkilain 42 § edes estä liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvään tiettyyn toimintakokonaisuuteen kuuluvien oikeuksien siirtymistä. Hardecon mukaan M:ien Karkkimies Oy - Candyman Ltd on myynyt koko liiketoimintansa N:ien Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle ja sittemmin N:ien Karkkimies Oy-Candyman Ltd on myynyt koko liiketoimintansa Hardecolle. Hardecon mukaan se on siten saanut kokonaisuudessaan makeisliiketoiminnan, johon on sisältynyt myös DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuonti Ruotsista Suomeen ja myynti Suomessa.

54. Vielä Hardeco on esittänyt, että Lunaparkin passiivisuus koskee myös tämän tuomion liitteen 3 mukaisia Dracula Piller hedelmä makeispusseja, vaikka niitä onkin sellaisenaan myyty vasta Hardecon toimesta vuoden 2019 liiketoimintakaupan jälkeen. Hardecon mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjät ovat maahantuoneet ja myyneet myös liitteen 3 mukaisen makeistuotteen sisältämiä makeisia irtomakeisina ainakin vuodesta 1984 alkaen. Hardecon mukaan sen saamaan liiketoimintaan on kuulunut sanalla ”Dracula” ja Dracula-hahmolla varustettujen makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminta, ja vastaavasti Lunaparkin passiivisuuden kohteena on ollut kyseisellä sanalla ja kuvalla varustetut makeispussit ja niiden sisältämät makeiset eli myös liitteen 3 mukaiset makeispussit.

55. Lunapark on kiistänyt menettäneensä oikeuden esittää vaatimuksia Hardecoa vastaan yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden nojalla.

56. Lunapark on ensinnäkin kiistänyt olleensa passiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä tai Hardecoa kohtaan. Lunaparkin mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tunnuksen käyttö on perustunut Lunaparkin myöntämään nimenomaiseen lupaan eli lisenssiin, joka osoittaa, ettei Lunapark ole ollut passiivinen asiassa. Lunaparkin mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n olisi tullut tavaramerkkilain 42 §:n nojalla saada lupa kyseisen lisenssin luovutukselle Hardecolle, mutta Lunapark ei ole antanut tällaista lupaa. Lunaparkin mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ei ole ollut oikeutta tehokkaasti luovuttaa tällaista käyttöoikeutta kolmannelle edes liikkeenluovutuksen yhteydessä.

57. Lisäksi Lunapark on esittänyt, että vaikka Lunaparkin katsottaisiinkin olleen passiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan, tämä passiivisuus ei joka tapauksessakaan ole koitunut Hardecon hyväksi. Lunaparkin mukaan tavaramerkkiin sekaannusvaaran aiheuttavan tunnuksen käyttöoikeus on poikkeus tavaramerkin haltijan kieltooikeuteen, ja tällaista poikkeusta on tulkittava suppeasti siten, että tavaramerkin haltijan passiivisuuteen perustuva oikeus tunnuksen käyttöön tavaramerkin rinnalla voi koskea vain passiivisuuden alkuperäistä kohdetta.

58. Vielä Lunapark on esittänyt, että Hardecon viittaamaa yksityisoikeudellista periaatetta ei sovelleta tilanteessa, jossa lainsäätäjä on tarkoituksellisesti rajannut tavaramerkkilain 15 §:n ja sitä edeltäneiden säännösten soveltamisalasta pois muut oikeudet kuin voimassa olevat rekisteröidyt tai vakiinnutetut tavaramerkit.

59. Edelleen Lunapark on esittänyt, että mikäli sen katsottaisiin vastoin näkemystään menettäneen oikeuden vedota kielto-oikeuteensa Hardecoon nähden koskien niitä tuotteita, joita Karkkimies Oy-Candyman Ltd on myynyt käyttäen Dracula-tunnuksia, Hardeco loukkaa joka tapauksessa rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä käyttäen siihen sekaannusvaaraa aiheuttavaa tunnusta uudessa, tämän tuomion liitteen 3 mukaisessa Dracula Piller hedelmä -makeispussissa.

3.2.2 Sovellettavat säännökset ja asian arvioinnin lähtökohdat

60. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilaissa ei ole muita säännöksiä passivisuudesta ja sen vaikutuksista tavaramerkkioikeuksien käyttöön kuin edellä käsitelty lain 15 § ja sitä ajallisesti edeltäneet vastaavat säännökset. Kyseisten säännösten ei ole kuitenkaan edellä katsottu soveltuvan esillä olevassa asiassa sen vuoksi, ettei Hardecolla ole säännöksessä edellytettyä rekisteröityä tai vakiintunutta tavaramerkkiä sen käyttämille Dracula-tunnuksille.

61. Yksityisoikeuden alalla noudatetaan kuitenkin laajasti periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista. Periaate ilmenee useista lain säännöksistä, joissa kanteen nostamiselle tai vaatimuksen esittämiselle on myös saatettu säätää täsmällinen määräaika. Periaatetta on kuitenkin useissa tapauksissa noudatettu ilman kirjoitetun lain tukeakin (ks. korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2017:49, kohta 9 oikeuskäytäntöviittauksineen).

62. Myös oikeuskirjallisuudessa on lähdetty siitä, että vaikka laissa ei ole asetettu mitään määräaikaa tietynlaisen vaateen esittämiselle, tuomioistuin voi – ”joko suoraan tai sen kiertotien kautta, että kantajan selitetään liian pitkän passiviteettinsa kautta luopuneen vaateesta” – hylätä myöhäisen kanteen katsomalla, että kanne olisi lain vaikenemisesta huolimatta pitänyt nostaa kohtuullisessa ajassa (ks. Havansi, Erkki: Määräajat ja oikeudenkäynti, 2004, s. 256).

63. Vaikka velan vanhentumisesta annettu laki ei sovellukaan esillä olevaan asiaan, myös kyseisen yleissäädöksen esitöissä (HE 187/2002 vp s. 16) on tuotu esiin, että oikeusjärjestyksessä pyritään yleensäkin suojaamaan luottamusta vallitseviin olosuhteisiin. Esitöiden mukaan pitkään jatkuneen olotilan rikkomisella on useita kielteisiä vaikutuksia. Jos velkoja on pysytellyt passiivisena, velalliselle voi perustellusti syntyä käsitys siitä, ettei häneltä vaadita suoritusta. Tilanteesta riippuen velallinen voi olettaa muun ohella, ettei mitään velkavastuuta ole ylipäänsä syntynyt tai että velkoja on luopunut perinnästä.

64. Kyseisiin vanhentumislain esitöihin on viitattu myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2018:38 (kohta 21), vaikka käsiteltävänä oleva vaatimus ei ollutkaan kyseisessä asiassa vanhentunut vanhentumislain nojalla. Kyseisessä, kiinteistön kauppaa koskevassa asiassa korkein oikeus katsoi (kohta 27), että virheestä ja purkuvaatimuksesta ilmoittanut ostaja voi passiivisuutensa perusteella menettää oikeutensa vaatia kaupan purkamista jo ennen asiassa sovellettavana olleen maakaaren mukaisen kanneajan umpeutumista. Korkeimman oikeuden mukaan arvioitaessa sitä, onko passiivisuudella yksittäisessä tapauksessa tällainen vaikutus, merkitystä on erityisesti passiivisuuden kestolla sekä sillä, kuinka haitallista passiivisuus on kyseisen tapauksen olosuhteissa ollut asian selvittämisen ja myyjän aseman kannalta. Lisäksi merkitystä on sillä, ovatko passiivisuudesta aiheutuvat haitat olleet ostajan ennakoitavissa siten, että hänen voidaan edellyttää ottaneen ne huomioon päättäessään menettelystään asiassa, ja onko ostajan passiivisuudelle ollut hyväksyttäviä syitä.

65. Markkinaoikeus toteaa, että myös tavaramerkkilain 15 §:n on katsottava ilmentävän edellä esitetystä ilmenevää ajatusta siitä, että oikeusjärjestyksessä pyritään suojaamaan luottamusta vallitseviin olosuhteisiin ja yksityisoikeudellisia oikeussuhteita koskevat erimielisyydet tulisi pyrkiä käsittelemään kohtuullisessa ajassa.

66. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Hardecon käyttämien Dracula-tunnusten ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee osittain tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu niin sanottu double identity -tilanne ja osittain tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Tällä perusteella Lunaparkilla olisi lähtökohtaisesti oikeus kieltää Hardecon Dracula-tunnusten käyttö. Sekaannusvaara ja double identity -tilanne on määritelty tavaramerkkilain 13 §:ssä niin sanotuiksi suostumuksenvaraisiksi hylkäys- ja mitätöintiperusteiksi, jotka voidaan tavaramerkkilain 13 §:n 4 momentin tarkoittamalla tavalla jättää huomiotta, mikäli se, jonka oikeudesta on kyse, antaa siihen suostumuksensa. Toisin kuin markkinaoikeuden aiemmassa ratkaisussa numero 1/22 käsitellyssä tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä koskevassa hylkäys- ja mitätöintiperusteessa, sekaannusvaara ja double identity -tilanne koskevat näin ollen korostetusti kahden tahon välistä yksityisoikeudellista oikeussuhdetta, jossa kyseiset tahot voivat myös lähtökohtaisesti keskenään sopia tiettyjen tavaramerkkioikeudellisten tunnusten käytöstä.

67. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että myös nyt esillä olevassa harvinaisessa tilanteessa, jossa Dracula-tunnuksia on käytetty eri tahojen toimesta rinnakkain markkinoilla osittain jo 1980-luvulta lähtien, on sinänsä mahdollista soveltaa periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun vaatimuksen esittäjä on tullut tai hänen olisi pitänyt tulla tietoiseksi vaatimuksen perusteena olevista seikoista, vaikka tällaisesta ei esillä olevan asian kaltaisessa tilanteessa, jossa vain toisella taholla on suojattu tavaramerkki, ole nimenomaisesti säädetty tavaramerkkilaissa.

68. Markkinaoikeus toteaa, että arvioitaessa sitä, onko vaatimusten esittäjän passiivisuudella yksittäisessä tapauksessa oikeuksien menettämiseen johtava vaikutus, merkitystä on erityisesti passiivisuuden kestolla. Huomioon voidaan lisäksi ottaa muun ohella se, onko passiivisuudelle ollut hyväksyttäviä syitä.

69. Edellä todetuin tavoin asiassa on riidatonta, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd ja sen edeltäjät ovat käyttäneet tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisia Dracula-tunnuksia omassa makeisliiketoiminnassaan Suomessa liitteen 1 mukaisten tuotteiden osalta jo 1980-luvulta lähtien ja liitteiden 2 ja 4 mukaisten tavaroiden osalta viimeistään 1990-luvulta. Tämän tuomion liitteen 3 mukaisen Dracula Piller hedelmä -makeispussin osalta asiassa on puolestaan riidatonta, etteivät Karkkimies Oy-Candyman Ltd tai sen edeltäjät ole maahantuoneet ja/tai myyneet sitä, vaan Hardeco on vasta vuodesta 2019 tai vuodesta 2020 lähtien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille kyseisen liitteen mukaista makeistuotetta.

70. Kohtuullisen ajan pituuden ja myös sen ajankohdan, josta kyseinen aika lasketaan, arvioinnin osalta tulkinta-apua voidaan hakea tavaramerkkilain 15 §:stä, jossa passiivisuuden seurausten on säädetty aktualisoituvan tietyin edellytyksin, jos passiivisuus on jatkunut viisi vuotta. Säännöksen mukaan tämä aika lasketaan siitä, kun aiemman tavaramerkin haltija on saanut tietää myöhemmän tavaramerkin käytöstä.

71. Myös korkein oikeus on edellä mainitussa, testamentin tulkintakannetta koskevassa ennakkopäätöksessään KKO 2017:49 todennut, että kaikki testamentin tulkintaan liittyvät kysymykset eivät ole ajankohtaisia heti testamentin tiedoksisaannin jälkeen, mutta kohtuullisen ajan voidaan kuitenkin katsoa alkavan viimeistään silloin, kun testamentin perusteella vaatimuksia esittävä henkilö on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita, että testamenttia ollaan panemassa täytäntöön hänen kannastaan poikkeavan tulkinnan mukaisesti. Kyseisessä asiassa korkein oikeus katsoi, että noin kuuden kuukauden kuluessa kohtuullisen ajan määritellystä alkamishetkestä vireille pantu tulkintakanne oli nostettu kohtuullisessa ajassa. Edellä mainitussa ratkaisussa KKO 2018:38 korkein oikeus puolestaan katsoi, että kiinteistön ostajan on pitänyt ymmärtää, että kyseessä olleissa olosuhteissa myyjille voi ostajan useiden vuosien passiivisuuden perusteella syntyä käsitys, ettei ostajan tarkoituksena ole enää pysyä kaupan purkamista koskevassa vaatimuksessaan. Lisäksi korkein oikeus katsoi, ettei ostajan vetoama myyjien passiivisuus ollut ollut hyväksyttävä syy keskeyttää asian selvittäminen ja yhteydenpito myyjiin yli neljäksi vuodeksi.

72. Oikeuskirjallisuudessa (ks. Havansi, Erkki: Määräajat ja oikeudenkäynti, 2004, s. 268) on todettu, että arvioitaessa sellaisen määräajan alkamisajankohtaa, joka on kytketty siihen, milloin joku on tiennyt tai hänen olisi pitänyt saada tietoonsa jokin seikka, hyväksyttävä yleinen oikeudellinen tavoite oikeusrauhaan ja oikeusvarmuuteen pääsemisestä kohtuullisen nopeasti lienee sellainen laajakantoinen tavoiteargumentti, joka keskimäärin painaa vaakaa hieman vastaajaetuiseen suuntaan, ja myös näytön laatua ja sen kustannuksia ajatellen on suotavaa riidellä ennemmin kuin myöhemmin.

73. Tavaramerkkilain 15 §:ää edeltäneessä, edellä mainitussa aiemman tavaramerkkilain (7/1964) 10 a §:ssä (616/2016) ja sitä edeltäneessä lain alkuperäisessä 9 §:ssä ei ollut tarkasti määritelty sitä aikaa, jonka jälkeen tavaramerkin haltijan passiivisuuden seuraukset aktualisoituvat, vaan säännöksissä puhuttiin vain ”kohtuullisesta ajasta”. Oikeuskirjallisuudessa (ks. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus, 2014, s. 348) on tältä osin esitetty, että tämä kohtuullinen aika riippuu siitä, missä laajuudessa merkkejä on käytetty, onko myöhemmän merkin haltija ollut vilpittömässä vai vilpillisessä mielessä sekä lisäksi eräistä muista seikoista.

74. Tavaramerkkilain 15 §:llä on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklan 1 kohta. Kyseisen direktiivin johdantoosan 29 perustelukappaleen mukaan oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai vastustaa sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä. Vastaavat säännös ja johdantoosan perustelukappale ovat olleet myös aiemmin voimassa olleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 9 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin johdanto-osan 11. perustelukappaleessa.

75. Unionin tuomioistuin on edellä mainitussa ratkaisussaan asiassa C482/09, Budějovický Budvar viitannut mainittuun aiemmin voimassa olleen direktiivin perustelukappaleeseen ja todennut, että siinä yhtäältä täsmennetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on täytynyt ”käyttämisestä tietoisena sallia” pitkähkön ajan jatkunut omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin käyttö, toisin sanoen sallia se ”tarkoituksella” tai ”täysin tietoisena tosiseikoista” (tuomion 47 kohta).

76. Lunapark on edellä todetuin tavoin esittänyt, että mikäli sen katsottaisiin vastoin näkemystään menettäneen oikeuden vedota kieltooikeuteensa Hardecoon nähden koskien niitä tuotteita, joita Karkkimies Oy-Candyman Ltd on tuonut maahan ja myynyt käyttäen Dracula-tunnuksia, Hardeco loukkaa joka tapauksessa rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä käyttäen siihen sekaannusvaaraa aiheuttavaa tunnusta uudessa, tämän tuomion liitteen 3 mukaisessa Dracula-makeispussissa. Hardeco on puolestaan esittänyt, että Lunaparkin passiivisuuden kohteena on ollut Hardecon nykyisin harjoittama liiketoiminta eli Troll-Gott Konfektyr AB:ltä peräisin olevien Dracula-tunnuksella varustettujen makeisten maahantuonti Ruotsista Suomeen ja myynti Suomessa. Hardecon näkemyksen mukaan passiivisuuden on siten katsottava koskevan samalla tavalla kaikkia liitteiden 1–4 mukaisia tuotteita.

77. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin 2 kohdan sanamuodossa ”aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt [– –] toimenpiteisiin myöhemmän tavaramerkin käytön estämiseksi” voidaan katsoa lähdettävän siitä, että tavaramerkin haltijan passiivisuus kohdistuu tietyn tavaramerkin käyttöön. Kyseisen säännöksen 2 momentin mukaan, jos myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, myöhempi yksinoikeus koskee tavaramerkin käyttöä vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 201/2018 vp s. 110) mukaan pykälän 2 momentissa säädetään siitä, että myöhemmän rekisteröinnin antama yksinoikeus voi passiivisuuden johdosta kattaa vain ne tavara- ja palveluluettelosta ilmenevät tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkiä on käytetty. Esitöiden mukaan tämä on perusteltua, koska 1 momentissa mainituin tavoin myöhempi tavaramerkki on tullut ottaa käyttöön ja aikaisemman tavaramerkin haltijan on tullut olla tästä käytöstä tietoinen. Tavaramerkkilain 15 §:ää sovellettaessa annetaan siis merkitystä itse tuotetunnuksen lisäksi myös niille tuotteille, joissa tuotetunnusta on käytetty, vaikka lähtökohtaisesti tavaramerkkilain 15 § heijastaa sitä periaatetta, että tavaramerkki rekisteröidään tietyn tavara- tai palveluluettelon tavaroille tai palveluille taikka se vakiinnutetaan vastaavalla tavalla sen sijaan että tavaramerkkioikeudellisen yksinoikeuden katsottaisiin kohdistuvan tiettyyn tuotteeseen tai tiettyyn palvelua sisältävään toimenpiteeseen.

78. Edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 15 § taikka sitä edeltävät vastaavat säännökset eivät kuitenkaan suoraan sovellu esillä olevassa asiassa. Sen sijaan markkinaoikeus on edellä perustelukappaleessa 67 katsonut, että asiassa voidaan soveltaa yksityisoikeuden alalla laajalti noudatettavaa periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava tai muu vaatimus esitettävä kohtuullisessa ajassa. Tällaisen kanteen tai vaatimuksen on katsottava kohdistuvan tiettyyn konkreettiseen seikkaan.

79. Ottaen lisäksi huomioon, että tavaramerkin haltijan passiivisuudesta seuraava rajoitettu kielto-oikeuden menetys on poikkeus tavaramerkin suomaan yksinoikeuteen ja sitä on tällaisena tulkittava suppeasti, markkinaoikeus katsoo, että esillä olevassa asiassa Lunaparkin passiivisuus kohdistuu tiettyihin tuotteisiin tunnuksineen ja pakkauksineen sen sijaan, että tuotetunnusta koskevan passiivisuuden katsottaisiin kohdistuvan tiettyyn tuotetunnukseen kaikissa tietyntyyppisissä tavaroissa tai Hardecon esittämällä tavalla koko Hardecon nykyisin harjoittamassa, esillä olevassa asiassa relevantissa liiketoiminnassa.

80. Edellä perustelukappaleessa 68 todetuin tavoin arvioitaessa sitä, onko vaatimusten esittäjän passiivisuudella yksittäisessä tapauksessa oikeuksien menettämiseen johtava vaikutus, merkitystä on erityisesti passiivisuuden kestolla.

81. Liitteen 3 mukaista hedelmämakeista tuotetunnuksella Dracula Piller ei ole riidattomasti sellaisenaan maahantuotu ja myyty Suomessa ainakaan ennen loppuvuotta 2019. Sillä, että liitteen 3 mukaisen makeispussin sisältämiä samoja hedelmämakeisia on mahdollisesti jo aiemmin maahantuotu ja myyty Suomessa eri tuotetunnuksella ja eri tuotemuodossa eli irtomakeisina Karkkimies-yhtiöiden toimesta, ei ole katsottava olevan merkitystä Lunaparkin passiivisuutta arvioitaessa. Lunaparkin ei voida katsoa olleen passiivinen sellaisten tuotteiden ja niissä käytettävän tuotetunnuksen osalta, jollaisia ei ole vielä ollut markkinoilla ja joista Lunapark ei siis ole edes voinut olla tietoinen.

82. Asiassa on riidatonta, että Lunapark on ensimmäisen kerran 20.5.2020 päivätyllä kirjeellään esittänyt Hardecoa kohtaan vaatimuksia rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin perusteella. Kyseisessä kirjeessä (Lunaparkin asiakirjatodiste 4 ja Hardecon asiakirjatodiste 30) on Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia loukkaavana Hardecon tuotteena esitetty myös tämän tuomion liitteen 3 mukainen Dracula Piller hedelmä -makeispussi. Markkinaoikeus katsoo, ettei Lunapark ole ollut asiassa siten passiivinen, että se olisi menettänyt oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia tämän tuomion liitteestä 3 ilmenevän Dracula-tuotteen ja sen tuotetunnuksen käyttöä koskevia vaatimuksia Hardeco vastaan. Tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonti- ja myyntitoiminnan osalta markkinaoikeus arvioi Lunaparkin passiivisuutta seuraavassa erikseen.

3.2.3 Lunaparkin passiivisuuden arviointi liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonnin ja myynnin osalta

83. Asiassa on riidatonta, että Karkkimies Ky on myynyt Suomessa Dracula Piller -makeisia (tämän tuomion liitteessä 1 tarkoitettu tuote) ainakin vuodesta 1984 alkaen ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd, joka on jatkanut Dracula Piller -makeisten myyntiä, on myynyt Dracula Blod makeisia (tämän tuomion liitteessä 2 tarkoitettu tuote) Suomessa 1990-luvulta alkaen. Lisäksi pääkäsittelyssä on todettu riidattomaksi, että Dracula-irtomakeisia (tämän tuomion liitteessä 4 tarkoitettu tuote) on Karkkimies-yhtiöiden toimesta myyty jo 1980-luvulta lähtien ja että kyse on samasta makeisesta hieman vaihtuvissa pakkauksissa.

84. Lisäksi asiassa on riidatonta, että Lunapark on tiennyt Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien tunnuksilla Dracula Piller ja Dracula Blod varustettujen makeisten maahantuontia ja myyntiä koskevasta liiketoiminnasta vuonna 1996 ja jo ennen sitä. Lunapark on jo tuolloin ollut riidattomasti tietoinen, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd on maahantuonut ja myynyt Suomessa makeisia Dracula-nimellä ja että Karkkimies Oy-Candyman Ltd on käyttänyt tässä liiketoiminnassaan sekä sanaa ”dracula” että DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien mukaisia tuotepakkauksia Dracula-makeisten tunnuksena. Asiassa on tältä osin riidatonta myös, ettei Lunapark ole missään vaiheessa kieltänyt Karkkimies Oy-Candyman Ltd tai sen edeltäjiä käyttämästä tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisia Dracula-tunnuksia omassa makeisliiketoiminnassaan Suomessa.

85. Lunaparkin mukaan se ei ole ollut passiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan. Lunaparkin mukaan se ei ole ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin, koska se on kunnioittanut Nordisk Chokolade Import A/S:n Troll-Gott Konfektyr AB:lle riidattomasti 1980-luvulla myöntämää lupaa myydä Dracula-makeisia Karkkimies-yhtiöille Suomessa myytäviksi. Tältä osin Lunapark on esittänyt myös, että oikeus määrätä Dracula-tunnuksesta Suomessa on kokonaan siirtynyt Lunaparkille ensisijaisesti silloin, kun se on hakenut rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröintiä 29.8.2003. Lunaparkin mukaan mahdollinen vielä tuolloin voimassa ollut tanskalaisen yhtiön myöntämä lupa on joko päättynyt tai siirtynyt Lunaparkin määräysvaltaan.

86. Lisäksi Lunapark on esittänyt, että sillä on ollut hyväksyttävä syy olla puuttumatta Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tunnusten käyttöön tämän ja tämän edeltäjän kanssa aiemmin tehdyn yhteistyön vuoksi ja että se on antanut nimenomaisen suostumuksensa sille, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd voi käyttää Lunaparkin rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä.

87. Todistelutarkoituksessa kuultu Lunaparkin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja JK on kertonut, että hän on keskustellut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n KN:n kanssa, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd voi jatkaa Dracula-tunnusten käyttämistä niin kauan kuin he tekevät yhteistyötä. JK:n mukaan kyse on ollut suullisesta luvasta. Lisäksi JK on kertonut, että hän on myöhemmin tarjonnut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n MN:lle myös kirjallista sopimusta siitä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd saa jatkaa Dracula-tunnuksella toimimista heidän väliseen yhteistyönsä perustuen. JK:n mukaan sopimusta ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi allekirjoittaa, kun yhteistyön todettiin toimineen siihenkin asti hyvin suullisesti sovitun perusteella. JK:n mukaan Lunapark on muutoinkin ollut aktiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n suuntaan ja hän on keskustellut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tunnusten käytön jatkamisesta ainakin MN:n ja todennäköisesti myös KN:n kanssa myös esimerkiksi vuonna 2014, kun Lunapark haki erään toisen Dracula-tunnuksen rekisteröintiä Suomessa.

88. Markkinaoikeudessa kuultu todistaja KN:n, joka on ollut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n toinen omistaja vuoden 1996 liiketoimintakaupasta lähtien vuoteen 2011 saakka ja joka on tämän jälkeenkin toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana yritystoiminnan päättymiseen saakka, on kertonut, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ei ole ollut minkäänlaista sopimusta Lunaparkin kanssa Draculatunnusten käytöstä. Todistajan mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd on aikoinaan myynyt Dracula-makeisia Lunaparkille, mutta yhtiöiden välillä ei ole ollut muuta yhteistyötä. Todistaja ei ole muistanut, että Lunaparkin JK olisi myöskään koskaan todennut hänelle, ettei Lunapark tule kieltämään Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä Dracula-tunnusten käyttämistä.

89. Markkinaoikeudessa on kuultu todistajana myös MN:ää, joka on muun ohella ollut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n toimitusjohtaja vuodesta 2011 lähtien vuoteen 2019 saakka. Hän on kertonut, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd ei ole tehnyt Lunaparkin kanssa mitään sopimusta Dracula-tunnusten käytöstä. Todistajan mukaan JK on ehdottanut hänelle tällaista sopimusta vuonna 2015, mutta hän ei katsonut sopimusta tarpeelliseksi, koska aiemminkaan sopimuksia ei ollut. Todistajan mukaan Helsingin Herkkutukku Oy:n ostot Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä loppuivat tuolloin. Todistajan mukaan Lunapark ei ole ennen vuotta 2015 eikä myöskään vuoden 2015 jälkeen millään tavoin vastustanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tuotteiden maahantuonti- ja myyntitoimintaa. Todistajan mukaan JK ei ole vuoden 2015 sopimusehdotuksen jälkeen maininnut mitään Dracula-tunnusten käyttöä koskevasta kiellosta.

90. JK:n ja MN:n viittaamaan Lunaparkin sopimusehdotukseen (Hardecon asiakirjatodiste 29) on kirjattu muun ohella seuraavaa:

”Helsingin Herkkutukku Oy ja Oy Lunapark Scandinavia Ltd ostavat, myyvät ja markkinoivat Karkkimies Oy:n maahantuomia 65g Dracula-piller ja Dracula-Blod makeispusseja.

Karkkimies Oy saa käyttää liiketoiminnassaan Oy Lunapark Scandinavia Ltd:lle kuuluvaa Dracula-tavaramerkkiä (Rekisterinumero: 246144)

[– –]

Tämä sopimus on solmittu suullisesti, jatkunut hyvässä yhteisymmärryksessä yhtiöiden välillä ja vahvistetaan tällä päivämäärällä myös kirjallisesti ja on voimassa toistaiseksi.”

91. Markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 61) katsonut, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-salmiakkimakeisten myynti Suomessa olisi perustunut Lunaparkin myöntämään lisenssiin. Esillä olevassa asiassa on todettu pääkäsittelyssä riidattomaksi, että Lunapark on ainakin 13.8.2015 tekemällään sopimusehdotuksella (Hardecon asiakirjatodiste 29) antanut yksipuolisen suostumuksensa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle maahantuoda ja myydä DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia Suomessa.

92. Asiassa on esitetty ristiriitaista henkilötodistelua siitä, onko Lunapark tai sen edustaja ilmoittanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle tämän saavan käyttää DRACULA-tavaramerkkejä makeisten maahantuonti- ja myyntitoiminnassa Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemisesta tai rekisteröimisestä huolimatta. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on jäänyt sopimusehdotusta 13.8.2015 lukuun ottamatta näyttämättä, että Lunapark ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd tai yhtiöiden edustajat olisivat nimenomaisesti keskustelleet Karkkimies OyCandyman Ltd:n DRACULA-Tavaramerkkien käytöstä tai sen sallimisesta. Lunaparkin on siten katsottava olleen passiivinen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan sen DRACULA-Tavaramerkkien käytön osalta ainakin elokuuhun 2015 saakka.

93. Asiassa on riidatonta, että Lunapark on rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen tekemisen aikaan vuonna 2003 ja mainitun merkin rekisteröimisen aikaan vuonna 2009 ollut tietoinen, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd on maahantuonut ja myynyt Suomessa makeisia Dracula-nimellä ja että Karkkimies Oy-Candyman Ltd on käyttänyt tässä liiketoiminnassaan sekä sanaa ”dracula” että DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien mukaisia tuotepakkauksia Dracula-makeisten tunnuksena.

94. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkilain 15 §:ssä on säädetty passiivisuuden seurausten aktualisoituvan viiden vuoden passiivisuuden jälkeen, minkä ajan on esillä olevassa katsottava edellä todetun perusteella kuluneen umpeen. Edellä esitetyssä oikeuskirjallisuudessa (ks. Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus, 2014, s. 348) mainituin tavoin tavaramerkin haltijan passiivisuutta koskevan kohtuullisen ajan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös muun ohella se, missä laajuudessa loukkaavaksi väitettyjä merkkejä on käytetty.

95. Markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 67) todennut, että sanaa ”Dracula” sekä Dracula Piller ja Dracula Blod tuotepakkauksia on käytetty Suomessa makeisille hyvin pitkään, laajalti ja merkittävissä määrin ja että ainakin valtaosan Hardecon esittämästä todistelusta on katsottava koskeneen nimenomaan Hardecon edeltäjä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n maahantuontia ja myyntiä. Samaa asiakirjatodistelua on esitetty myös esillä olevassa asiassa. Myös esillä olevassa asiassa esitetty henkilötodistelu (etenkin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edustajat todistajat MN ja KN) tukee Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-makeisia koskevan liiketoiminnan laajuutta.

96. Asiassa esitetyn henkilötodistelun (etenkin todistaja MN) mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n myymissä Dracula Piller salmiakki ja Dracula Blod -tuotteissa tai niiden tuotepakkauksissa ei ole tapahtunut muutoksia. Myöskään Dracula-irtomakeisissa ei tuotteen osalta ole todistajan mukaan tapahtunut muutoksia. Todistajan kertomaa tukee myös asiassa esitetty asiakirjatodistelu (muun ohella Hardecon asiakirjatodisteet 2, 18, 22, 45, 47, 49, 50, 56, 78, 91 ja 102), josta ilmenee Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjien maahantuomien ja myymien Dracula-tuotteiden tuotepakkausten kuvia eri ajankohtina. Markkinaoikeus toteaa, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-irtomakeisissa on tuotepakkausten ulkoasuissa tapahtunut joitain vähäisiä muutoksia tuotetunnuksen kuitenkin säilyessä samana. Myös itse tuote on riidattomasti pysynyt samana 1980-luvulta lähtien. Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula Piller salmiakki ja Dracula Blod -tuotteissa sen sijaan ei ole myöskään tuotepakkausten osalta tapahtunut käytännössä mitään muutoksia.

97. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Lunaparkin passiivisuuden, joka on kohdistunut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n tuotetunnuksilla Dracula Piller, Dracula Blod ja Dracula tietynkaltaisissa tuotepakkauksissa maahantuomiin ja myymiin nyt kyseessä oleviin Dracula-makeisiin, on jatkunut niin pitkään, että tällä passiivisuudella on lähtökohtaisesti katsottava olevan oikeudenmenetyksiin johtavia vaikutuksia. Lunaparkilla on etenkin sen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröimisen vuonna 2009 jälkeen ollut myös tosiasiallinen mahdollisuus puuttua sen tavaramerkkiin sekoitettavissa olevien tunnusten käyttöön.

98. Lunapark on kuitenkin esittänyt vielä, että sillä on ollut sen ja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n väliseen yhteistyöhön perustuva hyväksyttävä syy sille, ettei se ole kieltänyt tältä DRACULA-Tavaramerkkien käyttöä.

99. Markkinaoikeus toteaa, että edellä todetuin tavoin arvioitaessa sitä, onko vaatimusten esittäjän passiivisuudella yksittäisessä tapauksessa oikeuksien menettämiseen johtava vaikutus, huomioon voidaan ottaa muun ohella se, onko passiivisuudelle ollut hyväksyttäviä syitä.

100. Markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 88) todennut, että Lunaparkin kanssa samaan taloudelliseen etupiiriin kuuluvan Helsingin Herkkutukku Oy:n voidaan katsoa ostaneen Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä merkittäviä määriä Dracula-makeisia ainakin vuosina 2007–2015 ja että tämän ostotoiminnan voidaan katsoa alkaneen 1990-luvun loppupuolelta tai 2000-luvun alkupuolelta. Esillä olevassa asiassa esitetystä asiakirjatodistelusta (Lunaparkin asiakirjatodiste 9 ja Hardecon asiakirjatodisteet 9 ja 86–88) ilmenee Helsingin Herkkutukku Oy:n Dracula-makeisisia koskevia ostoja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä syksyyn 2015 saakka. Tämä todistelu tukee osaltaan todistaja MN:n kertomusta siitä, että kyseiset ostot päättyivät loppukesästä 2015 JK:n hänelle esittämän sopimusehdotuksen (Hardecon asiakirjatodiste 29) jälkeen.

101. Asiassa on riidatonta, ettei Lunapark ole missään vaiheessa kieltänyt Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä käyttämästä liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisia Dracula-tunnuksia tämän makeisliiketoiminnassa Suomessa. Asiassa esitetyn selvityksen (todistajat MN ja KN) mukaan Lunapark ei ole missään vaiheessa myöskään antanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ymmärtää, että se voisi tulevaisuudessa kieltää tältä DRACULA-Tavaramerkkien käytön, jos Helsingin Herkkutukku Oy:n ostotoiminta Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä päättyy. Asiassa esitetyn selvityksen (todistaja MN) mukaan tällaista kieltoa ei ole myöskään yhteistyön päättymisen jälkeen esitetty, vaikka Karkkimies Oy-Candyman Ltd on loppukesän 2015 jälkeen harjoittanut samaa Dracula-makeisten maahantuontia ja myyntiä koskevaa liiketoimintaa aina Hardecon kanssa tekemäänsä liiketoimintakauppaan 31.10.2019 saakka.

102. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Lunaparkin kanssa samaan taloudelliseen etupiiriin kuuluvan Helsingin Herkkutukku Oy:n Dracula-makeisten ostoja Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä voida katsoa sellaiseksi syyksi, joka poistaisi esillä olevassa asiassa Lunaparkin edellä todetun passiivisuuden oikeusvaikutukset. Pikemminkin on niin, että kun Lunaparkilla olisi viimeistään sen rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröimisestä 14.8.2009 lähtien ollut mahdollisuus vedota kyseiseen tavaramerkkiin Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä vastaan näin kuitenkaan menettelemättä, Karkkimies Oy-Candyman Ltd on voinut jo ennen sopimusehdotusta 13.8.2015 ja sen jälkeenkin olla perustellusti siinä käsityksessä, että Lunapark on luopunut oikeudestaan vedota rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiinsä Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan.

103. Lunaparkin on näin ollen katsottava passiivisuutensa johdosta menettäneen yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden perusteella oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia, tämän tuomion liitteistä 1, 2 ja 4 ilmenevien Hardecon Dracula-tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan.

104. Lunapark on vielä esittänyt, että mikäli sen katsottaisiin olleen passiivinen, tällöinkään sen passiivisuus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan ei ole siirtynyt Hardecon hyväksi. Lunapark on tältä osin vedonnut muun ohella siihen, että koska Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Dracula-tunnuksen käyttö on perustunut Lunaparkin myöntämään lisenssiin, Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n olisi tullut tavaramerkkilain 42 §:n nojalla saada lupa kyseisen lisenssin luovutukselle Hardecolle. Lunaparkin mukaan Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ei ole ollut oikeutta tehokkaasti luovuttaa tällaista käyttöoikeutta kolmannelle edes liikkeenluovutuksen yhteydessä.

105. Markkinaoikeus toteaa, että se on edellä todetuin tavoin jo aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 61) katsonut, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n Draculasalmiakkimakeisten myynti Suomessa olisi perustunut Lunaparkin myöntämään lisenssiin. Esillä olevassa asiassa on kuitenkin pääkäsittelyssä todettu riidattomaksi, että Lunapark on 13.8.2015 tekemällään sopimusehdotuksella (Hardecon asiakirjatodiste 29) antanut yksipuolisen suostumuksensa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle maahantuoda ja myydä DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia Suomessa. Markkinaoikeudessa kuullut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n edustajat KN ja MN ovat markkinaoikeudessa kuultuina edellä kuvatulla tavalla kuitenkin esittäneet, että heidän käsityksensä siinä tilanteessa, kun he ovat olleet tekemässä liiketoimintakauppaa Hardecon kanssa vuonna 2019 on ollut, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä ei ole ollut lisenssiä taikka Lunaparkin muuta suostumusta rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin käyttöön. Markkinaoikeus toteaa, että jos yhtiöllä ei ole sen johtohenkilöiden, joista toinen on myös Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n puolesta allekirjoittanut vuoden 2019 liiketoimintakauppaa koskevan sopimusasiakirjan, käsityksen mukaan ollut lisenssiä tai muuta suostumusta, yhtiön ei ole katsottava voineen lisenssiä tai suostumusta myöskään siirtää liiketoimintakaupan yhteydessä. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen arvioida sitä, olisiko tällainen siirto ollut tavaramerkkilain säännösten nojalla mahdollinen.

106. Sen sijaan asiassa tulee tältä osin arvioitavaksi, onko Lunaparkin edellä todetun passiivisuuden ja siitä johtuvan oikeuksien menetyksen katsottava siirtyneen Hardecon hyväksi vai onko niin, että Lunaparkin passiivisuus Karkkimies Oy-Candyman Ltd:tä kohtaan on menettänyt oikeudellisen merkityksensä tämän ja Hardecon välisen liiketoimintakaupan seurauksena.

107. Asiassa on edellä todetuin tavoin riidatonta, että Hardeco on ostanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n koko liiketoiminnan 31.10.2019 ja että Hardeco on jatkanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n harjoittamaa liiketoimintaa omissa nimissään ostaen maahantuomansa ja myymänsä Dracula-makeiset Troll-Gott Konfektyr AB:lta. Hardeco itse on riidattomasti liiketoimintakaupasta 31.10.2019 lähtien maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille liitteen 1 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller, liitteen 2 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Blod ja liitteen 4 mukaista irtomakeistuotetta tunnuksella Dracula.

108. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden mukaisen passiivisuuden on esillä olevassa tavaramerkkioikeudellisessa asiassa katsottava kohdistuvan tiettyihin tuotteisiin tunnuksineen ja pakkauksineen.

109. Asiassa ei sinänsä ole riitaa siitä, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ennen vuoden 2019 liiketoimintakauppaa ja Hardecon kyseisen liiketoimintakaupan jälkeen myymissä tämän tuomion liitteiden 1 ja 2 mukaisissa tuotteissa on kyse samoista, Troll-Gott Konfektyr AB:n valmistamista tuotteista, joita on samanlaisissa tuotepakkauksissa ja samoilla tunnuksilla maahantuotu Suomeen ja myyty Suomessa Karkkimies-yhtiöiden toimesta liitteen 1 tuotteen osalta jo 1980-luvulta ja liitteen 2 tuotteen osalta 1990-luvulta lähtien.

110. Liitteen 4 mukaisten Dracula-irtomakeisten osalta asiassa on jäänyt jossain määrin epäselväksi, minkälaisessa tuotepakkauksessa Karkkimies Oy-Candyman Ltd on tarkalleen ottaen maahantuonut ja myynyt kyseistä tuotetta Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen ja merkin rekisteröimisen jälkeen taikka minkälaisessa tuotepakkauksessa Hardeco on tarkalleen ottaen maahantuonut kyseistä tuotetta. Kaikissa asiassa esitetyissä tuotepakkauksessa (Hardecon asiakirjatodisteet 2, 40, 91 ja 119 sekä tämän tuomion liite 4) on kuitenkin käytetty kyseisen tuotteen osalta samaa tuotetunnusta ja pääkäsittelyssä on todettu riidattomaksi, että mainittua samaa irtomakeistuotetta on myyty Suomessa Karkkimiesyhtiöiden toimesta jo 1980-luvulta lähtien ja että kyse on samoista makeisista hieman vaihtuvissa pakkauksissa. Asiassa ei ole myöskään edes väitetty, että tämän tuomion liitteen 4 mukaisessa Draculairtomakeisissa olisi kyse Hardecon uudesta tuotteesta.

111. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonti- ja myyntitoiminnassa on kysymys sellaisista Dracula-tuotteista, joihin Lunaparkin passiivisuuden on edellä katsottu kohdistuneen. Näin ollen sillä, että kyseisten tuotteiden maahantuojana ja myyjänä on nykyään Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n sijasta Hardeco, ei voida katsoa olevan oikeudellista merkitystä asiassa siten, että Lunaparkille asetettavan kohtuullisen ajan vedota rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiinsä voitaisiin katsoa alkaneen kulua uudelleen alusta Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja Hardecon välisen liiketoimintakaupan 31.10.2019 perusteella.

112. Näin ollen Lunaparkin on katsottava passiivisuutensa johdosta menettäneen oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia, tämän tuomion liitteistä 1, 2 ja 4 ilmenevien Hardecon Dracula-tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia myös Hardecoa vastaan.

113. Ottaen huomioon jäljempänä Lunaparkin vahvistus- ja kieltovaatimuksista tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden osalta todettu asiassa ei ole tarpeen arvioida muita Hardecon esittämiä perusteita, joiden johdosta Lunapark ei Hardecon näkemyksen mukaan voisi vedota rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin Hardecoa vastaan.

4. Asian arviointi liitteen 3 mukaisen tuotteen maahantuonnin ja myynnin osalta

114. Markkinaoikeus on edellä perustelukappaleessa 50 katsonut, ettei Lunaparkin kannetta ole hylättävä sillä perusteella, että Lunapark olisi tavaramerkkilain 15 §:n 1 momentin tai sitä edeltäneiden vastaavien säännösten mukaisen passiivisuutensa perusteella menettänyt oikeutensa esillä olevassa asiassa esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia tämän tuomion liitteistä 1–4 ilmenevien Hardecon Draculatunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia. Toisin kuin tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden osalta, markkinaoikeus on edellä perustelukappaleessa 82 katsonut, ettei Lunapark ole ollut passiivinen tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta myöskään yleisten yksityisoikeudellisten periaatteiden perusteella. Asiassa on siten arvioitava, onko jokin muu Hardecon esittämä peruste katsottava esteeksi sille, että Lunapark voi vedota rekisteröityyn DRACULATavaramerkkiinsä Hardecoa vastaan tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta.

4.1 Voiko Hardeco vedota tavaramerkkilain 14 §:ssä tarkoitettuun aikaprioriteettiin

115. Hardeco on esittänyt, että Lunapark ei ole käyttänyt rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä ennen kuin Hardecon edeltäjänä olevat tahot ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkejä. Hardecon mukaan Lunapark ei voi siten puuttua Hardecon tietynasteista oikeudellista suojaa nauttivien DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön, koska Lunaparkin rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuva oikeus on tavaramerkkilain 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla myöhäisempi verrattuna Hardecon edeltäjien tavaramerkkien käyttöön.

116. Lunapark on esittänyt, että Hardecon viittaama tavaramerkkilain 14 § ei sovellu esillä olevassa asiassa, sillä Hardecolla ei ole lainkohdassa tarkoitettua tavaramerkkioikeutta, joka on edellytys lainkohdan soveltamiselle. Lunaparkin mukaan DRACULA-Tavaramerkit eivät myöskään nauti Hardecon esittämää ”tietynlaista oikeudellista suojaa”, jollaista käsitettä ei tunneta Suomen tavaramerkkilaissa.

117. Tavaramerkkilain 2 §:n 1 kohdan mukaan mainitussa laissa tarkoitetaan tavaramerkillä elinkeinotoiminnassa tavaroiden ja palvelujen tunnuksena käytettävää merkkiä, johon on saatu yksinoikeus tämän lain säännösten mukaisesti.

118. Tavaramerkkilain 14 §:n mukaan, jos useat vaativat yksinoikeutta tavaramerkkeihin, jotka ovat 5 §:ssä säädetyllä tavalla samoja tai samankaltaisia, etusija on sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen.

119. Mainitun säännöksen esitöiden (HE 201/2018 vp s. 109) mukaan aikaprioriteettiperiaatteen mukaan yksinoikeuksien kollisiotilanteessa etusija on sillä, joka voi vedota aiempaan oikeusperusteeseen. Tavaramerkkien kollisiotilanteessa tämä tarkoittaa, että etusija on pääsääntöisesti sillä, jonka tavaramerkki on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella, ellei aiemmuus perustu ulkomailla tehtyyn aiempaan hakemukseen. Aikaprioriteetin mukaisen etusijan voi saada myös tavaramerkillä, joka on vakiintunut ennen myöhemmän tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää tai vakiintumista.

120. Myös oikeuskäytännössä on vakiintuneesti todettu, että tavaramerkkilain 14 §, jota sisällöllisesti vastaava säännös oli aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 9 §:ssä (616/2016) ja sitä ennen lain (7/1964) 7 §:ssä, koskee tavaramerkin väitetyssä loukkaamista koskevassa kollisiotilanteessa aikaisemman tavaramerkkioikeuden etusijaa sittemmin rekisteröityyn tai vakiintuneeseen tavaramerkkiin (ks. esim. korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset KHO 2017:109 ja KHO 2016:191).

121. Edellä todetuin tavoin esillä olevassa asiassa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:llä tai sen edeltäjätahoilla taikka Hardecolla ei ole edes väitetty olevan tai olleen rekisteröityä Dracula-tunnusta koskevaa tavaramerkkiä ja lisäksi markkinaoikeus on jo aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 110) katsonut, ettei Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle tai Hardecolle ole vakiintunut Hardecon väittämiä DRACULA-Tavaramerkkejä.

122. Koska nyt kyseessä olevia Hardecon käyttämiä Dracula-tunnuksia ei ole rekisteröity eikä niiden ole katsottu myöskään vakiintuneen, kyse ei voi olla tavaramerkkilain 14 §:ssä tarkoitetusta kollisiotilanteesta. Tavaramerkkilaissa ei tältä osin tunneta Hardecon viittaamaa vaihtoehtoa muusta tietynasteisesta oikeudellisesta suojasta pitkänkään käytön perusteella eikä tällaista, tavaramerkkilain 14 §:n yhteydessä sovellettavaa suojaa ole johdettavissa myöskään oikeuskäytännöstä.

123. Edellä todetuin tavoin oikeuskäytännössä tällaiseen, pitkän käytön johdosta annettavaan tietynlaiseen oikeudelliseen suojaan on viitattu ainoastaan tavaramerkkirekisteröinnin hakijan vilpillisen mielen arvioinnin yhteydessä. Kyseisessä oikeuskäytännössä huomioon otettua, pitkään käyttöön perustuvaa oikeudellista suojaa ei voida kuitenkaan rinnastaa rekisteröityihin tai vakiintuneisiin tavaramerkkeihin sovellettaessa tavaramerkkilain 14 §:n mukaista aikaprioriteettiperiaatetta.

124. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei tavaramerkkilain 14 § sovellu esillä olevassa asiassa, eikä Lunaparkin kannetta tule siten hylätä myöskään kyseisessä säännöksessä tarkoitetun aikaprioriteetin perusteella tämän tuomion liitteen 3 mukaisen Hardecon Dracula-tunnuksen käyttöä koskevilta osin.

4.2 Ovatko tavaramerkkioikeudet sammuneet

125. Hardeco on esittänyt, että sekä tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajana olevien tahojen ja Troll-Gott Konfektyr AB:n että Lunaparkin tavaramerkkioikeudet ovat sammuneet suhteessa Hardecon ja sen edeltäjien DRACULA-Tavaramerkkien käyttöön Suomessa. Hardecon mukaan tämä on koskenut myös tämän tuomion liitteen 3 mukaisia tuotteita.

126. Hardecon mukaan tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajataho on ensisijaisesti Dracula-tunnuksen tosiasiallinen haltija ja se on hyväksynyt DRACULA-merkeillä varustettujen tavaroiden saattamisen markkinoille Euroopan talousalueeseen kuuluvassa Suomessa. Hardecon mukaan Lunapark on kyseiseen tahoon taloudellisesti kytköksissä oleva ja siitä riippuvainen ja alisteinen paikallinen jälleenmyyjä, eikä Lunaparkilla siten ole riippumatonta oikeutta rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin.

127. Toissijaisesti Hardeco on esittänyt, että nyt kyseessä olevien Dracula-makeisten valmistajan eli ruotsalaisen Troll-Gott Konfektyr AB:n on katsottava olevan Dracula-tunnuksen tosiasiallinen haltija, ja rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien on katsottava sammuneen sillä perusteella, että Hardecon maahantuomien ja myymien Dracula-makeisten liikkeellelaskulle on kyseisen ruotsalaisen tahon suostumus. Hardecon mukaan Lunapark on myös mainittuun ruotsalaiseen tahoon taloudellisesti kytköksissä oleva ja siitä riippuvainen sekä sille alisteinen paikallinen jälleenmyyjä.

128. Vielä Hardeco on esittänyt, että joka tapauksessa Lunaparkin tavaramerkkioikeudet ovat tämän omien toimien johdosta sammuneet. Hardecon mukaan Lunapark on hyväksynyt tanskalaisen Draculatunnuksen tosiasiallisen oikeudenomistajan antaman suostumuksen siihen, että Troll-Gott Konfektyr AB saattaa markkinoille DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia, ja Lunapark on myös itse antanut Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle luvan jatkaa DRACULA-Tavaramerkeillä varustettujen makeisten maahantuontia ja myyntiä Suomessa.

129. Hardecon mukaan edellä mainitut suostumukset ja hyväksynnät ovat edelleen voimassa ja ne ovat tulleet Hardecon hyväksi sen jatkaessa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:ltä peräisin olevaa makeisten maahantuonti- ja myyntitoimintaa vuoden 2019 liiketoimintakaupan jälkeen.

130. Lunapark on esittänyt, että sen rekisteröity DRACULA- avaramerkki ei ole Hardecon esittämällä tavalla riippuvainen muista tahoista. Lunaparkin mukaan Hardecon valmistuttamia ja Suomeen maahantuomia Dracula-tuotteita ei ole saatettu markkinoille Suomessa tai muuallakaan Euroopan unionissa Lunaparkin tai edes Scan Choco A/S:n tai Hyben Brands A/S:n luvalla, eivätkä niiden tavaramerkkioikeudet ole siten sammuneet. Lunaparkin mukaan Troll-Gott Konfektyr AB:llä ei puolestaan ole oikeuksia Dracula-tavaramerkkeihin.

131. Tavaramerkkilain 9 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää merkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä merkkiä käyttäen.

132. Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden, jonka perusteella tavaramerkin haltija saa kieltää muita muun ohella tarjoamasta haltijan tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai laskemasta niitä liikkeelle.

133. Tavaramerkin haltijan yksinoikeudelle erään rajoituksen muodostaa tavaramerkin tuottamien yksinoikeuksien sammumista koskeva sääntely. Sammumista koskevan pääsäännön mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku toinen on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen. Yksinoikeus tavaramerkkiin siten päättyy, kun tavaramerkin haltija saattaa tavaramerkillään varustetut tavarat markkinoille Euroopan talousalueella. Kun tavaramerkin haltijan tavaramerkillä varustettu tavara on kerran saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan toimesta tai suostumuksella, tavaramerkin haltija ei sen jälkeen pysty lähtökohtaisesti kieltämään muun ohella kyseisen tavaran jälleenmyyntiä tai maahantuontia vetoamalla tavaramerkkioikeuteensa.

134. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2009:57 kyseessä olleessa asiassa mönkijöitä valmistavalle kiinalaiselle yhtiölle oli rekisteröity yhteisön tavaramerkki, joka sisälsi sanan ”LONCIN”. A toi Suomeen näitä valmistajayhtiön tavaramerkillä varustettuja mönkijöitä. Valmistajayhtiön suostumuksin oli myös M Oy:lle rekisteröity Suomessa kansallinen tavaramerkki, joka sisälsi saman sanan. Korkein oikeus katsoi, että koska yhteisön tavaramerkki oli voimassa koko yhteisön alueella samanlaisin vaikutuksin ja koska A johti oman oikeutensa yhteisön tavaramerkin haltijalta, M Oy:llä ei ollut kansallisen tavaramerkkioikeutensa perusteella oikeutta kieltää A:ta jatkamasta valmistajayhtiön merkillä varustettujen mönkijöiden maahantuontia.

135. Mainitussa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä oli kyse tilanteesta, jossa tuotteiden valmistaja, joka oli aikaisempaan hakemukseen perustuneiden yhteisötavaramerkkien LONCIN (kuvio) haltija, oli etukäteen antanut kirjallisen suostumuksensa siihen, että M Oy voi rekisteröidä kansallisen tavaramerkin LONCIN Suomessa.

136. Hardeco on muun ohella mainittuun korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen viitaten esittänyt edellä todetuin tavoin, että Lunaparkilla ei ole Dracula-tavaramerkin tosiasiallisesta haltijasta riippumatonta oikeutta rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin ja siksi Dracula-tavaramerkin tosiasiallisen haltijan toimet ovat johtaneet myös Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien sammumiseen.
Edellä todetuin tavoin Lunaparkin 14.8.2009 rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki on kansallinen sanamerkki, joka on rekisteröity 29.8.2003 jätetyn rekisteröintihakemukseen perusteella ja joka kattaa muun ohella makeiset luokassa 30.

138. Asiassa esitetyn selvityksen (todistelutarkoituksessa kuultu JK sekä todistajana kuultu Scan Choco A/S:n ja Hyben Brands A/S:n edustaja KH) mukaan Lunapark on ostanut nyt kyseessä olevat Dracula-makeiset Tanskasta Nordisk Chokolade Import A/S:ltä ja sen seuraajatahoilta, nykyään Scan Choco A/S:ltä. Mainitun selvityksen mukaan Lunapark on Scan Choco A/S:n Dracula-makeisten ainoa maahantuoja Suomessa ja kyseiset makeiset on valmistanut TrollGott Konfektyr AB Ruotsissa.

139. Ottaessaan kantaa Hardecon esittämään väitteeseen siitä, että DRACULA-Tavaramerkit olisivat alun perin olleet Karkkimies Ky:n omistaja PM:n kehittämiä, markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan numero 1/22 (kohta 34) katsonut, että asiassa esitetty viittaa siihen, että DRACULA-tuotetunnus olisi tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n alun perin kehittämä. Markkinaoikeus on mainitussa ratkaisussaan (kohta 197) katsonut lisäksi, että Lunapark ei ole kyennyt näyttämään, että sillä olisi ollut rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin hakemiselle Nordisk Chokolade Import A/S:n etukäteistä lupaa. Toisaalta markkinaoikeus on aiemmassa ratkaisussaan (kohta 186) katsonut, että ainakin kyseisen tahon seuraajataho Scan Choco A/S on vähintäänkin jälkikäteen hyväksynyt rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja sen hakemisen.

140. Asiassa esitetyn selvityksen (todistelutarkoituksessa kuultu JK) mukaan JK on ainakin aiemmin maahantuonut Suomeen ja myynyt Suomessa myös joitain muita Draculatunnuksella myytäviä makeisia kuin nyt kyseessä olevia makeisia. Myös markkinaoikeuden aiemmassa ratkaisussa numero 1/22 (kohta 96) on todettu asiassa esitetystä selvityksestä ilmenevän, että JK ja Helsingin Herkkutukku -yhtiö ovat myyneet Suomessa myös muita kuin nyt kyseessä olevia Dracula-makeisia.

141. Asiassa on riidatonta, että tanskalaisen Nordisk Chokolade Import A/S:n seuraajatahon kanssa samaan taloudelliseen etupiiriin kuuluva tanskalainen Hyben Brands A/S on vuonna 1982 haetun ja rekisteröidyn tanskalaisen tavaramerkin numero VR 1982 04412 DRACULA haltija ja myös 9.3.2021 haetun ja 25.2.2022 rekisteröidyn ruotsalaisen tavaramerkin numero 620260 DRACULA (kuvio) haltija sekä 10.9.2012 haetun ja 7.2.2013 rekisteröidyn EU-tavaramerkin numero 11175395 (kuvio), joka koskee Dracula-hahmoa, haltija, ja että kyseiset tavaramerkit kattavat muun ohella makeiset luokassa 30. Asiassa esitetyn selvityksen (Hardecon asiakirjatodiste 66a) mukaan Hyben Brands A/S on lisäksi vuonna 2012 rekisteröidyn, edellä mainittuun tanskalaiseen tavaramerkkiin perustetun kansainvälisen rekisteröinnin numero 1151110 DRACULA haltija. Kyseinen rekisteröinti kattaa tavaroita luokassa 30, mutta se ei ole voimassa Suomessa.

142. Asiassa on lisäksi riidatonta, että Troll-Gott Konfektyr AB:lla ei ole ollut Dracula-tunnusta koskevaa rekisteröityä tavaramerkkiä Ruotsissa tai muualla. Kyseisen tahon esittämän kirjallisen lausuman (Lunaparkin asiakirjatodiste 12 ja Hardecon asiakirjatodiste 3) mukaan se on vain valmistajayhtiö, ja maahantuoja on sen toteaman mukaan vastuussa tuotteiden myynnistä, markkinoinnista ja tuotteissa käytettävästä tavaramerkistä.

143. Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tavaramerkkejä koskevan territoriaalisuusperiaatteen mukaan ne ovat alueellisia oikeuksia ja saavat siten suojaa ainoastaan niillä alueilla, joissa ne on erikseen suojattu. Kansalliset tavaramerkkioikeudet ovat myös toisistaan riippumattomia. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että myös tavaramerkkilaissa säännelty kansallinen ja toisaalta yhteisön tavaramerkkiasetukseen perustuva ylikansallinen EU-tavaramerkkijärjestelmä ovat lähtökohtaisesti toisistaan riippumattomia, rinnakkaisia järjestelmiä, vaikka yhteisötavaramerkin rekisteröintiin perustuva oikeus on voimassa yhtenäisin oikeusvaikutuksin koko yhteisön alueella ja siten myös Suomessa.

144. Esillä olevassa asiassa Lunaparkin kansallinen sanamerkki eli rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki perustuu aikaisempaan oikeusperusteeseen kuin tanskalaisen Hyben Brands A/S:n EUtavaramerkki, joka on viimeksi mainitun tahon tavaramerkeistä ainoa, jonka suoja-ala kattaa myös Suomen. Kyseinen EU-tavaramerkki on lisäksi puhdas kuviomerkki, joka ei sisällä Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin kattamaa sanaa ”Dracula”. Muut Hyben Brands A/S:n Dracula-tavaramerkit eivät saa suojaa Suomessa, eikä kyse näin ollen ole esimerkiksi tilanteesta, jossa Lunapark olisi saanut tanskalaisilta tahoilta jotakin Dracula-tavaramerkkiä koskevan lisenssin Suomen osalta.

145. Edellä todetun perusteella esillä olevan tilanteen ei voida katsoa vastaavan edellä mainitussa korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 209:57 esillä ollutta tilannetta, jossa myöhempi kansallinen tavaramerkki oli rekisteröity aiempaan oikeusperusteeseen perustuvan EU-tavaramerkin haltijan suostumuksella ja jossa mainitun EUtavaramerkin haltijan oli katsottu antaneen suostumuksen myös asiassa kyseessä olleiden tuotteiden markkinoille saattamiseen Euroopan talousalueella. Näin ollen mainittua Hardecon vetoamaa korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä ei voida ottaa oikeusohjeeksi esillä olevassa asiassa.

146. Edellä todetun perusteella Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ei muutoinkaan voida katsoa olevan Hardecon esittämällä tavalla riippuvainen edellä mainituista ulkomaisista tahoista. Pelkästään se, että Lunapark toimii Scan Choco A/S:n jälleenmyyjänä ja tämän markkinoille saattamien Dracula-makeisten ainoana maahantuojana Suomessa, ei tarkoita, että Lunaparkilla ei olisi mainituista tahoista riippumatonta oikeutta sen Suomessa rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin.

147. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Lunaparkin tavaramerkkioikeuden Suomessa voida katsoa olevan sillä tavalla riippuvainen Hardecon viittaamista ulkomaisista tahoista tai niiden tavaramerkeistä, ettei Lunapark voisi itsenäisesti käyttää rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin sille luomia oikeuksia Suomessa. Näin ollen sillä, ovatko Scan Choco A/S:n tai Hyben Brands A/S:n tavaramerkkioikeudet taikka Troll-Gott Konfektyr AB:n väitetyt tavaramerkkioikeudet sammuneet liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta Hardecon väittämällä tavalla, ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko Lunaparkin rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvat tavaramerkkioikeudet sammuneet mainittujen tuotteiden osalta. Kyseisten ulkomaisten tahojen omien tavaramerkkioikeuksien väitettyyn sammumiseen ei näin ollen ole tarpeen ottaa asiassa kantaa.

148. Siltä osin kuin Hardeco on vedonnut Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien sammumiseen tämän omien toimien johdosta, markkinaoikeus toteaa seuraavaa.

149. Tavaramerkkioikeuksien sammumista koskevan tavaramerkkilain 9 §:n esitöissä (HE 201/2018 vp s. 89 ja 90) on todettu, että säännös vastaa asiallisesti aikaisemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) 8 §:ää (616/2016), jonka esitöiden (24/2016 vp s. 16) mukaan viimeksi mainittu pykälä vastaa sitä aiemman tavaramerkkilain (7/1964) 10 a §:ää (1715/1995) ja pykälään tehdään täsmennyksiä sanamuodon osalta. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 135/1995 vp s. 14) mukaan mainittu säännös perustuu aiemmin voimassa olleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan velvoitteisiin.

150. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin haltijan suostumus johtaa aiemmin voimassa olleen direktiivin 89/104/ETY 7 artiklassa tarkoitettuun yksinoikeuden sammumiseen yksinomaan tavaran sellaisten yksittäisten kappaleiden osalta, jotka se, jolle suostumus on annettu, on saattanut ensimmäisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella. Tuomion mukaan siinä viitatusta oikeuskäytännöstä sekä itse 7 artiklan sanamuodosta ilmenee, että kolmas, jolle suostumus on annettu ja joka voi näin ollen vedota yksinoikeuden sammumiseen tavaran kaikkien niiden kappaleiden osalta, jotka kyseinen suostumus kattaa ja jotka se saattaa markkinoille Euroopan talousalueella, ei voi enää vedota tällaiseen oikeuden sammumiseen, kun suostumus on päättynyt (ks. tuomio 19.9.2013, Martin Y Paz Diffusion, C‑661/11, EU:C:2013:577, kohta 57 siinä viitattuine oikeuskäytäntöineen).

151. Asiassa on riidatonta, että Nordisk Chokolade Import A/S on antanut 1980-luvun alussa suostumuksensa Troll-Gott Konfektyr AB:lle, että tämä saa myydä Dracula-tunnuksella varustettuja makeisia Suomeen ainakin Karkkimies Ky:lle, ja että Lunapark on todennut kunnioittaneensa mainittua lupaa. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on jäänyt avoimeksi kyseisen suostumuksen oikeudellinen luonne, sillä asiassa esitetyn mukaan kyseisenä ajankohtana kenelläkään ei ole ollut voimassa olevia tavaramerkkioikeuksia Dracula-tunnuksiin Ruotsissa tai Suomessa. Asiassa on lisäksi todettu pääkäsittelyssä riidattomaksi, että Lunapark on ainakin 13.8.2015 tekemällään sopimusehdotuksella (Hardecon asiakirjatodiste 29) antanut yksipuolisen suostumuksensa Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle maahantuoda ja myydä DRACULA-Tavaramerkeillä varustettuja makeisia Suomessa.

152. Asiassa on riidatonta, että Karkkimies Oy-Candyman Ltd tai sen edeltäjät eivät ole maahantuoneet ja/tai myyneet liitteen 3 mukaista Dracula Piller hedelmä -makeispussia vaan että Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n liiketoiminnan jatkaja Hardeco on maahantuonut ja myynyt kyseistä makeispussituotetta Suomessa vasta aikaisintaan loppuvuodesta 2019 tai viimeistään keväästä 2020 lähtien.

153. Markkinaoikeus toteaa, että Lunaparkin vuonna 2015 Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle antama suostumus ei ole sellaisenaan voinut koskea sellaisten tavaroiden markkinoille saattamista, joita ei ole tuolloin ollut olemassa. Myöskään Nordisk Chokolade Import A/S:n 1980-luvulla Troll-Gott Konfektyr AB:lle antama suostumus, jota Lunapark on myöhemmin ilmoittanut kunnioittavansa, ei ole voinut sellaisten tavaroiden markkinoille saattamista, joita on alettu myydä vasta huomattavasti myöhemmin. Asiassa ei ole esitetty muutakaan selvitystä, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että Lunapark tai sen suostumuksella joku muu olisi saattanut tämän tuomion liitteen 3 mukaisia Hardecon Dracula-tuotteita markkinoille Suomessa tai muualla Euroopan talousalueella.

154. Todettakoon lisäksi, että asiassa on riidatonta, että Lunapark on 20.5.2020 päivätyllä kirjeellään esittänyt Hardecoa kohtaan vaatimuksia rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin perusteella. Kyseisessä kirjeessä (Lunaparkin asiakirjatodiste 4 ja Hardecon asiakirjatodiste 30) on Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia loukkaavana Hardecon tuotteena esitetty myös tämän tuomion liitteen 3 mukainen Dracula Piller hedelmä -makeispussi. Ottamatta kantaa siihen, olisiko Lunaparkin vuonna 2015 Karkkimies Oy-Candyman Ltd:lle antama suostumus voinut siirtyä vuoden 2019 liiketoimintakaupan seurauksena Hardecolle, kyseinen suostumus, vaikka sen katsottaisiin koskeneen myös tämän tuomion liitteen 3 mukaisia tuotteita, on joka tapauksessa päättynyt viimeistään 20.5.2020, kun Lunapark on kirjallisesti kieltänyt Hardecolta Draculatunnuksen käytön muun ohella liitteen 3 mukaisissa tuotteissa, eikä Hardeco voi näin ollen enää vedota Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien väitettyyn sammumiseen.

155. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvien Lunaparkin tavaramerkkioikeuksien voida katsoa sammuneen Hardecon esittämällä tavalla myöskään Lunaparkin omien toimien johdosta.

156. Edellä todetusta seuraa, ettei Lunaparkin voida katsoa menettäneen oikeuttaan vedota rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiinsä Hardecoa vastaan tavaramerkkilain 9 §:ssä tarkoitetun tavaramerkkioikeuksien sammumisen perusteella tämän tuomion liitteen 3 mukaisen Hardecon Dracula-tunnuksen käyttöä koskevilta osin.

4.3 Onko kysymys tavaramerkkioikeuden väärinkäytöstä

157. Hardeco on esittänyt, että Lunaparkin Hardecoa vastaan esittämien kannevaatimusten perustuminen rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin on joka tapauksessa kiellettyä tavaramerkkioikeuden väärinkäyttöä, jota ei tule sallia.

158. Hardecon mukaan Lunapark on hakenut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä rekisteröitäväksi, vaikka se on ollut tietoinen, että rekisteröity DRACULA-Tavaramerkki ja DRACULA-Ulkoasutavaramerkkien mukaiset visuaaliset ilmeet eivät ole sen itsensä kehittämiä ja että Karkkimies Oy-Candyman Ltd sekä sen edeltäjätahot ovat käyttäneet DRACULA-Tavaramerkkejä jo 1980-luvun alkupuolelta alkaen. Hardecon mukaan Lunapark pyrkii lisäksi kieltämään sellaisten Dracula-makeisten maahantuontia ja myyntiä, joille on Dracula-tunnuksen tosiasiallisen haltijan suostumus ja jotka Lunapark on itse hyväksynyt. Hardeco on esittänyt, että rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin vetoamisella pyritään muodollisesti pätevän rekisteröinnin perusteella estämään Hardecolle siirtyneen omaisuuden oikeutettua käyttöä, joka ei tosiasiassa vaaranna tavaramerkin tehtävää alkuperän osoittajana, koska Lunaparkin ja Hardecon myymät tuotteet ovat peräisin samasta lähteestä. Hardecon mukaan vastaava soveltuu myös liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta, koska Dracula-makeispussin ulkoasun väriä on vähäisesti muutettu tai päivitetty hallitsevien elementtien kuitenkin säilyessä edelleen samoina verrattuna jo aiemmin myytyjen makeistuotteiden tunnuksiin.

159. Lunapark on kiistänyt tavaramerkkioikeuden väärinkäytön. Lunaparkin mukaan asiassa on kyse tavanomaisesta Lunaparkin tavaramerkkioikeuteen liittyvästä kielto-oikeuden käytöstä Hardecoa vastaan eikä Hardecolla ole mitään sellaista oikeutta Lunaparkin tavaramerkkiin, johon Lunapark puuttuisi omaa tavaramerkkioikeuttaan väärinkäyttäen.

160. Markkinaoikeus toteaa, että oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä sellaista menettelyä, jossa muodollisesti laillisia oikeustoimia käytetään hylättävässä tarkoituksessa, kuten toisen oikeuksien vahingoittamiseksi, tai kun oikeutta käytetään sellaisella tavalla, joka on oikeuden vastaista (ks. esim. korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2011:68, kohta 10 ja Still, Viveca: Tekijänoikeuden väärinkäytöstä, Defensor Legis 4/2008 s. 613). Oikeuskirjallisuudessa oikeuden väärinkäyttöä on luonnehdittu menettelyksi, joka on muodollisesti sallittua ihmisoikeuden, perusoikeuden tai muun oikeuden käyttämistä, mutta jota yksittäistapauksessa ei voida hyväksyä, koska toiminnassa ei oteta riittävässä määrin huomioon toisten oikeuksia tai yhteiskunnan perusarvoja. Oikeuden väärinkäytön seuraamuksena on oikeussuojan epääminen kyseisiltä toimilta (ks. esim. Linna Tuula: Oikeuden väärinkäytön kielto ja sen sovelluksia, Lakimies 4/2004, s. 631–632).

161. Tavaramerkkioikeuden käytön osalta oikeuden väärinkäytön kieltoa on käsitelty unionin tuomioistuimen edellä mainittua asiaa C-482/09, Budějovický Budvar koskevan julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotuksen kohdissa 118–123. Ratkaisuehdotuksen mukaan unionin oikeudessa tunnetaan oikeuden väärinkäytön käsite, joka on muodostunut unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta ja jonka sisältö on nyttemmin suhteellisen tarkasti määritelty. Unionin tuomioistuin on soveltanut tätä alun perin perusvapauksien alalla syntynyttä ajatusta muilla unionin oikeuden erityisaloilla ja kehittänyt sitä edelleen. Se voidaan – reilusti yksinkertaistettuna – ymmärtää väärinkäytön kiellon periaatteeksi, jonka mukaan ”oikeussubjektit eivät saa käyttää yhteisön oikeutta väärin tai vedota siihen vilpillisesti”. Kyseisessä ratkaisuehdotuksessa on esitetty, että unionin tuomioistuimen mukaan sen toteaminen, että kyseessä on väärinkäyttö, edellyttää yksittäistapauksessa yhtäältä joukkoa objektiivisesti arvioitavia seikkoja, joista ilmenee, ettei unionin säännöstön tavoitetta ole saavutettu huolimatta siitä, että tämän säännöstön edellytyksiä on muodollisesti noudatettu. Toisaalta se edellyttää subjektiivista tekijää eli tahtoa saada unionin säännöstöstä johtuva etuus luomalla keinotekoisesti sen saamiseksi vaadittavat edellytykset.

162. Unionin tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa ei suoraan käsitellä oikeuden väärinkäyttöä. Tuomiossa on kuitenkin todettu muun ohella, että aiemmin voimassa olleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus, jolla on kyseisessä tuomiossa tarkoitettu niin sanottua double identity -tilannetta, jossa sekä merkit että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja, on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (tuomion kohta 71 oikeuskäytäntöviittauksineen).

163. Esillä olevassa asiassa Lunaparkin kannevaatimukset perustuvat sen rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin. Markkinaoikeus on aiemmin antamassaan ratkaisussa numero 1/22 (kohta 200) katsonut, ettei Lunaparkin voida katsoa tehneen kyseistä tavaramerkkiään koskevaa rekisteröintihakemusta tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin vilpillisessä mielessä.

164. Markkinaoikeus on edellä katsonut perustelukappaleessa 35, että rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin ja Hardecon käyttämien tämän tuomion liitteen 3 mukaisten Dracula-tunnusten välillä on sekaannusvaaraa. Näin ollen Hardecon käyttämän, tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen tuotetunnuksineen voidaan katsoa aiheuttavan haittaa Lunaparkin tavaramerkin tehtäville.

165. Markkinaoikeus on lisäksi edellä katsonut, ettei Lunaparkin rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvan tavaramerkkioikeuden voida katsoa olevan sillä tavalla riippuvainen muista Hardecon viittaamista ulkomaisista tahoista, ettei Lunapark voisi itsenäisesti käyttää kyseisen tavaramerkin sille luomia oikeuksia.

166. Hardeco on lisäksi perustanut oikeuden väärinkäyttöä koskevan väitteensä siihen, että kyseessä olevia Dracula-tunnuksia on käytetty Karkkimies Oy-Candyman Ltd:n ja sen edeltäjätahojen toimesta jo 1980luvun alkupuolelta alkaen ja että Lunapark on ollut tietoinen tästä. Asiassa on kuitenkin edellä todetuin tavoin riidatonta, että nyt kyseessä olevia tämän tuomion liitteen 3 mukaisia makeispusseja tuotetunnuksella Dracula Piller on maahantuotu ja myyty Suomessa vasta loppuvuodesta 2019 tai keväästä 2020 lähtien, joten tämä väite ei voi menestyksekkäästi kohdistua liitteen 3 mukaiseen tuotteeseen tai sen tunnukseen. Lisäksi markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei Lunapark ole passiivisuuden perusteella menettänyt oikeutta esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia tämän tuomion liitteestä 3 ilmenevän Hardecon Dracula-tunnuksen käyttöä koskevia vaatimuksia.

167. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että esittäessään omaan tavaramerkkiinsä perustuvia tavaramerkkilain sille suomiin oikeuksiin perustuvia nyt kyseessä olevia vaatimuksia Hardecoa vastaan Lunaparkin tarkoitusten tai menettelyn ei voida tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta katsoa olevan sillä tavoin hylättäviä kuin mitä oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan. Lunaparkin kannetta ei tule siten tälläkään perusteella hylätä mainitun liitteen mukaisen Hardecon Draculatunnuksen käytön osalta.

4.4 Yhteenveto

168. Markkinaoikeus on edellä katsonut, ettei minkään Hardecon esittämän kiistämisperusteen voida katsoa soveltuvan tämän tuomion liitteen 3 mukaisen Dracula Piller hedelmä -makeispussin maahantuonnin ja myynnin osalta. Näin ollen asiassa ei ole tältä osin katsottava olevan olemassa estettä sille, että Lunapark esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia vaatimuksia Hardecoa vastaan.

5. Seuraamukset

5.1 Loukkauksen vahvistaminen

169. Tavaramerkkilain 68 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa muun ohella, loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

170. Markkinaoikeus on tämän tuomion liitteen 3 mukaisten makeispussien maahantuonnin ja myynnin osalta edellä katsonut, ettei asiassa ole estettä sille, että Lunapark esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia mainitusta liitteestä ilmenevän Hardecon Dracula-tunnuksen käyttöä koskevia vaatimuksia Hardecoa vastaan.

171. Asiassa on riidatonta, että Hardeco on maahantuonut ja saattanut Suomessa markkinoille liitteen 3 mukaista makeistuotetta tunnuksella Dracula Piller hedelmä. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että kyseisen tunnuksen ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

172. Markkinaoikeus katsoo, että Hardeco on tällä menettelyllään loukannut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevia Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia Lunaparkin kannevaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetulla tavalla. Kyseiset Lunaparkin vahvistusvaatimukset on näin ollen hyväksyttävä tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta eli toissijaisten vaatimusten mukaisesti tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

173. Myös tämän tuomion liitteistä 1, 2 ja 4 ilmenevien Hardecon käyttämien Dracula-tunnusten osalta markkinaoikeus on edellä katsonut, että niiden ja rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin välillä vallitsee liitteen 4 mukaisen tunnuksen osalta tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdassa tarkoitettu niin sanottu double identity -tilanne ja muilta osin tavaramerkkilain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

174. Tältä osin markkinaoikeus on kuitenkin katsonut, että Lunapark on passiivisuutensa johdosta menettänyt oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia liitteistä 1, 2 ja 4 ilmenevien Hardecon Dracula-tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia Hardecoa vastaan.

175. Hardeco on esittänyt, että sen vetoamien vastustamisperusteiden hyväksyminen merkitsee kielto- ja hyvitysvaatimusten hylkäämisen lisäksi myös sitä, ettei väitettyä loukkausta voida vahvistaa.

176. Lunapark on esittänyt, että Lunaparkin passiivisuutta koskevat Hardecon hylkäämisperusteet eivät voi johtaa siihen lopputulokseen, että Lunaparkin vaatimus loukkauksen vahvistamisesta hylättäisiin. Lunaparkin mukaan passiivisuusseuraamuksessa on kyse nimenomaan kielto-oikeuden menettämisestä ja kielto-oikeuden menettäminen edellyttää, että oikeudenhaltijalla olisi muuten ollut kielto-oikeus eli että sen tavaramerkkiä on loukattu.

177. Tavaramerkkilain 62 §:ssä säädetään tuomioistuimen mahdollisuudesta kieltää tavaramerkkioikeuden loukkaajaa jatkamasta tai toistamasta tekoa. Tavaramerkkilain 63 §:ssä säädetään säännöksen otsikoinnin mukaisesti tuomioistuimen määräämää tavaramerkkioikeuden loukkauksen kieltoa koskevista poikkeuksista. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin lain 15 §:ssä säädetään. Todettakoon, että tavaramerkkilaissa ei erikseen säädetä siitä, mikä vaikutus tällaisella kieltotuomion estävällä passiivisuudella on mahdollisesti esitettyyn loukkauksen vahvistamista koskevaan vaatimukseen.

178. Markkinaoikeus toteaa, että vahvistuskanteeseen ei liity suorituselementtiä eikä tuomioistuimen kanteen hyväksyvä vahvistustuomio ole pantavissa täytäntöön suoritustuomion tavoin, vaan vahvistuskanteen esittävä kantaja pyrkii kanteellaan vain saamaan vahvistuksen sille, miten tiettyä tosiseikastoa on oikeudellisesti arvioitava (ks. esim. Kuuliala, Matti – Linna, Tuula – Saranpää, Timo: Siviiliprosessi I, 2022, s. 104).

179. Myös vahvistusvaatimuksen sisältävän kanteen nostaminen edellyttää kuitenkin oikeudellista intressiä asiassa. Oikeussuojan tarpeen puuttuminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen tai hylkäämiseen (ks. esim. tavaramerkkilain 68 §:n esityöt (HE 201/2018 vp s. 167 ja 158)).

180. Oikeuskirjallisuudessa todetuin tavoin oikeus ajaa vahvistuskannetta (riittävä vahvistusintressi) syntyy paitsi väitetystä tapahtuneesta oikeudenloukkauksesta myös jo sen johdosta, että viitataan oikeussuhteen olemassaolosta tai ei-olemassaolosta vallitsevaan epävarmuuteen. Väitetty oikeudenloukkaus tai epävarmuus siis periaatteessa riittää siihen, että vahvistuskanne otetaan tutkittavaksi (ks. esim. Vuorenpää, Mikko ym: Prosessioikeus, 2021, s. 505).

181. Ottaen kuitenkin huomioon, ettei Lunapark voi enää esittää Hardecoa kohtaan tämän tuomion liitteistä 1, 2 ja 4 ilmenevien tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia kieltovaatimuksia eikä jäljempänä jaksossa 5.3 todetuin tavoin myöskään korvausvaatimuksia, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole aihetta kysymyksessä olevien asianosaisten välisellä tuomiolla erikseen vahvistaa Lunaparkin rekisteröidyn DRACULA-Tavaramerkin loukkausta mainittujen liitteiden mukaisten tuotteiden osalta. Lunaparkin vahvistusvaatimukset on näin ollen tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden osalta hylättävä.

5.2 Kielto ja sakon uhka

182. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

183. Tavaramerkkilain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin ei voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jos aiemman tavaramerkin haltija on ollut passiivinen siten kuin lain 15 §:ssä säädetään.

184. Vaikka tavaramerkkilain 15 § ei sellaisenaan sovellu esillä olevassa asiassa, markkinaoikeus katsoo, ettei passiivisuuden vaikutuksia ole esillä olevassa tavaramerkkioikeudellisessa asiassa syytä arvioida toisin sillä perusteella, että Lunaparkin passiivisuuteen on sovellettu tavaramerkkilain 15 §:n sijaan yleisiä yksityisoikeudellisia periaatteita.

185. Markkinaoikeus on tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonnin ja myynnin osalta edellä katsonut, että Lunapark on passiivisuutensa johdosta menettänyt oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia mainituista liitteistä ilmenevien Dracula-tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia. Mainittujen tunnusten käyttöä koskevat Lunaparkin kieltovaatimukset eli kannevaatimukset 3 ja 4 on näin ollen tältä osin hylättävä.

186. Sen sijaan tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta markkinaoikeus on edellä katsonut, että Hardeco on loukannut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevia Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia Lunaparkin kannevaatimusten 1 ja 2 toissijaisissa vaatimuksissa tarkoitetulla tavalla ja ettei asiassa ole estettä sille, että Lunapark esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia mainitusta liitteestä ilmenevän Dracula-tunnuksen käyttöä koskevia vaatimuksia. Näin ollen Lunaparkin kannevaatimukset 3 ja 4 on hyväksyttävä niissä esitettyjen toissijaisten vaatimusten mukaisesti tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

187. Lunapark on vaatinut, että asiassa määrättävien kieltojen tehosteeksi asetetaan 100.000 euron sakon uhat. Hardeco on esittänyt, että kohtuullisen uhkasakon määrä olisi 50.000 euroa.

188. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

189. Markkinaoikeus toteaa, että uhkasakon määrän on oltava omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomista. Lunaparkin kieltovaatimukset on hyväksytty neljästä eri tuotteesta vain liitteen 3 mukaisen yhden tuotteen osalta. Hardecon liitteen 3 mukaisten pussimakeisten riidaton maahantuotu määrä 27.4.2022 mennessä on huomattavasti pienempi kuin vastaavat määrät liitteiden 1 ja 2 mukaisten pussimakeisten osalta. Asiassa ei ole esitetty selvitystä Hardecon maksukyvystä.

190. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus pitää riittävänä, että määrättävien kieltojen tehosteeksi asetettava uhkasakko asetetaan 50.000 euron määräisenä.

5.3 Hyvitys

191. Tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

192. Pykälän esitöissä (HE 201/2018 vp s. 168) on todettu, että hyvitys tulee suorittaa, vaikka loukattu ei osoittaisi kärsineensä tappiota teon johdosta. Hyvitys on siten riippumaton niistä taloudellisista menetyksistä, joita oikeudeton käyttäminen on saattanut aiheuttaa. Hyvityksen laskennallisena perusteena voidaan useimmissa tapauksissa pitää tavanomaista käyttökorvausta eli lisenssimaksua.

193. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riitaasiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Pykälän 4 momentin mukaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei todistustaakasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu. Mitä 3 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei laissa toisin säädetä.

194. Markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentti tulee mainitun pykälän 4 momentti huomioon ottaen noudatettavaksi esillä olevassa asiassa, koska asiaan sovellettavassa laissa ei toisin säädetä.

195. Markkinaoikeus on tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisten tuotteiden maahantuonnin ja myynnin osalta edellä katsonut, että Lunapark on passiivisuutensa johdosta menettänyt oikeuden esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia mainituista liitteistä ilmenevien Dracula-tuotteiden ja niiden tuotetunnusten käyttöä koskevia vaatimuksia Hardecoa vastaan.

196. Aiemmin voimassa olleen tavaramerkkilain (7/1964) alkuperäisissä esitöissä (HE 182/1962 vp s. 2) on todettu nykyisen, edellä tarkemmin käsiteltyä tavaramerkkilain 15 §:ää edeltäneisiin säännöksiin eli edellä esitettyihin lain (7/1964) 8 ja 9 §:iin viitaten, että lakiehdotuksessa sallitaan myöhemmän käyttäjän eräin edellytyksin jatkaa merkin käyttöä siten, että kumpikaan kilpailevista elinkeinonharjoittajista ei voi kieltää toiselta käyttöä merkkien samankaltaisuudesta huolimatta. Esitöissä on nimenomaisesti todettu lisäksi, että tällöin eivät myöskään korvausvaatimukset tule kysymykseen.

197. Vaikka tavaramerkkilain 15 § ei sellaisenaan sovellu esillä olevassa asiassa, markkinaoikeus katsoo, ettei passiivisuuden vaikutuksia ole esillä olevassa tavaramerkkioikeudellisessa asiassa syytä arvioida toisin sillä perusteella, että Lunaparkin passiivisuuteen on sovellettu tavaramerkkilain 15 §:n sijaan yleisiä yksityisoikeudellisia periaatteita. Näin ollen Lunaparkin hyvitysvaatimus on hylättävä siltä osin kuin se koskee tämän tuomion liitteiden 1, 2 ja 4 mukaisia tuotteita.

198. Sen sijaan tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen osalta markkinaoikeus on edellä katsonut, että Hardeco on loukannut rekisteröityä DRACULA-Tavaramerkkiä koskevia Lunaparkin tavaramerkkioikeuksia Lunaparkin kannevaatimusten 1 ja 2 toissijaisissa vaatimuksissa tarkoitetulla tavalla ja ettei asiassa ole estettä sille, että Lunapark esittää rekisteröityyn DRACULA-Tavaramerkkiin perustuvia mainitusta liitteestä ilmenevän Dracula-tunnuksen käyttöä koskevia vaatimuksia. Tältä osin Lunaparkin on katsottava olevan oikeutettu tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin mukaiseen kohtuulliseen hyvitykseen.

199. Lunapark on esittänyt, että kohtuullisen hyvityksen määräksi on katsottava kymmenen prosenttia nyt kyseessä olevien Hardecon myymien tuotteiden verottomasta tukkuhinnasta.

200. Hardeco on esittänyt, että kohtuullisen hyvityksen määräksi on katsottava viisi prosenttia nyt kyseessä olevien Hardecon myymien tuotteiden verottomasta tukkuhinnasta. Lisäksi Hardeco on vastustanut Lunaparkin hyvitysvaatimusta siltä osin kuin se koskee 27.4.2022 jälkeistä aikaa. Hardecon mukaan Lunaparkin vaatimus on tältä osin perustettu vain ajan kulumiseen, ei tosiasiallisesti maahantuotujen tai myytyjen tuotteiden määrään.

201. Yhden Hardecon myymän liitteen 3 mukaisen Dracula-makeispussin arvonlisäveroton tukkuhinta ja se, kuinka paljon Hardeco on maahantuonut kyseisiä tuotteita 27.4.2022 mennessä, ovat riidattomia seikkoja. Kyseisen liitteen 3 mukaisen tuotteen kokonaisliikevaihto on ollut edellä kuvatulla ajanjaksolla hieman yli 50.000 euroa. Sen sijaan asiassa on riitaa siitä, kuinka paljon Hardeco on myynyt kyseisiä tuotteita 27.4.2022 jälkeen. Lisäksi asiassa on erimielisyyttä siitä, onko kohtuullisena pidettävän lisenssimaksun suuruus esillä olevassa asiassa viisi vai kymmenen prosenttia Hardecon myymien Dracula-tuotteiden arvonlisäverottomasta tukkuhinnasta.

202. Hardecon hallituksen jäsen HH on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että Hardeco on saanut toukokuussa 2022 Dracula-makeisia Ruotsista paljon vähemmän kuin mitä se on tilannut ja tämän jälkeen Hardeco on saanut Ruotsista vain pienen määrän, kahdesta neljään lavallista, Dracula Piller hedelmä -makeispusseja.

203. Lunaparkin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja JK on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että noin kymmenen prosentin veloitus on yleinen käytäntö agentuurisopimuksissa ja että tarkka prosenttiosuus riippuu muun ohella yrityksen liikevaihdosta, tuotteesta ja sen hinnasta sekä sopimuksen euromääräisestä koosta. Lisäksi JK on kertonut, että myös itsenäisille myyntiedustajille maksetaan yleensä noin kymmenen prosentin provisio. JK:n mukaan Hardecon asema voitaisiin rinnastaa esimerkiksi Draculamakeisten itsenäisen myyntiedustajan asemaan.

204. Markkinaoikeudessa on kuultu todistajana Scan Choco A/S:n ja Hyben Brands A/S:n edustaja KH:ta, joka on kertonut, että he ovat lisensoineet Dracula-tunnuksen erään toisen toimialan yhtiölle vajaan kymmenen prosentin käyttökorvausta vastaan. Todistajan mukaan kyseinen prosenttiosuus lasketaan kyseisen lisenssinsaajan myyntihinnasta sen asiakkaina oleville jälleenmyyjille. Todistajan mukaan kyseinen käyttökorvaus olisi ehdottomasti yli kymmenen prosenttia, mikäli he lisensoisivat Dracula-tunnuksen hänen yhtiöidensä toimialan kanssa samalle toimialalle.

205. Asiassa esitetyn selvityksen (todistelutarkoituksessa kuultu JK ja todistajana kuultu KH) mukaan kohtuullisena pidettävän lisenssimaksun suuruus esillä olevassa asiassa on lähempänä kymmentä kuin viittä prosenttia Hardecon myymien Dracula-tuotteiden arvonlisäverottomasta tukkuhinnasta.

206. Toisaalta asiassa esitetyn selvityksen (todistelutarkoituksessa kuultu HH) mukaan tämän tuomion liitteen 3 mukaista tuotetta koskevien Hardecon myyntimäärien 27.4.2022 jälkeiseltä ajalta voidaan katsoa olevan selvästi pienempiä kuin ajalta ennen sitä. Tältä osin kohtuullisen hyvityksen voidaan katsoa olevan enintään joitain satoja euroja.

207. Edellä todetun perusteella ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus arvioi, että kohtuullisen hyvityksen määränä voidaan esillä olevassa asiassa pitää yhteensä 5.000 euroa.

208. Korkolain 7 §:ssä säädetään viivästyskorosta korvausvelalle. Korkolain 9 §:n mukaan lain 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa viivästyskorkoa on kuitenkin maksettava viimeistään siitä päivästä, jona velan maksua koskeva haaste annettiin velalliselle tiedoksi, tai, jos vaatimus esitetään oikeudenkäynnin aikana, sen esittämisestä lukien.

209. Lunapark on 6.10.2020 päivätyssä haastehakemuksessaan ilmoittanut, että sen hyvitysvaatimus on määrältään 10.000 euroa, minkä määrän Hardeco on saanut tietoonsa haastetta tiedoksi annettaessa 6.11.2020. Markkinaoikeus arvioi, että puolet edellä mainitusta kokonaisliikevaihdosta on syntynyt 6.11.2020 mennessä ja loput liikevaihdosta sen jälkeen. Asiassa ei ole esitetty, miten liikevaihto olisi jakaantunut kyseisen ajankohdan jälkeen, joten tälle määrälle viivästyskorkoa on määrättävä maksettavaksi siitä lukien, kun Hardeco on saanut tietoonsa viimeisen hyvitysvaatimuksen, jonka Lunapark on esittänyt oikeudenkäynnin aikana. Viivästyskorkoa 2.500 euron suuruiselle hyvitykselle on näin ollen maksettava 6.11.2020 lukien ja toiselle 2.500 euron suuruiselle hyvitykselle 12.10.2022 lukien.

6. Oikeudenkäyntikulut

210. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kyseessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

211. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

212. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

213. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Lunaparkin kanne on hyväksyttävä osittain. Lunaparkin vahvistus- ja kieltovaatimukset on kuitenkin hylättävä suurelta osin ja hyvitysvaatimus on hyväksyttävä määrältään huomattavasti vaadittua pienempänä. Hardecon on katsottava voittaneen asian pääosin. Markkinaoikeus katsoo, että esillä olevassa tilanteessa, jossa Hardecon on katsottava pääosin voittaneen asian mutta ei kuitenkaan niin, että sen häviöllä olisi vain vähäinen merkitys asiassa, Lunapark on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n perusteella syytä velvoittaa korvaamaan Hardecon oikeudenkäyntikuluja osittain.

214. Hardeco on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Lunaparkin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 112,76 eurolla ja palkkion osalta 118.585 eurolla eli yhteensä 118.697,76 eurolla viivästyskorkoineen.

215. Lunapark on kiistänyt Hardecon oikeudenkäyntikuluvaatimuksen palkkion määrän osalta siltä osin kuin vaatimus sisältää toimenpiteitä, jotka ajoittuvat aikaan ennen 19.1.2022. Hardeco on esittänyt, että sen vaatimasta palkkiosta 35.232,50 euroa kohdistuu aikaan ennen 19.1.2022. Näin ollen Lunaparkin on katsottava vastustaneen Hardecon oikeudenkäyntikuluvaatimusta palkkion osalta siltä osin kuin se ylittää 83.352,50 euroa. Hardecon vaatimien kulujen osalta Lunaparkilla ei ole ollut huomautettavaa.

216. Lunapark on kiistämisensä perusteena viitannut siihen, että markkinaoikeuden aiempi ratkaisu numero 1/22 on annettu 18.1.2022. Lunaparkin mukaan palkkiot kyseistä ajankohtaa edeltävältä ajalta ovat koskeneet lähes yksinomaan asianosaisten välistä aiempaa tuomioistuinprosessia markkinaoikeuden asioissa diaarinumero 2020/474 ja 2020/478 tai asianosaisten välistä prosessia Patentti- ja rekisterihallituksessa, eivätkä kyseiset palkkiot kuulu esillä olevaan asiaan.

217. Hardeco on esittänyt, että se on aiemman tuomioistuinprosessin aikana jakanut kulunsa markkinaoikeuden eri diaarinumeroille, eivätkä nyt vaaditut palkkiot ole koskeneet aiemmin ratkaistuja asioita diaarinumero 2020/474 ja 2020/478. Hardecon mukaan Lunapark on itse vaatinut vastaavat kulut jo aiemmassa prosessissa. Lisäksi Hardeco on esittänyt, että asianosaisten välinen prosessi Patentti- ja rekisterihallituksessa on ollut osa puolustautumista Lunaparkin loukkausväitteitä vastaan.

218. Markkinaoikeus toteaa, että melko suuri osa Hardecon oikeudenkäyntikuluerittelystä ilmenevistä palkkioista ajalta ennen 19.1.2022 on koskenut toimenpiteitä, joiden ei voida katsoa kuuluvan esillä olevaan asiaan. Osa näistä toimenpiteistä on selvästi koskenut jo aiemmin ratkaistuja asioita, ja osa toimenpiteistä on koskenut asianosaisten välistä Patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä ollutta hallinnosta prosessia, jota koskevat kulut eivät kuulu tässä oikeudenkäynnissä vastapuolen korvattaviksi.

219. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo asiaa kokonaisuutena arvioiden, että Lunapark on velvoitettava korvaamaan Hardecon oikeudenkäyntikulut palkkion ja kulujen osalta yhteensä 50.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa, että Hardeco Finland Oy loukkaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään sanaa ”dracula” tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena.

Markkinaoikeus vahvistaa, että Hardeco Finland Oy loukkaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n oikeutta tavaramerkkiin numero 246144 DRACULA käyttäessään tämän tuomion liitteen 3 mukaista kuvallista Dracula-hahmoa liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena.

Markkinaoikeus kieltää Hardeco Finland Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta sanan ”dracula” käyttöä tämän tuomion liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena.

Markkinaoikeus kieltää Hardeco Finland Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta tämän tuomion liitteen 3 mukaisen kuvallisen Dracula-hahmon käyttöä liitteen 3 mukaisen tuotteen tunnuksena.

Markkinaoikeus määrää Hardeco Finland Oy:n suorittamaan Oy Lunapark Scandinavia Ltd:lle hyvityksenä tavaramerkin numero 246144 DRACULA loukkaavasta käytöstä tämän tuomion liitteen 3 mukaisessa tuotteessa 5.000 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava 2.500 eurolle 6.11.2020 lukien ja 2.500 eurolle 12.10.2022 lukien.

Markkinaoikeus hylkää Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n kanteen muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Lunapark Scandinavia Ltd:n korvaamaan Hardeco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 50.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 20.2.2023.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Mirva Näsi.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.