MAO:8/2022

Asian tausta

Palonot Oy (jäljempänä myös Palonot) on jättänyt 9.3.2017 Patentti- ja rekisterihallitukselle patenttihakemuksen numero 20175221 ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi”. Hakemuksessa keksijöiksi on nimetty A ja B. Patentti- ja rekisterihallitus on 30.11.2018 myöntänyt keksinnölle patentin numero FI 127667 (jäljempänä myös kannepatentti).

Kyseisen Palonot Oy:n patentin keksijäksi nimetty A on ollut kantaja Oy Granula Ab Ltd:n (jäljempänä myös Granula) palveluksessa 15.10.2009‒22.12.2015.

Palonot Oy on perustettu keväällä 2016 ja rekisteröity kaupparekisteriin 12.4.2016. A on ollut yksi Palonot Oy:n perustajista. A on ollut työsuhteessa Palonot Oy:öön 1.6.2016 alkaen.

Oy Granula Ab Ltd. on 10.9.2018 hakenut patenttihakemuksella numero 20185752 patenttia palonsuojakoostumusta koskevalle keksinnölle, jonka keksijäksi on nimetty C.

Kanne

Vaatimukset

Oy Granula Ab Ltd. on vaatinut, että markkinaoikeus

1. markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/385 ensisijaisesti vahvistaa, että patentin numero FI 127667 ja kansainvälisestä hakemuksesta jatketun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 käsittämän keksinnön ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi” keksijä on C, ja vahvistaa Oy Granula Ab Ltd:llä olevan parempi oikeus keksintöön sekä siirtää kyseisen patentin ja kyseisen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen Oy Granula Ab Ltd:n nimiin,

tai toissijaisesti vahvistaa patentin numero FI 127667 ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 käsittämän keksinnön yhdeksi keksijäksi C:n sekä kyseisen patentin ja kyseisen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen toiseksi haltijaksi Oy Granula Ab Ltd:n yhdessä Palonot Oy:n kanssa.

Lisäksi Oy Granula Ab Ltd. on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Palonot Oy:n korvaamaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/385 sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 90.314,41 eurolla ja asianosaiskulut 4.211,42 eurolla viivästyskorkoineen.

2. markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/436 vahvistaa, että Palonot Oy ja A ovat velvollisia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin ja 4 §:n (1061/1978) 1 sekä 3 momentin vastaisen menettelyn perusteella yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvausta Oy Granula Ab Ltd:lle viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien.

Lisäksi Oy Granula Ab Ltd. on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Palonot Oy:n ja A:n yhteisvastuullisesti korvaamaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/436 sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 90.314,41 eurolla ja asianosaiskulut 4.211,42 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Parempi oikeus keksintöön (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/385)

Palonot Oy:n suomalaisen patentin numero FI 127667 ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 määrittelemän keksinnön tosiasiallinen keksijä on C, joka on siirtänyt oikeutensa keksintöön Oy Granula Ab Ltd:lle.

Patentti numero FI 127667 koskee monoetanoliamiiniin perustuvaa palonsuojakoostumusta, jota koskeva palonsuoja-aineiden tuotekehitys on perustunut Granulalla C:n vuodesta 2003 lukien kehittämään tuoteperheeseen.

Vuosina 2009‒2018 Granulalla on tehty erityisesti monoetanoliamiinipohjaisiin palonsuojakoostumuksiin perustuvaa tuotekehitystä, jossa palonsuojakoostumuksissa käytettiin nimenomaan monoetanoliamiinia palonsuoja-aineen vastaionina. C on tällöin kehittänyt tuotteita, jotka perustuvat alkanoliamiinin ja sen vastaionin, kuten 1-hydroksietaani 1,1-difosfonihapon (HEDP:n), muodostamiin koostumuksiin ja puunsuojatuotteisiin.

C toimi Granulan tutkimus- ja kehitysjohtajana ja tutki potentiaalisia palonsuojakoostumuksia. A:n rooli oli C:n ohjeistuksen mukaan lähettää eri testikoostumuksia testaukseen ja raportoida tuloksista sekä suorittaa myynti- ja markkinointityötä. Lisäksi A:n toimenkuvaan kuului tuotekehitystä yhteistyössä C:n kanssa.

Vuosina 2009‒2015 Granulan kehittämiä formiaattivapaita palonsuojatuotteita kutsuttiin myöhemmin markkinoinnissa FR2:ksi ja FR3:ksi, ja tuoteniminä käytettiin GranLux® FR2:ta ja GranLux® FR3:a. FR2 kehitettiin vuonna 2010 ja sen palonsuojaominaisuuksia testattiin VTT:llä. Jo tällöin keskusteltiin myös muista formiaattivapaista palonsuojakoostumuksista. Edellä olevasta lähtökohdasta syntyi Granulalla vuosien 2014–2015 aikana tehtyjen testien aikaan lupaava, formiaattivapaa koostumus, joka sisälsi monoetanoliamiinia, HEDP:tä ja mahdollisesti ammoniakkivettä, jota Granulalla on kutsuttu nimillä AncatHEDP, GranLux® FR3 sekä Ancat1. Kyseinen keksintö syntyi C:n johdolla, Granulalla tehdyn tuotekehityksen ja laboratoriotestien pohjalta.

Granula on tehnyt kyseiselle palonsuoja-aineelle erilaisia testejä ja on lähettänyt näytteitä testattavaksi niin Suomeen kuin Japaniin. A:lla on ollut työtehtäviensä perusteella käytössään kyseiset luottamukselliset Granulan maksamat raportit ja testitulokset, joita hän on sittemmin hyödyntänyt uuden työnantajansa Palonotin palveluksessa kannepatentin mukaista keksintöä koskevan patenttihakemuksen laatimisessa.

C:n keksintö ja Granulan tuotekehitystyön tulokset muodostavat keskeisen osan Palonotin patenttihakemuksesta numero 20175221, joka on johtanut 30.11.2018 patenttiin numero FI 127667. Keksintöä koskeva tuotekehitystyö on tehty A:n ollessa työsuhteessa Granulaan, eli ajankohtana, jolloin hänellä on ollut työsopimuksessaan salassapito- ja kilpailukieltoehdot.

Palonotille myönnetyn patentin numero FI 127667 suoritusesimerkkeihin ja käyttökokeisiin on valittu Granulalla kehitetyn, monoetanoliamiiniin perustuvan palonsuojakoostumuksen (FR3) muunnoksia. Oikean palonsuojakoostumuksen poimiminen useiden mahdollisten kandidaattien joukosta, palonsuojaominaisuuksien mittaus sekä nopea tuominen tuotantoon ei olisi ollut mahdollista ilman Granulan liikesalaisuuksien ja teknisten ohjeiden hyödyntämistä siinä lyhyessä ajassa, joka on kulunut A:n irtisanoutumisesta patenttihakemuksen jättämiseen.

Granula on pitänyt patentissa numero FI 127667 kuvatun keksinnön ensin liikesalaisuutenaan ja sittemmin vuonna 2018 hakenut sille myös patenttia. A:lla on ollut Granulan kanssa tehdyssä työsopimuksessaan edellä kuvatusti liikesalaisuuksien salassapitoa koskeva ehto. A on rikkonut kyseistä ehtoa ja käyttänyt Granulan liikesalaisuuksia sekä C:n tekemää keksintöä hyväkseen Palonotin patenttihakemusta laadittaessa. Palonotin patentin mukaisen keksinnön keksijä on C, joka on siirtänyt oikeudet keksintöönsä Granulalle. Granulalla on näin ollen parempi oikeus Palonotin patentin mukaiseen keksintöön.

Vahingonkorvausvelvollisuus (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/436)

Ensisijaisesti A on menetellyt kannepatentin hakemispäivänä 9.3.2017 voimassa olleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 ja 3 momentissa säädetyn vastaisesti ja toissijaisesti mainitun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti ilmaistessaan Granulan liikesalaisuuksia Palonotille ja käyttäessään saamiaan tietoja Palonotin liiketoiminnassa.

A on edellä vaatimuskohdan 1 perusteissa kuvatulla tavalla saanut kantajan liikesalaisuuksista ja teknisistä ohjeista tietoa sekä oikeudettomasti vastoin salassapitovelvoitettaan hyödyntänyt sanottua tietoa Palonotin liiketoiminnassa niin patenttihakemusta laatiessaan kuin patentissa numero FI 127667 kuvatun keksinnön mukaisen palonsuojakoostumuksen tuotekehityksessä. On mahdotonta, että Palonotissa olisi pystytty suunnittelemaan ja testaamaan patenttihakemuksessa kuvattu tuote niin lyhyessä ajassa, mitä on kulunut yhtiön perustamisesta patenttihakemuksen tekemiseen, ilman että yhtiössä olisi käytetty hyväksi Granulan liikesalaisuuksia ja teknisiä ohjeita tai esikuvia.

Palonot on käyttänyt kantajan liikesalaisuuksia oikeudettomasti hyväkseen jättäessään patenttiin numero FI 127667 johtaneen hakemuksen kantajan tuotekehityksessä syntyneestä keksinnöstä ja hyödyntäessään sanottua keksintöä tietoisena kantajan tietojen liikesalaisuusluonteesta ja siitä, että A toimii vastoin salassapitovelvoitteitaan. A on Palonotin perustaja, minkä vuoksi hänen tietoisuutensa samaistuu Palonotin tietoisuuteen. Palonot on lisäksi taho, joka hyötyy edellä kuvatusta kantajan liikesalaisuuksien oikeudettomasta hyväksikäyttämisestä, minkä vuoksi se tulee velvoittaa korvaamaan aiheutettu vahinko yhteisvastuullisesti A:n kanssa.

Vastaajat A ja Palonot ovat lisäksi menetelleet hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti hyödyntäessään liiketoiminnassaan kantajan liikesalaisuuksia. Kyseinen menettely on ollut tahallista, ja se on ollut ilmeisessä syy-yhteydessä kantajalle aiheutuneeseen vahinkoon. Menettelyn seurauksena kantaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen sille sanotun menettelyn johdosta aiheutuneista vahingoista.

Vahinko on luonteeltaan varallisuusvahinkoa, ja sen korvaamiselle on nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa erittäin painavia syitä. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 pykälässä mainitun niin kutsutun isännänvastuun perusteella myös Palonot on asiassa korvausvelvollinen, kun otetaan huomioon myös se, että hyödyn A:n sopimattomasta menettelystä ja sopimuksen vastaisesta toiminnasta on huomattavalta osin saanut juuri Palonot.

Vastaukset

Vaatimukset

Palonot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteet markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2019/385 ja 2019/436.

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/436.

Lisäksi Palonot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Oy Granula Ab Ltd:n korvaamaan markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/385 sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 76.678,18 eurolla ja asianosaiskulut 3.191,25 eurolla viivästyskorkoineen sekä markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/436 sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 76.678,18 eurolla ja asianosaiskulut 3.191,25 eurolla viivästyskorkoineen eli yhteensä 159.738,85 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Parempi oikeus keksintöön (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/385)

A ja B ovat Palonotin palveluksessa valmistelleet ja laatineet keksintöään ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi” koskevan patenttihakemuksen alkuvuonna 2017, ja Palonot on toimittanut keksintöä koskevan patenttihakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle 9.3.2017. C ei ole kyseisen Palonotin patentin mukaisen keksinnön keksijä.

A:lla on ollut kokemusta palonsuojatuotteista ja niiden kehittämisestä ajalta ennen kuin hän siirtyi Granulan palvelukseen vuonna 2009. Työskennellessään aiemmin Kemira Oyj:n palveluksessa A on Industrial Chemicals ja ChemSolutions -alueiden kehityspäällikkönä aloittanut HEDP-pohjaisten palonsuojaliuosten kehitystyön. Granulan palveluksessa ollessaan A on työskennellyt samanaikaisesti myös Bio-Teho Oy:ssä. Tämä Granulan A:lle myöntämä sivutoimilupa oli kirjattu myös A:n työsopimukseen ilman rajoituksia. A:n työsopimukseen kirjattu sivutoimilupa laajeni myöhemmin koskemaan myös työskentelyä BT Wood Oy:lle, kun Bio-Teho Oy:n toiminta ja patenttien omistusoikeudet siirrettiin BT Wood Oy:lle maaliskuussa 2011. BT Wood Oy:ssä A on toiminut tuotekehitysjohtajana 1.4.2012 asti, minkä jälkeen A toimi yhtiön varatoimitusjohtajana 8.10.2013 asti ennen lomautuksesta johtunutta irtisanoutumistaan. Vuonna 2019 toimintansa lakkauttanut Bio-Teho Oy oli palonsuojaan erikoistunut yritys.

A on käyttänyt osaamistaan ja tietotaitoaan luvallisesti ja sopimuksenmukaisesti paitsi Granulalle, niin myös Bio-Teho Oy:lle ja BT Wood Oy:lle työskennellessään.

A:n aikana Granulalla testattu monoetanoliamiinia (jäljempänä myös MEA) sisältävä formiaattivapaa yhdiste oli varhaisessa tutkimus- ja kehitysvaiheessa oleva aihio, jonka alkuperäinen ajatus on perustunut A:n ennen Granulassa työskentelyään kerryttämään osaamiseen sekä alan ammattilaisen yleistietoon. Granulalla tämän yhdisteen kehitystyötä ei alustavien testausten jälkeen haluttu kuitenkaan jatkaa, koska Granula ei katsonut edellä mainitun yhdisteen olevan kehittämiskelpoinen. Granulan tuotekehitystyö pohjautui pitkälti formiaattipohjaisiin ratkaisuihin. Vallinnut käsitys Granulalla oli siten se, että formiaattivapaa monoetanoliamiinia ja HEDP:tä sisältävä yhdiste ei ollut toteuttamis- eikä kehittämiskelpoinen. A ja B ovat sittemmin Palonotilla kehittäneet eteenpäin toimivaa ja patentoitavaa kemiallista koostumusta palonsuojaliuokselle. Palonotin HEDP- ja MEA-pohjainen palonestoliuos on vaatinut merkittävää rahallista tutkimus- ja kehitystyöpanostusta.

Palonotin patentissa kuvattu keksintö perustuu A:n ja B:n kehitystyöhön sekä pitkäaikaiseen ammatilliseen kokemukseen kemian teollisuuden alalta. A:n osalta se perustuu hänen jo ennen Granulassa työskentelyään Kemira Oyj:ssä ja lisäksi Bio-Teho Oy:ssä ja BT Wood Oy:ssä saamiinsa tietoihin sekä karttuneeseen kokemukseen ja osaamiseen. Edellä kuvatusti A oli jo ennen Granulalla työskentelyään toiminut pitkään palonsuojaliuosten kehittämisen parissa ja kehitellyt HEDP-pohjaisia palonsuoja-aineita.

B:llä on niin ikään ollut merkittävä rooli Palonotin patentin numero FI 127667 mukaisen keksinnön kehittämistyössä. Ennen Palonotin perustamista B on ollut mukana kehittämässä puunsuojauskemiaa jo Kemira Oyj:n aikana 2000-luvun alun molemmin puolin.

Vahingonkorvausvelvollisuus (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/436)

A on antamassaan vastauksessa viitannut Palonot Oy:n vastaukseen.

Palonotin tai A:n menettely ei ole millään tavoin ollut sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin tai 4 §:n (1061/1978) 1 tai 3 momenttien vastaista.

Patentin numero FI 127667 kuvaaman keksinnön kehitystyössä ei ole hyödynnetty Granulan liikesalaisuuksia, vaan keksintö on syntynyt Palonotin työntekijöiden A:n ja B innovatiivisen kehitystyön tuloksena alan ammattilaisen yleistietoa hyödyntämällä täysin ilman Granulan väitettyjen liikesalaisuuksien tai teknisten ohjeiden taikka esikuvien hyödyntämistä.

Granulan liikesalaisuudekseen määrittelemän palonsuojakoostumuksen (FR3) ominaisuudet ovat olleet osa tunnettua tekniikkaa jo 13.4.2006, jolloin yhdysvaltalainen patenttihakemus numero US 10/960,078 on tullut julkiseksi, ja viimeistään 4.6.2009 lähtien, jolloin Kemira Oyj:n patentti numero FI 122723 on tullut julkiseksi. Myös monoetanoliamiinin ja boorihapon (joka on happo, kuten HEDP, ja joka myös muodostaa ionisen nesteen monoetanoliamiinin kanssa) käyttö puun palonestoaineena on ollut tunnettua tekniikkaa jo 12.4.1982. Tekninen HEDP:tä ja monoetanoliamiinia sisältävän vesiliuoksen esikuva tai ohje, jonka Granula väittää liikesalaisuudekseen, on teknistä tietoa, joka ei ole Granulassa ensimmäistä kertaa kokeiltu ja innovoitu idea-aihio. A:lla ja B:llä on ollut kyseinen yhdiste hallussaan Granulasta riippumatta ja Granulan ulkopuolisista lähteistä saatuna. Granula ei voi kieltää eikä rajoittaa tällaisen tiedon käyttämistä liikesalaisuuksiinsa vedoten.

Granulalle ei ole aiheutunut mitään sellaista vahinkoa, jonka Palonot tai A olisi aiheuttanut tai joka voitaisiin määrätä Palonotin tai A:n korvattavaksi. Granula ei ole esittänyt asiassa näyttöä sille väitetysti aiheutuneesta vahingosta eikä syy-yhteydestä väitetyn vahingon ja Palonotin toiminnan välillä. Palonot on myynyt omaan patentoituun innovaatioonsa perustuvaa kemian tuotteen kehitysversiotaan ja sen avulla luotua sovellusta lopputuotteeseen asiakkaille, joiden suhteen Granulalla ei ole ollut mitään kehitysprojektia tai edes asiakassuhdetta aikaisemmin. Palonotin harjoittaman liiketoiminnan ei voida missään tapauksessa katsoa aiheuttaneen tai aiheuttavan Granulalle vahinkoa, josta Palonot olisi vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa.

Todistelu

Asiakirjatodistelu markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2019/385 ja 2019/436

Oy Granula Ab Ltd.

K1 a ja b. ”AncatHedp” -näyte Japaniin Oshikaan 15.12.2014
K2. Lähete päiväkirjassa, ”AncatHedp” -näyte Japaniin, 1,34 kg, 19.12.2014
K3 a ja b. ”AncatHedp” -vastanäyte, 72,9 g, kuva vastanäytepullosta etiketteineen
K4. Kirjeenvaihtoa vertailunäytteistä Savoniaan A:n ja C:n välillä, 2.10.2014
K5. A:n sähköposti 25.2.2015 C:lle ja D:lle
K6. A:n sähköpostin 25.2.2015 liite, Savonia-esitelmä, GranLux FR fire retardant for wood
K7a. Japani testiraportti 1.12.2014, laatija A
K7b. A:n sähköpostikirjeenvaihtoa 24.12.2014 Japanin Oshikaan
K8. Sähköpostiviesti, C – E/Metsä Wood, 14.10.2015
K9. Smoke generation 2.10.2014
K10. Luovuttu
K11. Sähköpostikirjeenvaihtoa A/BT Wood – C, 11.–12.6.2009
K12. Sähköpostikirjeenvaihtoa C – F, 15.–17.6.2009
K13. Otteita C:n päiväkirjasta vuodelta 2014, merkintä 4.2.2014
K14. Otteita laboratoriopäiväkirjasta 21.5.2014–13.3.2015. Otteita 12.–29.12.2014
K15. Ote Granulan ANCAT-päiväkirjasta 2013–2014. Otteita ANCAT-palaverimerkinnöistä yms. väliltä 27.8.–25.10.2014
K16. Otteita ANCAT-päiväkirjasta 17.11.–15.12.2014
K17. Palonot Oy:n patentti numero FI 127667
K18. A:n työsopimus Oy Granula Ab Ltd.:llä, allekirjoitettu 13.10.2009
K19. Cublen KT ammonointikoe VTT:llä 2010
K20. Alustavaa keskustelua VTT:llä testattavista koostumuksista 29.10.2010
K21. Palonot Oy:n perustamisilmoitus
K22. Granulan patenttihakemus 20185752
K23. PRH:n Granulan patenttihakemuksesta numero 20185752 antama kannanotto 26.8.2019 sekä välipäätös 9.4.2019
K24. Yhdysvaltalainen patenttijulkaisu 8,361,210 B2
K25. Vahvistus keksinnön siirtämisestä 13.10.2021

Palonot Oy ja A

V1. Työtodistus Kemira Oyj, 26.2.2009 (salassa pidettävä)
V2. Patenttijulkaisu numero FI 122723 B
V3. Työsopimus H, päivätty 13.10.2009 (salassa pidettävä)
V4. Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, päivätty 22.10.2015 (salassa pidettävä)
V5. Patenttijulkaisu numero FI 127667 B (”Palonotin patentti”)
V6. Ote patenttirekisteristä – Family list: US2010297460
V7. Ote patenttirekisteristä – Family list: WO2006072672
V8. VTT:n raportti ”Palosuojattujen puurakenteiden pitkäaikaistoimivuus”, VTT 2010
V9. WO-julkaisu 98/03066 ”An antimicrobial composition, a method for the preparation of same”
V10. US-patentti numero 4,461,721 ”Wood Preservative”
V11. Humar et al.: Upgrading of spruce wood with ethanolamine
V12. US-patenttihakemus numero 10/960,078 ”Penetration of copper-ethanolamine complex in wood”
V13. Niyazi Bicak: A new ionic liquid: 2-hydroxy ethylammonium formate, Journal of Molecular Liquids (116/2005), s. 15–18
V14. A:n ja Granulan välinen kirjeenvaihto 14.12.2015–13.6.2016
V15. Palonotin vastauskirje Granulalle 31.1.2019 (salassa pidettävä)
V16. Pinkert et al.: Density, viscosity and electricial conductivity of protic alkanolammonium ionic liquids ja Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 5136–5143
V17. Greaves – Drummond: Protic Ionic Liquids: Properties and Applications ja Chem. Rev. 2008, 108, 206–237
V18. Eurooppapatenttijulkaisu numero EP 2456842, ”Ionic liquid flame retardants”
V19. LeVan – Winandy: Effects of fire retardant treatments on wood strength: a review Wood and Fiber Science, 22(1), 1990, pp. 113–131
V20. Lebow – Winandy: Effect of fire-retardant treatment on plywood pH and the relationship of pH to strength properties, Wood Science and Technology 33 (1999) 285–298
V21. US-patenttijulkaisu numero 9,125,404 ”Biocidal Composition for Wood, Method for Wood Treatment, and Wood Produced Thereby”
V22. Näyte-erätilaus 27.10.2008
V23. Finnforest-palaverin muistio 16.1.2009
V24. Näyte-erätilaus 8.9.2009
V25. BT Wood Surface Protector -reseptit 25.10.2009
V26. Keksintöilmoitus 24.4.2006 (salassa pidettävä)
V27. Palonotin kansainvälinen patenttihakemus numero PCT/FI2018/050173
V28. Yhteenveto ennen vuotta 2006 haetuista patenteista, joiden keksijäksi on nimetty A ja/tai B
V29. Palonotin eurooppapatenttihakemusta numero EP 18719957.5 koskeva EPO:n välipäätös 12.10.2020
V30. Patenttihakemus numero US 2015/0201621 A1
V31. Palonotin 9.2.2021 päivätty vastaus EPO:n välipäätökseen ja muutetut patenttivaatimukset

Asiantuntijalausunto markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2019/385 ja 2019/436

Oy Granula Ab Ltd.

1. Tekniikan tohtori G:n lausunto 12.10.2021 (salassa pidettävä)

Henkilötodistelu markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2019/385 ja 2019/436

Oy Granula Ab Ltd.

1. C, todistelutarkoituksessa
2. JJ

Palonot Oy ja A

1. A, todistelutarkoituksessa
2. B, todistelutarkoituksessa
3. TM
4. LS

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

1. Esillä olevaan asiakokokonaisuuteen kuuluvat Oy Granula Ab Ltd:n (aiemmin todetuin tavoin tässä tuomiossa myös Granula) 6.10.2020 nostama parempaa oikeutta keksintöön koskeva kanne Palonot Oy:tä (aiemmin todetuin tavoin tässä tuomiossa myös Palonot) vastaan (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/385) sekä Oy Granula Ab Ltd:n 3.12.2020 Palonot Oy:tä ja A:ta vastaan nostama vahingonkorvauskanne (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/436).

2. Asiat diaarinumero 2019/385 ja 2019/436 on päätetty käsitellä samassa oikeudenkäynnissä siten, että ensin ratkaistaan asia diaarinumero 2019/385 sekä ratkaistaan välituomiolla asiassa diaarinumero 2019/436 esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen osalta sen peruste.

3. Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/385 on ensisijaisesti ratkaistavana kysymys siitä, tuleeko asiassa vahvistaa Palonotin patentin numero FI 127667 (aiemmin todetuin tavoin tässä tuomiossa myös kannepatentti) ja kansainvälisestä hakemuksesta jatketun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 käsittämän keksinnön ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi” keksijäksi C ja sillä perusteella katsoa, että Granulalla olisi parempi oikeus kyseiseen keksintöön, sekä siirtää kyseinen patentti ja kyseinen eurooppapatenttia koskeva hakemus Granulan nimiin.

4. Granula on toissijaisesti vaatinut asiassa diaarinumero 2019/385 vahvistettavaksi patentin numero FI 127667 ja eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 mukaisen keksinnön yhdeksi keksijäksi C:n ja kyseisen patentin sekä eurooppapatenttia koskevan hakemuksen toiseksi haltijaksi Granulan yhdessä Palonotin kanssa.

5. Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2019/436 on tässä vaiheessa kysymys Granulan vaatimuksesta vahvistaa, että Palonot ja A ovat velvollisia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 ja 3 momentin tai toissijaisesti mainitun lain 1 §:n 1 momentin vastaisen menettelyn perusteella yhteisvastuullisesti suorittamaan vahingonkorvausta Oy Granula Ab Ltd:lle viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta lukien.

2. Granulan vaatima parempi oikeus Palonotin keksintöön (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/385)

2.1 Oikeusohjeet

6. Patenttilain 1 §:n 1 momentin mukaan, joka on tehnyt mihin tekniikan alaan tahansa liittyvän keksinnön, jota voidaan käyttää teollisesti, tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt, voi hakemuksesta saada patentin keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään.

7. Patenttilain 53 §:n 1 momentin mukaan, jos patentti on myönnetty muulle kuin mainitun lain 1 §:n mukaan siihen oikeutetulle, tuomioistuimen on siirrettävä patentti hänelle.

2.2 Asian arvioinnin lähtökohdat

8. Granula on perustanut kanteensa siihen, että sillä on parempi oikeus kannepatentissa kuvattuun keksintöön sillä perusteella, että C on ollut kyseisen keksinnön keksijä joko yksin tai yhdessä keksijöiksi nimettyjen A:n ja B:n kanssa. Asiassa ei siten tule arvioitavaksi Granulan oikeus kyseiseen keksintöön millään muulla perusteella.

9. Granula on esittänyt, että C:n tekemä keksintö ja Granulan vuosien 2009‒2015 aikana tekemän tuotekehitystyön tulokset muodostavat keskeisen osan kannepatentin mukaisesta keksinnöstä.

10. Palonot Oy on jättänyt 9.3.2017 Patentti- ja rekisterihallitukselle kannepatenttia koskevan patenttihakemuksen numero 20175221 ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi”. Hakemuksessa keksijöiksi on nimetty A ja B. Patentti- ja rekisterihallitus on 30.11.2018 myöntänyt keksinnölle patentin numero FI 127667.

11. Kannepatentti koskee patenttijulkaisun tiivistelmän mukaan palonsuoja-aineen koostumusta erilaisten puutuotteiden käsittelemiseksi, menetelmää sen tuottamiseksi ja sen käyttöä koskevaa keksintöä. Kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen koostumusta koskeva keksintö sisältää formiaattivapaassa muodossa 1-hydroksietaani 1,1-difosfonihappoa (HEDP) sekä alkanoliamiinia kyseisessä patenttivaatimuksessa tarkemmin määriteltynä yhdistelmänä, josta on mainittu muun ohella koostumuksen pH-arvo.

12. Granula on kanteensa tueksi vedonnut siihen, että formiaattivapaata palonsuojakoostumusta, joka sisältää 1-hydroksietaani 1,1-difosfonihappoa (HEDP) ja monoetanoliamiinia (MEA), joka on alkanoliamiini, koskeva keksintö syntyi Granulalla vuosina 2014‒2015 C:n johdolla, Granulan tuotekehityksen ja laboratoriotestien pohjalta. Granulan mukaan kannepatentin mukainen keksintö vastaa Granulalla kehitettyä palonsuojakoostumusta, jonka A on saanut tietoonsa Granulalla työskennellessään.

13. Vastaajat ovat kiistäneet, että kannepatentissa olisi kyse Granulalla C:n johdolla tehdystä keksinnöstä. Vastaajien mukaan A on yhdessä B:n kanssa perustanut Palonot Oy:n keväällä 2016, ja he ovat yhdessä Palonotissa työskennellessään keksineet kannepatentista ilmenevän keksinnön.

14. Markkinaoikeus toteaa, että kantajalla on näyttötaakka paremmasta oikeudesta kannepatentin mukaiseen keksintöön. Asiassa on arvioitava toisaalta Granulan esittämään näyttöä siitä, että keksintö olisi syntynyt lähinnä C:n toimesta Granulassa, ja toisaalta vastaajien esittämää vastanäyttöä siitä, että keksijöiksi merkityt A ja C ovat omanneet osaamista kyseessä olevan teknologian alalta jo ennen kuin A on toiminut Granulassa ja että keksintö on tehty vasta Palonotin perustamisen jälkeen.

2.3 Palonotin perustajien A:n ja B:n taustasta ja muusta työkokemuksesta

15. A on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut aloittaneensa Kemira Oyj:n palveluksessa vuonna 1997 ja toimineensa Kemira Oyj:ssä muun muassa sovelletun kemian tutkijana ja Oulun toimipaikan tutkimus- ja tuotekehityksen johtotehtävissä. A on kertonut irtisanoutuneensa Kemira Oyj:n palveluksesta muun ohella työtehtäviinsä tulossa olleisiin muutoksiin liittyvistä syistä ja siirtyneensä vuoden 2009 alussa Bio-Teho Oy:n palvelukseen, jolloin hän oli aloittanut konsultoimaan yhtiötä sen toimialaan kuuluneissa puunkäsittelyä ja palonsuojausta koskevissa toimeksiannoissa.

16. A:n mukaan Bio-Teho Oy oli aloittanut yhteistyön Granulan kanssa vuonna 2009 saadakseen siltä omien tuotteidensa osalta puuttuvaa tuotantokapasiteettia. A oli ollut alan patenttijulkaisuihin tutustuneena tuolloin tietoinen Granulan suomalaisesta patentista numero FI 118002, joka liittyy puun käsittelyä koskevaan menetelmään.

17. Sittemmin vuonna 2009 A on kertomansa perusteella siirtynyt osa-aikaisesti Granulan palvelukseen tarkoituksenaan hankkia lisäansioita ja kehittää puunsuojausta Granulassa yhteistyössä Bio-Teho Oy:n kanssa. Lisäksi A:n työtehtäviin oli kuulunut kehittää muita Granulassa kehitettyjä sovelluksia, kuten liukkauden eston teknologioita.

18. B on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut aloittaneensa työskentelyn Kemira Oyj:ssä vuonna 1997. B on toiminut Kemira Oyj:ssä muun muassa tuotekehityspäällikkönä ja myyntipäällikkönä. Hän on työskennellyt 2000-luvun alkupuolella muun ohella muurahaishapon johdannaistuotteiden (kuten formiaatin) kehitystyön ja patentoinnin parissa. B on lopettanut työskentelynsä Kemira Oyj:ssä keväällä 2013 ja toiminut sen jälkeen osakkaana eri yrityksissä.

19. A ja B ovat kertomansa mukaan ennen yhdessä vuonna 2016 perustamaansa Palonot Oy:tä työskennelleet yhdessä myös Kemira Oyj:ssä 2000-luvun alkuvuosina. Kemira Oyj:n palveluksessa A ja B ovat muun ohella olleet yhdessä keksijöinä puun käsittelyyn käytettävää keksintöä koskevassa vuonna 2006 tehdyssä keksinnössä, jossa yhtenä käyttötapana on esitetty paloherkkyyden haittavaikutuksilta suojaaminen ja jolle on 15.6.2012 myönnetty patentti numero FI 122723 (vastaajien asiakirjatodiste V2).

20. Markkinaoikeus toteaa A:n ja B:n työkokemuksen perusteella, että kannepatentti käsittää pääpiirteissään sen tyyppisiä palonsuojakoostumuksia ja -menetelmiä, jotka ovat edellä todetun perusteella kuuluneet A:n ja B:n ammatilliseen osaamisalueeseen A:n aloittaessa työsuhteensa Granulaan vuonna 2009.

21. Kannepatentin patenttivaatimuksen 1 sisältämän pH-arvoa koskevan piirteen osalta markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn asiakirjatodistelun perusteella (vastaajien asiakirjatodisteet V19 ja V20) pH-arvon merkitys puun palonsuojauksessa on ollut tunnettua.

2.4 A:n ja C:n yhteistyön alku sekä toiminta Granulassa vuosina 2009–2015

22. C on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut A:n ottaneen häneen puhelimitse yhteyttä kesäkuun alussa 2009. A oli kertonut C:lle seuranneensa Granulan tekemiä patentteja ja esittänyt tuolloin ongelmana Bio-Teho Oy:llä olleen, että tuolloin käytetyn tekniikan mukaisesti toimittaessa oli ilmennyt vanerilevyjen käsittelyssä yhteenliimautumista. C:n kertoman mukaan Bio-Teho Oy oli A:n toimesta hakenut Granulalta apua tähän ongelmaan, ja tämä oli ollut syynä yritysten alkaneeseen yhteistyöhön. C:n mukaan Granulan ja Bio-Teho Oy:n yhteistyön ydin oli ollut se, että Granula oli tutkinut ja kehittänyt C:n keksintöön perustuvia, Granulalle myönnetyn patentin numero FI 118002 mukaisia liuoksia ja valmistanut tuotteita. Bio-Teho Oy oli markkinoinut tuotteita ja ollut mukana testaamisessa.

23. A on aloittanut työsuhteensa Granulan palveluksessa 15.10.2009. A:n allekirjoittaman puolipäiväisen työsopimuksen mukaan A:lla on ollut oikeus jatkaa työskentelyään Bio-Teho Oy:ssä. Granula ja Bio-Teho Oy ovat tuolloin maksaneet kumpikin puolet A:n palkasta.

24. C on kertonut, että edellä mainitun Granulan patentin pohjalta kehitystyötä ja testausta on tehty Granulassa myös A:n työsuhteen aikana. C:n mukaan hän on valvonut kehitystyötä, jossa myös A on ollut mukana. C:n mukaan kannepatentin patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö on tuolloin keksitty Granulassa, ja kyseinen keksintö on ollut jatkumoa patentista numero FI 118002 ilmenevälle keksinnölle.

25. C on lisäksi kertonut, että Granulalla oli saavutettu erityisen hyviä testituloksia uuden liuoskoostumuksen kanssa joulukuussa 2014. Kyseisiä näytteitä oli Granulalta lähetetty Japaniin testattavaksi siten, että ne oli ensin lähetetty A:lle Ouluun ja A oli toimittanut ne Japaniin aiemmin Japanista tuntemansa kontaktihenkilön kautta. C on kertonut, ettei Granulalla ollut kyetty selvittämään syytä sille, miksi testitulokset olivat olleet niin hyviä kyseisten Oulun kautta Japaniin toimitettujen näyte-erien osalta. Tämän oli arvioitu mahdollisesti liittyneen Ouluun lähetettyjen näyte-erien säilytyksen aikana muuttuneisiin lämpötilaolosuhteisiin.

26. Markkinaoikeus toteaa, että C:tä pyydettiin häntä kuultaessa kertomaan miten ja milloin kannepatentin mukainen keksintö on tehty. Hänen mukaansa keksintö on tehty Granulan laboratoriossa ja on perustunut keskusteluihin, joita hän on käynyt A:n ja joidenkin muiden henkilöiden kanssa. Hänen mukaansa kannepatentin mukainen keksintö on ollut jatkumoa hänen aiemmalle keksinnölleen. Hän on todennut, että hän valvoi työtä ja teki kehitystyötä.

27. A on kertonut käsityksenään, että Granulalla oli hänen työsuhteensa aikana olemassa yleinen puunsuojausta koskeva suomalainen patentti numero FI 118002. Granulalla oli lisäksi Yhdysvalloissa voimassa ollut puunsuojaliuosta koskeva patentti numero US 8,361,210 (kantajan asiakirjatodiste K24), jossa keksijöinä olivat olleet C ja A ja jonka mukaista kaupallista liuosta myytiin myös Suomessa. A:n mukaan koko Granulan teknologia oli tullut julkiseksi.

28. B on kertonut käsityksenään, ettei C:n tekemillä keksinnöillä ole ollut mitään roolia Palonotilla tehdyssä kannepatentin mukaisessa keksinnössä.

29. Asiakirjatodisteiden osalta Granula on esittänyt, että kantajan asiakirjatodisteen K11 mukaan A on lähettänyt 11.6.2009 illalla, eli ennen kuin hän on ollut työsuhteessa Granulaan, kotiosoitteestaan sähköpostiviestin, jonka aihe on ollut ”Bio-Teho/ Liuokset+koetuloksia”. Kyseisessä sähköpostiviestissä A on toimittanut tietyt palonsuoja-aineiden koostumuksia koskevat reseptit ja valmistusohjeet liuoksille, jotka hän on ilmoittanut tarvitsevansa seuraavan viikon torstaihin mennessä. A on lisäksi lähettänyt työpaikaltaan 12.6.2009 täydentävän viestin, jossa hän on esittänyt viiden eri liuoksen tarkat reseptit. Granulan mukaan viestit osoittavat, että A ja C ovat tuolloin, eli jo ennen A:n siirtymistä Granulan palvelukseen, tehneet yhteistyötä palonsuoja-aineiden kehittämisessä

30. Kantajan asiakirjatodisteet K1a, K1b ja K2 ovat käsin tehtyjä merkintöjä Granulassa pidetyistä päiväkirjoista. Kyseisistä asiakirjatodisteista käy ilmi Japaniin joulukuussa 2014 lähetettyjen tuotteiden koostumuksia ja tehtyjä toimenpiteitä. Granula on esittänyt, että ne osoittaisivat, että C on kannepatentin mukaisen keksinnön keksijä ja että kannepatentin mukainen keksintö olisi jo tuolloin tehty Granulassa. Samoin Granula on esittänyt kantajan asiakirjatodisteiden K13–K16 osalta, jotka ovat otteita Granulassa pidetyistä erilaisista päiväkirjoista. Sekä C että A ovat heitä kuultaessa kertoneet, että merkinnöissä esiintyvät liuosten reseptit ovat olleet A:n kirjoittamia.

2.5 Asian arviointi

31. Granulalla on ensisijaisen vaatimuksensa menestymiseksi näyttötaakka siitä, että sillä on parempi oikeus kannepatentin mukaiseen keksintöön eli että C yksin olisi kannepatentissa esitetyn keksinnön keksijä. Toissijaisen vaatimuksensa menestymiseksi Granulan tulisi kyetä osoittamaan, että C olisi yksi kannepatentissa esitetyn keksinnön keksijöistä.

32. Palonotin ja A:n velvollisuutena ei lähtökohtaisesti ole parempaa oikeutta keksintöön koskevassa asiassa osoittaa sitä, miten he ovat kannepatentin sisältämän keksinnön tehneet tai millaista aineistoa he ovat keksinnön tekemisessä hyödyntäneet. Tällaista näyttöä voidaan kuitenkin käyttää vastanäyttönä arvioitaessa sitä, ovatko he voineet ilman C:n panosta päätyä kannepatentin mukaiseen keksintöön.

33. Markkinaoikeus toteaa, että kantajan asiakirjatodisteissa K1a, K1b ja K2 sekä K13–K16 on erilaisia merkintöjä, jotka liittyvät Granulan tuotteiden koostumuksiin ja esimerkiksi niiden lähettämiseen Japanin vuonna 2014. Kyseisissä merkinnöissä ei kuvata kannepatentin mukaista keksintöä. Kyseisten merkintöjen perusteella ei ole myöskään tehtävissä johtopäätöksiä siitä, että kukaan olisi Granulassa tehnyt patentoitavissa olevaa keksintöä, saati kannepatentin mukaista keksintöä. C:n kuulemisen perusteella ei voida myöskään katsoa, että kyseiset merkinnät osoittaisivat, että C olisi tehnyt kannepatentin mukaisen keksinnön. Sekä C että A ovat kertoneet, että A on kirjoittanut kaikki esitetyt liuosten reseptit, mikä ei myöskään tue sitä, että C olisi tehnyt kannepatentin mukaisen keksinnön.

34. Asiakirjatodisteista ainoastaan kantajan asiakirjatodisteen K11 on katsottava osoittavan C:n osallistuneen henkilökohtaisesti palonsuojaliuosten kehittämiseen tai testaamiseen Granulassa vuosina 2009‒2015. Tämänkin todisteen, eli A:n 11.–12.6.2009 lähettämien sähköpostiviestien, perusteella C:n roolin on katsottava olleen valmistaa kyseiset liuokset A:n antaman reseptin mukaan. Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että mainitut sähköpostiviestit on lähetetty jo ennen kuin A on aloittanut työsuhteensa Granulassa lokakuussa 2009.

35. Asiakirjatodisteista (erityisesti vastaajien asiakirjatodisteista V22, V24 ja V25) saadun selvityksen perusteella on sitä vastoin katsottavissa, että A on tehnyt Bio-Teho Oy:n puolesta lokakuun 2008 ja lokakuun 2009 välillä useita sellaisia liuoksia koskevia tilauksia, jotka liittyvät kannepatentin mukaisen keksinnön tekniikan alaan. Asiassa esitetyn perusteella ei ole perusteita arvioida, että liuosten koostumus olisi tullut Granulalta, vaan että se on pikemminkin tullut Bio-Teho Oy:ltä.

36. C:tä on pyydetty häntä kuultaessa kertomaan, miten hän on tehnyt nyt kyseessä olevan keksinnön mukaisen keksinnön. Edellä kuvatuin tavoin C on kuvannut kyseisen keksinnön olevan jatkumoa hänen aiempaan keksintöönsä ja perustuneen keskusteluihin, joita hän oli käynyt A:n sekä joidenkin muiden henkilöiden kanssa. Markkinaoikeus toteaa, että hänen kertomansa perusteella ei ole tehtävissä päätelmää siitä, että hän olisi ollut nyt kyseessä olevan keksinnön keksijä. Kertomuksen perusteella voidaan todeta, että hän on käynyt muun ohella A:n kanssa keskusteluja kyseessä olevan teknologian alueella, mutta hänen kertomastaan ei ole tehtävissä sellaista johtopäätöstä, että hän olisi nimenomaan kannepatentissa esitetyn keksinnön osalta edes yksi keksijöistä.

37. C:n kertomin tavoin Granulan merkittävin onnistuminen formiaattivapaan, HEDP:tä ja monoetanoliamiinia sisältävän palonsuojakoostumuksen valmistamisessa A:n työsuhteen aikana on ollut edellä mainitulla ajanjaksolla vuonna 2014 Japanissa tutkittu näyte-erä. Kyseisen näyte-erän testeissä saavuttamiin hyviin tuloksiin johtaneet syyt ovat katsottava jääneen C:n ja A:n markkinaoikeudessa kertoman perusteella tarkemmin selvittämättä, mutta ilmeisesti näytteiden kuljetus- ja säilytysolosuhteet ovat olleet asiaan vaikuttamassa. Tämän Japaniin toimitetun erän hyvät ominaisuudet eivät siis osoita, että C olisi tehnyt tässä yhteydessä mitään keksintöä.

38. Markkinaoikeus katsoo asiassa esitetyn näytön perusteella, että Granula ei ole kyennyt asiassa osoittamaan C:n tai A:n työskentelyn Granulassa vuosina 2009–2015 johtaneen kannepatentissa esitetyn keksinnön tekemiseen.

39. Granula on 10.9.2018 hakenut patenttihakemuksella numero 20185752 patenttia palonsuojakoostumusta koskevalle keksinnölle, jonka keksijäksi on ilmoitettu C ja jonka Granula on esittänyt vastaavan kannepatenttia. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittu patenttihakemus on tehty lähes kolme vuotta A:n työsuhteen Granulassa päättymisen jälkeen ja vasta samana päivänä kuin kannepatentti on tullut julkiseksi. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, ettei Granulan 10.9.2018 tekemän patenttihakemuksen numero 20185752 voi osoittaa Granulan parempaa oikeutta kannepatentin mukaiseen keksintöön tai C:n olevan kannepatentin keksijä.

40. Edellä todetuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Granula ei ole osoittanut, että C olisi tehnyt kannepatentin mukaisen keksinnön yksin tai yhteistyössä A:n kanssa hänen työskennellessään Granulassa eikä myöskään Granulan ja Bio-Teho Oy:n aiemmin tekemän yhteistyön aikana.

41. Näin ollen asiassa on jäänyt näyttämättä, että C olisi patentissa numero FI 127677 kuvatun keksinnön keksijä tai edes yksi keksijöistä. Asiassa on siten myös jäänyt näyttämättä, että Granulalla olisi parempi oikeus patentin numero FI 127667 ja kansainvälisestä hakemuksesta jatketun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen numero EP 18719957.5 käsittämään keksintöön ”Koostumus ja menetelmä sen valmistamiseksi”.

42. Kanne paremmasta oikeudesta keksintöön (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2019/385) on siten kokonaisuudessaan hylättävä.

3. Vahingonkorvauskanne

3.1 Asian arvioinnin lähtökohdat ja oikeusohjeet

43. Granula on esittänyt, että C:n tekemä keksintö ja Granulan tuotekehitystyön tulokset muodostavat keskeisen osan Palonotin patentista numero FI 127667. Granulan mukaan A on saanut kantajan liikesalaisuuksista ja teknisistä ohjeista tietoa sekä oikeudettomasti vastoin työsopimuksensa mukaista salassapitovelvoitettaan hyödyntänyt sanottua tietoa Palonotin liiketoiminnassa niin patenttihakemusta laatiessaan kuin patentissa numero FI 127667 kuvatun keksinnön mukaisen palonsuojakoostumuksen tuotekehityksessä.

44. Granula on perustanut vahingonkorvausvaatimuksensa siihen, että A on edellä kuvatulla tavalla toimiessaan ensisijaisesti menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 ja 3 momentissa säädetyn vastaisesti ja toissijaisesti mainitun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti ilmaistessaan Granulan liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita Palonotille ja käyttäessään saamiaan tietoja Palonotin liiketoiminnassa. Palonot on puolestaan toiminut kyseisten säännösten vastaisesti käyttäessään A:n ilmaisemia liikesalaisuuksia ja teknisiä ohjeita liiketoiminnassaan.

45. A on kiistänyt ilmaisseensa Granulan liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita Palonotille, ja Palonot on kiistänyt saaneensa ja käyttäneensä liiketoiminnassaan A:lta saatuja tietoja Palonotin liikesalaisuuksista tai teknisistä ohjeista.

46. Sittemmin kumotun, mutta asiassa sovellettavan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa.

47. Lain esitöissä on edellä mainittuun lainkohtaan liittyen todettu (HE 114/1978 vp s. 14) muun ohella, että liikesalaisuuden käsitettä ei voida täsmällisesti määritellä. Tunnusomaista liikesalaisuudelle on, että sillä tarkoitetaan seikkaa, jonka salassa pitämisellä on merkitystä sen yrityksen elinkeinotoiminnalle, jonka hallussa liikesalaisuus on. Liikesalaisuudeksi katsottavan seikan salaisuuden aste vaihtelee. Suojan piiriin kuuluvalta liikesalaisuudelta ei kaikissa tapauksissa edellytetä, että se on vain suppean henkilöpiirin tiedossa. Liikesalaisuus voi esimerkiksi olla tunnettu kahdessa tai useammassa yhteistoimintaa harjoittavassa yrityksessä. Toisaalta kuitenkin edellytetään, että liikesalaisuudeksi katsottavan tiedon haltijan tulee osoittaa jonkin asteista aktiivisuutta liikesalaisuuden säilyttämiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että työ- tai muuhun sopimukseen sisällytetään vaitiolovelvollisuuslauseke tai että yrityksessä suoritetaan valvontaa liikesalaisuuksien suojelemiseksi. Liikesalaisuudet sisältävät taloudellisia tai teknisiä tietoja. Teknisiä liikesalaisuuksia voivat olla muun ohella rakennetta, materiaaliyhdisteitä ja kuljetusta koskevat tiedot. Liikesalaisuudeksi katsottavan tiedon suojaaminen aiheuttaa vaikean rajanvedon suojattavan tiedon ja yksityisen henkilön henkilökohtaisten ammattitietojen, -taitojen ja kokemusten välillä. Rajanveto jää tuomioistuimen harkintaan.

48. Sittemmin kumotun, mutta asiassa sovellettavan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 3 momentin (1061/1978) mukaan, joka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta tai jolle työn tai tehtävän suorittamista varten taikka muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista.

49. Lain esitöissä on edellä mainittuun lainkohtaan liittyen todettu (HE 114/1978 vp s. 15) muun ohella, että kyseisessä säännöksessä mainitulla elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalla tarkoitetaan esimerkiksi markkinointiyhtiötä, elinkeinonharjoittajan toimeksiannosta työskentelevää mainostoimistoa, arkkitehtiä, lakimiestä, konsulttia ja näihin verrattavia. Säännöksen mukaan se, jolle on työn tai tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista. Tältä osin säännöstä voidaan soveltaa myös elinkeinonharjoittajan omiin työntekijöihin. Teknisellä esikuvalla ja teknisellä ohjeella tarkoitetaan jokaista sellaista suullista tai kirjallista teknistä toimintaohjetta tai -mallia, jota tavalla tai toisella voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Esimerkkejä teknisistä esikuvista ovat erilaiset piirrokset, mallit ja kaavat. Erilaiset näytteet, kuten esimerkiksi tekstiilimallit ja uudet pakkausnäytteet, jotka tulevat kaupalliseen käyttöön, ovat myöskin teknisiä esikuvia. Tekninen ohje voi olla muun muassa resepti, kuvaus tai muuta sellaista. Sanottujen esikuvien ja ohjeiden suoja ei perustu salaisuuden olemassaoloon, vaan siihen seikkaan, että ne on luottamuksellisesti uskottu jollekulle tietyn tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa. Teknisen esikuvan tai ohjeen suoja-aika kestää niin kauan kuin sillä on taloudellista merkitystä.

50. Oikeuskirjallisuudessa (Vapaavuori, Tom: Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, 2. uud. p., 2016, s. 109–110) on teknisen esikuvan tai ohjeen osalta todettu, että lainsäädännössä ei ole lainkaan määritelty teknistä esikuvaa tai ohjetta. Teknisen esikuvan tai ohjeen on kuitenkin oltava sillä tavoin täsmällinen, ettei oikeussuojan kohteena voi olla pelkkä idea, jota ei vielä voida käyttää elinkeinotoiminnassa. Teknisen esikuvan tai ohjeen osalta ei ole vastaavaa salaisuusvaatimusta kuin yritys- tai liikesalaisuuden osalta. Salaisuusvaatimuksen osalta teknisen esikuvan tai ohjeen suoja ei perustu salaisuuden olemassaoloon, vaan siihen, että se on luottamuksellisesti uskottu jollekulle toiselle tietyn tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa. Tekniseltä esikuvalta tai ohjeelta vaadittava salaisuusaste voi vaihdella ja olla tietyissä tilanteissa melkein olematon. Tällöin salaisuusastevaatimuksen sijasta kiinnitetään huomiota siihen, kuinka vaikeaa henkilön olisi ollut hankkia tietoa esikuvasta tai ohjeesta muulla tavoin.

51. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.

3.2 Asiassa esitetty näyttö väitetystä Granulan liikesalaisuuksien tai teknisten ohjeiden ilmaisemisesta ja oikeudettomasta käytöstä

52. Kantajan asiakirjatodisteen K18, A:n työsopimus Oy Granula Ab Ltd:n kanssa, kohdan 11 mukaan:

”Työntekijä sitoutuu [– –] olemaan hyödyntämättä itse sekä luovuttamatta kolmannelle yhtiön liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja työsuhteen kestäessä sekä kaksi vuotta sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Yhtiön liikesalaisuuksina pidetään tietoja, jotka yleisen elämänkokemuksen mukaisesti ovat liikesalaisuuksia tai muutoin tulisi pitää salassa sekä lisäksi ainakin seuraavat tiedot:

- Yhtiön tuotteiden ja palvelujen hinnoitteluun ja kustannuslaskentaan liittyvät tiedot,
- Asiakkaiden yhtiölle antamat, heidän omaa liiketoimintaansa koskevat tiedot sekä
- Yhtiön tuotteiden ja palvelujen tekniseen toteuttamiseen liittyvät tiedot.”

53. C on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että Palonotin keksintö perustuu C:n Granulalla tekemään keksintöön, jota A ja Palonot ovat hyödyntäneet. C on viitannut kannepatentin mukaisen keksinnön olevan suoraa jatkumoa hänen patenttiinsa numero FI 118002, joka koskee menetelmää aineen imeyttämiseksi puuhun.

54. A on häntä markkinaoikeudessa kuultaessa kertonut, että hänelle ei kertaakaan Granulassa työskentelyn aikana ilmoitettu jonkin tietyn asian olevan salassapidon alainen. A on kertonut, että kannepatentti on syntynyt Palonotilla kehitystyössä sen jälkeen, kun Palonot oli saanut toimintaansa tarvittavan rahoituksen varmistettua. Kannepatentti muun ohella sisältää koostumuksia, jotka ovat tunnettuja julkisista lähteistä. A:n mukaan hänellä ja B:llä oli runsaasti kokemusta patenttien kirjoittamisesta.

55. B on niin ikään kertonut, että heillä oli A:n kanssa pitkä kokemus patentinhakuprosesseista jo Kemira Oyj:ssä työskentelyn ajalta. Palonot oli B:n mukaan teettänyt kannepatenttia varten vajaan vuoden kehittelyjakson aikana paljon erilaisia testejä, joita oli otettu kuvauksina mukaan kannepatentin patenttihakemukseen.

3.3 Asian arviointi

56. Markkinaoikeus toteaa edellä esitetyn perusteella A:lla olleen työsopimuksessaan salassapitoehto, joka on sisältänyt myös kohdan, jonka mukaan salassa pidettävää on muun ohella Granulan tuotteiden tekniseen toteuttamiseen liittyvät tiedot. Markkinaoikeus toteaa, että Granulan liikesalaisuuksia koskevan salassapitoehdon hyödyntämisrajoituksen piiriin ei kuitenkaan voi kuulua sellainen tieto, joka A:lla on ollut ennen siirtymistään Granulan palvelukseen, tai tieto, joka on yleisesti saatavilla. Mikäli A on saanut Granulan palveluksessa olleessaan tietoonsa kyseisen yhtiön toiminnassa kehitetyn palonsuoja-aineen koostumuksen, joka ei ole ollut A:lla tiedossa aiemmin taikka joka ei olisi muuten yleisesti tiedossa, asiassa tulee harkittavaksi, onko A toiminut asiassa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain säännösten vastaisesti.

57. Markkinaoikeus on edellä jaksossa 2 katsonut, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että C tai A olisivat Granulassa tehneet kannepatentissa kuvatun keksinnön. Asiassa ei ole väitettykään, että joku muu olisi keksinnön tehnyt. Näin ollen Granulalla ei ole voinut olla hallussaan liikesalaisuutta, joka sisältää kannepatentin mukaisen keksinnön.

58. Asiassa esitetyn todistelun perusteella Granulalla on A:n työsuhteen aikana saavutettu hyviä puun palonsuojaukseen liittyviä testituloksia vuonna 2014 Oulun kautta Japaniin testattavaksi toimitetun erän osalta. Kuitenkin C:n ja A:n kertomin tavoin Granulassa oli jäänyt epäselväksi, mistä kyseiset hyvät testitulokset olivat aiheutuneet. Näin ollen kyseiseen testierään liittyvän tutkimuksen ja kehityksen ei voida katsoa sisältäneen Granulan liikesalaisuuksia.

59. Asiassa esitetyn todistelun perusteella C ei ole ohjeistanut A:ta jälkimmäisen Granulassa tekemissä erilaisten seosten tai reseptien testaamisissa, vaikkakin he ovat C:n mukaan käyneet asioihin liittyviä keskusteluja. Granula ei ole myöskään osoittanut, että C tai kukaan muukaan Granulassa olisi uskonut A:lle palonsuojaa koskevia liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita. Asiakirjatodistelun on katsottava tukevan sitä johtopäätöstä, että Granulassa kyseessä olevaan tuotealueeseen kuuluneet reseptit ovat olleet lähinnä A:n laatimia.

60. Markkinaoikeus toteaa, että mikäli jokin A:n laatima resepti olisi perustunut Granulan liikesalaisuuksiin, niin tällainen resepti olisi voinut kuulua A:n allekirjoittaman työsopimuksen salassapitoehdon piiriin. Näyttötaakka siitä, että näin olisi tapahtunut, on Granulalla. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty sellaista näyttöä, jonka perusteella olisi tehtävissä tällainen johtopäätös.

61. Granula on kuitenkin esittänyt lisäksi, että on mahdotonta, että kannepatentin mukainen keksintö olisi kehitetty siinä vajaan vuoden ajassa, joka oli kulunut Palonotin perustamisesta patenttihakemuksen jättämiseen, ilman Granulan liikesalaisuuksia ja teknisiä ohjeita.

62. Edellä esitetyin tavoin A:lla ja B:llä oli aiemman, vuotta 2009 edeltävän työhistoriansa ajalta kokemusta palonsuojaliuoksista. Lisäksi tunnetun tekniikan tason osalta on todettavissa muun ohella, että Suomessa vapaasti kaikkien hyödynnettävissä oli teknologia, joka on esitetty Yhdysvalloissa voimassa olleessa Granulan patentissa, jonka keksijöitä olivat C ja A.

63. A:n ja B:n tutkimus- ja tuotekehitystausta huomioon ottaen heidän tiedossaan on katsottava olleen Palonotin perustamisvaiheessa yksinomaan aikaisemmin julkiseksi tulleiden patenttien perusteella (erityisesti vastaajien asiakirjatodisteiden V2, V10, V12, V18 ja kantajan asiakirjatodisteen K24 perusteella) muun ohella se, että puunsuojauksessa on voinut eri tarkoituksiin yhdistää 1-hydroksietaani-1,1-difosfonihappoa (HEDP) ja monoetanoliamiinia (MEA) ja/tai formiaattia erilaisissa seossuhteissa. Lisäksi A:lla ja B:llä on ollut aiemman työkokemuksensa perusteella tiedossa formiaatin hyvät ja huonot ominaisuudet. Kyseisiä yhdisteitä on ollut kaupallisesti saatavilla, tai niitä on voinut valmistaa kaupallisesti saatavilla olevista tuotteista. Näin ollen edellä mainittujen yhdisteiden käyttäminen tai käyttämättä jättäminen puunsuoja-aineissa ei sinänsä ole voinut olla Granulan liikesalaisuus.

64. Ottaen huomioon A:n ja B:n tausta sekä kokemus, markkinaoikeus toteaa, että vastoin Granulan väittämää, noin yhdeksän kuukauden aika Palonotin perustamisesta patenttihakemuksen tekemiseen kannepatentin mukaisen keksinnön kehittämiseksi ei vaikuta mahdottomalta.

65. Esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo Granulalta jääneen asiassa näyttämättä, että Granulalla olisi ollut sellaisia palonsuoja-aineiden koostumuksiin liittyviä liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita, jotka olisi luottamuksellisesti uskottu A:lle ja jotka eivät olisi olleet A:n tiedossa jo hänen aiemman Bio-Teho Oy:ssä ja Kemira Oyj:ssä hankkimansa työkokemuksen perusteella taikka muuten yleisesti tiedossa olevia tietoja. Koska asiassa on jäänyt näyttämättä, että A:lla edes olisi ollut hallussaan Granulan liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita, A:n ei voida katsoa ilmaisseen Granulan liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita Palonotille tai käyttäneen tällaisia tietoja Palonotin liiketoiminnassa.

66. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo asiassa myöskin jääneen näyttämättä, että A tai Palonot olisivat kannepatentin patenttihakemusta laatiessaan käyttäneet hyväkseen Granulan liikesalaisuuksia tai teknisiä ohjeita. Näin ollen A:n ja Palonotin ei ole katsottava menetelleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 tai 3 momentin (1061/1978) vastaisesti. A:n ja Palonotin menettelyn ei voida katsoa olleen myöskään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastaista.

4. Oikeudenkäyntikulut

67. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

68. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

69. Oy Granula Ab Ltd:n kanteet markkinaoikeuden asioissa diaarinumerot 2019/385 ja 2019/436 hylätään. Palonot Oy on näin ollen asian voittanut osapuoli ja sillä on siten oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluistaan asiassa.

70. Palonot Oy on vaatinut, että Oy Granula Ab Ltd. velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asioissa diaarinumero 2019/385 ja diaarinumero 2019/436 yhteensä 159.738,85 eurolla viivästyskorkoineen. Palonot Oy:n oikeudenkäyntikululaskun kuluerittelyn mukaan asiaa hoitaneen asianajajan käyttämä tuntiveloitusperuste on asian hoitamisessa ollut 450/500 euroa ja asiaa hoitaneen oikeustieteen maisterin osalta 250/270 euroa.

71. Oy Granula Ab Ltd:llä ei ole ollut huomauttamista Palonot Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta muutoin kuin asiamiesten käyttämän tuntiveloitusperusteen osalta. Oy Granula Ab Ltd. on paljoksunut Palonot Oy:n asiamiesten käyttämää tuntiveloitusta asianajajan osalta 400 euroa tunnilta ylittävältä osin ja oikeustieteen maisterin osalta 250 euroa tunnilta ylittävältä osin.

72. Markkinaoikeus toteaa, että vastaajan edun ja oikeuksien valvominen käsiteltävinä olevissa asioissa on edellyttänyt patenttioikeuden, sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain sekä vahingonkorvausoikeuden hyvää tuntemusta. Tällaista erityisosaamista vaativassa asiassa vastaajan asiamiesten edellä todettuja tuntiveloitusperusteita ei ole pidettävä asian laatu huomioon ottaen liiallisina.

73. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus harkitsee oikeaksi velvoittaa asian hävinnyt Oy Granula Ab Ltd. korvaamaan Palonot Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut vaaditun mukaisesti yhteensä 159.738,85 eurolla viivästyskorkoineen. Oy Granula Ab Ltd. saa puolestaan pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteet asioissa diaarinumero 2019/385 ja diaarinumero 2019/436.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Granula Ab Ltd:n korvaamaan Palonot Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut asioissa diaarinumero 2019/385 ja diaarinumero 2019/436 yhteensä 159.738,85 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 3.5.2022.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.