MAO:83/20

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.4.2015 (liite 1)

Asian tausta

Ahlstrom Oyj on 18.2.2011 hakenut hyödyllisyysmallioikeutta keksinnölle "Muokatun PVA:n kerroksen sisältävä selluloosakuitupohjainen taustamateriaali" muuntamalla kansainvälisen patenttihakemuksen numero PCT/FI2011/050039, jonka tekemispäivä on ollut 19.1.2011, hyödyllisyysmallia koskevaksi hakemukseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 20.9.2011 rekisteröinyt edellä mainitun hakemuksen tarkoittaman hyödyllisyysmallin numerolla 9393. Hyödyllisyysmalli numero 9393 on sittemmin siirtynyt Munksjö Oyj:lle.

UPM-Kymmene Corporation on 27.6.2014 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle vaatimuksen hyödyllisyysmallin numero 9393 julistamisesta mitättömäksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.4.2015 antamallaan päätöksellään julistanut hyödyllisyysmallin numero 9393 mitättömäksi kokonaan.

Munksjö Oyj:n toiminimi on sittemmin muutettu Ahlstrom-Munksjö Oyj:ksi.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Ahlstrom-Munksjö Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 21.4.2015 ja pysyttää hyödyllisyysmallin numero 9393 voimassa ensisijaisesti sen alkuperäisten suojavaatimusten mukaisessa muodossa (jäljempänä myös suojavaatimusasetelma A; tämän päätöksen liitteenä 2.1) tai sanottuun nähden toissijaisesti yhtiön markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa (jäljempänä myös suojavaatimusasetelmat B, C, D ja E sanotussa keskinäisessä etusijajärjestyksessä; tämän päätöksen liitteinä 2.2, 2.3, 2.4 ja 2.5). Lisäksi Ahlstrom-Munksjö Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa
UPM-Kymmene Corporationin korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 107.468,10 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

I Suojavaatimusasetelma A

I.1 Menetelmäkeksintö

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on kyse hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain (hyödyllisyysmallilaki) mukaisesta tuotevaatimuksesta.

Kemian alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty tapa on määritellä tuote niin sanottua product-by-process -muotoa käyttäen. Tuotteen voi määritellä sen valmistusmenetelmän avulla, eikä ole tarpeen tietää tuotteen tarkkaa rakennekaavaa, eikä myöskään tietää, miten prosessi tarkkaan ottaen saa tuotteen aikaan.

Polymeerien kohdalla on harvoin mahdollista esittää molekyylin täsmällistä rakennetta molekyylikaavan muodossa, koska ei voida osoittaa täsmällisesti, mitkä kohdat polymeerirungossa ovat reagoineet lopulliseen muotoonsa. Polymeerien kuvaamista niiden valmistuksessa käytettyjen reaktioiden avulla onkin pidettävä yleisenä käytäntönä.

Kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa kuvattu keksintö perustuu vesiliukoisen polymeerin funktionaalisiin ryhmiin, joilla saadaan aikaan selluloosapohjainen taustamateriaali, jossa vähintään yksi pinta on pinnoitettu funktionaalisia ryhmiä sisältävällä vesiliukoista polymeeriä käsittävällä kerroksella. Vesiliukoinen polymeeri sisältää hydroksyyliryhmiä, joista osa on saatettu reagoimaan orgaanisen molekyylin kanssa, joka käsittää sekä vinyyli- että aldehydiryhmän. Reaktio on suoritettu etukäteen ja siinä on muodostunut vesiliukoinen, funktionaalisia ryhmiä sisältävä polymeeri, jota käytetään pinnoittamaan selluloosapohjaisen taustamateriaalin vähintään yhtä pintaa, jolloin saadaan suojavaatimusten mukainen taustamateriaali.

Hyödyllisyysmallin selityksen mukaan vesiliukoisen polymeerin ja orgaanisen molekyylin reagoittaminen tuottaa asetalisointireaktion vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välille. Kun näin funktionalisoitua vesiliukoista polymeeriä levitetään selluloosapohjaiselle taustamateriaalille, kuten paperille, funktionaaliset vinyyliryhmät jäävät paperin pinnalle. Näiden funktionaalisten vinyyliryhmien läsnäolon ansiosta silikoni voi reagoida substraatin kanssa silikonoitumisvaiheessa.

Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esiintyvät menetelmälliset käsitteet kuten "reagoittaminen etukäteen" kuvaavat selkeästi juuri suojavaatimuksen kohteena olevan tuotteen piirteitä, esittämällä tavan ja järjestyksen, jolla tuotteen eri osat ja monomeerit ovat liittyneet yhteen. Mainittujen käsitteiden avulla esitetään, mihin kohtaan lopputuotetta funktionaaliset ryhmät ovat asettuneet. Tällaisia sanamuotoja käytetään yleisesti tuotevaatimuksissa, etenkin määriteltäessä polymeerisiä tuotteita.

Lukuisat sanakirjat kuvaavat ilmaisun "reagoittaa" (tai "saattaa reagoimaan") tarkoittavan kemiallisissa yhteyksissä kemiallisen reaktion aikaansaamista. "Kemiallinen reaktio" puolestaan tarkoittaa kemiallisen yhdisteen / kemiallisten yhdisteiden muuntamista toiseen muotoon. Näin ollen on selvää, että kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 edellyttää tietyn komponentin tai yhdisteen muuntamista toiseen muotoon.

Kysymyksessä olevassa keksinnössä ei ole mahdollista saada kaikkia hydroksyyliryhmiä reagoimaan, vaan lopputuotteessa tulee vielä olemaan vapaita hydroksyyliryhmiä. Ei ole kuitenkaan mahdollista nimetä tai kuvata molekyylikaavan muodossa täsmällisesti niitä hydroksyyliryhmiä, jotka ovat reagoineet.

Kuten edellä on todettu, polymeerien kuvaaminen niiden valmistuksessa käytettyjen reaktioiden avulla on yleinen käytäntö. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lopputuotteen rakenne vaihtelisi, vaan sama tuote saadaan, kun käytetään samoja reaktio-olosuhteita.

I.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Kysymyksessä oleva keksintö on kuvattu suojavaatimusasetelman A itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 riittävän selvästi ja täsmällisesti.

Kuten edellä on todettu, kemian alalla yleisesti tunnettu ja hyväksytty tapa on määritellä tuote niin sanottua product-by-process -muotoa käyttäen. Tuotteen voi määritellä sen valmistusmenetelmän avulla, eikä ole tarpeen tietää tuotteen tarkkaa rakennekaavaa, eikä myöskään tietää, miten prosessi tarkkaan ottaen saa tuotteen aikaan.

I.3 Selityksen riittävyys

Kysymyksessä oleva keksintö on kuvattu hyödyllisyysmallin selityksessä riittävällä tavalla. Hyödyllisyysmallilain mukaan alan ammattimiehen on kyettävä toteuttamaan keksintö hyödyllisyysmallin selityksen perusteella. Asiassa esitetyn mukaan UPM-Kymmene Corporation on pystynyt suorittamissaan kokeissa toistamaan hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön aivan hyvin.

I.4 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimiehen ei olisi katsottava kykenevän toteuttamaan keksintöä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 koko laajuudelta.

Alan ammattimiehen tulee sinänsä kyetä esittämään hyödyllisyysmallijulkaisussa toteuttamiskelpoisia suoritusmuotoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hyödyllisyysmallin suoja-ala voisi sisältää myös sellaisia suoritusmuotoja, joita ei voida toteuttaa.

I.5 Uutuus

Hyödyllisyysmallin suojavaatimukseen mahdollisesti sisältyvillä menetelmäpiirteillä on merkitystä hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön uutuuden tarkastelussa, koska tietyillä menetelmäpiirteillä on mahdollista saada aikaan rajatumpi suoja-ala.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä on pidettävä uutena kaikkiin asiassa esitettyihin tunnettua tekniikkaa esittäviin viitejulkaisuihin nähden.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu virheellisesti, ettei itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä uutena sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J1 taikka sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J11 nähden.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu J1 koskee pintakäsittelyaineita, jotka käytettynä irrokemateriaalina parantavat kiinnitystä ja silikonipinnoitteiden läpäisykäyttäytymistä. Viitejulkaisussa J1 kuvattu pintakäsittelyaineen yleiskaava on niin laaja, että se sinänsä sisältää myös kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen pintakäsittelyaineen. Viitejulkaisussa J1 kuvattu kaava käsittää kuitenkin niin monta vaihtoehtoa, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen rakenteen valitsemista tästä joukosta on pidettävä alan ammattimiehelle yksinkertaisesti mahdottomana. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö täyttää näin ollen valintakeksinnön uutuuskriteerit edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn nähden.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J11 ei ensinnäkään ilmene, että modifioidun hartsin käyttötarkoituksen osalta mainittu paperi olisi välttämättä selluloosakuitupohjainen.

Lisäksi on huomattava, että viitejulkaisussa J11 kuvattu polyvinyylialkoholi (jäljempänä myös PVA) on pelkkä välituote. Mikään viitejulkaisussa J11 ei opeta poimimaan kyseistä välituotetta keskeneräisestä prosessista ennen mainitussa viitejulkaisussa J11 kuvattua persulfaattikäsittelyä. Viitejulkaisussa J11 on puheena olevalta osin siten kyse kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön sattumanvaraisesta sivuamisesta.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J11 ei myöskään ole mainintaa silikonoinnista tai silikonipinnoituksesta. Viitejulkaisussa J11 on tarkoitus saada aikaan ratkaisu vesiliukoisten polyvinyyliasetaalipohjaisten hartsien huonoa veden kestävyyttä koskevan ongelmaan. Persulfaattikäsittely on siten oleellinen viitejulkaisussa J11 kuvatulle koostumukselle, koska sillä saadaan aikaan haluttu vedenkestävyys. Persulfaattikäsittely puolestaan estää tai ainakin aivan olennaisesti heikentää pinnoitetun paperin silikonointia. Silikonoinnilla päällystämisen mahdollistaminen ei ole ollutkaan viitejulkaisussa J11 kuvatun keksinnön tavoite.

Asiassa esitetyn valossa viitejulkaisussa J11 kuvattujen reaktioiden ei ole katsottava olevan myöskään toistettavissa. Näin ollen on vaikea ymmärtää, kuinka viitejulkaisusta J11 kävisi ilmi, kuinka siinä esitettyä välituotetta voitaisiin käyttää kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön taustamateriaalin valmistamiseen.

Edellä mainittu viitejulkaisu J11 ei myöskään opeta sellaisen aldehydin käyttöä, jossa olisi vinyyliryhmiä, vaan kyseinen viitejulkaisu J11 sisältää pitkän listan aldehydejä, joista yksi sisältää myös vinyyliryhmän (akroleiini). Viimeksi mainitussa on kyse selvästi sattumasta.

Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä on pidettävä uutena myös UPM-Kymmene Corporationin asian markkinaoikeuskäsittelyn yhteydessä vetoamien muiden uutuuden esteiden valossa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on ensinnäkin uusi verrattuna US-patenttijulkaisussa 2,929,710 (jäljempänä myös viitejulkaisu J14) esitettyyn nähden.

Edellä mainitun viitejulkaisun J14 mukainen keksintö koskee fotopolymerisoitavissa olevaa polymeeria, jota käytetään kohopainoalustojen valmistamiseen. Viitejulkaisun J14 mukainen keksintö on siten aivan eri tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö, eikä viitejulkaisun J14 mukainen keksintö liity mitenkään silikonilla pinnoitettaviksi tarkoitettuihin irrokemateriaaleihin. Viitejulkaisun J14 mukaisissa aldehydeissä on oltava konjugoitunut pääterakenne, joka on erillään aldehydikarbonyylistä. Viitejulkaisussa J14 ei kuvata konjugoituneita rakenteita, jotka ovat kiinni aldehydikarbonyylissä, kuten akroleiinissa tai krotonaldehydissä. Viitejulkaisun J14 mukaiset polyvinyyliasetaalit ovat kiinteitä ja mainitussa viitejulkaisussa J14 esitettyjen esimerkkien valossa ne eivät ole vesiliukoisia. Viitejulkaisussa J14 esitetyt esimerkit kuvaavat lasi- tai teräslevyjen käyttöä alusmateriaaleina. Sen sijaan viitejulkaisussa J14 ei kuvata selluloosan käyttöä alusmateriaalina. Selluloosakuidut mainitaan viitejulkaisussa J14 ainoastaan muiden materiaalien joukossa täyteaineina tai vahvistavina aineina, joita voi olla läsnä alustamateriaalina käytettävissä synteettisissä hartseissa tai polymeerimateriaaleissa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on siten uusi verrattuna viitejulkaisussa J14 esitettyyn nähden.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna myös valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 sinänsä esitetään, että polyvinyylialkoholia on käytetty paperin ja kartongin pintakäsittelyssä. Viitejulkaisussa J2 käsitellään lisäksi alkoholien reaktioita, joista tärkeimmät ovat esterien, eettereiden ja asetaalien muodostumisreaktiot. Kyseisistä viitejulkaisun J2 kohdista ei kuitenkaan edes yhdistettynä käy ilmi itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikkia piirteitä. Viitejulkaisujen J2 mukaisen tuotteen rakenne eroaa kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisesta rakenteesta. Viitejulkaisussa J2 ei myöskään mainita selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J3 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J3 on kuvattu polyvinyylialkoholi-hydrogeelien fotopolymerisaatioita, joissa polyvinyylialkoholi on modifioitu soluadheesiopeptideillä, jotka voivat sisältää vinyyliryhmiä. Näin modifioitua polyvinyylialkoholia käytetään viitejulkaisun J3 mukaan balsapuun käsittelyssä. Viitejulkaisusta J3 ei siten käy ilmi itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikkia piirteitä. Viitejulkaisussa J3 ei myöskään mainita selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna myös valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J5 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J5 kuvattua modifioitua polyvinyylialkoholia käytetään painomusteissa ja pohjustusaineissa. Näin ollen viitejulkaisussa J5 ei ole kuvattu pinnoitettua selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia. Viitejulkaisusta J5 ei siten käy ilmi itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikkia piirteitä.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J6 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 kuvataan selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, joka on ainakin toiselta puolelta oksastettu vähintään yhden orgaanisen molekyylin kanssa, joka käsittää sellaisen funktionaalisen ryhmän, joka pystyy muodostamaan kovalenttisen sidoksen selluloosan vapaiden hydroksyyliryhmien kanssa. Viitejulkaisussa J6 on sinänsä mainittu aldehydit yhtenä mahdollisena ryhmänä, jotka voivat reagoida selluloosan hydroksyyliryhmien kanssa. Viitejulkaisussa J6 mainitaan lisäksi, että oksastukseen käytettävä orgaaninen molekyyli voi käsittää myös vinyyliryhmän. Viitejulkaisussa J6 oksastus orgaanisella molekyylillä tapahtuu kuitenkin aina suoraan selluloosaan, kun taas kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisessa keksinnössä vastaavanlainen muokkaus tehdään vesiliukoiselle polymeerille, jolla selluloosakuitupohjainen taustamateriaalin ainakin toinen pinta pinnoitetaan.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on myös uusi verrattuna valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J8 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J8 kuvataan menetelmä, jossa jo alun perin osittain asetyloitu vinyylialkoholia sisältävä polymeeri, kuten polyvinyylialkoholi, reagoitetaan ensin olefiiniryhmän sisältävän karboksyylihappoanhydridin kanssa, minkä jälkeen reagoinut polymeeri ristisilloitetaan. Ristisilloitus tapahtuu kuitenkin vasta pinnoituksen jälkeen. Viitejulkaisussa J8 pinnoitetaan PET-muovia (polyetyleenitereftalaatti), eli ei-selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia. Lisäksi viitejulkaisussa J8 esitetään, että modifioidut polymeerit ovat hyviä pigmenttien eli väriaineiden dispergoinnissa ja niitä käytetään usein painomusteiden sideaineina. Viitejulkaisussa J8 ei siten käsitellä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista ratkaisua, jossa selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia pinnoitetaan modifioidulla polymeerillä.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J10 esitettyyn nähden.

Edellä mainittu viitejulkaisu J10 kuvaa herkälle valokuvausmateriaalille tarkoitettua pakkausmateriaalia, joka käsittää biohajoavan joustavan kalvon, joka on päällystetty hydrofiilisellä kolloidikerroksella, liimakerroksella ja kerroksella polymaitohappohartsia. Hydrofiilisen kolloidisen kerroksen koveteaineina viitejulkaisussa J10 mainitaan sinänsä aldehydit. Viitejulkaisussa J10 esitetään lukuisia aldehydejä ja näiden joukossa mainitaan myös akroleiini ja krotonaldehydi. Viitejulkaisussa J10 ei kuitenkaan kuvata itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia, jonka vähintään yksi pinta on pinnoitettu kerroksella, joka sisältää funktionalisoidun vesiliukoisen polymeerin.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi myös verrattuna US-patenttijulkaisussa 3,079,356 (jäljempänä myös viitejulkaisu J15) esitettyyn nähden.

Edellä mainittu viitejulkaisu J15 koskee pigmenttiä sisältävää päällystyspastaa, joka on tarkoitettu kankaiden painamiseen. Selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia tai sen päällystämistä taikka silikonointia viitejulkaisussa J15 ei mainita lainkaan.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna kansainvälisessä patenttihakemuksessa 01/07095 (jäljempänä myös viitejulkaisu J16) esitettyyn nähden.

Edellä mainittu viitejulkaisu J16 liittyy koostumuksiin, jotka on tarkoitettu pahan hajun poistoon kangasmateriaaleista. Selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia tai sen päällystämistä taikka silikonointia viitejulkaisussa J16 ei mainita lainkaan.

Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi verrattuna US-patenttijulkaisussa 2,859,137 (jäljempänä myös viitejulkaisu J18) esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J18 kuvataan tekstiilien silikonointia, tavoitteena veden hylkiminen. Viitejulkaisussa J18 ei kuvata selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia, joka olisi muokattu soveltuvammaksi silikonointiin.

I.6 Keksinnöllisyys

Hyödyllisyysmallin suojavaatimukseen mahdollisesti sisältyvillä menetelmäpiirteillä on merkitystä hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön keksinnöllisyyden tarkastelussa, koska tietyillä menetelmäpiirteillä on mahdollista saada aikaan rajatumpi suoja-ala.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta.

Kumpikaan valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainituista viitejulkaisuista J1 tai J11 ei sisällä sellaista opetusta, jonka avulla kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiseen keksintöön voitaisiin mitenkään päätyä.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa ensinnäkin selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa pinnoittaminen tapahtuu vesiliuoksessa. Edellä mainittu viitejulkaisu J1 opettaa sen sijasta, ettei vesiliuoksen käyttö ole suotavaa pinnoituksessa.

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimies olisi osannut valita substituentteja rajoitetulta listalta edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn pintakäsittelyainetta käsittävään rakennekaavaan. Tämän saavuttamiseksi alan ammattimiehen olisi täytynyt kuitenkin yhdistää kolmen eri tietolähteen (viitejulkaisu J1, siinä esitetty tunnetun tekniikan kuvaus sekä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu J6) sisältö, jotta alan ammattimies olisi voinut päätyä itsenäisen suojavaatimuksen 1.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi myös edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 yhdessä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J11 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Edellä mainitun viitejulkaisun J11 mukainen tuote ei sovellu irrokemateriaaleihin, eikä tuote muodosta stabiileja sidoksia silikoniin. Viitejulkaisussa J11 on kyse kokonaan eri tekniikan alasta kuin kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa.

Lisäksi on huomattava, että viitejulkaisuun J11 sisältyvä kuvaus täyttää sattumanvaraisen sivuamisen tunnusmerkit, jolloin kyseistä julkaisua ei voida käyttää selvän eron määrittelyssä.

Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä on pidettävä keksinnöllisenä myös UPM-Kymmene Corporationin asian markkinaoikeuskäsittelyn yhteydessä vetoamien muiden keksinnöllisyyden esteiden valossa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa ensinnäkin selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 kuvattu keksintö on aivan eri tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Viitejulkaisun J14 mukainen keksintö ei liity mitenkään silikonilla pinnoitettaviksi tarkoitettuihin irrokemateriaaleihin.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi myös edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 kuvattu keksintö on eri tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Viitejulkaisun J15 mukainen tuote ei myöskään sovellu irrokemateriaaleihin.

Lisäksi itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 kuvattu keksintö on eri tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Viitejulkaisun J16 mukainen tuote ei myöskään sovellu irrokemateriaaleihin. Edelleen viitejulkaisun J16 mukainen tuote ei paranna sitoutumista silikonoinnissa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J5 kuvattu keksintö on eri tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Viitejulkaisun J5 mukainen tuote ei myöskään sovellu irrokemateriaaleihin.

Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edellä mainitun viitejulkaisun J8 mukainen keksintö ei mahdollista merkittävää sitoutumista silikonointiin.

II Suojavaatimusasetelma B

Kysymyksessä oleva suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 ainoastaan määrittää orgaanisen molekyylin ja lopputuotteen tarkemmin kuin suojavaatimusasetelman A itsenäinen suojavaatimus 1.

Suojavaatimusasetelman B itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyvässä kaavassa CH2=CH-(R)-CH(OR1)2 oleva asetaali ainoastaan täsmentää, missä muodossa aldehydi esiintyy lopputuotteessa.

Sulkumerkit substituentin R ympärillä tarkoittavat, että kyseisessä kohtaa voi olla useita vaihtoehtoja. Sen sijaan kyseinen määritelmä ei sisällä vaihtoehtoa "nolla". Mainitun kaavan mukainen orgaaninen molekyyli ei siten voi olla akroleiini.

Muilta osin valittaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III Suojavaatimusasetelma C

Kysymyksessä oleva suojavaatimusasetelman C mukaan funktionaalinen aldehydiryhmä on joko asetaalin tai hemiasetaalin muodossa.

Asetaali ja hemiasetaali voivat olla läsnä suojavaatimusasetelman A itsenäinen suojavaatimuksen 1 mukaisessa tuotteessa. Suojavaatimusasetelmassa C vain jompikumpi reaktiotyyppi tapahtuu. Suojavaatimusasetelma C kuvaa siten ainoastaan lopputuotteen rakennetta tarkemmin kuin suojavaatimusasetelma A. Väite siitä, että suojavaatimusasetelma C laajentaisi suoja-alaa hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen, ei näin ollen pidä paikkansa.

Suojavaatimusasetelman C itsenäinen suojavaatimus 1 kuvaa tuotetta, josta on poistettu maininta N-, O- tai S-heteroatomeista. Kyseinen täsmennys vahvistaa eroa kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen tuotteen ja esimerkiksi edellä mainitun viitejulkaisun J14 mukaisen tuotteen välillä. Yhdessäkään esitetyssä viitejulkaisussa ei ole kuvattu suojavaatimusasetelman C mukaista täsmennettyä taustamateriaalia, jossa funktionaalinen aldehydiryhmä olisi hemiasetaalin tai asetaalin muodossa.

Muilta osin valittaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV Suojavaatimusasetelma D

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäinen suojavaatimus 1 koskee tuotetta, jossa orgaaninen molekyyli on undekyleenialdehydi.

Mainittu täsmennys vahvistaa eroa kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen tuotteen ja sellaisten esitettyjen viitejulkaisujen, joissa on mainittu akroleiini, mukaisten tuotteiden välillä. Esimerkiksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittujen viitejulkaisujen J5 ja J11 perusteella alan ammattimiehelle ei olisi ilmeistä käyttää niin pitkäketjuista orgaanista molekyyliä kuin suojavaatimusasetelman D itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen undekyleenialdehydi muodostamaan kysymyksessä olevan keksinnön mukaista modifioitua polymeeriä.

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, ettei 10-undekyleenialdehydi (undekenaali) toimisi kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa kuvatuissa olosuhteissa, erityisesti vesiliuoksessa. Undekenaali ei ole vesiliukoinen, jolloin sillä ei veteen lisättäessä saada aikaan homogeenistä liuosta. Kysymyksessä oleva hyödyllisyysmalli ei kuitenkaan edellytä homogeenistä vesiliuosta. Hyödyllisyysmallin keksijät ovat huomanneet sen yllättävän seikan, että undekenaali, vaikkakin läsnä erillisessä faasissa, reagoi nopeasti PVA:n kanssa, jolloin saadaan aikaan kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen modifioitu PVA.

Muilta osin valittaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

V Suojavaatimusasetelma E

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 täsmentämällä vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välistä reaktiotyyppiä.

Mainittu täsmennys vahvistaa eroa kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisen ratkaisun ja esteröityjä tuotteita kuvaavien viitejulkaisujen välillä.

Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 kuvattu asetaalisidos tuo pinnoitukseen käytettävän polymeerin suhteen etuja, kuten mahdollisuuden valmistaa modifioitu polymeeri vesiliuoksessa, jolloin polymeeriin ei jää orgaanisen liuottimen jäämiä ja asetaalisidos on lisäksi vahva ja kestävä. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittu viitejulkaisu J1 sisältää esterisidokselle runsaan määrän vaihtoehtoja, miten vinyyliryhmän sisältävä sivuketju voidaan oksastaa hydroksyyliryhmän sisältävään polymeeriin, mutta mainitussa viitejulkaisussa J1 ei kuitenkaan mainita asetalisointia.

Suojavaatimusasetelman E suoja-alan ei ole katsottava laajentuvan siihen sisältyvän epäitsenäisen suojavaatimuksen 5 johdosta. Mainittu epäitsenäinen suojavaatimus 5 sisältää sanamuotonsa mukaan viittauksen sen edellä oleviin suojavaatimuksiin. Näin ollen siinäkin tapauksessa, että suojavaatimusasetelman E epäitsenäisen suojavaatimuksen 5 kaavaan sisältyisi jotain, mitä ei sisälly mainitun suojavaatimusasetelman itsenäiseen suojavaatimukseen 1, sanottu ei voi kuulua kyseisen itsenäisen suojavaatimuksen 5 suoja-alaan. Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E epäitsenäisen suojavaatimuksen 5 suoja-alaa rajoittavat kaikki sen edellä olevat suojavaatimukset.

Muilta osin valittaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

UPM-Kymmene Corporationin vastaus

Vaatimukset

UPM-Kymmene Corporation on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi UPM-Kymmene Corporation on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Alhstrom-Munksjö Oyj:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 124.799,44 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

I Suojavaatimusasetelma A

I.1 Menetelmäkeksintö

Hyödyllisyysmallisuojaa voi saada ainoastaan tuotteille ja laitteille, ei menetelmille. Tästä seuraa, että hyödyllisyysmallia koskevan suojavaatimuksen tulee määritellä tuote, jolla on yksi tarkasteluajankohta. Mikäli suojavaatimuksen piirteiden toteutuminen vaatii sen, että tarkastelu kohdistuu eri vaiheissa tapahtuvaan tuotteen muodostamiseen, muuttuu tarkastelu tuotteesta sen valmistustavan tarkasteluksi. Edelleen hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen tulee kohdistua tuotteeseen siten, että suojavaatimuksen määrittelemät piirteet voi todeta valmiista tuotteesta ilman tietoa sen valmistusmenetelmästä tai läpikäymistä vaiheista. Suojavaatimuksissa on sallittua käyttää niin sanottua
product-by-process -muotoa ainoastaan, kun tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei voida katsoa olevan kyse hyödyllisyysmallilain mukaisesta tuotevaatimuksesta. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 onkin katsottava olevan kyse hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetusta kielletystä menetelmävaatimuksesta.

Itsenäinen suojavaatimus 1 ei kuvaa täsmällisesti ja yksiselitteisesti tuotetta, vaan mainitun suojavaatimuksen 1 mukaan tarvitaan kaksi tarkasteluajankohtaa, eli tarkastellaan suojavaatimuksen mukaista lähtöainetta ja lopputuotetta.

Kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 sisältää lisäksi menetelmällisiä piirteitä (kuten "on pinnoitettu", "on reagoitettu etukäteen" sekä "asetalisointireaktio"), joille hyödyllisyysmallilain mukaan ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

Itsenäinen suojavaatimus 1 sisältää menetelmäpiirteitä, joita alan ammattimies ei kykene päättelemään valmiista tuotteesta edes sitä kokonaisuutena tarkastellessaan.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteen määrittely rakenteen kautta ei kysymyksessä olevassa tapauksessa olisi ollut huomattavan vaikeaa. Osaltaan osoituksena sanotusta voidaan pitää sitä, että muun ohella valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J11 suojavaatimuksen kohdetta vastaava tuote on määritelty rakenteen kautta.

I.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei ole ilmaistu täsmällisesti sitä, mitä halutaan suojata.

Itsenäinen suojavaatimus 1 määrittelee menetelmävaiheita sekä lähtöaineita, jotka sijoittuvat eri ajanhetkelle kuin valmistettu tuote. Suoja-alan arviointi edellyttää näin tarkastelua jo ennen lopputuotteen syntymistä, eikä lopputuotteelle ole yksiselitteistä tarkasteluajankohtaa, joka kävisi ilmi mainitun suojavaatimuksen 1 sanamuodosta.

Itsenäinen suojavaatimus 1, joka sisältää ainoastaan menetelmäpiirteitä sekä lisäksi menetelmien lähtöaineet, vailla tuotetta tarkentavia parametrejä (kuten pinnan koostumusta, rakennetta tai muita ominaisuuksia), ei määrittele, mitä tuotetta menetelmästä syntyy. Mainitusta suojavaatimuksesta 1 ei myöskään käy ilmi, mitkä ryhmät reagoivat ja mitkä ryhmät jäävät jäljelle vesiliukoisen polymeerin funktionaalisten hydroksyyliryhmien reagoidessa orgaanisen molekyylin kanssa. Suojavaatimuksen 1 sanamuodosta ei myöskään käy ilmi pinnoitetun kerroksen valmistustapaa siten, että tuotteessa olevan kerroksen koostumus tai rakenne olisi ilmaistu. Kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 ei näin ollen kuvaa täsmällisesti suojan kohteeksi ilmoitettua lopputuotetta ja sen rakennetta.

Osaltaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 epätäsmällisyyttä osoittaa se, että mainitussa suojavaatimuksessa 1 ei ole kuvattu niitä reaktio-olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä suojavaatimuksen 1 mukaisen lopputuotteen aikaansaamiseksi.

Edelleen epätäsmällisyyttä osoittavat myös valittajan esittämät itsenäisen suojavaatimuksen 1 sanamuodon vastaiset sekä ristiriitaiset tulkinnat mainitun suojavaatimuksen 1 sisällöstä.

I.3 Selityksen riittävyys

Kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa ei keksintöä ole esitetty niin selvästi, että alan ammattimies kykenisi selityksen perusteella käyttämään keksintöä.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selitys ei kuvaa toistettavaa tapaa aikaansaada sama lopputuote valmistuskerrasta riippumatta. Reaktio-olosuhteilla, kuten sekoituksen läsnäololla tai voimakkuudella, on vaikutusta siihen, mikä kemiallinen yhdiste on reaktion lopputulos. Alan ammattimiehelle on katsottava olleen tunnettua, että asetalisointireaktio on lähtöaineista ja reaktio-olosuhteista riippuva tasapainoreaktio, jonka välivaiheista voi syntyä useita lopputuotteita. Asetalisointireaktio ei näin ollen kuvaa minkään tietyn lopputuotteen muodostumista.

I.4 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

Alan ammattimiehen ei ole katsottava kykenevän toteuttamaan keksintöä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 koko laajuudelta.

Itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ei käy ilmi, mitkä ryhmät reagoivat ja mitkä ryhmät jäävät jäljelle vesiliukoisen polymeerin funktionaalisten hydroksyyliryhmien reagoidessa orgaanisen molekyylin kanssa.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksessä ei ole suljettu pois toimimattomia suoritusmuotoja (kuten asetaalin muodostumisreaktiot emäksisissä olosuhteissa), jotka ovat läsnä mainitun suojavaatimuksen 1 määrittelemässä keksinnön kohteessa.

Hyödyllisyysmallin selityksen mukaan myös vinyyliryhmä voi reagoida orgaanisen molekyylin kanssa, jolloin vapaita vinyyliryhmiä ei lopputuotteessa jää jäljelle. Vapaat vinyyliryhmät ovat oleelliset silikonoinnin onnistumisen suhteen ja lopputulos, jossa ei ole vapaita vinyyliryhmiä, ei toimi silikonoinnissa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 on näin ollen katsottava sisältävän suoritusmuotoja, jotka eivät ratkaise hyödyllisyysmallissa kerrottua ongelmaa (parannettu silikonin kiinnittyminen).

I.5 Uutuus

Vakiintuneen oikeuskäytännön valossa hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön uutuutta arvioitaessa ei tule ottaa huomioon suojavaatimukseen mahdollisesti sisältyviä menetelmäpiirteitä.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyviä menetelmällisiä piirteitä ei näin ollen tule ottaa huomioon arvioitaessa mainitun suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön uutuutta.

Edelleen hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön uutuutta arvioitaessa ei tule ottaa huomioon muita seikkoja, kuten esimerkiksi piirteitä, jotka eivät käy ilmi suojavaatimuksesta.

Kysymyksessä olevasta itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ei käy ilmi silikonointia. Näin ollen kyseiselle seikalle ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa mainitun suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön uutuutta.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ensinnäkään ole pidettävä uutena valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J1 eikä sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J11 nähden.

Edellä mainittu viitejulkaisu J1 on täsmälleen samalta tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Mainitussa viitejulkaisussa J1 kuvataan selluloosapohjaista taustamateriaalia, jolla on sama vaikutus ja sama käyttötarkoitus kuin kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteella, eli taustamateriaali on tarkoitettu silikonoitavaksi. Viitejulkaisusta J1 tunnetaan irrokemateriaalin pohjamateriaalikoostumus, joka käsittää paperipohjamateriaalin pinnalla olevan pintakäsittelykerroksen, jossa runkopolymeeri on vesiliukoinen ja siihen on oksastettu orgaanisia molekyylejä, joissa voi olla funktionaalinen vinyyliryhmä ja funktionaalinen aldehydiryhmä. Viitejulkaisuun J1 sisältyvistä kuvista 1 ja 3 ilmenee, kuinka eri kerrokset ovat järjestettävissä. Viitejulkaisuun J1 sisältyvässä esimerkissä 1 puolestaan kuvataan polyvinyylialkoholi-polymeerin oksastus 10-undekyneelisillä ryhmillä. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet ilmenevät siten edellä mainitusta viitejulkaisusta J1.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J11 kuvataan paperin päällystämisen koostumus, joka sisältää vesiliukoista polymeeriä, joka on valmistettu asetalisoimalla polyvinyylialkoholia tyydyttämättömällä aldehydillä, kuten akroleiniilla. Mainitussa viitejulkaisussa J11 on siten kyse paperin pinnoitukseen liittyvästä julkaisusta, joka on täysin samalta tekniikan alalta kuin kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde. Kyseessä ei ole sattumanvaraisesta tekniikan sivuamisesta.

Mainittuun viitejulkaisuun J11 sisältyvissä esimerkeissä 4 ja 5 tyydyttämätön aldehydi on akroleiini, joka sisältää sekä aldehydi- että vinyyliryhmän. Viitejulkaisussa J11 kuvataan reaktio asetaalin muodostamiseksi ja tuodaan esille menetelmä aikaansaada kysymyksessä olevan itsenäistä suojavaatimusta 1 vastaava tuote.

Edellä mainituissa viitejulkaisuun J11 sisältyvissä esimerkeissä 4 ja 5 on päällystetty lasilevy modifioidulla polymeerillä. Kyseisestä viitejulkaisusta J11 kuitenkin ilmenee, että modifioidun polymeerin varsinainen käyttötarkoitus ei ole lasilevyn pinnoitus vaan esimerkiksi paperin pinnoitus. Viitejulkaisussa J11 kuvattu polymeerin modifiointi on tarkoitettu parantamaan polymeerin vedenkestävyyttä. Viimeksi mainitun on katsottava osoittavan, että viitejulkaisun J11 käyttökohteena olevan paperin on oltava selluloosakuitupohjainen, koska vain tällainen paperi vettyy, jolloin sen pinnoitukseen käytettävän polymeerin vedenkestävyyttä on syytä parantaa.

Se, että viitejulkaisussa J11 on mukana persulfaattikäsittely, ei merkitse, etteikö viitejulkaisussa J11 kuvata myös kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena olevaa tuotetta. Persulfaattikäsittelyn olemassaolo ei myöskään osoita, että viitejulkaisussa J11 olisi kysymys vain kysymyksessä olevan keksinnön sattumanvaraisesta sivuamisesta.

Asiassa esitetyn valossa edellä mainitussa viitejulkaisussa J11 kuvatut reaktiot ovat myös toistettavissa.

Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta J11.

Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena myöskään seuraaviin viitejulkaisuihin nähden.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena ensinnäkään US-patenttijulkaisussa 2,929,710 (edellä mainittu viitejulkaisu J14) esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 esitetään vesiliukoinen pinnoite, joka muodostetaan reagoittamalla polyvinyylialkoholi-polymeeri vinyyliryhmän käsittävän aldehydin kanssa. Viitejulkaisussa J14 mainitaan pinnoituksen alustana muun ohella paperi tai puuvillaa käsittävä alusta, kuten laminaatti. Viitejulkaisussa J14 on mainittu, että aldehydin annetaan reagoida asetaaliksi. Viitejulkaisu J14 kuvaa siten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen pinnoitteen ja kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi mainitusta viitejulkaisusta J14.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena myöskään valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 kuvataan PVA ja sen oksastus vinyylisillä sivuryhmillä, joko polymeroimalla tai valmiin PVA-polymeerin jälkikäsittelynä. PVA:n muokkauksessa oleellisimmat reaktioreitit kulkevat hydroksyyliryhmien hapen reaktioiden kautta, joista merkittävimpiin kuuluvat asetaalien muodostumisreaktiot. Viitejulkaisussa J2 mainitaan myös hydroksyyliryhmiä sisältävän PVA:n käyttö paperin ja kartongin pintakäsittelyyn, muun ohella parantamaan paperin selluloosaketjuista muodostuvien kuitujen välisiä sidoksia ja paperin mittapysyvyyttä, jotka ovat irrokepaperina käytettävän pohjamateriaalin suureita. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta J2.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J3 esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J3 kuvataan vesiliukoisen polyvinyylialkoholin muokkaus sekä aldehydin että vinyyliryhmän sisältävällä orgaanisella molekyylillä sekä selluloosakuitumateriaalia käsittävän pohjamateriaalin (balsapuu) pinta, joka on pinnoitettu kerroksella, joka sisältää näin muokattua polyvinyylialkoholia. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet ilmenevät siten edellä mainitusta viitejulkaisusta J3.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J5 on esitetty polyvinyylialkoholin asetalisointi akroleiinilla. Mainitussa viitejulkaisussa J5 on esitetty erityisen edullisessa suoritusmuodossa tyydyttymätön aldehydi, joka voi sisältää vinyyliryhmän ja joka lisätään polyvinyylialkoholin vesiliuokseen, jossa se happamissa olosuhteissa reagoi etukäteen polyvinyylialkoholin kanssa. Eräinä tyypillisinä käyttökohteina näin aikaansaaduille tuotteille viitejulkaisussa J5 on mainittu painomusteiden sekä päällystekerrosten (primer) sideaineet, jolloin niitä voidaan käyttää selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin (esimerkiksi paperin) pinnalla. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta J5.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 kuvattu tekniikka edustaa samaa tekniikan alaa kuin kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö. Viitejulkaisu J6 tuo esille pinnoitetun selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin, johon on kiinnitetty vinyyliryhmän käsittävä orgaaninen molekyyli. Orgaanisena molekyylinä voi toimia yhdiste, jossa on sekä funktionaalinen vinyyliryhmä että funktionaalinen aldehydiryhmä. Viitejulkaisussa J6 kuvattu tuote vastaa siten itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 määriteltyä lopputuotetta.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J8 on esitetty prosessi asetalisoidun polyvinyylialkoholin aikaansaamiseksi. Esitetty valmistustapa kuvaa osittaisen asetalisoinnin polymeereistä, jotka sisältävät vinyylialkoholiryhmiä sekä yhden tai useamman aldehydin. Näin aikaansaatujen polyvinyyliasetaalien eräänä käyttökohteena viitejulkaisussa J8 on mainittu muun ohella painomusteet. Painomusteet ovat pinnoitteita, joiden tyypillinen käyttökohde on selluloosakuitupohjainen taustamateriaali. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet ilmenevät siten edellä mainitusta viitejulkaisusta J8.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J10 on kuvattu paperimateriaalista tehty alusta, joka on päällystetty aldehydiyhdistettä sisältävällä hydrofiilisellä kolloidisella kerroksella. Aldehydiyhdisteen esimerkkinä viitejulkaisussa J10 on mainittu akroleiini, joka on vinyyli- ja aldehydiryhmän käsittävä orgaaninen molekyyli. Aldehydiyhdisteen lisäksi kolloidinen kerros sisältää toista komponenttia, kuten PVA:ta tai osittain asetalisoitua PVA:ta, joka reagoi aldehydin kanssa. Päällystettäessä kolloidinen kerros sisältää sekä aldehydin että muut kerroksen yhdisteet, joten sekä PVA että aldehydi on reagoitettu etukäteen ennen kuin kerros päällystetään paperin pinnalle. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta J10.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena myöskään US-patenttijulkaisussa 3,079,356 (edellä mainittu viitejulkaisu J15) esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 kuvataan asetalisoidun polyvinyylialkoholin käyttö pinnoitteena kankaiden painattamisessa. Sanottuun liittyen viitejulkaisussa J15 esimerkkinä mainittu puuvillakangas käsittää selluloosakuituja ja vastaa siten kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaista selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia. Mainitussa viitejulkaisussa J15 esitetyn mukaan pinnoitteen valmistuksessa polyvinyylialkoholi asetalisoidaan tyydyttymättömällä aldehydillä vesiliuoksessa. Esimerkkinä tyydyttymättömästä aldehydistä viitejulkaisussa J15 mainitaan akroleiini, joka käsittää vinyyliryhmän ja aldehydiryhmän. Viitejulkaisu J15 kuvaa siten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen tuotteen. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 kaikki piirteet käyvät siten ilmi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena kansainvälisessä patenttihakemuksessa 01/07095 (edellä mainittu viitejulkaisu J16) esitettyyn nähden.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 kuvataan kangastuotteille levitettäväksi soveltuva koostumus, joka käsittää asetaalia tai hemiasetaalia, jossa on esimerkiksi undekyneelialdehydiä reagoitettuna karbinolin kanssa. Viitejulkaisussa J16 kuvattu koostumus sisältää lisäksi veteen liukenevan polymeerin, joka voi olla polyvinyylialkoholi. On ilmeistä, että kun tasapainoreaktion avulla happamissa oloissa muodostettu asetaali lisätään vesiliuokseen, jossa on hydroksyyliryhmiä sisältävä polymeeri, kuten polyvinyylialkoholi, asetaali reagoi hydroksyyliryhmien kanssa. Asetaalin muodostaminen on tasapainoreaktio, joten asetaalin lisäksi läsnä on aina yhdistettä aldehydimuodossa. Kysymyksessä oleva hyödyllisyysmalli määrittelee aldehydin termillä "aldehydiryhmä on hemiasetaalin tai asetaalin muodossa". Kyseinen määrittely on niin laaja, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde käsittää myös tulkinnan, jonka piiriin viitejulkaisun J16 mukainen tuote kuuluu. Viitejulkaisu J16 kuvaa siten tuotteen, joka sisältää itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön kaikki piirteet.

Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena US-patenttijulkaisussa 2,859,137 (edellä mainittu viitejulkaisu J18) esitettyyn nähden.

Edellä mainittu viitejulkaisu J18 osoittaa tekstiilien, kuten puuvillakankaiden, olevan silikonoitavissa sekä kankaiden silikonoinnin olleen tunnettua jo vuosikymmeniä ennen kysymyksessä olevaa hyödyllisyysmallia tarkoittaneen hakemuksen tekemistä.

I.6 Keksinnöllisyys

Vakiintuneen oikeuskäytännön valossa hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön keksinnöllisyyttä arvioitaessa ei tule ottaa huomioon suojavaatimukseen mahdollisesti sisältyviä menetelmäpiirteitä.

Edelleen hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön keksinnöllisyyttä arvioitaessa ei tule ottaa huomioon muita seikkoja, kuten esimerkiksi piirteitä, jotka eivät käy ilmi suojavaatimuksesta.

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ensinnäkään eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun J1 mukaisesta tunnetusta tekniikasta joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 on tunnettua muokata polyvinyylialkoholipolymeeriä vinyyliryhmän sisältävällä orgaanisella molekyylillä parantamaan silikonin kiinnittyvyyttä. Viitejulkaisusta J1 on siten tunnettua käyttää vesiliukoista polymeeriä, kuten PVA:ta, sekä saavuttaa silikonin hyvä kiinnittyvyys vinyyliryhmään ja siten mahdollisuus vähentää platinaa katalyyttinä silikonoinnissa. Viitejulkaisuun J1 sisältyvässä esimerkissä 1 vinyyliryhmän sisältävä sivuketju on kiinnitetty polymeerin hydroksyyliryhmään esterisidoksen kautta. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin esimerkkien mukainen asetaalisidos on yhtä voimakas kovalenttisidos kuin esterisidos. Näin ollen hyödyllisyysmallin mukaisella tuotteella ei ole mitään uutta etua aiempaan tekniikan tasoon nähden. Alan ammattimiehen yleistietoon on katsottava kuuluvan, että PVA:n yksi tärkeimpiä reaktioita on asetaalien muodostamisreaktio. Alan ammattimiehelle on siten täysin ilmeistä yhdistää yleistietonsa edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn ja päätyä kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiseen keksintöön.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä keksinnöllisenä myöskään edellä mainitun viitejulkaisun J1 ja valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Viitejulkaisussa J1 viitataan edellä mainittuun viitejulkaisuun J6 orgaanisen molekyylin tunnettuna tekniikkana. Viitejulkaisussa J6 on esitetty orgaaninen molekyyli, joka voi sisältää sekä vinyyliryhmän että aldehydiryhmän. Viitejulkaisussa J6 on niin ikään esitetty vinyyliryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin hyödyntäminen silikonin ankkuroimiseen pohjapaperille. Näin ollen alan ammattimiehelle olisi ilmeistä päätyä viitejulkaisun J6 mukaiseen orgaaniseen molekyyliin viitejulkaisussa J1 esitettyjen orgaanisten molekyylien sijasta.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

II Suojavaatimusasetelma B

II.1 Menetelmäkeksintö

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei voida katsoa olevan kyse hyödyllisyysmallilain mukaisesta tuotevaatimuksesta. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 onkin katsottava olevan kyse hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetusta kielletystä menetelmävaatimuksesta.

Suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 täsmentämällä siinä mainittu orgaaninen molekyyli tietyn molekyylikaavan omaaviin molekyyleihin. Orgaanisen molekyylin kaava ja muoto määrittelee ainoastaan lähtöainetta, ei lopputuotetta. Suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on näin ainoastaan täsmennetty menetelmää.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

II.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei ole ilmaistu täsmällisesti sitä, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 on jo sisäisesti ristiriitainen, koska siihen sisältyvä kaava CH2=CH-(R)-CH(OR1)2 ei sisällä aldehydiryhmää, mitä mainitun suojavaatimuksen sanamuoto kuitenkin edellyttää.

Orgaanisen molekyylin yleiskaavassa substituentti R on kirjoitettu kysymyksessä olevan itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 sulkumerkkien sisään, minkä on katsottava tarkoittavan, että substituentin R läsnäolo ei ole pakollinen. Kemian alalla on yleisesti tunnettua olla käyttämättä sulkumerkkejä silloin, kun substituentin R tiedetään olevan läsnä. Edellä mainittu orgaanisen molekyylin kaava kuvaa täsmällisesti akroleiinin silloin, kun ryhmä ei ole läsnä.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

II.3 Suoja-alan laajentuminen

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 laajentaa hyödyllisyysmallin suojavaatimusta kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 orgaaninen molekyyli on määritelty siten, että se käsittää aldehydien lisäksi sekä hemiasetaalin että asetaalin.

II.4 Selityksen riittävyys

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

II.5 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

II.6 Uutuus

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J11 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J5 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J6 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja Rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J8 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 esitettyyn nähden eikä edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 esitettyyn nähden.

Mainituilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

II.7 Keksinnöllisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J1 tai J11 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 yhdessä sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Mainituilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III Suojavaatimusasetelma C

III.1 Menetelmäkeksintö

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei voida katsoa olevan kyse hyödyllisyysmallilain mukaisesta tuotevaatimuksesta. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 onkin katsottava olevan kyse hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetusta kielletystä menetelmävaatimuksesta.

Suojavaatimusasetelman C itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 täsmentämällä siinä mainittu orgaaninen molekyyli tietyn molekyylikaavan omaaviin molekyyleihin. Orgaanisen molekyylikyylin kaava ja muoto määrittelee ainoastaan lähtöainetta, ei lopputuotetta. Suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on näin ainoastaan täsmennetty menetelmää.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III.3 Suoja-alan laajentuminen

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäinen suojavaatimus 1 laajentaa hyödyllisyysmallin suojavaatimusta kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 orgaaninen molekyyli on määritelty siten, että se käsittää aldehydien lisäksi sekä hemiasetaalin että asetaalin.

III.4 Selityksen riittävyys

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III.5 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III.6 Uutuus

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J11 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J5 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J6 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J8 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 esitettyyn nähden eikä edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 esitettyyn nähden.

Mainituilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

III.7 Keksinnöllisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J1 tai J11 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 yhdessä sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Suojavaatimusasetelma C käsittää ainoastaan vaihtoehtoisia ja yleisiä rakennekaavoja orgaaniselle molekyylille, eikä niille ole osoitettavissa mitään teknistä vaikutusta, joka poikkeaisi suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisesta ratkaisusta. Orgaanisen molekyylin hiilivetyketjun pituuden ei ole kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksessä esitetty omaavan mitään teknistä vaikutusta hyödyllisyysmallin tarkoittamalle tuotteelle. Orgaanisen molekyylin pituuden ei siten ole katsottava ratkaisevan mitään erityistä ongelmaa.

Muutoin puuttuvan keksinnöllisyyden osalta vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV Suojavaatimusasetelma D

IV.1 Menetelmäkeksintö

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei voida katsoa olevan kyse hyödyllisyysmallilain mukaisesta tuotevaatimuksesta. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 onkin katsottava olevan kyse hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetusta kielletystä menetelmävaatimuksesta.

Suojavaatimusasetelman D itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 täsmentämällä siinä mainittu orgaaninen molekyyli undekyleenialdehydiksi. Orgaanisen molekyylikyylin kaava ja muoto määrittelee ainoastaan lähtöainetta, ei lopputuotetta. Suojavaatimusasetelman D itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on näin ainoastaan täsmennetty menetelmää.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei ole ilmaistu täsmällisesti sitä, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimusasetelma D on sisäisesti ristiriitainen. Suojavaatimusasetelman D itsenäinen suojavaatimus 1 määrittelee orgaanisen molekyylin edellä todetulla tavalla undekyleenialdehydiksi, kun taas mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 2 määrittelee funktionaalisen aldehydiryhmän olevan hemiasetaali- tai asetaalimuodossa. Undekyleenialdehydi ei kuitenkaan voi olla hemiasetaali- tai asetaalimuodossa muuttumatta kokonaan toiseksi yhdisteeksi.

Lisäksi on todettava, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 määrittelemä undekyleenialdehydi on ristiriidassa suojavaatimusasetelman D epäitsenäisen suojavaatimuksen 5 mukaiseen yleiseen molekyylikaavaan nähden. Undekyleenialdehydillä ei voi olla sen paremmin kaavaa CH2=CH-(R)-CH(OR1)2 kuin kaavaa CH2=CH-(R)-CHO, kun ryhmä R on määritelty haarautuneeksi tai rengasmaiseksi hiiliketjuksi. Undekyleenialdehydin kemiallinen rakennekaava ei siten sovi epäitsenäisen suojavaatimuksen 5 mukaisten kaavojen määritelmiin.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV.3 Suoja-alan laajentuminen

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäinen suojavaatimus 1 laajentaa hyödyllisyysmallin suojavaatimusta kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 orgaaninen molekyyli on määritelty undekyleenialdehydiksi. Suojavaatimusasetelman D epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 2 esiintyvät sen sijaan termit hemiasetaali ja asetaali. Edelleen suojavaatimusasetelman D epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 5 todetaan, että orgaanisella molekyylillä molekyylillä voi olla lineaarinen, haarautunut ja/tai rengasmainen hiiliketju. Viimeksi mainittu tarkoittaa, että sanottu molekyyli voi olla myös hemiasetaali tai asetaali. Mainitut epäitsenäiset suojavaatimukset 2 ja 5 ovat näin ollen laajempia kuin mainitun itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen määrittely.

IV.4 Selityksen riittävyys

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV.5 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

IV.6 Suoritusmuodot, jotka eivät ilmene alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta

Kysymyksessä oleva suojavaatimusasetelma D käsittää suoritusmuotoja, joille ei ole perustaa alkuperäisessä hyödyllisyysmallihakemuksessa. Alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältynyt epäitsenäinen suojavaatimus 4 on ollut riippuvainen vain mainittuun hakemukseen sisältyneistä suojavaatimuksista 1, 2 tai 3, kun taas alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältynyt epäitsenäinen suojavaatimus 6, jonka piirteet on sisällytetty suojavaatimusasetelman D itsenäiseen suojavaatimukseen 1, ei ole ollut riippuvainen alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältyneestä suojavaatimuksesta 4. Näin ollen suojavaatimusasetelmassa D on esitetty alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältyneiden suojavaatimusten 4 ja 6 kombinaatio, mikä ei ole käynyt ilmi alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta.

IV.7 Keksinnöllisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J11 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa tai yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J1 kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Undekyleenialdehydi on tavanomainen ja tunnettu aine. Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman D itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitussa undekyleenialdehydissä on kyse lähtöaineesta, joka ei määrittele lopputuotetta mitenkään. Hyödyllisyysmallin perusteella undekyleenialdehydi ei ratkaise mitään teknistä ongelmaa, eikä undekyleenialdehydillä ole mitään yllättävää teknistä vaikutusta lopputuotteeseen.

Undekyleenialdehydissä on kyse ainoastaan vaihtoehdon hakemisesta esimerkiksi edellä mainitussa viitejulkaisussa J11 esitetylle akroleiinille. Alan ammattimiehen etsiessä vaihtoehtoa akroleiinille hän luonnollisesti etsisi vaihtoehtoa sellaisten kaupallisesti saatavilla olevien molekyylien joukosta, jotka käsittävät vinyyli- ja aldehydiryhmiä. Vinyyli- ja aldehydiryhmän käsittävien molekyylien joukko on kuitenkin varsin rajattu. Kaupallisesti on saatavilla ainoastaan muutama vinyyliryhmän sisältävä aldehydiyhdiste. Undekyleenialdehydi (10-undekenaali) on näistä ainoa, joka teollisessa mittakaavassa olisi soveltunut tarkoitukseensa ominaisuuksiensa ja hintansa puolesta. Koska undekyleenialdehydi on lisäksi terveydelle vähemmän haitallinen kuin akroleiini, edellä mainitun viitejulkaisun J11 opetusta kehittävä alan ammattimies olisi täysin ilmeisellä tavalla vaihtanut akroleiinin undekyleenialdehydiin.

Muutoin puuttuvan keksinnöllisyyden osalta vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

V Suojavaatimusasetelma E

V.1 Menetelmäkeksintö

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei voida katsoa olevan kyse hyödyllisyysmallilain mukaisesta tuotevaatimuksesta. Mainitussa suojavaatimuksessa 1 onkin katsottava olevan kyse hyödyllisyysmallilaissa tarkoitetusta kielletystä menetelmävaatimuksesta.

Suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 täsmentämällä vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välistä reaktiotyyppiä. Reaktiotyypin täsmentäminen määrittelee ainoastaan valmistusmenetelmää, ei lopputuotetta.

Muilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

V.2 Suojavaatimuksen täsmällisyys

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ei ole ilmaistu täsmällisesti sitä, mitä halutaan suojata.

Suojavaatimuksen 1 sanamuodosta ei myöskään käy ilmi pinnoitetun kerroksen valmistustapaa siten, että tuotteessa olevan kerroksen koostumus tai rakenne olisi ilmaistu. Kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 ei näin ollen kuvaa täsmällisesti suojan kohteeksi ilmoitettua lopputuotetta ja sen rakennetta.

Edelleen epätäsmällisyyttä osoittavat myös valittajan esittämät itsenäisen suojavaatimuksen 1 sanamuodon vastaiset sekä ristiriitaiset tulkinnat mainitun suojavaatimuksen 1 sisällöstä.

V.3 Suoja-alan laajentuminen

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 laajentaa hyödyllisyysmallin suojavaatimusta kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Kuten alan ammattimiehen yleistietoa osoittavasta valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J4 ilmenee, asetalisoinnissa on kyse tasapainoreaktiosta, joka on riippuvainen lähtöaineista ja olosuhteista. Asetalisointireaktio ei näin ollen kuvaa minkään tietyn lopputuotteen muodostumista. Suojavaatimusasetelmaa E on näin katsottava laajennetun hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Lisäksi suojavaatimusasetelman E epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 5 on laajennettu suojavaatimusasetelman E itsenäistä suojavaatimusta 1 toteamalla, että orgaanisella molekyylillä voi olla lineaarinen, haarautunut ja/tai rengasmainen hiiliketju. Viimeksi mainittu tarkoittaa, että sanottu molekyyli voi olla myös hemiasetaali tai asetaali. Mainittu epäitsenäinen suojavaatimus 5 on näin ollen laajempi kuin mainitun itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen määrittely.

V.4 Selityksen riittävyys

Puheena olevalta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

V.5 Uutuus

Kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J11 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J5 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J6 esitettyyn nähden, sanotussa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J8 esitettyyn nähden, edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 esitettyyn nähden eikä edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 esitettyyn nähden.

Mainituilta osin vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

V.6 Keksinnöllisyys

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi myöskään edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa.

Aldehydiryhmä ei saa itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisessa tuotteessa aikaan mitään yllättävää teknistä vaikutusta verrattuna edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyyn esterisidokseen, jonka avulla vesiliukoiseen hydroksyyliryhmiä sisältävään polymeeriin on oksastettu sivuketju, jossa on vinyyliryhmä. Alan ammattimies olisi pitänyt itsestään selvänä korvata mainitussa viitejulkaisussa J1 kuvattu polyvinyylialkoholin asyylikloridivälitteinen esteröinti aldehydivälitteisellä asetalisoinnilla, kuten edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 on esitetty. PVA:n asetalisointia on tehty onnistuneesti lähes vuosisadan ajan, joten on olemassa valtava määrä todistettuja, helposti saatavilla olevia ja hyvin toimivia reaktiokaavoja funktionalisoimiseen aldehydin avulla.

Muutoin puuttuvan keksinnöllisyyden osalta vastaaja viittaa, mitä edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on esitetty.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on 14.8.2015, 25.11.2015 ja 25.8.2017 toimittanut markkinaoikeudelle asiassa lausunnon.

Suullinen käsittely

Asiassa on markkinaoikeudessa järjestetty 18. ja 19.9.2017 suullinen käsittely, josta on laadittu erillinen pöytäkirja.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

I Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on 20.9.2011 rekisteröinyt hyödyllisyysmallin numero 9393 keksinnölle "Muokatun PVA:n kerroksen sisältävä selluloosakuitupohjainen taustamateriaali".

UPM-Kymmene Corporationin tekemän vaatimuksen johdosta
Patentti- ja rekisterihallitus on sittemmin valituksenalaisella päätöksellään 21.4.2015 julistanut edellä mainitun hyödyllisyysmallin numero 9393 mitättömäksi kokonaan.

Ahlstrom-Munksjö Oyj on valittanut edellä mainitusta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudessa Ahlstrom-Munksjö Oyj vaatinut, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös kumotaan ja hyödyllisyysmalli numero 9393 pysytetään voimassa ensisijaisesti sen alkuperäisten suojavaatimusten mukaisessa muodossa (edellä mainittu suojavaatimusasetelma A) tai sanottuun nähden toissijaisesti yhtiön markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa (edellä mainitut suojavaatimusasetelmat B, C, D ja E sanotussa keskinäisessä etusijajärjestyksessä).

UPM-Kymmene Corporation on vaatinut, että valitus hylätään.

Asiassa markkinaoikeudessa on siten kysymys siitä, onko edellä mainittujen suojavaatimusasetelmien A–E (sanotussa keskinäisessä etusijajärjestyksessä) mukaisten keksintöjen katsottava olevan rekisteröitävissä hyödyllisyysmallina.

II Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallilain 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksintö on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään. Mainitun pykälän 4 momentin 3 kohdan mukaan hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittaessa kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 11 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemusta ei saa muuttaa siten, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Hyödyllisyysmallilain 19 § mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2–4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyä vaatimuksia; rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä; hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta; tai suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

III Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö

Kysymyksessä oleva keksintö koskee selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia.

Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksen mukaan keksinnön käyttökohde liittyy taustamateriaaleihin, jotka on tarkoitettu silikonoitavaksi kaikille itseliimautuville tuotteille.

Edellä mainitun selityksen mukaan kysymyksessä oleva keksintö käsittää funktionaalisia hydroksyyliryhmiä sisältävän vesiliukoisen polymeerin funktionalisoinnin, joka voidaan tehdä vesipohjaisessa prosessissa ennen kuin kalvo muodostuu selluloosataustamateriaalille.

Selityksen mukaan keksinnön erään edullisen suoritusmuodon kohde on selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, jonka vähintään yksi pinta on pinnoitettu kerroksella, joka sisältää vesiliukoista polymeeriä, jossa on funktionaalisia hydroksyyliryhmiä, joista vähintään jotkin on saatettu reagoimaan etukäteen vähintään yhden funktionaalisen vinyyliryhmän ja yhden funktionalisen aldehydiryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin kanssa.

Edelleen selityksen mukaan vesiliukoisen polymeerin sisältävä kerros voi muodostua vähintään yhdestä etukäteen funktionalisoituja funktionaalisia hydroksyyliryhmiä sisältävästä vesiliukoisesta polymeeristä ja vähintään yhdestä funktionalisoimattomia vesiliukoisia funktionaalisia hydroksyyliryhmiä sisältävästä vesiliukoisesta polymeeristä. Funktionalisoidut ja funktionalisoimattomat funktionaaliset hydroksyyliryhmät voivat sisältyä samaan vesiliukoiseen polymeeriin tai ne voivat sisältyä vähintään kahteen vesiliukoiseen polymeeriin, joka käsittää erilaisia funktionaalisia hydroksyyliryhmiä.

Funktionalisoitu vesiliukoinen polymeeri voidaan selityksen mukaan pinnoittaa selluloosakuitupohjaiselle taustamateriaalille käyttämällä mitä tahansa paperiteollisuuden pintakäsittelymenetelmää.

Kuten edellä on selostettu, valittaja on markkinaoikeudessa vaatinut, että kysymyksessä oleva hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa ensisijaisesti sen alkuperäisten suojavaatimusten mukaisessa muodossa (edellä mainittu suojavaatimusasetelma A) tai sanottuun nähden toissijaisesti valittajan markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen suojavaatimusten mukaisessa muodossa (edellä mainitut suojavaatimusasetelmat B, C, D ja E sanotussa keskinäisessä etusijajärjestyksessä). Kyseiset suojavaatimusasetelmat on niiden mainitussa keskinäisessä etusijajärjestyksessä otettu tämän päätöksen liitteiksi 2.1–2.5.

IV Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu ensinnäkin seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin:
J1: Kansainvälinen patenttihakemusjulkaisu WO 2009/147283 A1
J2: Myllylä, Antero: Polyvinyylialkoholin oksastus vinyylisillä sivuryhmillä, Teknillinen Korkeakoulu, diplomityö, 2008
J3: Schmedlen, Rachael H. et al: "Photocrosslinkable polyvinyl alcohol hydrogels that can be modifies with cell adhesion peptides for use in tissue engineering"; Biomaterials, Vol. 23, 2002, s. 4325–4332
J4: Clayden, Jonathan et al: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001, s. 342–347
J5: US-patenttihakemusjulkaisu US 2009/0118424 A1
J6: Kansainvälinen patenttihakemusjulkaisu WO 2005/071161 A1
J7: US-patentti numero US 4,056,499
J8: US-patenttihakemusjulkaisu US 2009/0092765 A1
J9: Giménez, V. et al: "Unsaturated modified poly(vinyl alcohol). Crosslinking through double bonds"; Polymer, Vol. 40, 1999, s. 2759–2767
J10: JP-patenttihakemus numero 2002-049130
J11: JP-patenttihakemus (tutkittu) numero S60-6370
J12: Viitejulkaisun J11 englanninkielinen käännös
J13: Viitejulkaisun J10 englanninkielinen käännös

Edellä mainitun lisäksi asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on viitattu vielä seuraaviin viitejulkaisuihin:
J14: US-patentti numero 2,929,710
J15: US-patentti numero 3,079,356
J16: Kansainvälinen patenttihakemusjulkaisu WO 01/07095 A1
J17: Dow Corning -nimisen yhtiön esite vuodelta 2003
J18: US-patentti numero 2,859,137

Edellä mainittu viitejulkaisu J1 käsittelee taustamateriaalissa käytettävää koostumusta, jossa silikonin kiinnittyvyyttä taustamateriaalin pintakäsiteltyyn kerrokseen on parannettu. Viitejulkaisu J1 käsittelee yleisesti myös pintakäsittelyyn käytettävää ainetta, joka on reaktiivinen tai ainakin yhteensopiva silikonikerroksen kanssa. Erityisesti viitejulkaisussa J1 on kuvattu funktionalisoituja polymeerejä, joilla saadaan aikaan kovalenttinen sidos funktionalisoidun polymeerin ja silikonin välillä.

Edellä mainittu viitejulkaisu J2 on opinnäytetyö, jossa on muun ohella tutkittu polyvinyylialkoholi-polymeerin oksastusta vinyyliryhmän sisältävällä sivuketjulla käyttäen esteröinti- ja eetteröintireaktioita.

Edellä mainittu viitejulkaisu J3 on tieteellinen julkaisu, joka käsittää fotoaktiivisen polyvinyylialkoholi-polymeerin käyttöä kudosteknologian tukirakenteisiin ("tissue engineering scaffold"). Erityisesti viitejulkaisussa J3 kuvataan erilaisia muokattuja polyvinyylialkoholi-polymeerejä, joihin on oksastettu esimerkiksi vinyyliryhmiä sisältäviä sivuketjuja asetaalisidoksen avulla. Edelleen viitejulkaisussa J3 kuvataan valmistettujen hydrogeelien mekaanisten ominaisuuksien testataamista pinnoittamalla niitä balsapuulle.

Edellä mainittu viitejulkaisu J4 on ote orgaanisen kemian oppikirjasta, jossa muun ohella kuvataan asetaalisidosten muodostumista diolien ja aldehydien tai ketonien välillä.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J5 kuvataan polyvinyyliasetaaleja, joilla on sivuketjussa tyydyttymätön ryhmä ja jotka on muodostettu reagoittamalla esimerkiksi polyvinyylialkoholi-polymeeriä tyydyttymättömien aldehydien kanssa. Edelleen viitejulkaisussa J5 kuvataan, kuinka mainittuja tyydyttymättömiä polyvinyyliasetaaleja voidaan käyttää esimerkiksi sidosaineina tulostemuisteissa, korroosionestoaineissa ja keramiikkateollisuudessa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 kuvataan selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia, joka on tarkoitettu silikonoitavaksi. Viitejulkaisussa J6 kuvataan erityisesti selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia, jossa ainakin yhdellä puolella selluloosakuidun hydroksiryhmät on reagoitettu yhdisteellä, joka pystyy reagoimaan silikonin kanssa esimerkiksi vinyyliryhmän kautta.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J7 kuvataan biohajoavia muoveja, jotka sisältävät modifioituja polymeerejä, joihin on oksastettu biohajoavia ryhmiä sisältäviä sivuketjuja.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J8 kuvataan modifioitua polymeeriä, joka sisältää vinyylialkoholiryhmiä ja joka on valmistettu reagoittamalla osa vinyylialkoholiryhmistä tyydyttymättömällä karboksyylihapolla tai anhydridillä. Edelleen viitejulkaisussa J8 kuvataan, kuinka mainitut modifioidut polymeerit voidaan edelleen fotokemiallisesti ristiinlinkittää vapaiden vinyylialkoholiryhmien avulla. Näin modifioituja polymeerejä voidaan viitejulkaisussa J8 esitetyn mukaan käyttää vesitiiviiden kerrosten muodostamiseen esimerkiksi PET-pulloissa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J9 kuvataan tyydyttymätöntä modifioitua polyvinyylialkoholi-polymeeria, johon on oksastettu vinyyliryhmä sivuketjuun. Viitejulkaisusta J9 käy ilmi, kuinka vinyyliryhmä on saatu oksastettua polyvinyylialkoholi-polymeeriin reagoittamalla polymeeri undekyleenikloridin kanssa, joka muodostaa esterisidoksen polymeerin hydroksiryhmän kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J10 ja sitä koskevassa viitejulkaisuna J13 esitetyssä englanninkielisessä käännöksessä on kuvattu paperimateriaalista tehty alusta tai pakkausmateriaali, joka on päällystetty biohajoavalla aldehydiyhdistettä sisältävillä kerroksilla.

Edellä mainittu viitejulkaisu J11 ja sitä koskeva viitejulkaisuna J12 esitetty englanninkielinen käännös koskee vesiliukoista hartsikoostumusta, joka on saatu sekoittamalla polyvinyyliasetaali-polymeeriä, joka on reagoitettu ainakin tyydyttymättömällä aldehydillä ja mahdollisesti myös tyydyttyneellä aldehydillä, ja persulfaattia. Viitejulkaisun J11 mukaan mainittua hartsikoostumusta voidaan käyttää paperin pinnoitukseen, musteessa tai vastaavassa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J14 kuvataan liukenevia funktionalisoituja polymeerejä, joilla on terminaalinen vinyyliryhmä. Erityisesti viitejulkaisussa J14 kuvataan lineaarisia
hydroksi-polymeerejä, kuten polyvinyylialkoholi, johon on oksastettu vinyyliryhmän sisältävä sivuketju.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J15 kuvataan pigmenttiä sisältävää kankaiden painatukseen käytettävää hartsitahnaa, joka sisältää tyydyttymättömällä aldehydilla modifioitua polyvinyylialkoholi-polymeeria. Viitejulkaisussa J15 kuvataan erityisesti polyvinyylialkoholi-polymeerin reagoittamista akroleiinin kanssa.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J16 kuvataan koostumusta, jota voidaan käyttää kankaiden hajunpoistoon. Viitejulkaisun J16 mukainen koostumus käsittää muun ohella asetaalin tai hemiasetaalin, jossa voi olla vinyyliryhmä sekä jonkun kalvon muodostava polymeeri kuten polyvinyyliasetaatti.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J17 on kyse Dow Corning -nimisen yhtiön esitteestä, jossa käsitellään typpeä sisältäviä yhdisteitä, jotka mahdollisesti inhiboivat platinakatalyyttiä.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J18 kuvataan kankaiden pinnoittamista metyylisilikonihartsilla.

V Asian arviointi

V.1 Suojavaatimusasetelma A

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman A mukaiset suojavaatimukset vastaavat alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mukaisia suojavaatimuksia.

V.1.1 Menetelmäkeksintö

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman A itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on kysymys menetelmäkeksinnöstä, eikä kyseinen suojavaatimusasetelma ole siten jo sanotun johdosta hyväksyttävissä. Lainsäätäjän tahto on ollut, että hyödyllisyysmallisuojaa voi saada ainoastaan tuotteille. Tuotevaatimuksella voi olla ainoastaan yksi tarkasteluajankohta. Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on lisäksi käytetty keksinnön kuvaamiseen tuotteen valmistustapaa kuvaavia menetelmäpiirteitä, kuten esimerkiksi "etukäteen reagoitettu" ja "asetalisointireaktio". Itsenäinen suojavaatimus 1 ei siten kuvaa yksiselitteisesti lopputuotetta. Edelleen on huomattava, että niin sanotun "product-by-process" -muodon käyttämistä suojavaatimuksessa on pidettävä sallittuna ainoastaan, kun tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen polymeeri olisi ollut mahdollista määritellä tuotemääritteillä.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohde on selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, jonka vähintään yksi pinta on pinnoitettu kerroksella, joka sisältää vähintään yhden vesiliukoisen polymeerin. Mainittu itsenäinen suojavaatimus edelleen määrittelee, miten taustamateriaalin pinnoituksessa käytetty polymeeri on valmistettu.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että vaikka edellä mainittu itsenäinen suojavaatimus 1 sisältää myös menetelmällisiä piirteitä, niin sanotun ei kuitenkaan ole katsottava tekevän suojavaatimuksen kohteesta kokonaisuudessaan menetelmää, vaan suojavaatimuksen kohteena sanotusta huolimatta on pidettävä tuotetta. Suojavaatimuksessa esitettyjen menetelmällisten piirteiden on katsottava kuvaavan pinnoitukseen käytettävän polymeerin valmistustapaa käyttäen "product-by-process"
-muotoa.

Ottaen huomioon, että hyödyllisyysmallilain 19 §:ssä on säädetty tyhjentävästi niistä perusteista, joiden nojalla hyödyllisyysmallin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi, ei kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman osalta, joka vastaa alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mukaista suojavaatimusasetelmaa, tule myöskään arvioitavaksi, onko käsillä ollut hyödyllisyysmallimääräysten (17.1.2013) 11 §:ssä tarkoitettu peruste product-by-process -muodon käyttämiselle.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteita sille, että suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastaisena.

V.1.2 Suojavaatimusten täsmällisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman A mukaisissa suojavaatimuksissa ei ole ilmaistu täsmällisesti niiden kohteena olevaa tuotetta. Kyseisissä suojavaatimuksissa ei ole määritelty tuotetta, vaan suojavaatimusten sanamuoto määrittelee menetelmävaiheita ja lähtöaineita. Suojavaatimusten sanamuodosta ei myöskään käy ilmi niitä olosuhteita, jotka olisivat välttämättömiä suojavaatimuksen mukaisen lopputuotteen aikaansaamiseksi.

Kuten edellä on selostettu, hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallissa tulee olla täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Suojavaatimuksen täsmällisyyttä koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan mainita hyödyllisyysmallilain 19 §:ssä, jossa säädetään tyhjentävästi hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevista perusteista.

Edellä esitetty huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon edellä todettu siitä, että kysymyksessä oleva suojavaatimusasetelma A vastaa alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mukaista suojavaatimusasetelmaa, markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporationin esittämä suojavaatimusten epätäsmällisyys muodosta suojavaatimusasetelman A mukaisten suojavaatimusten osalta hyödyllisyysmallilain 19 §:ssä tarkoitettua perustetta hyödyllisyysmallin mitättömäksi julistamiselle.

V.1.3 Selityksen riittävyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa ei keksintöä ole esitetty niin selvästi, että alan ammattimies kykenisi selityksen perusteella käyttämään keksintöä. Alan ammattimiehelle on nimittäin katsottava olleen tunnettua, että asetalisointireaktio on tasapainoreaktio, joka on riippuvainen lähtöaineista ja olosuhteista. Asetalisointireaktio ei näin ollen kuvaa mitään tietyn lopputuotteen muodostumista.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksestä ilmenee, että asetalisointireaktion katalyyttinä toimivat happamat olosuhteet, minkä on katsottava olevan alan ammattimiehelle erittäin hyvin tunnettua. Sanottuun nähden alan ammattimiehen on katsottava pystyvän hyödyllisyysmallin selityksen perusteella toistamaan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei
UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selitystä ei olisi pidettävä niin selvänä, ettei alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä.

V.1.4 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimiehen ei ole katsottava pystyvän toteuttamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä koko laajuudeltaan. UPM-Kymmene Corporation on sanottuun liittyen esittänyt, että mainitun suojavaatimuksen tuottama suoja-ala käsittää sovellutuksen, jossa funktionalisoituun polymeeriin ei jää jäljelle vinyyliryhmiä. UPM-Kymmene Corporation on edelleen esittänyt, että vinyyliryhmiä on pidettävä oleellisina silikonoinnissa ja siten keksinnön toimivuuden suhteen itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohdetta ei ole pidettävä toisinnettavissa.

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on päätöksessään G 1/03 katsonut, että mikäli patenttivaatimusten määrittelemältä keksinnöltä puuttuu toisinnettavuus ("reproducibility"), tämä voi johtaa joko siihen, että keksinnön selitystä on pidettävä riittämättömänä tai että keksinnön ei katsota olevan keksinnöllinen. Laajennetun valituslautakunnan mukaan, mikäli tekninen vaikutus ("effect") on ilmaistu patenttivaatimuksessa, kyse on keksinnön selityksen riittämättömyydestä, muussa tapauksessa, eli kun teknistä vaikutusta ei ole ilmaistu patenttivaatimuksessa, mutta se on osa ratkaistavaa ongelmaa, keksinnöltä puuttuu keksinnöllisyys.

Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien päätöksessä T 939/92 on edelleen todettu, että patentin antaman yksinoikeuden tulee nimenomaan perustua keksinnön tekniseen kontribuutioon. Mikäli patenttivaatimuksen määrittelemä suoja-ala on niin laaja, että keksinnön aikaansaama tekninen kontribuutio ei toteudu koko patenttivaatimuksen suoja-alalta, patenttivaatimus ei ole keksinnöllinen koko suoja-alan laajuudelta.

Edellä mainituissa Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisuissa on sinänsä ollut kysymys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä Euroopan patenttisopimus) tulkinnasta. Patenttilain muuttamista koskeneissa lainvalmistelutöissä on kuitenkin korostettu, kuinka Euroopan patenttisopimuksen, johon Suomi on vuonna 1996 liittynyt, ja patenttilain tulkinnan tulee olla mahdollisimman yhdenmukaisia oikeusvarmuuden turvaamiseksi (ks. esim. HE 92/2005 vp s. 28). Hyödyllisyysmallin rekisteröinnin tuottama yksinoikeus vastaa puolestaan patentin tuottamaa yksinoikeutta muilta osin, paitsi että hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä on mahdollista saada yksinoikeus enintään kymmeneksi vuodeksi hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä, kun taas patentti voidaan pitää voimassa enintään 20 vuotta patenttihakemuksen tekemispäivästä. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että edellä mainituille Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien ratkaisuille on annettavissa merkitystä puheena olevalta osin myös hyödyllisyysmallilakia sovellettaessa ja hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen hyväksyttävyyttä arvioitaessa.

UPM-Kymmene Corporationin esittämän edellä selostetun toisinnettavuuden puutetta koskevan väitteen osalta ei edellä esitetty huomioon ottaen ole siten katsottava olevan kysymys seikasta, joka tulisi arvioitavaksi selityksen riittämättömyyttä koskevana kysymyksenä, vaan tältä osin on kysymys seikasta, joka tulee arvioitavaksi jäljempänä keksinnöllisyyden arvioinnin yhteydessä.

V.1.5 Uutuus

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J1 nähden, kuten ei myöskään päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J11 nähden.

Edellä todetulla tavalla suojavaatimusasetelman A mukaiset suojavaatimukset vastaavat alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mukaisia suojavaatimuksia.

Valittaja on esittänyt, että sen paremmin edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 kuin myöskään viitejulkaisusta J11 ei käy ilmi kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön kaikkia piirteitä.

UPM-Kymmene Corporation on puolestaan esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi sen paremmin edellä mainittuun viitejulkaisuun J1 tai J 11 nähden kuin myöskään edellä mainittuun viitejulkaisuun J2, J3, J5, J6, J8, J10, J14, J15, J16 tai J18 nähden.

Valittaja on uutuuden arviointiin liittyen esittänyt, että kysymyksessä olevan keksinnön kohde rajoittuu silikonoitavaksi tarkoitettuihin ja siihen soveltuviin selluloosakuitupohjaisiin taustamateriaaleihin. Silikonoinnissa on puolestaan oleellista, että funktionalisoidussa polymeerissä on pinnoituksen jälkeen edelleen vapaita vinyyliryhmiä, jotka kykenevät muodostamaan sidoksia silikonin kanssa. Sanottuun nähden valittajan esittämän mukaan vapaiden vinyyliryhmien läsnäoloa pinnoituksen jälkeen sekä sitä, että taustamateriaali on tarkoitettu silikonoitavaksi, tulisi pitää piirteinä, jotka tulee ottaa huomioon uutuuden arvioinnissa.

UPM-Kymmene Corporation on puolestaan uutuuden arviointiin liittyen esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 sanamuodon "etukäteen reagoitettu" ei ole katsottava rajoittuvan pelkästään siihen, että orgaanisen molekyylin aldehydiryhmä reagoi asetalisointireaktion muodossa polymeerin hydroksyyliryhmien kanssa, vaan kyseinen suojavaatimus tulee ymmärtää siten, että myös muut reaktiot kuin asetalisointireaktiot ovat suojavaatimuksen tuottaman suoja-alan piirissä. Näin ollen mikäli orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä reagoisi polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa ja näin syntynyt reaktiotuote käytettäisiin selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin pinnoittamiseen, myös kyseinen lopputuote olisi suojavaatimuksen tuottaman suoja-alan piirissä. UPM-Kymmene Corporation on edelleen esittänyt, että suojavaatimuksen sanamuodon on katsottava kattavan myös sellaisia tuotteita, joissa funktionalisoitu polymeeri on läpikäynyt muita reaktioita. Esimerkkinä viimeksi mainituista muista reaktioista on mainittavissa reaktiot, joissa vinyyliryhmät ovat edelleen reagoineet ennen pinnoitusta tai sen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 sanamuodosta ilmenee, että vesiliukoinen funktionaalisia hydroksyyliryhmiä sisältävä polymeeri reagoitetaan etukäteen vähintään yhden sellaisen funktionaalisen vinyyliryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin kanssa, jossa on myös funktionaalinen aldehydiryhmä.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että suojavaatimuksen sanamuodosta ei käy ilmi, mikä siinä mainitun reaktion lopputuote on ja onko lopputuotteessa vapaita vinyyliryhmiä. Suojavaatimuksen on siten katsottava kattavan myös sellaisen funktionalisoidun polymeerin, joka on läpikäynyt muita reaktioita kuin asetalisointireaktion tai jossa vinyyliryhmä on reagoinut edelleen, joko ennen taustamateriaalin pinnoitusta tai sen jälkeen.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J1

Kuten edellä on selostettu, Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J1 nähden.

Viitejulkaisu J1 koskee koostumuksia käytettäväksi taustamateriaaleihin, kuten tarrojen taustapaperille, jotka ovat tarkoitettu silikonoitavaksi. Viitejulkaisussa J1 kuvataan, miten selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, eli glassine-paperi, joka on viitejulkaisun J1 mukaan valmistettu kemiallisesta selluloosamassasta, voidaan ennen silikonointia pintakäsitellä polyvinyylialkoholilla, joka on oksastettu (reagoitettu) esimerkiksi 10-undekyylikloridilla.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisussa J1 kuvattu taustamateriaali vastaa kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 tarkoitettua selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia. Viitejulkaisusta J1 ilmenee selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, jonka ainakin yksi pinta on pinnoitettu kerroksella, joka sisältää vähintään yhden vesiliukoisen polymeerin, jossa on funktionaalisia hydroksyyliryhmiä, joista vähintään osa on reagoitettu etukäteen vähintään yhden funktionaalisen vinyyliryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin kanssa.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että viitejulkaisussa J1 ei kuitenkaan ole täsmällisesti nimetty sellaista orgaanista yhdistettä, jossa on sekä funktionaalinen vinyyliryhmä että funktionaalinen aldehydiryhmä ja esitetty vesiliukoisen polymeerin reagoittamista sillä. Myöskään viitejulkaisuun J1 sisältyvissä esimerkeissä tai muutoinkaan ei ole katsottava yksilöidyn vesiliukoisen polymeerin reagoittamista orgaanisen molekyylin kanssa, jossa on sekä vinyyli- että aldehydiryhmä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitusta viitejulkaisusta J1.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J11

Viitejulkaisuun J11 sisältyvissä esimerkeissä 4 ja 5 on esitetty, miten PVA:han perustuva hartsi on reagoitettu akroleiinin kanssa. PVA on vesiliukoinen polymeeri, joka sisältää hydroksyyliryhmiä. Akroleiini on puolestaan orgaaninen molekyyli, joka sisältää sekä vinyyli- että aldehydiryhmän. Viitejulkaisussa J11 on näin ollen katsottava kuvatun reaktio, jossa vesiliukoinen hydroksyyliryhmiä sisältävä polymeeri reagoitetaan vähintään yhden funktionaalisen vinyyliryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin kanssa, jossa molekyylissä on myös funktionaalinen aldehydiryhmä.

Viitejulkaisuun J11 sisältyvistä esimerkeistä 4 ja 5 ilmenee edelleen, että reaktiotuote (funktionalisoitu PVA) levitetään lasilevylle testejä varten. Viitejulkaisusta J11 kuitenkin ilmenee, että siinä kuvattu vesiliukoinen PVA-pohjainen hartsikoostumus soveltuu muun ohella myös paperin pinnoitukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisuun J11 sisältyvistä esimerkeistä 4 ja 5 ilmenee sinänsä, että niissä valmistetun modifioidun PVA:n tarkoitettu loppukäyttö ei ole lasilevyn pinnoitus vaan jokin muu, kuten paperin pinnoitus tai käyttö musteessa tai vastaavassa. Viitejulkaisun J11 esimerkkien 4 ja 5 mukaisen modifioidun PVA:n käyttöä ei kuitenkaan ole yksilöity mainitussa viitejulkaisussa sen lähemmin. Viitejulkaisusta J11 ei siten ole katsottava käyvän ilmi selkeästi, mikä on vinyyli- ja aldehydiryhmän sisältävän orgaanisen molekyylin ja PVA:n reaktiotuotteen lopullinen käyttökohde.

Valittaja on esittänyt, että viitejulkaisusta J11 ei ilmenisi, että modifioidun hartsin käyttökohteena mainittu paperi olisi välttämättä selluloosakuitupohjainen, vaan se voisi olla esimerkiksi muovipohjainen.

Markkinaoikeus toteaa, että suullisessa käsittelyssä asiantuntijana kuultu dosentti Jari Hovinen on kertonut, että kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esiintyvä termi selluloosakuitupohjainen taustamateriaali tulee ymmärtää siten, että taustamateriaalin pääkomponentti on selluloosakuitua. Hovinen on edelleen kertonut, että paperi ei aina ole selluloosakuitupohjainen.

Myöskään UPM-Kymmene Corporation ei sinänsä ole kiistänyt, etteikö olisi olemassa paperia, joka ei ole selluloosakuitupohjainen. UPM-Kymmene Corporation on kuitenkin esittänyt, että viitejulkaisussa J11 tarkoitetun paperin on oltava selluloosakuitupohjainen, koska viitejulkaisussa kuvatun esitetyn
PVA-pohjaisen hartsikoostumuksen tarkoitus on muodostaa kalvo, jolla on parannettu vedensieto. Ainoastaan selluloosakuitupohjaiselle paperille on tarpeen muodostaa kalvo, jolla on parannettu vedenkestävyys.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisussa J11 ei sinänsä mainita, että modifioidun hartsin käyttökohteena mainitun paperin tulisi olla selluloosakuitupohjainen. Myöskään UPM-Kymmene Corporationin esittämän siitä, että viitejulkaisussa J11 kuvatun paperin tulee olla selluloosakuitupohjainen, koska mainitussa viitejulkaisussa kuvatun teknologian tarkoitus on parantaa vedenkestoa ja ainoastaan selluloosakuitupohjaisen paperin vedenkestävyyttä on tarpeen parantaa, ei ole katsottava merkitsevän, etteikö viitejulkaisussa mainitun modifioidun hartsin käyttökohteena mainittu paperi voisi olla muutakin kuin selluloosakuitupohjainen, sillä viitejulkaisussa esitettynä tavoitteena ei ole pidettävä pinnoitettavan materiaalin vedenkestävyyden parantamista, vaan hartsin (polymeerin) vedenkestävyyden parantamista.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että viitejulkaisusta J11 ei yksiselitteisesti käy ilmi, onko siinä mainittu paperi selluloosakuitupohjainen.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J14

Kuten edellä on selostettu, UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi myöskään suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J14 nähden.

Viitejulkaisuun J14 sisältyvässä esimerkissä II on esitetty hydrolysoidun polyvinyyliasetaatin (PVA) reaktio p-vinyylibensaldehydin etyleeniglykooliasetaalin kanssa. Vinyylibensaldehydi on orgaaninen molekyyli, joka sisältää vinyyli- ja aldehydiryhmän. Viitejulkaisusta J14 käy edelleen ilmi, että edellä mainitussa reaktiossa saatu hartsi levitetään lasilevyille. Viitejulkaisun J14 mukaan lasilevylle levitetyn käsitellyn hartsin avulla voidaan valokäsittelyn ja reliefipainatuksen avulla saada aikaan terävä kuva.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisu J14 käsittelee pääsääntöisesti erilaisten funktionalisoitujen polymeerien valmistusta. Viitejulkaisun J14 yleisessä osassa on mainittu, että näin saadut uudet polymeerit voidaan käyttää fotopolymerisoituvissa koostumuksissa, joilla voidaan saada erilaisia kalvoja taustamateriaaleille, kuten metallilevyille, hydrofobisille kalvoille, pahville taikka impregnoidulle tai laminoidulle paperille. Viitejulkaisusta J14 ei kuitenkaan yksiselitteisesti ilmene, että siinä esitettäisiin kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen funktionalisoidun polymeerin pinnoittaminen selluloosakuitupohjaiselle taustamateriaalille.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J2

Kuten edellä on selostettu, UPM-Kymmene Corporation on lisäksi esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J2 nähden.

Viitejulkaisu J2 on opinnäytetyö, jossa käsitellään polyvinyylialkoholin (PVA) oksastusta vinyylisillä sivuryhmillä.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisussa J2 mainitaan PVA:lle useampikin mahdollinen oksastusreitti, joissa reaktiot ovat kohdistuneet PVA:n hydroksyyliryhmään. Viitejulkaisusta J2 ei kuitenkaan ilmene yhtenä kokonaisuutena sellaista PVA:ta, joka olisi reagoitettu sekä vinyyli- että aldehydiryhmän sisältävällä orgaanisella molekyylillä ja reagoinnin jälkeen pinnoitettu selluloosakuitupohjaiselle taustamateriaalille.

Edellä esitetyn perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitusta viitejulkaisusta J2.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J6

Kuten edellä on selostettu, UPM-Kymmene Corporation on myös esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J6 nähden.

Viitejulkaisu J6 koskee selluloosakuitupohjaisia taustamateriaaleja, jotka on tarkoitettu silikonoitavaksi. Viitejulkaisussa J6 esitetään erityisesti, miten selluloosakuitupohjainen taustamateriaali reagoitetaan orgaanisella molekyylillä, jossa on vinyyliryhmä, johon silikoni voidaan reagoittaa.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisussa J6 esitetään, että vinyyliryhmän sisältävä orgaaninen molekyyli reagoitetaan pääosin suoraan selluloosan vapaiden hydroksyyliryhmien kanssa. Viitejulkaisussa J6 esitetään pitkähkö lista erilaisista funktionaalisista ryhmistä, jotka voivat reagoida hydroksyyliryhmien kanssa. Yhtenä tällaisena ryhmänä viitejulkaisussa J6 on mainittu aldehydi. Viitejulkaisuun J6 sisältyvissä varsinaisissa esimerkeissä ei kuitenkaan käytetä aldehydiä linkittämään vinyyliryhmän sisältävää molekyyliä hydroksyyliryhmään. Viitejulkaisusta J6 käy lisäksi ilmi, että selluloosakuitupohjaiselle taustamateriaalille voidaan myös pinnoittaa koostumus, joka sisältää vesiliukoista sidosainetta. Edelleen viitejulkaisusta J6 ilmenee, että vesiliukoinen sidosaine voi olla polyvinyylialkoholi (PVA), jolloin PVA:n vapaat hydroksyyliryhmät toimivat selluloosan vastaavien vapaiden hydroksyyliryhmien lisäksi vinyylisen orgaanisen molekyylin kiinnityskohtina.

Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisessa keksinnössä vinyyliryhmän sisältävä orgaaninen molekyyli reagoitetaan etukäteen vesiliukoisen polymeerin hydroksyyliryhmien kanssa. Kyseisestä keksinnön mukaisesta lopputuotteesta ei sinänsä ole katsottava käyvän ilmi, onko hydroksyyliryhmiä sisältävä polymeeri reagoitettu etukäteen vai vasta pinnoituksen jälkeen. Edellä mainitusta viitejulkaisusta J6 ei kuitenkaan ole katsottava yksiselitteisesti ilmenevän yhtenä kokonaisuutena taustamateriaalia, joka olisi pinnoitettu PVA:lla, joka on reagoitettu aldehydi- ja vinyyliryhmän sisältävällä molekyylillä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitusta viitejulkaisusta J6.

Uutuuden arviointi suhteessa viitejulkaisuun J10

Kuten edellä on selostettu, UPM-Kymmene Corporation on edelleen esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J10 nähden.

Viitejulkaisu J10 koskee pakkausmateriaalia valoherkälle materiaalille, kuten valokuvauspaperia tai valokuvausfilmiä. Kyseinen pakkausmateriaali käsittää viitejulkaisun J10 mukaan biohajoavan kalvon lisäksi hydrofiilisen kolloidikerroksen, joka voi käsittää hydroksyyliryhmän sisältävän makromolekyläärisen substanssin kuten PVA:n ja lisäksi kovettumisaineen, joka voi olla esimerkiksi akroleiini. Viitejulkaisuun J10 sisältyvästä esimerkistä 1 ilmenee, että valkaisematonta Kraft-paperia päällystetään julkaisun mukaisella koostumuksella, joka voi sisältää hydroksyyliryhmän sisältävän makromolekyläärisen substanssin kuten polyvinyylialkoholin sekä kovettumisaineena aldehydin kuten akroleiinin.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisuun J10 sisältyvässä esimerkissä 1 kuin muutoinkaan kyseisessä viitejulkaisussa ei ole yksilöity hydroksyyliryhmän sisältävän makromolekyläärisen substanssin käyttöä yhdessä akroleiinin kanssa. Viitejulkaisusta J10 ei siten ole katsottava ilmenevän yhtenä kokonaisuutena kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä.

Uutuuden arviointi suhteessa muihin esitettyihin viitejulkaisuihin

Kuten edellä on selostettu, UPM-Kymmene Corporation on vielä esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi suhteessa edellä mainittuun viitejulkaisuun J3, J5, J8, J15, J16 tai J18 nähden.

Viitejulkaisu J3 käsittelee muokattuja polyvinyylialkoholi-polymeerejä, joita voidaan käyttää kudosteknologian tukirakenteisiin ja joita on testattu pinnoittamalla niitä balsapuulle.

Viitejulkaisu J5 käsittelee polyvinyyliasetaaleja, joita voidaan käyttää esimerkiksi sidosaineina tulostemusteissa.

Viitejulkaisu J8 käsittelee vinyylialkoholiryhmillä modifioituja polymeerejä, joita voidaan käyttää vesitiiviin kerrosten muodostamiseksi esimerkiksi PET-pulloissa.

Viitejulkaisu J15 koskee vesiliukoista painopastaa, joka on tarkoitettu kankaan painamiseksi.

Viitejulkaisu J16 koskee koostumusta, jota voidaan levittää kankaalle estämään pahanhajuisuutta.

Viitejulkaisu J18 käsittelee kankaiden pinnoittamista metyylisilikonihartsilla.

Kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 koskee selluloosakuitupohjaista taustamateriaalia, jonka vähintään yksi pinta on pinnoitettu keksinnön mukaisella funktionalisoidulla polymeerillä. Hyödyllisyysmallin selityksestä ilmenee, että selluloosakuitupohjaisella taustamateriaalilla tarkoitetaan taustamateriaalia, joka on soveltuva kaikille itseliimautuville tuotteille, kuten paineherkille tarroille tai adheesioteipille, kirjekuoriteollisuuteen, punnitus-/hinnoituslaitteisiin, naisten hygieniatuotteisiin tai graafisiin käyttökohteisiin, kasvipergamentille sekä rasvankestävälle paperille.

Markkinaoikeus toteaa, että painomusteen voi sinänsä katsoa olla tarkoitetun selluloosakuitupohjaiselle paperille. Painomusteen käytön painatuksessa ei ole kuitenkaan katsottava vastaavan kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista pinnoitusta. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että esimerkiksi kankaan tai balsapuun, vaikka ne voivatkin koostua selluloosakuiduista, ei selvästikään ole katsottava soveltuvan kysymyksessä olevan keksinnön mukaiseksi taustamateriaaliksi.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei edellä mainitussa viitejulkaisussa J3, J5, J8, J15, J16 tai J18 ole kuvattu kysymyksessä olevan keksinnön mukaisen selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin pinnoitusta ja että itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta.

Yhteenveto uutuuden osalta

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa markkinaoikeudessa esitetyn perusteella ole perusteita katsoa, ettei kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä uutena suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta asiassa vedotusta viitejulkaisusta. Sanottuun nähden myös suojavaatimusasetelman A epäitsenäisten suojavaatimusten mukaisia keksintöjä on siten pidettävä uusina.

V.1.6 Keksinnöllisyys

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, että alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole uusi, eikä näin myöskään eroa selvästi sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J1, kuten ei myöskään päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J11.

Edellä todetulla tavalla suojavaatimusasetelman A mukaiset suojavaatimukset vastaavat alun perin rekisteröidyn hyödyllisyysmallin mukaisia suojavaatimuksia.

Valittaja on esittänyt, että sen paremmin edellä mainittu viitejulkaisu J1 kuin myöskään viitejulkaisu J11 ei sisällä sellaista opetusta, jonka avulla kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiseen keksintöön voitaisiin mitenkään päätyä.

UPM-Kymmene Corporation on puolestaan esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole keksinnöllinen edellä mainitun viitejulkaisun J1 tai viitejulkaisun J11 kanssa joko yksin taikka yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei lisäksi ole pidettävä keksinnöllisenä edellä mainittujen viitejulkaisujen J1 ja J6 yhdistelmään nähden. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Lisäksi UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä oleva itsenäinen suojavaatimus 1 käsittää myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut ja joissa lopputuotteessa ei ole läsnä vapaita vinyyliryhmiä ja jotka eivät siten ratkaise mitään teknistä ongelmaa. Tästä johtuen itsenäinen suojavaatimus 1 ei voi olla keksinnöllinen koko laajuudeltaan.

Kuten edellä perustelujen jaksossa V.1.4 on todettu, väite siitä, että patenttivaatimusten määrittelemältä keksinnöltä puuttuu toisinnettavuus ("reproducibility"), voi johtaa joko siihen, että keksinnön selitystä on pidettävä riittämättömänä tai että keksinnön ei katsota olevan keksinnöllinen. Mikäli tekninen vaikutus ("effect") on ilmaistu patenttivaatimuksessa, kyse on keksinnön selityksen riittämättömyydestä, muussa tapauksessa, eli kun teknistä vaikutusta ei ole ilmaistu patenttivaatimuksessa, mutta se on osa ratkaistavaa ongelmaa, keksinnöltä puuttuu keksinnöllisyys. Siten mikäli patenttivaatimuksen määrittelemä suoja-ala on niin laaja, että keksinnön aikaansaama tekninen kontribuutio ei toteudu koko patenttivaatimuksen suoja-alalta, patenttivaatimuksen tarkoittama keksintö ei ole keksinnöllinen koko suoja-alan laajuudelta.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa kuvatun keksinnön aikaansaamaa teknistä vaikutusta, eli silikonin parannettua kiinnittyvyyttä, ei ole ilmaistu itsenäisessä suojavaatimuksessa 1. UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite siitä, että itsenäinen suojavaatimus 1 käsittää myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut ja joissa lopputuotteessa ei ole läsnä vapaita vinyyliryhmiä ja jotka eivät siten ratkaise mitään teknistä ongelmaa, on siten ymmärrettävä mainitun suojavaatimuksen tarkoittaman keksinnön puuttuvaa keksinnöllisyyttä koko suoja-alan laajuudelta koskevaksi väitteeksi.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksestä ilmenee, että hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön mukainen funktionalisoitu vesiliukoinen polymeeri voidaan pinnoittaa selluloosakuitupohjaiselle taustamateriaalille. Funktionalisoidun polymeerin vinyyliryhmien läsnäolon ansiosta silikoni voi silikonointivaiheessa reagoida substraatin kanssa ja muodostaa kovalenttisia sidoksia, jotka parantavat silikonin kiinnittymistä substraattiin.

Hyödyllisyysmallin selityksessä nimenomaisesti todetaan, kuinka silikonin kiinnitysominaisuuksien parantuminen muodostaa yhden kysymyksessä olevan keksinnön parannetuista ominaisuuksista (selityksen s. 6, rivit 18–23) ja kuinka funktionaaliset vinyyliryhmät mahdollistavat silikonin paremman kiinnittymisen (selityksen s. 8, rivit 8–10).

Asiassa valittajan toimesta esitetyn ACTIVATION-nimisen yrityksen 1.6.2016 päivätyn lausunnon mukaan mahdollisia reaktiotuotteita on kaksi, kun hydroksyyliryhmiä sisältävä polymeeri reagoi vinyyli- ja aldehydiryhmän sisältävän yhdisteen kanssa. Lausunnossa todetaan edelleen, että ei-happamissa olosuhteissa akroleiinin vinyyliryhmä reagoi polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa Michael-additioksi kutsutun reaktion kautta. Akroleiini on yhdiste, joka sisältää sekä vinyyli- että aldehydiryhmän.

UPM-Kymmene Corporation on puolestaan markkinaoikeudelle toimittamassa 12.2.2016 päivätyssä lausunnossaan esittänyt, että lausunnossa kuvattujen kokeiden valossa vinyyliryhmän läsnäololla on merkitystä silikonin kiinnittyvyyteen taustamateriaaliin.

Markkinaoikeuden suullisessa käsittelyssä asiantuntijoina kuullut professori Ari Koskinen ja dosentti Jari Hovinen ovat molemmat kertoneet näkemyksenään edellä mainittuun ACTIVATION-nimisen yrityksen lausuntoon liittyen, että Michael-additioksi kutsuttu reaktio on mahdollinen, jolloin orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä reagoi polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa, eikä vinyyliryhmä ole reaktion jälkeen enää käytettävissä muodostamaan kovalenttisia sidoksia silikonin kanssa.

Edellä esitetyn valossa markkinaoikeus toteaa, että silikonin kiinnittyvyyden silikonoidulla substraatilla on katsottava olevan heikompi tilanteissa, joissa vinyyliryhmiä ei ole läsnä, verrattuna tilanteisiin, joissa vinyyliryhmiä on läsnä.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman A itsenäinen suojavaatimus 1 kattaa myös sellaisen selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin, joka on pinnoitettu polymeerillä, jossa ei ole vinyyliryhmiä läsnä.

Kuten edellä on todettu, silikonin kiinnitysominaisuuksien parantumisen on kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksessä mainittu nimenomaisesti muodostavan yhden kysymyksessä olevan keksinnön parannetuista ominaisuuksista. Silikonin parannetun kiinnittyvyyden on siten katsottava muodostavan kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa esitetyn keksinnön oleellisen teknisen vaikutuksen, ja siten osan keksinnöllä ratkaistavaa ongelmaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että itsenäinen suojavaatimus 1 kattaa siten myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa edellä mainittu hyödyllisyysmallin selityksessä esitetty tekninen vaikutus, eli silikonin parannettu kiinnittyvyys, ei toteudu. Sanotun hyödyllisyysmallin teknisen vaikutuksen, eli silikonin parannetun kiinnittyvyyden selluloosakuitupohjaiseen taustamateriaaliin, ei näin ollen ole katsottava toteutuvan koko itsenäisen suojavaatimuksen 1 laajuudelta.

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittama keksintö ei ole keksinnöllinen koko suojavaatimuksen tuottaman suoja-alan laajuudelta. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittamalta keksinnöltä on katsottava puuttuvan keksinnöllisyys jo edellä mainitun perusteella. Suojavaatimusasetelman A mukaisten keksintöjen rekisteröiminen hyödyllisyysmallina ei näin ollen ole jo sanotusta syystä hyväksyttävissä. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin
UPM-Kymmene Corporationin esittämiin puuttuvaa keksinnöllisyyttä koskeviin perusteisiin.

V.2 Suojavaatimusasetelma B

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman B mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu yhdistämällä suojavaatimusasetelman A itsenäiseen suojavaatimukseen 1 viimeksi mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 5, jossa on määritelty itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun orgaanisen molekyylin kaavan olevan:
CH2=CH-(R)-CH=O tai
CH2=CH-(R)-CH(OR1)2.

V.2.1 Menetelmäkeksintö

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on kysymys menetelmäkeksinnöstä, eikä kyseinen suojavaatimusasetelma ole jo sanotun johdosta hyväksyttävissä. Lainsäätäjän tahto on ollut, että hyödyllisyysmallisuojaa voi saada ainoastaan tuotteille. Tuotevaatimuksella voi olla ainoastaan yksi tarkasteluajankohta. Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on lisäksi käytetty keksinnön kuvaamiseen tuotteen valmistustapaa kuvaavia menetelmäpiirteitä, kuten esimerkiksi "etukäteen reagoitettu" ja "asetalisointireaktio". Itsenäinen suojavaatimus 1 ei siten kuvaa yksiselitteisesti lopputuotetta. Edelleen on huomattava, että niin sanotun "product-by-process" -muodon käyttämistä suojavaatimuksessa on pidettävä sallittuna ainoastaan, kun tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen polymeeri olisi ollut mahdollista määritellä tuotemääritteillä.

Kuten edellä on selostettu, suojavaatimusasetelman B mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu yhdistämällä suojavaatimusasetelman A itsenäiseen suojavaatimukseen 1 viimeksi mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 5, jossa on määritelty itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun orgaanisen molekyylin kaavan olevan tiettyä muotoa.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.1 suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena on siitä huolimatta, että se sisältää myös menetelmällisiä piirteitä, pidettävä tuotetta. Näin ollen asiassa ei ole katsottava esitetyn perusteita sille, että suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastaisena.

Kuten edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on todettu, myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esitettyjen menetelmällisten piirteiden on katsottava kuvaavan pinnoitukseen käytettävän polymeerin valmistustapaa käyttäen "product-by-process" -muotoa.

UPM-Kymmene Corporation on edellä selostetulla tavalla lisäksi esittänyt, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen polymeeri olisi ollut mahdollista määritellä tuotemääritteillä.

Hyödyllisyysmallimääräysten (17.1.2013) 11 §:n mukaan tuote tai laite on yleensä määriteltävä ilmaisemalla sen koostumus tai rakenteelliset yksityiskohdat. Lähempi määrittely, mikäli keksintöä ei voida sopivasti ilmaista muulla tavoin, voi tapahtua esittämällä sen yksityiskohtien toiminnat tai tehtävät. Tuote, erityisesti kemiallinen tuote, voidaan määritellä myös ilmoittamalla tuotteen valmistustapa ("product-by-process") tarvittaessa yhdessä muiden tuotetta koskevien parametrien kanssa, jos tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa.

Markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt käsillä olevassa asiassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella edellä mainitun hyödyllisyysmallimääräysten (17.1.2013) 11 §:n säännöksen olisi katsottava muodostavan estettä kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.2.2 Suojavaatimusten täsmällisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, ettei suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ole ilmaistu täsmällisesti sen kohteena olevaa tuotetta. Kyseisessä suojavaatimuksessa ei ole määritelty itse lopputuotetta, vaan ainoastaan menetelmävaiheita ja menetelmien lähtöaineita. Lisäksi itsenäistä suojavaatimusta 1 on pidettävä jo sisäisesti ristiriitaisena, sillä siihen sisältyvä kaava CH2=CH-(R)-CH(OR1)2 ei sisällä aldehydiryhmää, mitä mainitun suojavaatimuksen sanamuoto kuitenkin edellyttää. Itsenäiseen suojavaatimukseen 1 sisältyvän orgaanisen molekyylin kaavan on katsottava kuvaavan täsmällisesti akroleiinin silloin, kun substituentin R mukainen ryhmä ei ole läsnä.

Edelleen kuten edellä on selostettu, hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hyödyllisyysmallissa tulee olla täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Suojavaatimuksen täsmällisyyttä koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan mainita hyödyllisyysmallilain 19 §:ssä, jossa säädetään tyhjentävästi hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevista perusteista.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite suojavaatimusten epätäsmällisyydestä muodosta estettä kysymyksessä olevien suojavaatimusasetelman B mukaisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.2.3 Suojavaatimusten laajentaminen

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 on katsottava merkitsevän suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallirekisteröinnin jälkeen, koska kyseisessä suojavaatimuksessa orgaaninen molekyyli on määritelty siten, että se käsittää aldehydin lisäksi sekä hemiasetaalin että asetaalin.

Edellä mainitun lisäksi markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn hyödyllisyysmallin epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 2 on sanotun hyödyllisyysmallin itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun funktionaalisen aldehydiryhmän määritelty olevan joko hemiasetaalin tai asetaalin muodossa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 merkitsisi suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

V.2.4 Selityksen riittävyys

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.3 suojavaatimusasetelman A osalta selityksen riittävyydestä lausuttu markkinaoikeus katsoo, että alan ammattimies kykenee hyödyllisyysmallin selityksen perusteella toistamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selitystä ei olisi pidettävä niin selvänä, ettei alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä.

V.2.5 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimiehen ei ole katsottava pystyvän toteuttamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä koko laajuudeltaan. UPM-Kymmene Corporation on sanottuun liittyen esittänyt, että mainitun suojavaatimuksen tuottama suoja-ala käsittää sovellutuksen, jossa funktionalisoituun polymeeriin ei jää jäljelle vinyyliryhmiä. UPM-Kymmene Corporation on edelleen esittänyt, että vinyyliryhmiä on pidettävä oleellisina silikonoinnissa ja siten keksinnön toimivuuden suhteen itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohdetta ei ole pidettävä toisinnettavissa.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.4 toisinnettavuuden osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporationin esittämän edellä selostetun toisinnettavuuden puutetta koskevan väitteen osalta ole kysymys seikasta, joka tulisi arvioitavaksi selityksen riittämättömyyttä koskevana kysymyksenä, vaan tältä osin on kysymys seikasta, joka tulee arvioitavaksi jäljempänä keksinnöllisyyden arvioinnin yhteydessä.

V.2.6 Uutuus

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena edellä mainitussa viitejulkaisussa J1, J11, J14, J5, J6, J8, J15 tai J16 esitettyyn nähden.

Edellä esitettyyn nähden suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaa on pidettävä suppeampana verrattuna suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaan nähden.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä perustelujen jaksossa V.1.5 suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön on katsottu olevan uusi muun ohella suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta J1, J11, J14, J5, J6, J8, J15 tai J16.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä todettu siitä, että suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala on suppeampi kuin suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala, markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta.

V.2.7 Keksinnöllisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole keksinnöllinen edellä mainitun viitejulkaisun J1 tai viitejulkaisun J11 kanssa joko yksin taikka yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei lisäksi ole pidettävä keksinnöllisenä edellä mainittujen viitejulkaisujen J1 ja J6 yhdistelmään nähden. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa kuvatun keksinnön aikaansaamaa teknistä vaikutusta, eli silikonin parannettua kiinnittyvyyttä, ei ole ilmaistu suojavaatimusasetelman B itsenäisessä suojavaatimuksessa 1. UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite siitä, että itsenäinen suojavaatimus 1 käsittää myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut ja joissa lopputuotteessa ei ole läsnä vapaita vinyyliryhmiä ja jotka eivät siten ratkaise mitään teknistä ongelmaa, on siten ymmärrettävä mainitun suojavaatimuksen tarkoittaman keksinnön puuttuvaa keksinnöllisyyttä koko suoja-alan laajuudelta koskevaksi väitteeksi.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että myös suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 on katsottava kattavan Michael-additioksi kutsutun reaktion kautta muodostuneita tuotteita, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut vesiliukoisen polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa.

Sanottuun nähden, ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.6 lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala kattaa myös sellaisen selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin, joka on pinnoitettu polymeerillä, jossa ei ole vinyyliryhmiä läsnä.

Kuten edellä perustelujen jaksossa V.1.6 on todettu, silikonin kiinnitysomaisuuksien parantumisen on kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selityksessä mainittu nimenomaisesti muodostavan yhden kysymyksessä olevan keksinnön parannetuista ominaisuuksista. Silikonin parannetun kiinnittyvyyden on siten katsottava muodostavan kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa esitetyn keksinnön oleellisen teknisen vaikutuksen, ja siten osan keksinnöllä ratkaistavaa ongelmaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman B itsenäinen suojavaatimus 1 kattaa siten myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa edellä mainittu hyödyllisyysmallin selityksessä esitetty tekninen vaikutus, eli silikonin parannettu kiinnittyvyys, ei toteudu. Sanotun hyödyllisyysmallin teknisen vaikutuksen, eli silikonin parannetun kiinnittyvyyden selluloosakuitupohjaiseen taustamateriaaliin, ei näin ollen ole katsottava toteutuvan koko itsenäisen suojavaatimuksen 1 laajuudelta.

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, että suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittama keksintö ei ole keksinnöllinen koko suojavaatimuksen tuottaman suoja-alan laajuudelta. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittamalta keksinnöltä on katsottava puuttuvan keksinnöllisyys jo edellä mainitun perusteella. Suojavaatimusasetelman B mukaisten keksintöjen rekisteröiminen hyödyllisyysmallina ei näin ollen ole jo sanotusta syystä hyväksyttävissä. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin UPM-Kymmene Corporationin esittämiin puuttuvaa keksinnöllisyyttä koskeviin perusteisiin.

V.3 Suojavaatimusasetelma C

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman C mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman B itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ensinnäkin poistamalla siihen sisältyneen orgaanisen molekyylin kaavasta substituentin R1 kohdalta valinnainen, heteroatomeja koskeva kohta sekä toiseksi yhdistämällä viimeksi mainittuun itsenäiseen suojavaatimukseen suojavaatimusasetelman A epäitsenäinen suojavaatimus 2 (jonka kanssa suojavaatimusasetelman B epäitsenäinen suojavaatimus 2 on identtinen), jonka mukaan orgaanisen molekyylin funktionaalinen aldehydiryhmä on hemiasetaalin tai asetaalin muodossa.

V.3.1 Menetelmäkeksintö

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että myös suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on kysymys menetelmäkeksinnöstä, eikä kyseinen suojavaatimusasetelma ole jo sanotun johdosta hyväksyttävissä. Lainsäätäjän tahto on ollut, että hyödyllisyysmallisuojaa voi saada ainoastaan tuotteille. Tuotevaatimuksella voi olla ainoastaan yksi tarkasteluajankohta. Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on lisäksi käytetty keksinnön kuvaamiseen tuotteen valmistustapaa kuvaavia menetelmäpiirteitä, kuten esimerkiksi "etukäteen reagoitettu" ja "asetalisointireaktio". Itsenäinen suojavaatimus 1 ei siten kuvaa yksiselitteisesti lopputuotetta. Edelleen on huomattava, että niin sanotun "product-by-process" -muodon käyttämistä suojavaatimuksessa on pidettävä sallittuna ainoastaan, kun tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen polymeeri olisi ollut mahdollista määritellä tuotemääritteillä.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.1 suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 sekä perustelujen jaksossa V.2.1 suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena on siitä huolimatta, että se sisältää myös menetelmällisiä piirteitä, pidettävä tuotetta. Näin ollen asiassa ei ole katsottava esitetyn perusteita sille, että suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastaisena.

Kuten edellä suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 ja suojavaatimusasetelman B itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta on todettu, myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esitettyjen menetelmällisten piirteiden on katsottava kuvaavan pinnoitukseen käytettävän polymeerin valmistustapaa käyttäen "product-by-process" -muotoa.

Markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt käsillä olevassa asiassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella edellä mainitun hyödyllisyysmallimääräysten (17.1.2013) 11 §:n säännöksen olisi katsottava muodostavan estettä kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.3.2 Suojavaatimusten täsmällisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, ettei suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ole ilmaistu täsmällisesti sen kohteena olevaa tuotetta. Kyseisessä suojavaatimuksessa ei ole määritelty itse lopputuotetta, vaan ainoastaan menetelmävaiheita ja menetelmien lähtöaineita.

Sanottuun nähden ja kun otetaan lisäksi huomioon edellä perustelujen jaksossa V.2.2 suojavaatimusten täsmällisyyden osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite suojavaatimusten epätäsmällisyydestä muodosta estettä kysymyksessä olevien suojavaatimusasetelman C mukaisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.3.3 Suojavaatimusten laajentaminen

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 on katsottava merkitsevän suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallirekisteröinnin jälkeen, koska kyseisessä suojavaatimuksessa orgaaninen molekyyli on määritelty siten, että se käsittää aldehydin lisäksi sekä hemiasetaalin että asetaalin.

Edelleen kuten edellä on selostettu, suojavaatimusasetelman B mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on puolestaan muodostettu yhdistämällä suojavaatimusasetelman A (eli rekisteröidyn hyödyllisyysmallin) itsenäiseen suojavaatimukseen 1 viimeksi mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 5, jossa on määritelty itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun orgaanisen molekyylin kaavan olevan tiettyä muotoa. Rekisteröidyn hyödyllisyysmallin epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 2 on sanotun hyödyllisyysmallin itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun funktionaalisen aldehydiryhmän määritelty puolestaan olevan joko hemiasetaalin tai asetaalin muodossa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt asiassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäinen suojavaatimus 1 merkitsisi suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

V.3.4 Selityksen riittävyys

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.3 suojavaatimusasetelman A sekä perustelujen jaksossa V.2.4 suojavaatimusasetelman B osalta selityksen riittävyydestä lausuttu markkinaoikeus katsoo, että alan ammattimies kykenee hyödyllisyysmallin selityksen perusteella toistamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selitystä ei olisi pidettävä niin selvänä, ettei alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä.

V.3.5 Ratkaisun toteutuminen koko suojavaatimuksen laajuudelta

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimiehen ei ole katsottava pystyvän toteuttamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä koko laajuudeltaan. UPM-Kymmene Corporation on sanottuun liittyen esittänyt, että mainitun suojavaatimuksen tuottama suoja-ala käsittää sovellutuksen, jossa funktionalisoituun polymeeriin ei jää jäljelle vinyyliryhmiä. UPM-Kymmene Corporation on edelleen esittänyt, että vinyyliryhmiä on pidettävä oleellisina silikonoinnissa ja siten keksinnön toimivuuden suhteen itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohdetta ei ole pidettävä toisinnettavissa.

V.3.6 Uutuus

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena edellä mainitussa viitejulkaisussa J1, J11, J14, J5, J6, J8, J15 tai J16 esitettyyn nähden.

Kuten edellä on selostettu, suojavaatimusasetelman C mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman B itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ensinnäkin poistamalla siihen sisältyneen orgaanisen molekyylin kaavasta substituentin R1 kohdalta valinnainen, heteroatomeja koskeva kohta sekä toiseksi yhdistämällä viimeksi mainittuun itsenäiseen suojavaatimukseen suojavaatimusasetelman A epäitsenäinen suojavaatimus 2 (jonka kanssa suojavaatimusasetelman B epäitsenäinen suojavaatimus 2 on identtinen), jonka mukaan orgaanisen molekyylin funktionaalinen aldehydiryhmä on hemiasetaalin tai asetaalin muodossa. Edelleen kuten edellä on selostettu, suojavaatimusasetelman B mukainen itsenäinen suojavaatimus 1 on puolestaan muodostettu yhdistämällä suojavaatimusasetelman A itsenäiseen suojavaatimukseen 1 viimeksi mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 5, jossa on määritelty itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainitun orgaanisen molekyylin kaavan olevan tiettyä muotoa.

Edellä esitettyyn nähden suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaa on pidettävä suppeampana verrattuna suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaan nähden.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä perustelujen jaksossa V.1.5 suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön on katsottu olevan uusi muun ohella, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta J1, J11, J14, J5, J6, J8, J15 tai J16.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä todettu siitä, että suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala on suppeampi kuin suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala, markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta.

V.3.7 Keksinnöllisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole keksinnöllinen edellä mainitun viitejulkaisun J1 tai viitejulkaisun J11 kanssa joko yksin taikka yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei lisäksi ole pidettävä keksinnöllisenä edellä mainittujen viitejulkaisujen J1 ja J6 yhdistelmään nähden. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa hyödyllisyysmallissa kuvatun keksinnön aikaansaamaa teknistä vaikutusta, eli silikonin parannettua kiinnittyvyyttä, ei ole ilmaistu suojavaatimusasetelman C itsenäisessä suojavaatimuksessa 1. UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite siitä, että itsenäinen suojavaatimus 1 käsittää myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut ja joissa lopputuotteessa ei ole läsnä vapaita vinyyliryhmiä ja jotka eivät siten ratkaise mitään teknistä ongelmaa, on siten ymmärrettävä mainitun suojavaatimuksen tarkoittaman keksinnön puuttuvaa keksinnöllisyyttä koko suoja-alan laajuudelta koskevaksi väitteeksi.

Markkinaoikeus toteaa, että myös suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 on katsottava kattavan Michael-additioksi kutsutun reaktion kautta muodostuneita tuotteita, joissa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut vesiliukoisen polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.6 lausuttu markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1
suoja-ala kattaa myös sellaisen selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin, joka on pinnoitettu polymeerillä, jossa ei ole vinyyliryhmiä läsnä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman C itsenäinen suojavaatimus 1 kattaa siten myös sellaisia suoritusmuotoja, joissa edellä mainittu hyödyllisyysmallin selityksessä esitetty tekninen vaikutus, eli silikonin parannettu kiinnittyvyys, ei toteudu. Sanotun hyödyllisyysmallin teknisen vaikutuksen, eli silikonin parannetun kiinnittyvyyden selluloosakuitupohjaiseen taustamateriaaliin, ei näin ollen ole katsottava toteutuvan koko itsenäisen suojavaatimuksen 1 laajuudelta.

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, että suojavaatimusasetelman C itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittama keksintö ei ole keksinnöllinen koko suojavaatimuksen tuottaman suoja-alan laajuudelta. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 tarkoittamalta keksinnöltä on katsottava puuttuvan keksinnöllisyys jo edellä mainitun perusteella. Suojavaatimusasetelman C mukaisten keksintöjen rekisteröiminen hyödyllisyysmallina ei näin ollen ole jo sanotusta syystä hyväksyttävissä. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin UPM-Kymmene Corporationin esittämiin puuttuvaa keksinnöllisyyttä koskeviin perusteisiin.

V.4 Suojavaatimusasetelma D

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman D itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu yhdistämällä suojavaatimusasetelman A itsenäiseen suojavaatimukseen 1 viimeksi mainitun suojavaatimusasetelman epäitsenäinen suojavaatimus 6, jonka mukaan itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 mainittu orgaaninen molekyyli on undekyleenialdehydi.

UPM-Kymmene Corporation on muun ohella esittänyt, että kysymyksessä oleva suojavaatimusasetelma D käsittää suoritusmuotoja, joilla ei ole perustaa alkuperäisessä hyödyllisyysmallihakemuksessa. Vastaajan esittämän mukaan alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältynyt epäitsenäinen suojavaatimus 6, jonka piirteet on sisällytetty suojavaatimusasetelman D itsenäiseen suojavaatimukseen 1, ei ole ollut riippuvainen alkuperäiseen hyödyllisyysmallihakemukseen sisältyneestä suojavaatimuksesta 4. Tämä on johtanut yhdistelmään, joka ei ole käynyt ilmi alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta.

Kuten edellä on selostettu, hyödyllisyysmallilain 11 §:n mukaan hyödyllisyysmallihakemusta ei saa muuttaa siten, että hyödyllisyysmallioikeus tulisi koskemaan jotakin, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta.

Markkinaoikeus toteaa, että alkuperäisen hyödyllisyysmallihakemuksen epäitsenäinen suojavaatimus 6 on ollut riippuvainen vain mainitun hakemuksen suojavaatimuksista 1, 2 ja 3. Yhdistettäessä suojavaatimusasetelman A (eli rekisteröidyn hyödyllisyysmallin) epäitsenäinen suojavaatimus 6 mainitun suojavaatimusasetelman itsenäiseen suojavaatimukseen 1 kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman itsenäiseksi suojavaatimukseksi 1 on muodostettu samalla suojavaatimusasetelma, jossa epäitsenäiset suojavaatimukset 4 ja 5 olemalla riippuvaisia mainitusta itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ovat samalla riippuvaisia myös edellä mainitusta alkuperäisen hyödyllisyysmallihakemuksen epäitsenäisestä suojavaatimuksesta 6. Kuten edellä on todettu, alkuperäisen hyödyllisyysmallihakemuksen epäitsenäinen suojavaatimus 6 on ollut riippuvainen vain hakemuksen suojavaatimuksesta 1, 2 ja 3, ja myös epäitsenäiset suojavaatimukset 4 ja 5 ovat olleet riippuvaisia ainoastaan suojavaatimuksista 1, 2 ja 3 sekä suojavaatimus 5 myös suojavaatimuksesta 4.

Myöskään alkuperäisen hyödyllisyysmallihakemuksen selityksestä ei ole löydettävissä niin sanottua tukea edellä tarkastellulle suojavaatimusasetelman D sisältämälle yhdistelmälle.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei kysymyksessä olevalle suojavaatimusasetelmalle D ole löydettävissä tukea alkuperäisestä hyödyllisyysmallihakemuksesta. Suojavaatimusasetelman D mukaisten keksintöjen rekisteröiminen hyödyllisyysmallina ei näin ollen ole jo sanotusta syystä hyväksyttävissä. Asiassa ei siten ole tarpeen ottaa kantaa muihin UPM-Kymmene Corporationin esittämiin perusteisiin, minkä vuoksi suojavaatimusasetelman D mukaisia keksintöjä ei tulisi rekisteröidä hyödyllisyysmallina.

V.5 Suojavaatimusasetelma E

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 siten, että viimeksi mainittuun suojavaatimukseen on lisätty piirre, jonka mukaan yhteys vesiliukoisen polymeerin ja orgaanisen molekyylin välillä on johtanut asetalisointireaktioon vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välille.

V.5.1 Menetelmäkeksintö

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että myös suojavaatimusasetelman E itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on kysymys menetelmäkeksinnöstä, eikä kyseinen suojavaatimusasetelma ole jo sanotun johdosta hyväksyttävissä. Lainsäätäjän tahto on ollut, että hyödyllisyysmallisuojaa voi saada ainoastaan tuotteille. Tuotevaatimuksella voi olla ainoastaan yksi tarkasteluajankohta. Kysymyksessä olevassa itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 on lisäksi käytetty keksinnön kuvaamiseen tuotteen valmistustapaa kuvaavia menetelmäpiirteitä, kuten esimerkiksi "etukäteen reagoitettu" ja "asetalisointireaktio". Itsenäinen suojavaatimus 1 ei siten kuvaa yksiselitteisesti lopputuotetta. Edelleen on huomattava, että niin sanotun "product-by-process" -muodon käyttämistä suojavaatimuksessa on pidettävä sallittuna ainoastaan, kun tuotteen määrittely muutoin on huomattavan vaikeaa. Kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen polymeeri olisi ollut mahdollista määritellä tuotemääritteillä.

Kuten edellä on selostettu, suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 on muodostettu suojavaatimusasetelman A itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 siten, että viimeksi mainittuun suojavaatimukseen on lisätty piirre, jonka mukaan yhteys vesiliukoisen polymeerin ja orgaanisen molekyylin välillä on johtanut asetalisointireaktioon vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välille.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.1 suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 kohteena on siitä huolimatta, että se sisältää myös menetelmällisiä piirteitä, pidettävä tuotetta. Näin ollen asiassa ei ole katsottava esitetyn perusteita sille, että suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastaisena.

Markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt käsillä olevassa asiassa sellaisia seikkoja, joiden perusteella edellä mainitun hyödyllisyysmallimääräysten (17.1.2013) 11 §:n säännöksen olisi katsottava muodostavan estettä kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.5.2 Suojavaatimusten täsmällisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, ettei suojavaatimusasetelman E itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ole ilmaistu täsmällisesti sen kohteena olevaa tuotetta. Kyseisessä suojavaatimuksessa ei ole määritelty itse lopputuotetta ja sen rakennetta, vaan ainoastaan menetelmävaiheita ja menetelmien lähtöaineita. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 sanamuodosta ei myöskään käy ilmi pinnoitetun kerroksen valmistustapaa siten, että tuotteessa olevan kerroksen koostumus tai rakenne olisi ilmaistu. Kyseisessä suojavaatimuksessa ei myöskään ole kuvattu niitä reaktio-olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä suojavaatimuksen mukaisen lopputuotteen aikaansaamiseksi.

Sanottuun nähden ja kun otetaan lisäksi huomioon edellä perustelujen jaksossa V.2.2 suojavaatimusten täsmällisyyden osalta lausuttu markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporationin esittämä väite suojavaatimusten epätäsmällisyydestä muodosta estettä kysymyksessä olevien suojavaatimusasetelman E mukaisten suojavaatimusten mukaisten keksintöjen rekisteröimiselle hyödyllisyysmallina.

V.5.3 Suojavaatimusten laajentaminen

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 on katsottava merkitsevän suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallirekisteröinnin jälkeen. Itsenäiseen suojavaatimukseen 1 lisätty piirre täsmentää vesiliukoisen polymeerin kahden funktionaalisen hydroksyyliryhmän ja orgaanisen molekyylin funktionaalisen aldehydiryhmän välistä reaktiotyyppiä. Asetalisointireaktio ei kuitenkaan kuvaa minkään tietyn lopputuotteen muodostumista. Lisäksi suojavaatimusasetelman epäitsenäisessä suojavaatimuksessa 5 on laajennettu kyseisen suojavaatimusasetelman itsenäistä suojavaatimusta 1 toteamalla, että orgaanisella molekyylillä voi olla lineaarinen, haarautunut ja/tai rengasmainen hiiliketju. Viimeksi mainittu tarkoittaa, että sanottu orgaaninen molekyyli voi olla myös hemiasetaali tai asetaali. Mainittu epäitsenäinen suojavaatimus 5 on näin ollen laajempi kuin mainittu itsenäinen suojavaatimus 1.

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 on edellä mainitun piirteen lisäämisen myötä katsottava koskevan tuotetta, joka on muodostettu orgaanisen molekyylin aldehydiryhmän ja vesiliukoisen polymeerin kahden hydroksyyliryhmän välisen reaktion seurauksena. Näin ollen itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaan ei ole katsottava lukeutuvan tuotteita, jotka ovat muodostuneet Michael-additioksi kutsutun reaktion kautta, eli tilanteessa, jossa orgaanisen molekyylin vinyyliryhmä on reagoinut vesiliukoisen polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei
UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 merkitsisi suojavaatimuksen laajentamista hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

V.5.4 Selityksen riittävyys

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä perustelujen jaksossa V.1.3 suojavaatimusasetelman A osalta selityksen riittävyydestä lausuttu markkinaoikeus katsoo, että alan ammattimies kykenee hyödyllisyysmallin selityksen perusteella toistamaan kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei UPM-Kymmene Corporation ole esittänyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin selitystä ei olisi pidettävä niin selvänä, ettei alan ammattimies voisi sen perusteella käyttää keksintöä.

V.5.5 Uutuus

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä uutena edellä mainitussa viitejulkaisussa J1, J11, J14, J5, J6, J8, J15 tai J16 esitettyyn nähden.

Edellä esitettyyn nähden suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaa on pidettävä suppeampana verrattuna suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-alaan nähden.

Sanottuun nähden ja kun otetaan huomioon edellä todettu siitä, että suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala on suppeampi kuin suojavaatimusasetelman A itsenäisen suojavaatimuksen 1 suoja-ala, markkinaoikeus katsoo, että myös kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on uusi suhteessa siihen, mikä on tullut tunnetuksi yhdestäkään edellä mainitusta viitejulkaisusta.

V.5.6 Keksinnöllisyys

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman E itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole keksinnöllinen edellä mainitun viitejulkaisun J1 tai viitejulkaisun J11 kanssa joko yksin taikka yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei lisäksi ole pidettävä keksinnöllisenä edellä mainittujen viitejulkaisujen J1 ja J6 yhdistelmään nähden. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J14 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J15 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei myöskään eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J16 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Vielä itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J5 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa. Edelleen itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö ei eroa selvästi edellä mainitusta viitejulkaisusta J8 joko yksin tai yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa taikka yhdessä edellä mainitun viitejulkaisun J6 kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan suojavaatimusasetelman itsenäisen suojavaatimuksen 1 osalta väitettä puuttuvasta keksinnöllisyydestä ei sen sijaan ole perustettu lainkaan siihen, että sanottu itsenäinen suojavaatimus 1 käsittäisi myös sellaisia suoritusmuotoja, joille hyödyllisyysmallin selityksessä ei ole esitetty mitään teknisiä vaikutuksia, minkä johdosta kyseinen suojavaatimus ei voisi olla keksinnöllinen koko laajuudeltaan.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan 2017:26 hyödyllisyysmalleja koskevaan keksinnöllisyyden arviointiin liittyen katsonut, että hyödyllisyysmalleissa on kyse suhteellisen yksinkertaisista ja alhaisen kehittämistason omaavista keksinnöistä, jolloin suojan kohteena voi olla hyvinkin pieni keksinnöllisyyden ero. Korkein hallinto-oikeus on edelleen katsonut, että hyödyllisyysmallisuoja on mahdollinen, jos keksintö eroaa lähintä tunnettua tekniikkaa edustavassa julkaisussa kuvatusta ratkaisusta sellaisten elementtien osalta, jotka eivät ole itsessään triviaaleja. Tavanomaisena tuotekehittelynä ilmenevää alan yleistiedon soveltamista tunnetun tekniikan tasoon ei kuitenkaan voida pitää riittävänä hyödyllisyysmallilain mukaisen keksinnöllisyyden tason saavuttamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan keksinnön kohteena on polymeerillä pinnoitettu selluloosakuitupohjainen taustamateriaali. Hyödyllisyysmallin selityksestä ilmenee lisäksi, että keksinnön mukainen taustamateriaali on tarkoitettu silikonoitavaksi ja taustamateriaalin käyttökohteet ovat esimerkiksi itseliimautuvat tarrat. Hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön tarkoituksena on siten tuoda esille pinnoitettu selluloosakuitupohjainen taustamateriaali, joka soveltuu paremmin silikonoitavaksi ja johon silikoni kiinnittyy paremmin.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että asiassa esitetty viitejulkaisu J1 koskee modifioituja polymeerejä, joita käytetään silikonoitavaksi tarkoitettujen paperien pinnoitukseen, nimenomaan parantamaan silikonointia. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukaisella keksinnöllä sekä viitejulkaisulla on siten katsottava olevan identtinen tarkoitus. Viitejulkaisun J1 onkin katsottava edustavan asiassa esitetyistä viitejulkaisusta lähintä tunnettua tekniikkaa kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiselle keksinnölle.

Kuten edellä on esitetty, viitejulkaisusta J1 ilmenee tarran taustamateriaali, joka on pinnoitettu vesiliukoisella polymeerillä (PVA), johon on reagoitettu vinyyliryhmiä sisältäviä orgaanisia molekyylejä, kuten kyseiseen viitejulkaisuun sisältyvässä esimerkissä 1 käytetty 10-undekyylikloridi, joka muodostaa esterisidoksen PVA:n hydroksiryhmän kanssa. Viitejulkaisusta J1 ilmenee edelleen, että silikonoinnin suhteen on edullista, että taustamateriaali on pinnoitettu polymeerillä, johon on oksastettu vinyyliryhmiä sisältävä sivuketju.

Viitejulkaisusta J1 siten on katsottava ilmenevän vinyyliryhmien hyvä sitoutuvuus silikonin kanssa. Viitejulkaisussa J1 on esitetty, että polymeeriin saadaan vinyyliryhmiä sisältävä sivuketju oksastamalla polymeeri yhdisteillä, joissa on happo-, happokloridi- tai happoanhydridiryhmä, jotka muodostavat esterisidoksen esimerkiksi PVA-polymeerin hydroksyyliryhmän kanssa.

Viitejulkaisusta J1 ei sen sijaan tunneta tuotetta, joka saadaan, kun vinyyliryhmän sisältävää orgaanista yhdistettä sidotaan taustamateriaalin pinnoitukseen käytettävän vesiliukoisen polymeerin hydroksyyliryhmiin asetalisointireaktion kautta. Viitejulkaisussa J1 kuvataan vinyyliryhmän sisältävän orgaanisen yhdisteen yhdistämistä polymeerin hydroksyyliryhmien kanssa ainoastaan esterisidosten kanssa.

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että edellä mainitusta viitejulkaisuna J4 esitetystä oppikirjasta käy ilmi asetalisointireaktioita, niiden lähtömateriaaleja, reaktio-olosuhteita sekä reaktiotuotteita, mitä näin ollen olisi pidettävä osoituksena siitä, että asetalisointi on tasapainoreaktio, joka on riippuvainen lähtöaineesta ja olosuhteista, ja että asetalisointi ei siten kuvaisi minkään tietyn lopputuotteen muodostumista.

Markkinaoikeuden suullisessa käsittelyssä asiantuntijana kuultu dosentti Jari Hovinen on todennut, että asetalisointi on sinänsä tunnettua jo oppikirjoista ja että PVA:n reagoiminen aldehydin kanssa on tunnettua tekniikkaa. Suullisessa käsittelyssä kuultu asiantuntijana kuultu professori Ari Koskinen on puolestaan esittänyt, että PVA:n reaktio aldehydin kanssa asetaalisidoksen muodostamiseksi on ollut ensimmäisiä kaupallisia tapoja funktionalisoida PVA. Professori Koskinen on edelleen viitannut käsikirjaan Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, josta ilmenevän mukaan PVA:n tärkeimmät reaktiot ovat estereiden, eettereiden ja asetaalien muodostaminen.

Markkinaoikeus toteaa, että alan ammattimiehen yleistietoon on edellä esitetyn valossa katsottava kuuluneen asetaalisidos sinänsä sekä sen muodostaminen hydroksyyliryhmän ja aldehydin välillä. Edelleen alan ammattimiehen yleistietoon on katsottava kuuluneen asetaalisidoksen ominaisuudet, kuten sidoksen kestävyys. Alan ammattimiehen on lisäksi katsottava olleen tietoinen myös siitä, että asetalisointireaktio on tasapainoreaktio ja että olosuhteita muokkaamalla on mahdollista vaikuttaa siihen, että lopputuotteeseen muodostuisi mahdollisimman paljon haluttua asetaalia.

UPM-Kymmene Corporation on esittänyt, että alan ammattimies olisi pitänyt itsestään selvänä korvata viitejulkaisussa J1 kuvattu polyvinyylialkoholin (PVA:n) asyylikloridivälitteinen esteröinti aldehydivälitteisellä asetalisoinnilla. Tältä osin UPM-Kymmene Corporation on viitannut edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 esitettyyn.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty, että alan ammattimiehen yleistietoon olisi katsottava kuuluvan nimenomaan sellaisen orgaanisen molekyylin asetalisointireaktio, jossa on vinyyliryhmä. Sen, että asetalisointireaktio on sinänsä tunnettua tekniikkaa ja voidaan laskea kuuluvan alan ammattimiehen yleistietoon, ei ole katsottava tekevän edellä mainitusta spesifisestä reaktiosta alan ammattimiehen yleistietoon kuuluvaksi katsottavaa seikkaa kysymyksessä olevan keksinnön tekniikan alalla. Edellä mainitussa viitejulkaisussa J6 on sinänsä esitetty, että vinyyliryhmän sisältävä orgaaninen molekyyli voidaan reagoittaa selluloosan vapaiden hydroksyyliryhmien kanssa. Viitejulkaisussa J6 ei kuitenkaan ole katsottava esitetyn, että asetalisointireaktio olisi vaihtoehtoinen reaktio esteröinnille hydroksyyliryhmiä sisältävän polymeerin oksastuksessa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole osoitettu, että alan ammattimies pitäisi esterisidoksen vaihtamista asetaalisidokseen aivan itsestään selvänä ja triviaalina tuotekehityksenä nimenomaan polymeerien oksastuksessa, kun tavoitteena on saada aikaan taustamateriaalin pinnoitus, joka parantaa silikonin kiinnittyvyyttä taustamateriaaliin. Alan ammattimiehen ei näin ollen ole katsottava pitäneen kysymyksessä olevassa tapauksessa aivan itsestään selvänä tai normaalina tuotekehityksenä korvata edellä mainitussa viitejulkaisussa J1 esitettyä esteröinti-reaktiota asetalisointi-reaktiolla.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen selluloosakuitupohjainen taustamateriaali eroaa selvästi niin edellä mainitusta viitejulkaisusta J1 yksin kuin myös sanotusta viitejulkaisusta yhdessä alan ammattimiehen yleistiedon kanssa sekä myös viitejulkaisujen J1 ja J6 yhdistelmästä.

Ottaen huomioon edellä todettu siitä, että viitejulkaisun J1 on katsottava edustavan asiassa esitetyistä viitejulkaisusta lähintä tunnettua tekniikkaa kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiselle keksinnölle, itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen selluloosakuitupohjaisen taustamateriaalin ei näin ollen ole katsottava olevan aivan ilmeisesti johdettavissa myöskään muista UPM-Kymmene Corporationin asiassa puuttuvan keksinnöllisyyden tueksi viittaamista viitejulkaisuista tai niiden yhdistelmistä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että suojavaatimusasetelman E itsenäinen suojavaatimus 1 täyttää hyödyllisyysmallilta edellytetyn keksinnöllisyyskynnyksen.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn valossa Ahlstrom-Munksjö Oyj:n esittämän suojavaatimusasetelman E suojavaatimukset täyttävät hyödyllisyysmallin rekisteröinniltä edellytettävät vaatimukset.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on siten kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi hyödyllisyysmallin numero 9393 rekisteröimiseksi hyödyllisyysmallina tämän päätöksen liitteenä 2.5 olevan suojavaatimusasetelman E suojavaatimusten mukaisessa muodossa.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on esitetty kaikkiaan viisi eri suojavaatimusasetelmaa, joihin kaikkiin liittyen yhtäältä Ahlstrom-Munksjö Oyj että toisaalta UPM-Kymmene Corporation ovat esittäneet lukuisia eri perusteita. Näistä kysymyksistä osa on ratkaistu Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ja osa UPM-Kymmene Corporationin hyväksi. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ole kohtuutonta, että kumpikin asianosainen saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 21.4.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi hyödyllisyysmallin numero 9393 rekisteröimiseksi hyödyllisyysmallina tämän päätöksen liitteenä 2.5 olevan suojavaatimusasetelman E mukaisessa muodossa.

Markkinaoikeus hylkää asiassa esitetyt oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomari Petri Rinkinen sekä markkinaoikeusinsinöörit Krister Karlsson ja Timo Laakso.

Liitteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös ja liitteet pdf-dokumenttina

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.4.2015 (liite 1)

Suojavaatimusasetelma A (liite 2.1)

Suojavaatimusasetelma B (liite 2.2)

Suojavaatimusasetelma C (liite 2.3)

Suojavaatimusasetelma D (liite 2.4)

Suojavaatimusasetelma E (liite 2.5)

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 25.2.2021 taltionumero 76.