Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 18.6.2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Energy Beverages LLC on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 278137 BURNING WATER kumoamista varten luokan 32 tavaroiden osalta.

Perusteet

Playmaker Oy:n tavaramerkki numero 278137 BURNING WATER (jäljempänä myös ”vastaajan tavaramerkki” tai ”vastaajan merkki”) aiheuttaa luokan 32 tavaroiden osalta sekaannusvaaran valittajan aikaisemmin rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numero 17926071 BURN, numero 16864928 BURN, numero 3501244 BURN, numero 17870906 BURN ja numero 18224965 BURN (kuvio).

Patentti- ja rekisterihallituksen toteamin tavoin kaikki vastaajan tavaramerkin kattamat tavarat luokassa 32 ovat samoja kuin tietyt valittajan EU-tavaramerkkien kattamat tavarat. Muilta osin vertailtavat tavarat ovat valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin samankaltaisia. Valituksenalaisessa päätöksessä ei tästä huolimatta ole annettu merkitystä vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuden asteelle.

Nyt kyseessä olevien luokan 32 tavaroiden kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu näiden tavaroiden tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole nyt kyseessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Vastaajan tavaramerkki koostuu sanoista ”burning” ja ”water”. Sana ”burning” tarkoittaa suomeksi muun ohella palamista ja polttamista verbinä sekä palavaa tai polttavaa adjektiivina, mitkä merkityssisällöt kohdeyleisö ymmärtää. Koska kohdeyleisö tietää, että erilaiset juomat voivat palaa (esimerkiksi palavat drinkit) ja että juomien maku voi olla polttava, sanaa ”burning” ei erityisesti adjektiivina voida pitää kovin erottamiskykyisenä merkin osana luokan 32 tavaroille. Sana ”water” puolestaan tarkoittaa suomeksi vettä, minkä kohdeyleisö niin ikään ymmärtää. Sana ”water” viittaa suoraan luokan 32 tavaroihin ja kuvailee niitä suoraan, minkä vuoksi se on lähtökohtaisesti erottamiskyvytön merkin osa.

Vastaajan tavaramerkin erottamiskykyisempänä osana on pidettävä sanaa ”burning”, jolla sanasta ”water” poiketen voidaan katsoa olevan edes jonkinlaista erottamiskykyä. Sanaa ”burning” on pidettävä vastaajan merkin hallitsevana osana myös, koska keskivertokuluttaja yleensä kiinnittää enemmän huomiota merkin alku- kuin loppuosaan. Vaikka sanaa ”water” ei voida pitää täysin merkityksettömänä, sen merkitys on joka tapauksessa vähäisempi, eikä sille tule antaa arvioinnissa kovin paljon painoarvoa.

Kuten valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, sanapari ”burning water” voi tarkoittaa palavaa vettä, mihin sisältyy tietty käsitteellinen ristiriita, koska vesi ei lähtökohtaisesti voi palaa. Ottaen kuitenkin huomioon, että erilaiset palavat drinkit ovat olleet yleisiä jo vuosikymmeniä, ristiriitaa ei voida pitää yllättävänä ja omalaatuisena.

Kohdeyleisö ymmärtää vastaajan tavaramerkin voivan viitata myös veteen, jonka maku on polttava tai pistävä, koska erilaiset makuvedet ovat nykyään varsin yleisiä. Kohdeyleisö todennäköisesti ajattelee, että sanapari ”burning water” viittaa juoman tai veden polttavaan makuun. Kyseinen sanapari voi viitata myös juoman lämpötilaan. Kiehautettua, polttavan kuumaa vettä voidaan tarjoilla juomaksi sellaisenaan tai esimerkiksi mehuun tai teehen sekoitettavaksi.

Vastaajan tavaramerkin ei siten voida katsoa muodostavan pelkästään yhtä erottamiskykyistä kokonaisuutta (palava vesi), kuten valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, vaan kohdeyleisö ymmärtää myös vastaajan tavaramerkin kattamat muut merkityssisällöt (vesi, jonka maku on polttava; polttavaksi/pistäväksi maustettu vesi; palavan drinkin kaltainen juoma; polttavan kuumaksi lämmitetty vesi).

Koska sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden, tavaramerkkiä ei voida arvioida yksinomaan yhden merkityssisällön kautta. Sen sijaan on otettava huomioon myös sen muut kohdeyleisön tuntemat merkityssisällöt.

Valittajan sanamerkit koostuvat yksinomaan sanasta ”burn”. Kyseinen sana viittaa palamiseen tai polttamiseen verbinä, mutta tarkoittaa myös poltetta tai paloa substantiivina, sisältäen siten myös intohimoon liittyviä piirteitä. Valittajan sanamerkeistä puuttuu suoraan kyseessä oleviin tavaroihin viittaava sana, kuten vastaajan tavaramerkkiin sisältyvä sana ”water”, minkä vuoksi valittajan sanamerkkejä voidaan pitää erottamiskyvyltään vahvempina kuin vastaajan tavaramerkkiä.

Valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 18224965 BURN (kuvio) sisältyy sanan ”burn” lisäksi myös tyylitelty liekkikuvio. Sana ”burn” on kuviomerkissä hallitsevampi osa, vaikka myöskään merkin liekkikuvio ei ole vailla merkitystä. Lisäksi merkin liekkikuvio vahvistaa nimenomaan merkin palamiseen liittyviä mielikuvia, ja eräs liekkikuvion merkitys voi olla ”palava vesi”, johon Patentti- ja rekisterihallitus on viitannut vastaajan tavaramerkin kohdalla.

Vertailtavissa merkeissä mieleenpainuvinta on palamisen tai polttamisen merkitys. Kohdeyleisö kiinnittää merkeissä ensisijaisesti huomiota sanoihin ”burn” ja ”burning” myös siksi, että ne ovat merkkien alussa.

Sana ”burn” sisältyy sellaisenaan vertailtaviin merkkeihin, mille tulee antaa arvioinnissa erityistä merkitystä. Valittajan sanamerkit ja vastaajan tavaramerkki poikkeavat ulkoasultaan pelkästään sanan ”burn” taivutusmuodon ja kyseisille tavaroille kuvailevan sanan ”water” osalta. Se, että sanoissa ”burn” ja ”burning” on eri määrä kirjaimia, ei ole merkityksellistä, koska kyse on samoista sanoista. Joka tapauksessa vertailtavien merkkien neljä ensimmäistä kirjainta ovat identtisiä. Koska kohdeyleisö ymmärtää vastaajan tavaramerkin edellä mainitut eri merkityssisällöt, sanan ”water” aiheuttamalle merkkien väliselle eroavaisuudelle ei voida antaa merkkien ulkoasun samankaltaisuuden vertailussa kovin suurta merkitystä. Näin ollen vastaajan tavaramerkkiä ja valittajan sanamerkkejä on pidettävä ulkoasultaan hyvin samankaltaisina.

Vastaajan tavaramerkki ja valittajan kuviomerkki sen sijaan poikkeavat hieman enemmän ulkoasultaan toisistaan, koska vastaajan merkissä ei ole mitään kuviota. Koska valittajan kuviomerkin hallitseva osa kuitenkin on sana ”burn” ja koska merkin liekkikuvio vain vahvistaa kuviomerkin palamiseen tai polttamiseen liittyvää merkityssisältöä, merkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina.

Lausuntatavaltaan vertailtavat tavaramerkit ovat samankaltaisia. Valittajan tavaramerkkien ainoa sana ”burn” sisältyy vastaajan tavaramerkkiin muodostaen tämän erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan. Vertailtavat merkit eroavat toisistaan ainoastaan sanan ”burn” taivutusmuodon ja jälkimmäisen sanan ”water” osalta. Edellä mainituista syistä ja ottaen lisäksi huomioon, että sanaa ”burning” lausuttaessa paino on sanan alkuosalla, näitä eroja ei kuitenkaan voida pitää olennaisina arvioitaessa merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta. Koska valittajan kuviomerkin kuvio-osaa ei lausuta, vertailtavia merkkejä on pidettävä myös lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisina.

Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt virheen antaessaan vastaajan tavaramerkille vain yhden merkityssisällön, eli ”palava vesi”. Vastaajan tavaramerkin voidaan mieltää tarkoittavan vettä tai juomaa, jonka maku on polttava tai pistävä, mihin Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut valittajan tavaramerkkien viittaavan. Vastaajan tavaramerkin erottamiskykyisimmällä osalla ”burning” on sama merkityssisältö kuin valittajan tavaramerkeillä. Sanalle ”water” ei tule antaa ratkaisevaa merkitystä, koska se on kuvaileva sana vastaajan kattamille tavaroille riippumatta siitä, arvioidaanko sitä erikseen vai osana sanaparia ”burning water”. Valittajan tavaramerkkien kirjaimellinen merkityssisältö (palo, polte, palaminen, polttaminen, palava, polttava) on hyvin lähellä vastaajan tavaramerkin kirjaimellista merkityssisältöä (palava vesi, polttava vesi). Vertailtavien merkkien hallitseva ja erottamiskykyinen yhteinen osa viittaa selkeästi samaan asiaan eli palamiseen tai polttamiseen. Vertailtavat merkit ovat merkityssisällöltään erittäin samankaltaisia.

Vaikka valittajan tavaramerkkejä voisi yksinomaan niiden luonteen puolesta pitää suggestiivisina tai vaikka niiden luontainen erottamiskyky arvioitaisiin normaalia heikommaksi, ne ovat erottamiskyvyltään vähintään tavanomaisia huomioiden myös niiden pitkäaikainen käyttö.

Koska kaikki vertailtavat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia ja vertailtavat tavaramerkit ovat vähintään samankaltaisia, vastaajan tavaramerkin on kokonaisuutena arvioiden katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin luokan 32 tavaroiden osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, mikä antaisi aihetta valituksenalaisen päätöksen muuttamiseen.

Vastaajan tavaramerkki eroaa valittajan aikaisemmista merkeistä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Tavaramerkki BURNING WATER muodostuu kahdesta sanasta ja yhteensä 12 kirjaimesta, kun taas valittajan merkit muodostuvat nelikirjaimisesta sanasta ”burn”. Vertailtavat tavaramerkit eroavat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan huomattavasti toisistaan. Vaikka sanalle ”burning” annettaisiin muitakin merkityksiä kuin viraston päätöksessään antama merkitys ”palava”, tavaramerkin BURNING WATER merkityssisältö on kokonaisuutena joka tapauksessa eri kuin pelkän sanan ”burn”.

Playmaker Oy:n vastaus

Vaatimukset

Playmaker Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että markkinaoikeudessa yhteensä 8.877,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Playmaker Oy on esittänyt, ettei sen tavaramerkin numero 278137 BURNING WATER rekisteröinnille ole ollut estettä. Vastaajan tavaramerkki ja valittajan tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään. Siten vertailtavana olevat merkit eivät kokonaisuutena arvioiden ole samankaltaisia eikä niiden välillä vallitse sekaannusvaaraa.

Sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava huomioon vertailtavien merkkien muodostama kokonaisvaikutelma. Merkkejä ei tule jakaa keinotekoisesti osiin ja vertailla pelkästään niiden yksittäisiä tai yhteisiä osia, kuten valittaja pyrkii tekemään katsoessaan, että vastaajan merkin sanaosa WATER tulisi jättää vertailua tehdessä pois tai vähintään vähemmälle huomiolle.

Sana ”water” ei kuvaile ainakaan kaikkia kyseessä olevia luokan 32 tavaroita. Lisäksi on epäuskottavaa, että luokan 32 tavaroiden osalta sanan ”burning” erottamiskyky olisi heikko sen viitatessa palaviin drinkkeihin. Palavat drinkit ovat cocktaileja eli alkoholijuomia, kun taas nyt kyseessä olevat tavarat ovat alkoholittomia juomia, kuten mehuja ja vesiä. Näin ollen, vaikka sana ”burning” yhdistettäisiinkin palaviin drinkkeihin, tämä koskisi korkeintaan toisenlaisia, alkoholipitoisia juomia. Vastaajan tavaramerkin erottamiskyky on vähintään tavanomaisella tasolla.

Valittajan tavaramerkkien erottamiskykyä voidaan pitää heikkona sanan ”burn” kuvaillessa suoraan kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia eli sitä, että kyseessä on esimerkiksi kaloreita polttava juoma tai juoma, joka antaa nauttijalleen ”lämpimän olon”. Siten sana ”burn” kuvaa luokan 32 tavaroiden yhteydessä joko tavaran laihduttavaa ominaisuutta, makua tai juoman aiheuttamaa tunnetta. Valittajan tavaramerkkien erottamiskykyä ei myöskään valittajan väittämällä tavalla vahvista merkkien pitkään jatkunut käyttö, sillä merkkejä ei ole osoitettu käytetyn Suomessa, eivätkä ne siten ole tulleet kohdeyleisölle tutuksi.

Merkityksellinen kohdeyleisö muodostuu suuresta yleisöstä, joka koostuu näiden tavaroiden tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Nämä kuluttajat ovat tottuneet vertailemaan erilaisia juomia niiden eri ominaisuuksien, kuten maun, sokeripitoisuuden tai terveysväittämien mukaan, ja siten kyseisen kohderyhmän tarkkaavaisuuden tasoa nyt kyseessä olevien tavaroiden osalta voidaan pitää tavanomaista korkeampana. Lisäksi merkityksellinen kohdeyleisö muodostuu myös esimerkiksi kauppojen, anniskelu- ja muiden ravintoloiden sekä kahviloiden sisäänostajista, joiden tarkkaavaisuuden aste on huomattavan korkea. Mainitut kohderyhmät osaavat kiinnittää huomiota tavaramerkkien pieniinkin eroihin.

Valittajan kuviomerkin ulkoasun eroavaisuus vastaajan tavaramerkkiin nähden on huomattava. Vastaajan tavaramerkkiin ei sisälly mitään kuviollisuutta. Myös vertailtavien sanamerkkien ulkoasujen ero on selvä. Valittajan tavaramerkit muodostuvat yhdestä lyhyestä neljästä kirjaimesta koostuvasta sanasta ”burn”, siinä missä vastaajan tavaramerkki koostuu kahdesta, yhteensä 12 kirjainta käsittävistä sanoista ”burning” ja ”water”. Ero vertailtavien sanamerkkien ulkoasuissa on ilmeinen jo sillä perusteella, että vastaajan tavaramerkissä on kolminkertainen määrä kirjaimia verrattuna valittajan aikaisempiin merkkeihin.

Vertailtavat tavaramerkit eroavat toisistaan myös lausuntatavan osalta. Vastaajan tavaramerkin BURNING WATER koostuessa kahdesta sanasta ja neljästä tavusta se luonnollisesti äännetään täysin eri tavalla kuin vain yhdestä sanasta ja yhdestä tavusta muodostuvat valittajan BURNtavaramerkit. Tavutuksesta, sanojen määrästä ja pituudesta johtuu, että merkit äännetään täysin toisistaan poikkeavalla tavalla, eivätkä merkit siten ole lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Vertailtavana olevien tavaramerkkien merkityssisällöt eroavat selvästi toisistaan. Vaikka erilaisia maustettuja vesiä tai makuvesiä on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa, niiden maku ei milloinkaan ole ”polttava” tai ”pistävä, koska silloin niitä ei ostettaisi. Tällaisten juomien on tarkoitus olla miellyttävän makuisia. Kohdeyleisö ei ymmärrä tavaramerkin BURNING WATER viittaavan maustettuihin vesiin, makuvesiin tai ylipäätään veteen, joka olisi maultaan polttava tai pistävä.

Väite siitä, että vastaajan tavaramerkin merkityssisältö viittaisi kuumaksi lämmitettyyn veteen, jota voisi tarjoilla esimerkiksi teen kanssa, on myös epäuskottava. Tällöin käytettäisiin englannin kielessä ilmaisua ”hot water” tai mahdollisesti ”boiled water”. Tavallisessa kielenkäytössä kuumaa vettä ei kutsuta nimellä ”burning water”, joten tavaramerkin BURNING WATER merkityssisältö ei voi viitata tällaiseen veteen.

Vastaajan tavaramerkin ymmärretään tarkoittavan palavaa vettä. Kyse on yllättävästä käsitesisällöstä, sillä vesi ei tunnetusti voi palaa. Vaikka suomalainen kohdeyleisön keskivertojäsen ymmärtäisi sanalle ”burning” muitakin merkityssisältöjä kuin ”palava”, se ei sanan ”water” yhteydessä mitä suurimmalla todennäköisyydellä tulkitsisi merkin viittaavan mihinkään muuhun käsitteeseen kuin palavaan veteen. Tätä käsitystä tukee muun ohella se, että erään erittäin suositun muusikon tunnettu kappale on nimeltään ”Palavaa vettä”. Keskivertosuomalainen tuntee mainitun muusikon laulun vähintään nimeltä ja kuullessaan kappaleen nimen englanninkielisen vastineen ajattelee väistämättä ja automaattisesti palavaa vettä.

Valittajan tavaramerkkien sanaosan BURN merkityssisältö puolestaan tarkoittaa palamista, polttamista, kirveltämistä tai poltetta, ja sana ymmärretään mitä todennäköisimmin imperatiivina ”pala!”, tai mahdollisesti substantiivina ”polte”. Hyvin englantia osaavat suomalaiset ymmärtävät todennäköisesti sanan ”burn” nimenomaan kehotuksena ”pala”. Suomalaiset myös ymmärtävät, että sanan ”burning” pääte ”-ing” muuttaa sanan merkityksen, jolloin myös vertailtavana olevien merkkien merkityssisällöt poikkeavat toisistaan.

Vertailtavana olevien merkkien merkityssisällöissä on huomattava ero vastaajan tavaramerkkiin sisältyvän sanan ”water” johdosta. Kohdeyleisö liittää vertailtavana olevat merkit eri asioihin, eli vastaajan tavaramerkin veteen ja valittajan tavaramerkit tuleen. Vastaajan tavaramerkissä adjektiiviattribuutti ”burning” ainoastaan määrittää, millaisesta vedestä on kysymys.

Valittajan kuviomerkin merkityssisällön ero vastaajan tavaramerkkiin on vielä suurempi kuin sanamerkkejä koskevassa vertailussa. Valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 18224965 BURN (kuvio) kuvioelementti viittaa suoraan elävään tuleen, esimerkiksi nuotioon tai takkatuleen, vastaajan tavaramerkin BURNING WATER viitatessa edellä todetusti veteen.

Kuten edellä on esitetty, merkkien yhteinen osa, eli sana ”burn”, on suomalaiselle kohdeyleisölle ymmärrettävä, merkityssisällöltään vertailtavana olevien merkkien kattamien tavaroiden ominaisuuksiin viittaava sana. Kyseinen yhteinen osa on siten korkeintaan heikosti erottamiskykyinen nyt kyseessä oleville tavaroille. Tällaisissa tapauksissa pienetkin erot merkkien välillä ovat riittäviä poistamaan sekaannusvaaran. Kohdeyleisö ei merkkien kuvailevan yhteisen osan perusteella erehdy luulemaan, että kaikki kyseisen osan sisältävät merkit ilmaisisivat tällaisilla merkeillä myytävien tavaroiden tulevan samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Vertailtavana olevien merkkien erot ulkoasuissa, lausuntatavoissa ja merkityssisällöissä ovat merkittäviä ja riittäviä varmistamaan, että kohdeyleisö ei pidä vastaajan tavaramerkkiä ja valittajan aikaisempia tavaramerkkejä keskenään samankaltaisina. Vaikka vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat katsottaisiinkin samankaltaisiksi, kohdeyleisö erottaa merkit toisistaan ongelmitta, eikä sekaannusvaaraa aiheudu.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, että kun vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat, merkkien välinen vähäisempikin samankaltaisuus riittää aikaansaamaan sekaannusvaaran.

Valittajan tavaramerkit ja vastaajan tavaramerkki eivät eroa toisistaan huomattavasti ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan. Vastaajan tavaramerkki sisältää valittajan tavaramerkkien sanaosan BURN kokonaisuudessaan. Sana ”burn” voidaan helposti erottaa tavaramerkistä BURNING WATER. Vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuden arvioinnin osalta merkkien pituudella ei edellä todettu huomioon ottaen ole ratkaisevaa merkitystä.

Vertailtavat tavaramerkit ovat myös merkityssisällöltään samankaltaiset. Vastaajan merkin BURNING WATER merkityssisältöä hallitsee väistämättä sanan ”burn” merkityssisältö. Jos myöhemmän merkin yksikin mahdollinen merkityssisältö on samankaltainen kuin aikaisemman merkin mahdollinen merkityssisältö, merkityssisällöt tulee katsoa samankaltaisiksi, eikä tarkasteluun voi valita vain niitä merkityssisältöjä, jotka poikkeavat toisistaan. Varsinkin juomien yhteydessä myös valittajan kuviomerkin ja vastaajan tavaramerkin merkityssisällöt ovat hyvin samankaltaiset.

Vastaajan mainitsemalla Palavaa vettä -musiikkikappaleella ei voi olla merkitystä nyt kyseessä oleviin tavaroihin liittyvässä arvioinnissa. Toisin kuin vastaaja on esittänyt, on aivan mahdollista kuvitella juoma, jota markkinoitaisiin polttavalla tai pistävällä maulla sanan ”burn” tarkoittamassa mielessä. Esimerkiksi chili on ollut makuna ja mausteena pitkään suosittu monenlaisissa elintarvikkeissa, ja juomiin poltetta tuodaan tunnetusti esimerkiksi inkiväärillä.

Suomalainen keskivertokuluttaja ei juomien tavaramerkkejä tarkastellessaan todennäköisesti pohdi sanamuotojen ”burn” ja ”burning” merkityseroja. Tarkasteltavien merkkien yhteinen osa BURN on hallitseva osa tavaramerkin BURNING WATER luomassa kokonaisvaikutelmassa, ja se hallitsee keskivertokuluttajan muistiin tavaramerkistä jäävää mielikuvaa. Kyse on samaa tarkoittavan sanan eri sijamuodoista.

Vastaajan tavaramerkin sisältämä sana ”water” ei juomatuotteiden yhteydessä aiheuta assosiaatiota, jonka ansiosta tarkasteltavien merkkien välillä olisi merkitysero. Kuluttaja yhdistää juomatuotteet veteen tai nesteeseen joka tapauksessa. Kohdeyleisö yhdistää sen sijaan sanan ”burning” tuleen ja liekkeihin sekä sanan ”burn” kanssa samoihin merkityksiin.

Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut ottaa huomioon tavaramerkin BURNING WATER erottamiskyvyttömien ja heikosti erottamiskykyisten osien merkitys. Varsinkin tavaroiden lajia ilmaisevaa sanaa ”water” on pidettävä juomien osalta erittäin kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä.

Tavaramerkin BURNING WATER hallitsevan ja mieleenpainuvimman osan muodostaa merkin alkuosa. Vastaajan tavaramerkki synnyttää kuluttajassa mielleyhtymän valittajan tavaramerkkeihin. Epäselvien muistikuviensa varassa ostopäätöstä tekevä kuluttaja saattaa erehtyä luulemaan, että tavaramerkillä BURNING WATER varustetut tuotteet ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä kuin tavaramerkillä BURN varustetut tuotteet tai että tuotteet ovat mahdollisesti peräisin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkkejä vertailevakin kuluttaja voi kuvitella tavaramerkillä BURNING WATER varustetun tuotteen olevan BURN-tuotteen muunnelma, joka on tehty esimerkiksi osoittamaan eri tuotelinjaa.

Toisin kuin valittaja esittää, valittajan tavaramerkit eivät kuvaile suoraan tuotteen ominaisuuksia. BURN-merkit ovat korkeintaan suggestiivisia ja erottamiskyvyltään vähintään tavanomaisia, pikemminkin vahvoja.

Kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää tavanomaista korkeampana. Elintarvikkeiden kuluttajien ei voida odottaa ostotilanteessa osoittavan erityistä huolellisuutta tai asiantuntemusta.

Asiassa ei ole esitetty tai ilmennyt sellaisia tyypillisestä tavaramerkin rekisteröintiä koskevasta valitusasiasta poikkeavia seikkoja, joiden johdosta voitaisiin pitää kohtuuttomana, että vastaaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako vastaajan tavaramerkki numero 278137 BURNING WATER sekaannusvaaran jäljempänä mainittujen luokan 32 tavaroiden osalta aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityihin EU-tavaramerkkeihin numero 17926071 BURN, numero 16864928 BURN, numero 3501244 BURN, numero 17870906 BURN ja numero 18224965 BURN (kuvio).

Valitus ei ole kohdistunut valituksenalaiseen päätökseen siltä osin kuin päätöksellä on hylätty valittajan väite tavaramerkkiä BURNING WATER vastaan luokan 33 kattamien tavaroiden osalta.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

Tavaramerkkilain 13 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan edellä 1 momentin 1–2 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan EU-tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkihakemusta, jonka hakemispäivä on aiempi tai jolla muuten on aiempi etuoikeus.

2 Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

Vastaajan tavaramerkki numero 278137 BURNING WATER kattaa luokassa 32 seuraavat tavarat: ”Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet; Oluet ja panimotuotteet.”

Esteeksi asetetut valittajan aikaisemmat tavaramerkit kattavat puolestaan seuraavat tavarat:

• EU-tavaramerkki numero 18224965 BURN (kuvio):

Luokka 32: ”Alkoholittomat juomat, mukaan lukien hiilihapotetut juomat ja energiajuomat; Mehutiivisteet, tiivisteet, jauheet ja juomien valmistusaineet, mukaan lukien hiilihapotettujen juomien ja energiajuomien; Olut.”

• EU-tavaramerkki numero 17926071 BURN:

Luokka 29: ”Meijerituotteista valmistetut ja maitopohjaiset juomat, jotka sisältävät kahvia, suklaata ja/tai hedelmätuoremehua; Pirtelöt.”

• EU-tavaramerkki numero 16864928 BURN:

Luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao ja keinotekoinen kahvi; Juomat, kahvipohjaiset; Teepohjaiset juomat; Suklaapohjaiset juomat; Riisi; Tapioka ja saago; Jauhot ja viljavalmisteet; Leipä, leivonnaiset ja makeiset; Jäätelö; Sokeri, hunaja, siirappi; Hiiva, leivinjauhe; Suola; Sinappi; Etikka, kastikkeet (mauste-); Mausteet; Jää; Purukumi.”

• EU-tavaramerkki numero 3501244 BURN:

Luokka 32: ”Juomat, nimittäin juomavesi, maustettu vesi, kivennäisvesi ja hiilihappovesi; ja muut alkoholittomat juomat, nimittäin, virvoitusjuomat, energiajuomat ja urheilujuomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet, tiivisteet ja jauheet juomien valmistukseen, nimittäin maustettujen vesien, kivennäis- ja hiilihappovesien, virvoitusjuomien, energiajuomien, urheilujuomien hedelmäjuomien ja -mehujen valmistukseen.”

• EU-tavaramerkki numero 17870906 BURN:

Luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet).”

Luokka 35: ”Mainonta; Liikkeenjohto; Yrityshallinto; Toimistotehtävät.”

Valituksenalaisen päätöksen mukaan EU-tavaramerkkiänumero 3501244 BURN on tavaramerkkilain 34 §:n tarkoittamalla tavalla tosiasiallisesti käytetty vain tavaroille ”energiajuomat”, mistä ei myöskään markkinaoikeudessa ole erimielisyyttä. Näin ollen myös markkinaoikeudessa on kyseisen merkin osalta otettu huomioon ainoastaan mainitut tavarat.

Asiassa ei markkinaoikeudessa ole erimielisyyttä siitä, että vastaajan tavaramerkin luokassa 32 kattamat tavarat ovat joko samoja, samankaltaisia tai erilaisia kuin valittajan aikaisempien tavaramerkkirekisteröintien kattamat tavarat siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on tarkemmin todettu. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella asiaa ei ole markkinaoikeudessa syytä arvioida toisin.

Näin ollen vastaajan tavaramerkin kattamia tavaroita ”alkoholittomat juomat” ja ”juomat (alkoholittomat)” on pidettävä samoina kuin valittajan EUtavaramerkin numero 3501244 BURN kattamia luokan 32 tavaroita ”energiajuomat”. Vastaajan tavaramerkin kattamia tavaroita on lisäksi pidettävä kaikilta osin samoina kuin valittajan EU-tavaramerkin numero 18224965 BURN (kuvio) kattamia luokan 32 tavaroita. Vastaajan tavaramerkin kattamat luokan 32 tavarat ovat muilta osin joko samankaltaisia tai erilaisia kuin valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat siten kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan.

Kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat tavanomaisia päivittäistavarakaupassa myytäviä elintarvikkeita. Markkinaoikeus katsoo, että merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa siten suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista Suomessa. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kyseessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

Asiaa ei ole syytä arvioida toisin sen vuoksi, että kyseisiä tavaroita ostetaan myös esimerkiksi sellaisten kauppojen, anniskelu- ja muiden ravintoloiden sekä kahviloiden toimesta, joiden ostot suorittavien henkilöiden tarkkaavaisuuden aste on kyseisten tavaroiden osalta tavanomaista korkeampi. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan lähtökohtaisesti sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi.

3 Merkkien vertailu

3.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole, T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta). Sen sijaan, jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank, T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Toisaalta oikeuskäytännössä on katsottu, että moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arvioinnissa täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (ks. tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany, T-6/01, EU:T:2002:261, 35 kohta). Tavaramerkin osatekijän heikko erottamiskyky ei välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin (ks. tuomio 13.6.2006,
Inex v. SMHV – Robert Wiseman & Sons, T-153/03, EU:T:2006:157, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

3.2 Vastaajan tavaramerkki

Vastaajan tavaramerkki BURNING WATER koostuu englanninkielisestä sanasta ”burning”, jonka suomalainen kohdeyleisö ymmärtää tarkoittavan palavaa, palamista tai polttamista, sekä englanninkielisestä sanasta ”water”, jonka suomalainen kohdeyleisö ymmärtää tarkoittavan vettä. Merkityksellinen kohdeyleisö siis ymmärtää sekä mainitun sanayhdistelmän että yksittäisten sanojen ”burning” ja ”water” merkitykset. Sanayhdistelmän voidaan siten kirjaimellisesti ymmärtää tarkoittavan palavaa vettä tai polttavaa vettä. Kohdeyleisö saattaa mieltää sanayhdistelmän ”burning water” sellaisenaan sisältävän käsiteellisen ristiriidan siinä, että vesi ei voi palaa. Todettua käsitteellistä ristiriitaa ei kuitenkaan voida pitää kovin yllättävänä tai erityistä huomiota herättävänä seikkana.

Kuten edellä on todettu, sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Erottamiskyvyn arvioinnissa otetaan lisäksi huomioon tavaramerkin kattamat tavarat.

Nyt kyseessä olevat alkoholittomat juomat kattavat muun ohella erilaisia maustettuja ja vitaminoituja hiilihapollisia ja hiilihapottomia vesiä. Myös vastaajan merkin kattamien juomien valmistusaineisiin kuuluu muun ohella vettä. Tällaisten tavaroiden yhteydessä kohdeyleisö mieltää siten sanan ”water” kuvailevan niitä suoraan ja välittömästi. Tavaramerkin BURNING WATER sanaa ”water” on todetun vuoksi pidettävä erottamiskyvyttömänä merkin kattamille tavaroille ”Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet;” sekä erottamiskyvyltään heikkona tavaroille ”Oluet ja panimotuotteet”, jotka ovat nestemäisiä ja joiden valmistukseen käytetään merkittävänä ainesosana vettä.

Kohdeyleisö saattaa tuntea erilaisia juomia, joiden korkea alkoholipitoisuus mahdollistaa niiden tarjoilun palavina. Markkinaoikeus toteaa, että kohdeyleisö ei kuitenkaan yhdistä tavaramerkkiä BURNING WATER tai sen sanaa ”burning” juuri tällaisiin palaviin juomiin nyt kyseessä olevien tavaroiden, eli yhtäältä alkoholittomien juomien tai niiden valmistusaineiden ja toisaalta oluiden ja panimotuotteiden, yhteydessä, koska niiden alkoholipitoisuus on liian matala palamisen mahdollistamiseen.

Nyt kyseessä olevat alkoholittomat juomat kattavat kaikki alkoholittomat juomat, mukaan lukien maustetut juomat. Markkinaoikeus toteaa, että esimerkiksi chilillä tai inkiväärillä maustetut juomat voidaan mieltää maultaan tulisiksi. Tällaisten juomien yhteydessä sanan ”burning” voitaisiin ymmärtää vähintään vihjailevan mausteisuuden tuomaan poltteeseen siinäkin tapauksessa, ettei kyseistä sanaa välttämättä ymmärrettäisi välittömästi kuvailevaksi.

Koska kohdeyleisö ymmärtää sanojen ”burning” ja ”water” edellä mainitut nimenomaan nyt kyseessä oleviin tavaroihin liittyvät merkitykset, tavaramerkin BURNING WATER erottamiskykyisten ja hallitsevien osien arvioinnissa ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä sille, että tavaramerkki lisäksi sinänsä sisältää käsiteellisen ristiriidan siinä, että vesi ei voi palaa. Markkinaoikeus toteaa, että edellä lausutun valossa tavaramerkin BURNING WATER erottamiskykyisimpänä ja ainakin jossain määrin hallitsevampana osana on pidettävä sen sanaa ”burning”.

3.3 Vastaajan tavaramerkin ja valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 18224965 BURN (kuvio) vertailu

Asiassa on ensinnäkin vertailtavana vastaajan tavaramerkki BURNING WATER ja valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 18224965 BURN (kuvio). Viimeksi mainittu merkki koostuu mustavalkoisesta kuviosta, jonka keskiosasta lähtien nousee liekkejä mustalla taustalla. Liekkien alapuolinen merkin osa on vaalea, ja sen keskellä esiintyy sana ”burn” mustin suuraakkosin.

EU-tavaramerkki numero 18224965 BURN (kuvio)

Kyseisen tavaramerkin hallitsevina ja erottamiskykyisinä osina on pidettävä sanosaa ”burn”, jonka kohdeyleisö ymmärtää tarkoittavan paloa, poltetta, palamista, polttamista tai kirvelemistä, ja kyseisen sanan merkitystä korostavaa liekkukuviota. Merkin muut osat, eli musta tausta ja vaalea alaosa, ovat miellettävissä lähinnä taustoittaviksi elementeiksi.

Ulkoasultaan vastaajan tavaramerkki eroaa valittajan aikaisemmasta kuviomerkistä ensinnäkin vastaajan tavaramerkin sanan ”burning” päätteen ”-ing” ja sen merkin jälkimmäinen sanan ”water” osalta. Kohdeyleisö ei kuitenkaan kiinnitä kovin paljon huomiota vastaajan merkin osaan WATER, jota on edellä kohdassa 3.2 todetuin tavoin pidettävä erottamiskyvyttömänä lähes kaikille nyt kyseessä oleville vastaajan merkin kattamille luokan 32 tavaroille. Vertailtavia merkkejä erottavat toisistaan lisäksi valittajan merkkiin sisältyvät kuvioelementit, joista on otettava huomioon erityisesti edellä mainittu liekkikuvio. Kun otetaan huomioon, että valittajan aikaisemman kuviomerkin toinen hallitseva osa eli sanaosa BURN sisältyy kokonaisuudessaan vastaajan merkkiin muodostaen sen jossain määrin hallitsevamman sanan ”burning” neljä ensimmäistä kirjainta, vertailtavia tavaramerkkejä on kuitenkin pidettävä ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisina.

Valittajan aikaisempaan kuviomerkkiin sisältyvä sanaosa BURN on merkin ainoa lausuttavissa oleva osa. Myös lausuntatavaltaan vertailtavia merkkejä erottaa vastaajan tavaramerkin sanan ”burning” pääte ”-ing” sekä merkin jälkimmäinen sana ”water”. Ainakaan siltä osin kuin vastaajan tavaramerkin sanaa ”water” on edellä todetuin tavoin pidettävä kuvailevana, kohdeyleisön ei voida olettaa kiinnittävän siihen erityisemmin huomiota. Vastaajan tavaramerkin sana ”burning” puolestaan koostuu kahdesta tavusta ”burn” ja ”ing”, joista ensimmäinen lausutaan täsmälleen samalla tavalla kuin valittajan kuviomerkin sanaosa. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Merkityssisällön osalta vastaajan tavaramerkin sana ”water” erottaa sinänsä vertailtavia tavaramerkkejä toisistaan antaessaan vastaajan tavaramerkille veteen liittyvän merkityksen. Vastaajan tavaramerkin sana ”burning” ja valittajan kuviomerkin sanaosa BURN tarkoittavat kumpikin palamista tai poltetta, mikä yhdistää vertailtavia merkkejä merkityssisällöltään. Todettua vahvistaa myös valittajan kuviomerkin liekkikuvio. Vastaajan tavaramerkin sanan ”water” ei myöskään merkityssisällön osalta voida katsoa olevan kohdeyleisön kannalta kovin huomiota herättävä siltä osin kuin sanaa on edellä todetuin tavoin pidettävä kuvailevana tai tavaroiden laatuun vihjaavana. Merkityssisällöltään merkit ovat siten samankaltaisia.

3.4 Vastaajan tavaramerkin ja valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien numero 17926071 BURN, numero 16864928 BURN, numero 3501244 BURN ja numero 17870906 BURN vertailu

Asiassa on toiseksi vertailtava vastaajan tavaramerkkiä BURNING WATER kuhunkin valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin eli EU-tavaramerkkeihin numero 17926071 BURN, numero 16864928 BURN, numero 3501244 BURN ja numero 17870906 BURN, jotka ovat kaikki identtisiä sanamerkkejä (jäljempänä myös ”valittajan sanamerkit”).

Valittajan sanamerkit koostuvat ainoastaan sanasta ”burn”, jonka kohdeyleisö ymmärtää tarkoittavan paloa, poltetta, palamista, polttamista tai kirvelemistä.

Vertailtavien merkkien ulkoasuja erottaa vastaajan tavaramerkin sanan ”burning” pääte ”-ing” sekä vastaajan merkin jälkimmäinen sana ”water”. Edellä todetuin tavoin kohdeyleisön ei kuitenkaan voida katsoa kiinnittävän kovin paljon huomiota vastaajan merkin sanaan ”water”, koska sitä on pidettävä erottamiskyvyttömänä lähes kaikille nyt kyseessä oleville vastaajan merkin kattamille luokan 32 tavaroille. Kun lisäksi otetaan huomioon, että valittajan aikaisempien sanamerkkien ainoa osa eli sana ”burn” sisältyy kokonaisuudessaan vastaajan merkkiin muodostaen sen jossain määrin hallitsevamman sanan ”burning” neljä ensimmäistä kirjainta, vertailtavia tavaramerkkejä on pidettävä ulkoasultaan samankaltaisina.

Edellä kohdassa 3.3 ilmenevin perustein vertailtavia merkkejä on pidettävä lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisina.

4 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta. Kokonaisarviointi suoritetaan vertailupareittain.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

Valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että vaikka sen aikaisempia EU-tavaramerkkejä voisi yksinomaan niiden luonteen puolesta pitää suggestiivisina tai vaikka ne luonteensa puolesta arvioitaisiin erottamiskyvyiltään tavanomaista heikommiksi, ne ovat erottamiskyvyltään kuitenkin vähintään tavanomaisia, kun otetaan huomioon niiden pitkäaikainen käyttö.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle laajalti asiakirjaselvitystä EU-tavaramerkin numero 3501244 BURN tosiasiallisen käytön osoittamiseksi, käsittäen muun ohella kirjallisen todistajalausunnon, Burn-tuotteita koskevia myyntilaskuja, mainoksia, otteita sosiaalisesta mediasta ja Youtube-palvelusta sekä valokuvia tuotteiden sijoitteluista myymälöissä. Vastaaja on kuitenkin esittänyt, että toimitettu näyttö ei ole koskenut valittajan BURN-sanamerkkien käyttöä Suomessa, eikä valittaja sinänsä ole niin väittänytkään. Markkinaoikeus katsoo, ettei toimitetun näytön perusteella voida katsoa valittajan BURN-sanamerkkien saavuttaneen käytön kautta vahvempaa erottamiskykyä Suomessa. Sekaannusvaaran arviointi on siten kaikilta osin tehtävä valittajan EU-tavaramerkkien luontainen erottamiskyky huomioon ottaen.

Valittajan sanamerkkien ainoa osa, sana ”burn”, tarkoittaa edellä todetuin tavoin muun ohella polttamista tai kirvelemistä. Kyseinen sana voidaan edellä kohdassa 3.2 sanan ”burning” osalta todetuin tavoin ymmärtää viittauksena esimerkiksi tulisiksi tai mausteisiksi miellettävien alkoholittomien juomien makuun. Valittajan BURN-sanamerkkien erottamiskykyä sellaisenaan voidaan siten pitää ainakin jossain määrin tavanomaista heikompana.

Vastaavasti valittajan kuviomerkin erottamiskykyä voidaan pitää jossain määrin tavanomaista heikompana, kun otetaan huomioon sen ainoan sanosan BURN edellä todettu tarkoitus ja se, että kuviomerkkiin sisältyvä liekkikuvio vain vahvistaa mainitun sanaosan luomaa palamiseen, polttamiseen ja kuumuuteen liittyvää mielikuvaa.

Kuten edellä on todettu, valittajan kuviomerkin kattamat tavarat ovat samat kuin vastaajan tavaramerkin kattamat luokan 32 tavarat. Valittajan EU-tavaramerkkinumero 3501244 BURN puolestaan kattaa osin samoja tavaroita kuin vastaajan tavaramerkki. Muilta osin valittajan aikaisempien sanamerkkien kattamat tavarat ovat joko samankaltaisia tai erilaisia kuin vastaajan tavaramerkin kattamat luokan 32 tavarat.

Edellä todetuin tavoin vastaajan tavaramerkki ja valittajan aikaisempi kuviomerkki ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia sekä lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Merkkejä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä ainakin vähäisessä määrin samankaltaisina.

Vastaajan tavaramerkki ja valittajan aikaisemmat sanamerkit ovat puolestaan edellä todetuin tavoin sekä ulkoasultaan, lausuntatavaltaan että merkityssisällöltään samankaltaisia. Merkkejä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Edellä todetuin tavoin merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa on otettu huomioon, että vaikka merkkien väliset samankaltaisuudet ovat perustuneet erottamiskyvyltään heikkojen sanojen ”burning” ja ”burn” välisiin samankaltaisuuksiin, myöskään vertailtavien merkkien muita osia ei voida pitää erityisen mieleenpainuvina tai huomiota herättävinä kyseessä olevien luokan 32 tavaroiden yhteydessä.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että nyt kyseessä olevien vertailtavien merkkien väliset eroavaisuudet eivät aikaisempien tavaramerkkien tavanomaista heikommasta erottamiskyvystä huolimatta nyt kyseessä olevassa tapauksessa kokonaisuutena arvioiden ole riittäviä poistamaan vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa samojen tavaroiden osalta. Tässä kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon, että kohdeyleisö, jonka tarkkavaisuusaste on tavanomainen ja jonka on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka sillä on tavaramerkeistä, saattaa samojen tavaroiden osalta luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

Erityisesti aikaisempien merkkien erottamiskyvystä ja kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta edellä todettu huomioon ottaen vertailtavien merkkien välistä sekaannusvaaraa ei kuitenkaan voida katsoa syntyvän siltä osin kuin vertailtavat tavarat ovat ainoastaan samankaltaisia.

5 Johtopäätös

Edellä esitetyin perustein markkinaoikeus katsoo, että vastaajan tavaramerkki numero 278137 BURNING WATER aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 3501244 BURN sekä valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 18224965 BURN (kuvio) luokan 32 tavaroiden ”Alkoholittomat juomat; Juomat (alkoholittomat); Juomien valmistukseen tarkoitetut aineet; Juomien valmistusaineet; Oluet ja panimotuotteet” osalta. Muiden valittajan aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta sekaannusvaaraa ei synny.

Näin ollen valituksenalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siitä on valitettu markkinaoikeuteen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että Playmaker Oy joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen lausua sen kuluerittelyn mukaisten toimenpiteiden korvauskelpoisuudesta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 97 §:n 1 momentin mukaisina korvattavina oikeudenkäyntikuluina.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 18.6.2021 tekemän valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä on hylätty väite luokan 32 tavaroiden osalta sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 278137 BURNING WATER rekisteröinnin kumoamista varten vastaavilta osin.

Markkinaoikeus hylkää Playmaker Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Mirva Näsi ja Tobias von Schantz.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 22.3.2023 numero 946/2023.