Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 31.3.2021 (liitteenä)

Valitus

Vaatimukset

Suomen Asianajajaliitto on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 31.3.2021 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin Attorney-at-Law rekisteröimiseksi yhteisömerkkinä.

Perusteet

Haettua merkkiä Attorney-at-Law on pidettävä erottamiskykyisenä luokan 45 palveluille ”oikeudelliset palvelut; asianajajapalvelut”.

Haetussa merkissä Attorney-at-Law on kyse yhteisömerkistä, joka on tarkoitettu Suomen Asianajajaliiton jäsenten käyttöön. Suomessa asianajajan ammattinimikkeen käyttö on asianajajista annetun lain mukaan sallittua ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenille. Koska Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että haettu merkki muodostuu vain englanninkielisestä tekstistä ”Attorney-at-Law”, joka tarkoittaa suomeksi asianajajaa ja ilmaisee suoraan kyseessä olevan asianajajan tai asianajajien tarjoamat palvelut, mainitussa valituksenalaisessa päätöksessä esitetty toteamus itsessään osoittaa, että haettu merkki Attorney-at-Law erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenten tarjoamat asianajajapalvelut ja oikeudelliset palvelut muiden tarjoamista oikeudellisista palveluista.

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaista päätöstä on pidettävä virheellisenä, kun päätöksessä on todettu, että keskivertokuluttajista muodostuvan oikeudellisten palvelujen kohdeyleisön ei voida odottaa ymmärtävän, että kyse on suojatusta ammattinimikkeestä.

Vaikka tavaramerkkilaissa ei ole säädetty poikkeuksia erottamiskykyä koskevasta rekisteröinnin edellytyksestä sellaisten merkkien osalta, jotka sisältävät suojatun ammattinimikkeen tai muodostuvat suojatusta ammattinimikkeestä, merkin asemaa suojattuna ammattinimikkeenä on pidettävä yhtenä tekijänä, joka tulee ottaa huomioon merkin erottamiskykyä koskevassa kokonaisarvioinnissa.

Haettu merkki Attorney-at-Law ei kuvaile kysymyksessä olevien palvelujen lajia. Haettu merkki Attorney-at-Law ilmaisee, että kyseessä ovat Suomen Asianajajaliiton jäsenten eli asianajajan tai asianajajien tarjoamat palvelut. Merkissä ei ole suoraan tai edes välillisesti määritelty sitä, mitä asianajajan tai asianajajien tarjoamat palvelut ovat lajiltaan.

Erottamiskyvyn arvioinnin kannalta merkitystä ei ole sillä, ymmärtääkö keskivertokuluttaja, että kyseessä on suojattu ammattinimike. Tavaramerkin erottamiskyky ei edellytä, että kohdeyleisön tulisi tietää, mitä kaupallista alkuperää tavaramerkki osoittaa. Riittävää on, että kohdeyleisön edustaja pystyy tavaramerkin perusteella valitsemaan kyseisiä palveluja ja tämä edellytys täyttyy haetun merkin Attorney-at-Law osalta.

Vaikka keskivertokuluttaja ei ymmärtäisi haettua merkkiä Attorney-at-Law käyttäen tarjottujen palvelujen laadun johtuvan siitä, että Suomen Asianajajaliitto valvoo kyseisten palvelujen tarjoajia, päätyy keskivertokuluttaja kuitenkin asianajajista annetun lain 1 §:n 1 momentin vuoksi aina käyttämään Suomen Asianajajaliiton jäsenten palveluja, jos hän valitsee palvelut niiden yhteydessä käytetyn haetun merkin Attorney-at-Law perusteella. Sama ei toteudu, jos merkki Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla vain kuvailisi palvelujen lajia ottaen huomioon, että palvelujen lajia kuvailevat ilmaisut ovat sellaisia, joita jokaisella on oikeus hyvän liiketavan mukaisesti käyttää elinkeinotoiminnassa.

Haettuun merkkiin Attorney-at-Law ei liity myöskään vapaana pidon tarvetta. Haetun merkin Attorney-at-Law rekisteröinti yhteisömerkiksi ei estä ketään, jolla on tällä hetkellä asianajajaista annetun lain perusteella oikeus käyttää Suomessa nimikettä ”Attorney-at-Law”, käyttämästä sitä myös jatkossa. Haetun merkin Attorney-at-Law rekisteröinti yhteisömerkkinä ehkäisisi kyseisen nimikkeen käyttämistä kohdeyleisöä harhaanjohtavalla tavalla, kun kukaan, joka ei ole oikeutettu nimikkeen käyttöön, ei voisi käyttää sitä. Asian arvioinnin kannalta ei ole merkitystä sillä teoreettisella mahdollisuudella, että Suomessa olisi tulevaisuudessa useampia tahoja, jotka voisivat antaa jäsentensä käyttöön asianajajan ammattinimikkeen.

Joka tapauksessa haetun merkin Attorney-at-Law on katsottava saavuttaneen käytön kautta erottamiskyvyn yhteisömerkkinä hakemispäivään mennessä kaikille hakemuksen kattamille palveluille. Sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että markkinaoikeudessa esitetty näyttö osoittaa, että haettua merkkiä on käytetty Suomen Asianajajaliiton tai sen jäsenten palvelujen tunnuksena käytännössä ja kaupallisesti. Sillä, että haettu merkki esiintyy esitetyssä käyttönäytössä myös kirjoitusasua ”Attorney at Law” vastaavissa monikkomuodoissa, ei ole ratkaisevaa merkitystä asian kannalta. Sanotut erot ovat vähäisiä, eivätkä ne vaikuta merkin erottamiskykyyn. Lisäksi kyseiselle merkille laaditut käyttömääräykset sallivat myös vaihtoehtoiset kirjoitusasut.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Haettu merkki Attorney-at-Law on erottamiskyvytön. Haetun merkin Attorney-at-Law erottamiskyky ei voi perustua ainoastaan merkin asemaan suojatun ammattinimikkeen käännöksenä. Asema suojattuna ammattinimikkeenä ei ole tavaramerkkilain mukainen peruste merkin erottamiskykyisenä pitämiselle, eikä yhteisömerkin erottamiskykyä arvioida erilaisin perustein niin sanottuihin tavallisiin tavaramerkkeihin verrattuna. Haetun merkin Attorney-at-Law palveluluetteloon kuuluvat myös asianajajapalvelut, joiden osalta haetun merkin Attorney-at-Law avulla ei voida erottaa palveluntarjoajia toisistaan. Koska asianajajan ammattinimikettä saavat käyttää vain Suomen Asianajajaliiton jäsenet, kyseisiä palveluja ei voi myöskään tarjota Suomen Asianajajaliittoon kuulumaton oikeudellisten palvelujen tarjoaja. Haettu merkki Attorney-at-Law ilmaisee keskivertokuluttajan näkökulmasta sekä oikeudellisia palveluja että asianajopalveluja riippumatta siitä, onko kyseessä suojattu ammattinimike. Suojatun ammattinimikkeen asema ei poista haetun merkin Attorney-at-Law kuvailevaa merkityssisältöä, jonka perusteella keskivertokuluttaja voi pitää palveluntarjoajaa oikeudellisten palvelujen tarjoajana.

Haettu merkki Attorney-at-Law ilmaisee suoraan palvelujen lajia, koska merkin nähdessään keskivertokuluttaja saa selkeän käsityksen tarjotuista palveluista. Merkin ei tarvitse olla kieliopillisesti oikea ollakseen palveluja kuvaileva. Vaikka asianajajat voivat tarjota useita erilaisia palveluja, merkin erottamiskyvyttömäksi katsomisen edellytyksenä ei ole se, että merkki ilmaisee tyhjentävästi jokaisen tarjotun palvelun sisällön yksityiskohtaisesti. Haetulla merkillä Attorney-at-Law on selkeä ja suora palvelujen lajia ilmaiseva merkitys kaikkien haettujen palvelujen suhteen. Asianajajien tarjoamat monenlaiset palvelut eivät ole peruste sille, että haettua merkkiä Attorney-at-Law ei katsottaisi kuvailevaksi.

Merkin erottamiskykyä harkittaessa on merkitystä myös sillä, ymmärtääkö keskivertokuluttaja merkin suojatuksi ammattinimikkeeksi tai sen käännökseksi, samoin kuin suojatun ammattinimikkeen asemalla itsessään. Mikäli keskivertokuluttajan katsotaan ymmärtävän kyseessä olevan suojattu ammattinimike, merkki olisi erottamiskykyisempi suojatun ammattinimikkeen asemasta johtuen. Tässä asiassa näin ei kuitenkaan ole, joten keskivertokuluttajalle jää haetusta merkistä Attorney-at-Law käsitys ainoastaan sen kuvailevasta merkityksestä. Kuluttaja ei oikeudellisten palvelujen alalla tee valintaa ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon kuuluvan tai kuulumattomien tahojen välillä, vaan myös palveluja tarjoavien toimistojen välillä. Haetun merkin Attorney-at-Law avulla ei voida myöskään erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenten palveluja toisistaan.

Suomen Asianajajaliiton esittämä näyttö ei myöskään osoita, että haettu merkki Attorney-at-Law olisi käytön johdosta tullut erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä. Näytöstä ilmenee, että haettua merkkiä Attorney-at-Law on käytetty Suomen Asianajajaliiton jäsenten verkkosivuilla ilmaisuna liittoon kuulumisesta. Esitetyssä näytössä haettu merkki Attorney-at-Law esiintyy toiminimien yhteydessä, mutta merkki ei ilmaise kaupallista alkuperää, vaan tarjottavien palvelujen lajia jäsenten toiminnassa. Haetun merkin Attorney-at-Law esiintyminen sanakirjassa vahvistaa merkin merkitystä kuvailevana ilmaisuna, eikä kaupallisen alkuperän osoittavana tunnuksena. Muutoinkaan esitetty näyttö haetun merkin Attorney-at-Law verkkosivuilla esiintymistä lukuun ottamatta ei osoita Suomen Asianajajaliiton käyttäneen merkkiä kaupallisesti.

Valittajan lausuma

Haetun merkin Attorney-at-Law kattamat palvelut tarjoaa asianajaja tai asianajotoimisto, joten palvelujen kaupallinen alkuperä on selvä. Asianajajan ammattinimikkeen nimisuojaa koskevat säännökset on otettu asianajajista annettuun lakiin yleisen edun ja järjestyksen sekä oikeudenhoidollisten etujen vuoksi. Kukaan muu kuin asianajaja ei voi tai saa käyttää haettua merkkiä Attorney-at-Law, joten asianajajien tarjoamien palvelujen kaupallisesta alkuperästä ei voi jäädä epäselvyyttä. Haetulla merkillä Attorney-at-Law voidaan erottaa yhteisömerkin hakijana olevan oikeushenkilön eli Suomen Asianajajaliiton jäsenten tarjoamat palvelut muiden vastaavista.

Yhteisömerkkiä käyttää samaan aikaan useampi taho, joten sen tarkoituksena ja tehtävänä ei ole erotella tai pystyä erottelemaan yhteisömerkin käyttöön oikeutettuja tahoja toisistaan. Yhteisömerkin tuleekin erottaa yhteisömerkin haltijan jäsenten palvelut muiden kuin sen jäsenten palveluista. Jos näin ei olisi, yhteisömerkki menettäisi merkityksensä. Haettu merkki Attorney-at-Law ilmaisee palvelujen tarjoajan, eikä se ole kuvaileva. Ensisijainen mielleyhtymä, joka keskivertokuluttajalle syntyy haetusta merkistä Attorney-at-Law liittyy palveluntarjoajaan eli asianajajaan tai asianajajiin tai heidän tarjoamiinsa palveluihin, eikä kyseisten palvelujen lajeihin.

Kysymyksessä olevan haetun merkin Attorney-at-Law tosiasialliseksi käytöksi riittää se, että osa Suomen Asianajajaliiton jäsenistöön kuuluvista asianajajista on käyttänyt merkkiä. Asiassa esitetyn näytön perusteella on ilmeistä, että lukuisat Suomen Asianajajaliiton jäsenet ovat käyttäneet haettua merkkiä Attorney-at-Law omassa elinkeinotoiminnassaan. Koska Suomen Asianajajaliiton jäsenet ovat käyttäneet verkkosivuillaan haettua merkkiä Attorney-at-Law ilmaisuna liittoon kuulumisesta, osoittaa tämä kyseessä olevan tietyn yhteisön jäsenten tarjoamat palvelut, ja että kyseinen yhteisö valvoo merkkiä käyttäen tarjottujen palvelujen laatua. Suomen Asianajajaliiton jäsenet käyttävät haettua merkkiä Attorney-at-Law kaupallisen alkuperän osoituksena siten kuin yhteisömerkiltä edellytetään.

Verkkosivujen lisäksi lukuisat asianajajat ovat käyttäneet haettua merkkiä Attorney-at-Law kaupallisesti myös käyntikorteissaan ja esitteissään sekä muussa fyysisessä tai sähköisessä markkinointiaineistossaan, liikekirjeissään, toimeksiantojen yhteydessä laadituissa kirjeissä, luennointiaineistoissa ja muussa vastaavanlaisessa kaupallisessa käytössä.

Muut kirjelmät

Markkinaoikeus on varannut Suomen Asianajajaliitolle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle tilaisuuden antaa kirjallinen lausuma muun ohella siitä, miten tavaramerkkilain ja sen säätämiseen johtaneen EU-oikeuden säännöksiä yhteisömerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa tulisi tulkita.

Suomen Asianajajaliitto on esittänyt muun ohella, että tavaramerkkilain yhteisömerkkiä koskevaan määritelmään ei sisälly vastaavanlaista erottamiskyvyn vaatimusta, mikä on asetettu tavallisille tavaramerkeille. Sovellettaessa tavaramerkkilain 11 §:n 1 momenttia ja 12 §:n 3 momenttia yhteisömerkkeihin, viittaus tavaramerkin haltijan tai hakijan tavaroihin tai palveluihin on tulkittava viittaukseksi yhteisömerkin haltijan tai hakijan jäsenten tavaroihin tai palveluihin. Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että käytön kautta saavutettavan erottamiskyvyn osalta yhteisömerkistä on voinut tulla käytössä erottamiskykyinen yhteisömerkin haltijan tai hakijan jäsenten käytön seurauksena.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt muun ohella,että käytön kautta saavutettua erottamiskykyä arvioidaan samalla tavalla yhteisömerkkien osalta kuin tavallisten tavaramerkkienkin osalta. Kun kysymys on yhteisömerkistä, huomioon otettava käyttö voi olla hakijan itsensä sekä hakijan jäsenten käyttöä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Suomen Asianajajaliiton hakemuksen merkin Attorney-at-Law rekisteröimiseksi tavaramerkkilain 8 luvussa tarkoitettuna yhteisömerkkinä luokan 45 palveluille ”oikeudelliset palvelut; asianajajapalvelut”, koska rekisteröitäväksi haettu merkki Attorney-at-Law on mainitun päätöksen mukaan ilman erottamiskykyä.

Suomen Asianajajaliitto on erityislainsäädäntöön perustuva maan yleinen asianajajayhdistys, jonka jäsenet ovat asianajajista annetun lain 1 §:n mukaan asianajajia. Asianajajan ammattinimike on suojattu asianajajista annetun lain 11 §:ssä. Viimeksi mainitun pykälän 1 momentin mukaan, jos se, joka ei ole asianajaja, käyttää itsestään asianajajan ammattinimitystä tahi toimistostaan nimitystä asianajotoimisto taikka muutoin ilmoittaa ammattialansa siten, että hänen sen perusteella voidaan erheellisesti olettaa olevan yleisen asianajajayhdistyksen jäsen, rangaistakoon sakolla. Vastaavasti on suojattu asianajajan ruotsinkielinen ammattinimitys ”advokat”.

Ammattinimityksille ”asianajaja” ja ”advokat” ei ole virallista englanninkielistä käännöstä. Nimitystä ”attorney-at-law”, jonka rekisteröimisestä yhteisömerkiksi on tässä asiassa kysymys, ei ole laissa suojattu edellä todetulla tavalla. Myöskään oikeudellisten palvelujen tai asianajopalvelujen tarjoamista ei ole rajoitettu Suomessa, vaan palveluja voivat tarjota muutkin kuin Suomen Asianajajaliiton jäsenet ottaen kuitenkin huomioon edellä todettu asianajajista annetun lain 11 §:n 1 momentin säännös kyseisissä palveluissa käytettävästä ammattinimityksestä.

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko haetulla merkillä Attorney-at-Law itsenäinen erottamiskyky edellä mainituille luokan 45 palveluille. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki Attorney-at-Law saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn mainituille palveluille.

2 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 2 §:n 3 kohdan mukaan tavaramerkkilaissa yhteisömerkillä tarkoitetaan tavaramerkkiä, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisömerkin haltijan jäsenten elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkilain 80 §:n 1 momentin mukaan muun ohella yhteisömerkkeihin sovelletaan mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei lain 8 luvussa toisin säädetä.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2). Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos merkki ei ole mainitun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 4 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä mainitun artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

3 Itsenäisen erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden ja palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin 1 kohtaa koskevissa esitöissä (HE 201/2018 vp s. 92) on esitetty, että erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon muun ohella, onko merkissä esiintyvällä sanalla vapaanapitotarve siten, että muutkin elinkeinonharjoittajat voisivat sitä vapaasti käyttää. Yksinoikeutta ei tule myöntää merkkeihin, jotka rajoittaisivat muiden elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroita tai palveluita.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta.

Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt rekisteröitäväksi haetun yhteisömerkin erottamiskykyä on arvioitava samalla tavalla kuin sellaisen tavallisen tavaramerkin, jota ei ole haettu rekisteröitäväksi yhteisömerkkinä ja yhteisömerkkiä koskevat samat edellä todetut tavaramerkkilain 12 §:ssä säädetyt hylkäysperusteet kuin tavallisia tavaramerkkejä (ks. HE 201/2018 vp s. 180).

Nyt kysymyksessä olevat haetun merkin Attorney-at-Law kattamat palvelut eli oikeudelliset palvelut ja asianajajapalvelut on suunnattu sekä yrityksille että suurelle yleisölle, joka koostuu pääosin tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Kohdeyleisön tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen voidaan kuitenkin katsoa olevan tavanomaista korkeampi kysymyksessä olevien palvelujen osalta niiden asiantuntemusta edellyttävän luonteen ja hinnan vuoksi.

Edellä esitetty huomioon ottaen rekisteröitäväksi haetun merkin Attorney-at-Law merkityksen pohjalta on arvioitava, onko edellä mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava haetun merkin Attorney-at-Law ja sen kattamien palvelujen välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Haettu merkki Attorney-at-Law on sanamerkki, joka muodostuu englannin kielen sanoista ”attorney, ”at” ja ”law”. MOT Pro Englanti -verkkosanakirjassa nimikkeelle ”Attorney-at-Law” ei ole käännöstä suomeksi, mutta kyseisen sanakirjan mukaan sanalla ”attorney” on suomeksi merkitykset asianajaja ja [oikeudenkäynti]asiamies. Sana ”at” on englanninkielinen prepositio ja sana ”law” tarkoittaa puolestaan suomeksi muun ohella lakia, oikeutta, sääntöä tai oikeustiedettä ja lainoppia. MOT Lakikielen -verkkosanakirjan mukaan nimike ”attorney at law” tarkoittaa suomeksi asianajajaa ja oikeusasianajajaa.

Valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle esittämän Lakikielen sanakirjan suomi-englanti (2005) otteen mukaan asianajajaa merkitseviä sanoja englanniksi ovat muun ohella advocate, lawyer, legal adviser, attorney, attorney-at-law, counsellor tai counsel. Suomen Asianajajaliiton jäsentä vastaavia ilmaisuja ovat mainitun sanakirjan mukaan advocate, attorney, attorney-at-law ja member of the Finnish Bar Association. Kyseisen sanakirjan aikaisemmasta vuodelta 1985 olevasta painoksesta esitetty ote on näiltä osin pääosin samansisältöinen. Kyseisistä valittajan esittämistä sanakirjaotteista ei kuitenkaan ilmene toisin päin, mitä suomenkielisiä merkityksiä sanalla attorney-at-law on.

Edellä todetun perusteella englannin kielen sana ”Attorney-at-Law” ilmaisee liittymistä asianajoon taikka oikeudellisten asiamies- tai avustajapalvelujen tarjoamiseen. Suomalaisen kohdeyleisön voi katsoa ymmärtävän sanan edellä mainitun merkityksen. Edellä todetun perusteella ei ole kuitenkaan pääteltävissä, että sana ”Attorney-at-Law” viittaisi yksinomaan Suomen Asianajajaliiton jäseniin, muut haetun merkin kattamia palveluja tarjoavat pois lukien. Kohdeyleisön on siten katsottava haetusta merkistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki Attorney-at-Law ilmaisee kysymyksessä olevien palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta.

Vaikka haetun merkin Attorney-at-Law yksi merkitys on sinänsä asianajaja, markkinaoikeus toteaa, että haetulla merkillä Attorney-at-Law on edellä selostetulla tavalla muitakin merkityksiä sen tarkoittaessa muun ohella oikeudenkäyntiasiamiestä, joka ei ole suojattu ammattinimike. Lisäksi asianajajan ammattinimikkeelle on edellä selostetulla tavalla useita eri englanninkielisiä vastineita, joista ”Attorney-at-Law” on vain yksi. Näin ollen sille valituksessa esitetylle seikalle, että ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäsenet voivat käyttää asianajajan ammattinimikettä Suomessa, ei ole annettavissa merkitystä arvioitaessa haetun merkin Attorney-at-Law itsenäistä erottamiskykyä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki Attorneyat-Law ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 45 palveluille.

4 Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arviointi

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki Attorney-at-Law tullut käytössä erottamiskykyiseksi kysymyksessä olevien merkin kattamien palvelujen merkkinä. Jotta merkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen ennen rekisteröintihakemuksen tekemishetkeä, eli kysymyksessä olevassa tapauksessa ennen 5.10.2020.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 100) todetuin tavoin merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti merkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten palvelujen kohdeyleisö mieltää merkin.

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisen tavaran tai palvelun alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja myynninedistämiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot. Lisäksi sen, että tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä. Ilmaisun ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on käsitettävä viittaavan ainoastaan tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä.

Suomen Asianajaliitto on asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa käsiteltäessä esittänyt näyttöä haetun merkin Attorney-at-Law käyttämisestä merkin rekisteröintihakemuksen tekemistä 5.10.2020 edeltävältä ajalta ja myös sen jälkeiseltä ajalta. Hakemuksen tekemistä edeltävää aikaa koskeva näyttö koostuu sanakirjojen otteista ja Suomen Lakimiesliiton ammattisanastosta. Lisäksi Suomen Asianajajaliitto on viitannut tiettyjen asianajotoimistojen toiminimiin, joissa haettu merkki Attorney-at-Law esiintyy. Merkin rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeistä aikaa koskeva näyttö koostuu Suomen Asianajaliiton englanninkielisiltä verkkosivuilta otetuista otteista, joissa on todettu muun ohessa, että liiton jäsenillä on oikeus käyttää nimikettä ”attorney-at-law” ja että nimike on suojattu lailla.

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä Suomen Asianajajaliitto on vielä esittänyt näyttönä haetun merkin Attorney-at-Law käyttämisestä otteita eräiden yksittäisten pääasiassa Helsingissä toimivien asianajotoimistojen englanninkielisiltä verkkosivuilta vuodesta 2000 alkaen rekisteröintihakemuksen tekemisen ajankohtaan saakka. Näytöstä ilmenee kyseisillä verkkosivuilla käytetyn nimikettä ”attorneys-at-law” tai ”attorney-at-law” asianajotoimistojen toiminimissä ja osittain myös yksittäisten asianajotoimistojen työntekijöiden nimien yhteydessä viittauksena kyseisten henkilöiden ammattinimikkeeseen.

Edellä todetuin tavoin tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin mukaan käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa otetaan huomioon se näyttö, joka osoittaa merkkiä käytetyn tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Säännöksen sanamuoto poikkeaa edellä selostetusta tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan sanamuodosta, jonka mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä mainitun artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Suomen Asianajajaliitto sekä Patentti- ja rekisterihallitus ovat esittäneet, että yhteisömerkin osalta käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös hakijana olevan yhteenliittymän jäsenten toimesta tapahtunut käyttö.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka asiassa otettaisiin huomioon se, että niin eräät asianajotoimistot ovat käyttäneet haettua merkkiä Attorney-at-Law osana toiminimiään kuin myös eräät yksittäiset asianajajat ovat käyttäneet haettua merkkiä nimiensä yhteydessä viittauksena ammattinimikkeeseensä, sanotusta käytöstä esitetty näyttö ei kuitenkaan osoita, että haettua merkkiä Attorney-at-Law olisi sellaisenaan hakemuksen tekemispäivään mennessä käytetty tavaramerkkinä nyt kyseessä olevien luokan 45 palvelujen kaupallista alkuperää ilmaisevana tunnuksena. Asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, miten asianajajat ovat väitetysti käyttäneet haettua merkkiä Attorney-at-Law kaupallisessa toiminnassaan. Edelleen asiassa ei ole myöskään esitetty näyttöä siitä, että kohdeyleisö ymmärtäisi haetun merkin Attorney-at-Law voivan erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenten palvelut muiden samoja vastaavia palveluja tarjoavien palveluista tai että merkki ylipäätään viittaisi johonkin tiettyyn kaupalliseen alkuperään.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei haetun merkin Attorney-at-Law voida katsoa tulleen Suomen Asianajajaliiton esittämällä tavalla luokan 45 palvelujen merkkinä myöskään käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 5.10.2020.

5 Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki
Attorney-at-Law ole tavaramerkkilain 11 tai 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville palveluille luokassa 45. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3.10.2023 numero 2861/2023.