Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 5.11.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Hamncharken Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 5.11.2020 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin MALAX LOAF rekisteröimiseksi tavaramerkkinä.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, että rekisteröitäväksi haettu merkki MALAX LOAF on erottamiskyvytön. Ensinnäkin valituksenalaisen päätöksen mukaan haettu merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä alkuperää, lajia ja käyttötarkoitusta eli sitä, että kysymys on Maalahden kunnassa tuotetuista tavaroista ja palveluista eli leivästä sekä sen myynnistä ja markkinoinnista. Lisäksi valituksenalaisen päätöksen mukaan haetun merkin ei voida katsoa tulleen käytössä erottamiskykyiseksi, koska käyttönäyttö on pääosin koskenut rekisteröityjä tavaramerkkejä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN. Koska valituksenalaisen päätöksen mukaan keskivertokuluttaja ei tunne Maalahden kunnan nimiä eri kielillä eikä englanninkielistä sanaa ”loaf”, keskivertokuluttaja ei välttämättä voi muodostaa mielleyhtymää haetun merkin MALAX LOAF ja edellä mainittujen rekisteröityjen tavaramerkkien välille.

Valituksenalainen päätös on ristiriitaisesti perusteltu. Jos suomalainen keskivertokuluttaja ei tunne haetun merkin MALAX LOAF osina olevien sanojen ”Malax” ja ”loaf” merkityssisältöjä, haettu merkki ei voi olla kuvaileva ja siten erottamiskyvytön. Jos taas katsotaan, että haettu merkki on erottamiskyvytön, kohdeyleisö tuntee merkkiin sisältyvien sanojen merkityssisällöt. Kohdeyleisö ymmärtää, että haettu merkki MALAX LOAF on suora englanninkielinen käännös rekisteröidyistä tavaramerkeistä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN, ja tämä seikka luo mielleyhtymän näiden merkkien välille.

Patentti- ja rekisterihallitus on alun perin katsonut, että myös merkit MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN olisivat erottamiskyvyttömiä, mutta se on sittemmin käyttönäytön perusteella katsonut kyseisten merkkien tulleen käytössä erottamiskykyisiksi ja hyväksynyt ne rekisteröitäviksi tavaramerkkeinä. Mielleyhtymän johdosta käyttönäyttö, joka koskee edellä mainittujen merkkien kolmea eri kieliversiota, tukee vahvasti myös haetun merkin MALAX LOAF käytössä tullutta erottamiskykyä. Kun kohdeyleisö mieltää tavaramerkit MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN valittajan tavaroiden ja palveluiden kaupallista alkuperää osoittaviksi tavaramerkeiksi ja ymmärtää näiden tavaramerkkien ja kysymyksessä olevan haetun merkin MALAX LOAF merkityssisällön samalla tavoin, kyseisten merkkien erottamiskykyä ei ole perusteltua arvioida eri tavoin.

Valittaja on laajalti ja pitkäaikaisesti käyttänyt merkkejä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF rinnakkain. Näillä merkeillä varustettujen leipätuotteiden valmistus on jatkunut katkeamattomana vuodesta 1906 lähtien. Alun perin tuotteissa on käytetty merkkiä MALAX LIMPAN. Myöhemmin asiakaskunnan laajennuttua on otettu käyttöön merkin suomenkielinen vastine MAALAHDEN LIMPPU sekä englanninkielinen vastine MALAX LOAF. Merkeillä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF varustettuja leipätuotteita myydään laajasti koko Suomessa.

Haetun merkin MALAX LOAF laajan ja pitkäaikaisen käytön kautta tullutta erottamiskykyä osoittaa ensinnäkin leipien valmistajan Maalahden Limppu Oy:n liikevaihto, josta ilmenee merkeillä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF varustettujen leipätuotteiden saaneen vahvan aseman suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Liikevaihdon suuruudelle on annettava erityistä merkitystä arvioitaessa käytössä tullutta erottamiskykyä, koska Maalahden Limppu Oy:n koko liikevaihto koostuu edellä mainituilla merkeillä varustettujen leipätuotteiden myynnistä. Iltalehden kyselyn mukaan merkillä MAALAHDEN LIMPPU varustettu leipä on yksi Suomen suosituimmista ruisleivistä. Leipätuotteiden pakkauksissa käytetään näkyvästi kaikkia kolmea edellä mainittua merkkiä. Haettu merkki MALAX LOAF on tuotepakkauksessa täysin samankokoisena ja vastaavassa kohdassa esitettynä kuin rekisteröity tavaramerkki MALAX LIMPAN.

Maalahden Limppu Oy on käyttänyt hyvin merkittävästi resursseja leipätuotteidensa markkinointiin. Tuotepakkauksien lisäksi suomalaiset kuluttajat ovat nähneet rekisteröidyt tavaramerkit MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN laatikoissa, joita päivittäistavarakaupat käyttävät laajasti kyseisten leipätuotteiden esillepanossa. Päivittäistavarakaupoissa käytetään leipien markkinoinnissa myös mainoskylttejä. Leipätuotteita on markkinoitu runsaasti erilaisissa julkaisuissa ja myös televisiossa.

Osoituksena edellä mainittujen leipätuotteiden ja merkkien tunnettuudesta ovat myös artikkelit, reseptit ja uutiset, joita on julkaistu runsaasti eri medioissa. Lisäksi julkaistu Maalahden Limppu -kirja sisältää muun ohella tietoa Maalahden Limppu Oy:n tuotteiden historiasta. Kirja sisältää tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja siinä käytetään kaikkia edellä mainittuja merkkejä. Kirjaa on myyty laajasti. Leipätuotteita on markkinoitu runsaasti myös erilaisilla messuilla ja lisäksi sosiaalisessa mediassa.

Maalahden Limppu Oy on saavuttanut vahvan aseman Suomessa, mistä osoituksena ovat yritykselle myönnetyt tunnustukset ja niihin liittyvä uutisointi. Koska yrityksen koko liikevaihto koostuu merkeillä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF varustettujen leipätuotteiden myynnistä, myös yrityksen tunnettuudella on merkitystä arvioitaessa haetun merkin MALAX LOAF erottamiskykyä.

Lisäksi haetun merkin MALAX LOAF käytössä tullutta erottamiskykyä osoittaa Taloustutkimus Oy:n kesä-heinäkuussa 2020 tekemä markkinatutkimus, johon osallistuneista vastaajista 83 prosenttia vastasi, että MAALAHDEN LIMPPU on tietyn yrityksen leipätuotteiden tuotemerkki. Osassa ikäryhmiä vastaava luku oli 87 prosenttia. Markkinatutkimus osoittaa sen, että suomalainen kohdeyleisö mieltää merkit MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF selvästi tavaramerkeiksi eikä siten pidä niitä kyseessä olevia tavaroita tai palveluita kuvailevina ilmaisuina. Merkkien välisen mielleyhtymän vuoksi markkinatutkimus osoittaa myös haetun merkin MALAX LOAF tulleen käytössä erottamiskykyiseksi.

Haetun merkin MALAX LOAF käytössä tullutta erottamiskykyä osoittavat myös muut tutkimukset ja tilastot. Vuonna 2017 Maalahden Limppu Oy:llä oli laaja ohjelmayhteistyö Tanssii Tähtien Kanssa -televisio-ohjelmassa. Merkeillä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF varustettuja leipätuotteita mainostettiin laajasti kyseisen, suositun ohjelman ja sen ennakkomainonnan yhteydessä. Ohjelmassa oli yhteensä 11 jaksoa ja jaksojen tavoittavuus oli 1,4–1,8 miljoonaa katsojaa. Ohjelmaa katsoi 63 prosenttia väestöstä eli yhteensä yli 3,3 miljoonaa suomalaista. Ohjelman esittämisen jälkeen tehdyn tutkimuksen mukaan tavaramerkin MAALAHDEN LIMPPU tunnettuus oli 90 prosenttia vastaajien keskuudessa. Vuonna 2016 Iltalehdessä julkaistussa artikkelissa listattiin 10 Suomen suosituinta ruisleipää. Artikkelin mukaan tavaramerkillä MAALAHDEN LIMPPU varustettu leipä on yksi Suomen suosituimmista ruisleivistä. Lisäksi vuonna 2015 tehtyyn opinnäytetyöhön liittyneen tutkimuksen mukaan vastaajista 86,55 prosenttia tunsi merkin MAALAHDEN LIMPPU entuudestaan.

Asian arvioinnissa on vielä otettava huomioon, että haettu merkki MALAX LOAF on rekisteröity sekä EU-tavaramerkkinä että Ruotsissa kansallisena tavaramerkkinä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaista päätöstä.

Rekisteröitäväksi haettu merkki MALAX LOAF tarkoittaa englanninkielisenä kokonaisuutena Maalahden limppua. Merkki on erottamiskyvytön, koska se ilmaisee maantieteellistä alkuperää ja lajia. Valituksenalainen päätös ei ole valittajan esittämin tavoin ristiriitainen, sillä merkityssisällöstä huolimatta haettu merkki MALAX LOAF eroaa ulkoasultaan ja ääntämiseltään rekisteröidyistä tavaramerkeistä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN. Keskivertokuluttajan ei voida olettaa pystyvän kääntämään intuitiivisesti eri ilmaisuja eri kielille. Tästä seuraa, että haettu merkki MALAX LOAF on erottamiskyvytön, mutta keskivertokuluttaja ei ymmärrä sen rinnastuvan hakijan tavaramerkkeihin MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN.

Jotta haetun merkin MALAX LOAF voitaisiin katsoa tulleen käytössä erottamiskykyiseksi, merkin tulisi esiintyä käyttöä koskevassa näytössä siinä muodossa kuin rekisteröintiä on haettu. Valtaosa haetun merkin käyttöä koskevasta näytöstä koskee kuitenkin rekisteröityjä tavaramerkkejä MALAX LIMPAN ja MAALAHDEN LIMPPU. Haettu merkki MALAX LOAF eroaa näistä tavaramerkeistä muuten kuin merkityssisältönsä osalta siinä määrin, että keskivertokuluttaja ei näe haetun merkin ja edellä mainittujen tavaramerkkien välistä yhteyttä ilman haetun merkin käytön yhteydessä esiintyviä kuviollisia elementtejä, kuten värejä, kirjasinlajia ja soikiota, jonka sisään haetun merkin sanaosa on aseteltu. Haetun merkin ei näin ollen voida katsoa tulleen käytössä erottamiskykyiseksi asiassa esitetyn käyttönäytön perusteella.

Haettu merkki MALAX LOAF on tuotepakkauksissa aseteltu erisuuntaisesti kuin suurikokoisimmin kirjoitettu tavaramerkki MAALAHDEN LIMPPU. Jotta kuluttaja voi vaikeuksitta lukea suurikokoisimmin kirjoitetun tavaramerkin MAALAHDEN LIMPPU, haetun merkin MALAX LOAF on asetuttava poispäin kuluttajasta, jolloin haettu merkki on pakkauksen takapuolella. Kuluttaja ei ensisijaisesti näe tuotepakkauksesta haettua merkkiä MALAX LOAF, vaan tavaramerkit MAALAHDEN LIMPPU tai MALAX LIMPAN.

Haettu merkki esiintyy käyttöä koskevassa näytössä vain vähäiseltä osin ja useissa tapauksissa medioissa, joiden pääasiallinen markkina-alue ei ole Suomi. Myös markkinatutkimus koskee vain tavaramerkkiä MAALAHDEN LIMPPU, eikä siten osoita haetun merkin MALAX LOAF tunnettuutta. Markkinatutkimuksen perusteella ei voida tehdä suoria päätelmiä tunnettuudesta, koska tutkimuksessa ei kysytä kuluttajilta heidän tutkimuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä koskevasta tietämyksestään, vaan siitä, pitävätkö he tavaramerkkiä yleisnimenä vai tuotemerkkinä. Keskivertokuluttaja ei voi arvioida tietyn merkin erottamiskykyä. Lisäksi tutkimustulosten perusteella ei voida saada selvyyttä siitä, kuinka moni tutkimukseen vastanneista tuntee tavaramerkin. Tutkimuksessa esitetyn kysymyksen perusteella voidaan siten tehdä vain välillisiä johtopäätöksiä tavaramerkin tunnettuudesta.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on todettu, että keskivertokuluttaja ei tunne Maalahden nimeä eri kielillä tai englanninkielistä sanaa ”loaf”. Valittaja yhtyy tähän näkemykseen.

Suomalainen keskivertokuluttaja ei ostopäätöstä tehdessään ymmärrä sanan ”Malax” tarkoittavan mitään, eikä ainakaan Maalahtea. Maalahti on erittäin pieni Pohjanmaan maakunnassa sijaitseva kunta ja Malax on sen ruotsinkielinen nimi. Suomalainen keskivertokuluttaja, jolla on perusymmärrys englannin kielestä, ei myöskään ymmärrä sanan ”loaf” englanninkielistä merkitystä varsinkaan, kun se on yhdistetty tuntemattomalta kuulostavaan sanaan ”Malax”. Suomalaiselle keskivertokuluttajalle haettu merkki MALAX LOAF ei käänny ilmeisellä tavalla muotoon ”Maalahden limppu”. Keskimääräinen kohderyhmän edustaja ei käsitä haetun merkin kuvailevan maantieteellistä alkuperää ja tavaroiden lajia. Haettu merkki MALAX LOAF on siten luontaisesti erottamiskykyinen.

Keskivertokuluttaja ymmärtää haetun merkin MALAX LOAF sekä sitä vastaavien erikielisten rekisteröityjen tavaramerkkien MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN välisen yhteyden.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko haettu merkki MALAX LOAF katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi tavaroille ”Leipä” luokassa 30 ja palveluille ”Leipätuotteiden mainonta ja markkinointi; Leipätuotteiden tukkumyyntipalvelut; Leipätuotteiden vähittäismyyntipalvelut” luokassa 35. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko haettu merkki MALAX LOAF tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa valittajan edellä mainittujen tavaroiden ja palveluiden merkkinä.

Tavaramerkkilain 11 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos sillä voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista (kohta 1) ja se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (kohta 2). Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan erottamiskykyisenä ei pidetä merkkiä, joka voi kuvailla tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa, palvelujen suoritusajankohtaa taikka muuta niiden ominaisuutta.

Tavaramerkkilain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos merkki ei ole mainitun lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 2 momentin mukaisesti erottamiskykyinen. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkkiä ei saa pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla jättää rekisteröimättä, jos tavaramerkki on ennen hakemispäivää tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa tavaramerkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä.

Itsenäisen erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkkilain 11 §:ssä todetuin tavoin kuvailevaa merkkiä ei pidetä erottamiskykyisenä. Merkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin tai palveluihin. Merkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajat ymmärtävät merkin.

Haettu merkki MALAX LOAF koskee edellä todetuin tavoin leipää luokassa 30 sekä leipätuotteiden mainontaa, markkinointia ja tukku- sekä vähittäismyyntipalveluita luokassa 35.

Haetun merkin kattamat tavarat ja palvelut ovat pääosin suunnattuja suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mutta osittain myös ammattilaiskohderyhmälle. Kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta on pidettävä tavanomaisena.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta. Sanamerkkiä on pidettävä kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.

Haettu merkki on sanamerkki, joka koostuu sanoista ”Malax” ja ”loaf”. Malax on Maalahden kunnan ruotsinkielinen nimi. Sana ”loaf” on puolestaan englantia ja merkitsee muun ohella leipää.

Markkinaoikeus toteaa, että Maalahden kunta on kaksikielinen kunta, jossa asukkaiden enemmistön kielenä on ruotsi. Ainakin äidinkieleltään ruotsinkielisen osan kohdeyleisöä on katsottava tunnistavan haettuun merkkiin sisältyvän sanan ”Malax” merkityksen ja ymmärtävän sen maantieteelliseksi nimitykseksi. Sanan ”loaf” osalta markkinaoikeus toteaa, että vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu suomalaisen keskivertokuluttajan omaavan vähintään peruskielitaidon englannin kielessä. Vaikka sanaa ”loaf” ei ole pidettävä yleisimmin käytettynä leipää tarkoittavana englannin kielen sanana, markkinaoikeus katsoo, että enemmän kuin merkityksetön osa keskivertokuluttajista ymmärtää sanan merkitsevän leipää.

Sanaa ”loaf” on pidettävä kysymyksessä olevia tavaroita ja palveluita kuvailevana. Sen sijaan sanaa ”Malax” ei ole pidettävä kuvailevana yksinomaan sillä perusteella, että kysymyksessä on Maalahden kuntaan viittaava maantieteellinen nimitys.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi yhtäältä silloin, kun ne ovat sellaisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja tai tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä yhdistää näihin tavaroihin. Jos maantieteellistä nimeä ei tällä hetkellä yhdistetä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava, onko kohtuudella oletettavissa, että tällaista nimeä voidaan vastaisuudessa pitää asianomaisessa kohderyhmässä tällaisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena. Tässä arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon kyseisen maantieteellisen nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet (ks. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 37 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että leipätuotteiden ja ylipäätänsä elintarvikkeiden osalta on tavanomaista, että niitä koskevissa merkeissä esiintyy maantieteellisiä nimiä. Lisäksi elintarvikkeiden osalta on huomattava, että elintarvikkeiden alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät voivat tulla suojatuiksi maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2021 mukaisesti, jos tuote on peräisin tietyltä alueelta ja sen ominaispiirteiden ja maantieteellisen alkuperän välillä on luontainen yhteys. Edellä todetut seikat huomioon ottaen kohdeyleisö voi helposti ymmärtää, että maantieteellinen nimi viittaa elintarvikkeiden sekä niitä koskevien markkinointi- ja myyntipalveluiden maantieteelliseen alkuperään. Kun vielä otetaan huomioon, että tässä asiassa kysymyksessä olevat leipätuotteet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä voidaan valmistaa lähes missä tahansa, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö voi pitää nimeä ”Malax” leivän ja sitä koskevien mainonta- ja markkinointipalveluiden sekä tukku- ja vähittäismyyntipalveluiden maantieteellistä alkuperää koskevana ilmauksena. Näin ollen sanaa ”Malax” ei ole pidettävä erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille.

Vielä riippumatta siitä, onko haetun merkin alkuosan muodostava sana ”Malax” sellaisenaan erottamiskykyinen, kohdeyleisön on edellä todetun perusteella katsottava ymmärtävän, että haettu merkki kokonaisuutena tarkoittaa Maalahden kunnasta peräisin olevia tavaroita ja palveluita eli leipää sekä sen mainontaa, markkinointia ja myyntiä. Näin ollen haettu merkki ilmaisee tavaroiden ja palveluiden maantieteellistä alkuperää, lajia ja käyttötarkoitusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki MALAX LOAF ole sellaisenaan erottamiskykyinen hakemuksen kattamille tavaroille ja palveluille luokissa 30 sekä 35.

Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arviointi

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki MALAX LOAF tullut käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa merkin hakijan tavaroiden ja palveluiden merkkinä. Jotta merkki voidaan rekisteröidä käytön kautta tulleen erottamiskyvyn perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli käsillä olevassa asiassa 29.4.2020.

Tavaramerkkilain 12 §:n 3 momentin esitöissä (HE 201/2018 vp s. 100) todetuin tavoin merkki, joka ei alun perin ole erottamiskykyinen, voi tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta. Merkin on täytynyt tulla erottamiskykyiseksi kohderyhmänsä keskuudessa nimenomaisesti merkin hakijan tavaroiden tai palvelujen merkkinä. Mitä erottamiskyvyttömämpi merkki on, sitä pitkäaikaisempaa ja intensiivisempää näyttöä vaaditaan erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön perusteella.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten palvelujen kohdeyleisö mieltää merkin.

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisen tavaran tai palvelun alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

Erottamiskyvyttömänä pidetyn merkin on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu tulleen käytön kautta erottamiskykyiseksi, mikäli asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi. Tulkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (ks. tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 ja C109/97, EU:C:1999:230, 52 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että pääosa asiassa esitetystä käyttönäytöstä koskee joko rekisteröityä tavaramerkkiä MAALAHDEN LIMPPU tai MALAX LIMPAN taikka näitä molempia. Tästä syystä asiassa on tarkoituksenmukaista ensimmäiseksi ottaa kantaa siihen, mikä merkitys mainittuja tavaramerkkejä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN koskevalle käyttönäytölle on annettava arvioitaessa haetun merkin MALAX LOAF käytön kautta tullutta erottamiskykyä.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käytön kriteeriä ei voida arvioida toisistaan poikkeavin perustein sen mukaan, arvioidaanko rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevaa vaatimusta tai merkin tulemista erottamiskykyiseksi käytön perusteella (ks. tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 33–34 kohta).

Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumista koskevan tavaramerkkilain 46 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi katsotaan myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä merkistä vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn (ks. vastaavasti myös unionin tuomioistuimen tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, kohta 30). Edellä todetun mukaisesti myös tavaramerkin käytössä tullutta erottamiskykyä arvioidaan vastaavin perustein.

Asiassa on näin ollen arvioitava, ovatko rekisteröityjen tavaramerkkien MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN eroavuudet haettuun merkkiin MALAX LOAF nähden niin vähäisiä, että nämä eroavuudet eivät vaikuta merkin erottamiskykyyn, jolloin ensiksi mainittujen tavaramerkkien käyttö olisi osoitus myös haetun merkin MALAX LOAF käytöstä. Valittajan esittämällä seikalla koskien merkkien välistä mielleyhtymää ei sen sijaan ole annettavissa merkitystä käsillä olevassa tavaramerkin käyttöä koskevassa arvioinnissa, vaan mielleyhtymän merkitys liittyy laajalti tunnetun merkin suojaan, josta tässä asiassa ei ole kysymys.

Markkinaoikeus toteaa, että kaikki edellä mainitut merkit ovat sanamerkkejä.

Merkit MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LOAF ovat identtiset merkityssisällöltään, mutta ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan ne eroavat toisistaan selvästi. Tavaramerkin MAALAHDEN LIMPPU eroja viimeksi mainitulta osin haettuun merkkiin MALAX LOAF nähden ei ole katsottava pidettävän niin vähäisinä, että näillä eroilla ei olisi vaikutusta erottamiskykyyn. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkiä MAALAHDEN LIMPPU koskevaa käyttönäyttöä ei voida ottaa huomioon arvioitaessa haetun merkin MALAX LOAF käytössä tullutta erottamiskykyä.

Merkit MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF ovat myös merkityssisällöltään identtiset. Ulkoasun ja lausuntatavan osalta niitä yhdistää identtinen alkuosa MALAX, kun taas jälkimmäiset osat LIMPAN ja LOAF ovat selvästi erilaiset. Merkkien jälkimmäiset osat, jotka tarkoittavat limppua tai leipää, ovat kuvailevia ja siten erottamiskyvyttömiä leivälle sekä leipätuotteiden markkinointia ja myyntiä koskeville palveluille. Myös merkeille yhteinen alkuosa MALAX on edellä todetuin perustein itsessään erottamiskyvytön. Kun kummallakaan merkillä ei ole hallitsevaa osaa, markkinaoikeus katsoo edellä todettu huomioon ottaen, että merkkien välinen eroavuutta ei ole pidettävä niin vähäisenä, että sillä ei olisi vaikutusta erottamiskykyyn. Näin ollen myöskään tavaramerkkiä MALAX LIMPAN koskevaa käyttönäyttöä ei voida ottaa huomioon arvioitaessa haetun merkin MALAX LOAF käytössä tullutta erottamiskykyä.

Edellä todetuilta osin asian arvioinnissa on merkityksetöntä se, onko tavaramerkit MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN hyväksytty rekisteröitäväksi sillä perusteella, että niiden on katsottu saaneen erottamiskyvyn käytön kautta.

Valittaja on esittänyt käyttönäyttönä haetun merkin MALAX LOAF osalta tietoja muun ohessa kyseisellä merkillä varustettuja leipätuotteita valmistavan yhtiön, Maalahden Limppu Oy:n, liikevaihdosta vuosilta 2003–2019 ja markkinointikuluista vuosilta 2015–2019, kuvia kyseisten leipätuotteiden tuotepakkauksista vuosilta 2006–2012 ja 2012–2018 sekä vähittäismyymälöiden myyntilaatikoista ja mainoskylteistä, lehti- ja televisiomainoksia, eri medioissa julkaistuja kirjoituksia ja reseptejä, Maalahden Limppu -kirjan, Maalahden Limppu Oy:lle myönnetyt tunnustukset ja niitä koskevan uutisoinnin sekä markkinatutkimuksen ja muita tutkimuksia. Lisäksi valittaja on vedonnut käyttöön sosiaalisen median tileillään.

Markkinaoikeus toteaa asiassa esitetystä käyttönäytöstä aluksi, että haettu merkki MALAX LOAF esiintyy sanotussa käyttönäytössä edellä mainittujen leipätuotteiden tuotepakkauksissa vuosilta 2012–2018, Maalahden Limppu kirjassa, Malax Loaf -esitteessä, eräiden messujen osastolla olleessa rullajulisteessa ja lisäksi yksittäisissä englanninkielisissä julkaisuissa. Sanottuja tuotepakkauksia lukuun ottamatta haetun merkin MALAX LOAF käyttö on siten ollut suhteellisen vähäistä. Muilta osin käyttönäytössä esiintyy joko tavaramerkki MAALAHDEN LIMPPU tai MALAX LIMPAN taikka nämä molemmat.

Edellä mainitun markkinatutkimuksen osalta markkinaoikeus toteaa, että kyseinen tutkimus on koskenut tavaramerkkiä MAALAHDEN LIMPPU. Tästä syystä ja lisäksi koska sanotussa markkinatutkimuksessa esitetty kysymys ei edes ole koskenut tavaramerkin tunnettuutta muuten kuin korkeintaan välillisesti, markkinaoikeus katsoo, että kyseisestä tutkimuksesta ei ole tehtävissä johtopäätöksiä haetun merkin MALAX LOAF tunnettuudesta kohdeyleisön keskuudessa. Myös pääosa mainontaa koskevasta käyttönäytöstä koskee yksinomaan rekisteröityjä tavaramerkkejä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN. Haettu merkki MALAX LOAF on ollut esillä joissakin englanninkielisissä medioissa, joiden kohdeyleisön voidaan katsoa olevan pääosin ulkomailla. Messuosastoilla esillä olleesta markkinointiaineistosta ei puolestaan käy ilmi, missä ja milloin mainittuja messuja on pidetty. Edellä mainittua mainontaa ja markkinointia ei näin ollen voida ottaa huomioon käyttönäyttönä nyt käsillä olevassa asiassa arvioitaessa haetun merkin MALAX LOAF erottamiskykyä suomalaisen kohderyhmän keskuudessa.

Muilta osin markkinaoikeus toteaa esitetystä käyttönäytöstä seuraavaa. Valittajan esittämän mukaan edellä mainittuja Maalahden Limppu Oy:n valmistamia leipätuotteita on myyty merkillä MALAX LIMPAN jo vuodesta 1906 lukien. Asiassa esitetyn käyttönäytön mukaan vuosina 2006–2012 käytössä olleissa tuotepakkauksissa on käytetty tavaramerkkejä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN. Haettua merkkiä MALAX LOAF on käytetty vuosina 2012–2018 käytössä olleissa tuotepakkauksissa yhdessä kyseisten tavaramerkkien kanssa. Haettu merkki MALAX LOAF on sijoitettu pakkaukseen siten, että sitä ei voi lukea samasta suunnasta kuin pakkauksen päällä olevaa suurikokoisimpana esiintyvää tavaramerkkiä MAALAHDEN LIMPPU. Markkinaoikeus katsoo rekisteriviranomaisen esittämin tavoin, että haettu merkki MALAX LOAF on ollut pakkauksen takapuolella.

Valittaja on esittänyt, että Maalahden Limppu Oy:n liikevaihto on koostunut kokonaisuudessaan merkeillä MAALAHDEN LIMPPU, MALAX LIMPAN ja MALAX LOAF varustettujen leipätuotteiden myynnistä. Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan ajanjakson loppupäässä kyseisen osakeyhtiön vuotuinen liikevaihto on useina perättäisinä vuosina ollut noin kolmen miljoonan euron suuruusluokkaa. Myös Iltalehdessä vuonna 2016 julkaistun Suomen suosituimpien ruisleipien vertailua koskevan artikkelin mukaan mainituilla merkeillä markkinoitu leipätuote on kuulunut Suomen kymmenen suosituimman ruisleivän joukkoon Keskon ja S-ryhmän myynnin perusteella.

Edellä mainitusta liikevaihdosta suhteellisen suuri osuus on kohdistunut markkinointikuluihin. Tältä osin on kuitenkin otettava huomioon, että osa kuluista on kohdistunut tavaramerkeillä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN yksilöityjä tuotteita koskevaan mainontaan ja markkinointiin, jota ei edellä todetuin tavoin voida ottaa huomioon haetun merkin MALAX LOAF käyttöä arvioitaessa.

Vuonna 2015 tehdyn opinnäytetyöhön liittyneen tutkimuksen mukaan suomalaisista vastaajista 86,55 prosenttia on tuntenut Maalahden Limppu Oy:n tuotteen ja yhtiön brändin entuudestaan. Englanninkielisessä opinnäytetyössä on käytetty ilmaisua Malax Loaf, mutta opinnäytetyön perusteella on pääteltävissä, että tutkimus on osaltaan koskenut tavaramerkkejä MAALAHDEN LIMPPU ja MALAX LIMPAN. Myöskään kyseisen opinnäytetyön perusteella ei ole siten tehtävissä johtopäätöksiä haetun merkin MALAX LOAF tunnettuudesta.

Edellä todetuin tavoin haettua merkkiä MALAX LOAF on asiassa esitetyn näytön perusteella käytetty merkittävämmässä määrin ainoastaan vuosina 2012–2018 käytössä olleissa tuotepakkauksissa, joissa on kuitenkin hallitsevasti ollut esillä tavaramerkki MAALAHDEN LIMPPU nyt kysymyksessä olevan haetun merkin jäädessä pakkauksissa vähäisempään aemaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei haetun merkin MALAX LOAF voida asiassa esitetyn käyttönäytön perusteella katsoa tulleen käytössä erottamiskykyiseksi kohderyhmän keskuudessa hakemuksen luokissa 30 ja 35 kattamille tavaroille ja palveluille hakemuspäivään 29.4.2020 mennessä.

Johtopäätös

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki MALAX LOAF ole ollut erottamiskykyinen hakemuksen kohteena oleville tavaroille ja palveluille luokissa 30 ja 35 hakemuspäivänä 29.4.2020. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.